II SA 3872/01

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi spółki "E.", Stany Zjednoczone Ameryki na decyzję Urzędu Patentowego z dnia 16 września 1999 r.. (...) w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego "E.-L." - oddala skargę. Decyzją z dnia 16 września 1999 r. (...) Urząd Patentowy działający w trybie postępowania spornego, po rozpatrzeniu na rozprawie wniosku spółki "E." z siedzibą w (...), Stany Zjednoczone Ameryki /spółka skarżąca/, przeciwko Szczepanowi Ż. o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "E.-L." /R-89710/, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 8 pkt 1 i 2 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./, wniosek oddalił. Z akt sprawy wynika, że 19 lutego 1999 r. spółka skarżąca wystąpiła do Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "E.-L." /R-89710/, przeznaczonego do oznaczania towarów w klasach 37, 40 i 42. Zdaniem skarżącej spółki rejestracja znaku "E.-L." nastąpiła z naruszeniem przepisów art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, ponieważ znak ten jest podobny do zarejestrowanego na jej rzecz z wcześniejszym pierwszeństwem znaku towarowego słownego "E." /R-62705/ przeznaczonego do oznaczania podobnych towarów z klas 3 i 5. Znak "E.", stanowiąc element firmy skarżącej spółki /"E."/, należy do tzw. "znaków mocnych". Zdaniem skarżącej spółki znaki są właściwie identyczne, gdyż różnica między literami C i K zanika w warstwie dźwiękowej. Na rozprawie przed Kolegium Orzekającym pełnomocnik skarżącej spółki rozszerzył podstawę prawną unieważnienia prawa z rejestracji o art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych. Uprawniony z rejestracji znaku "E.-L." wniósł o oddalenie wniosku. Argumentował, że znaki różnią się: znak "E.-L." jest znakiem słowno-graficznym dwuczłonowym, z wyraźną grafiką - duże, charakterystyczne, stylizowane litery, natomiast znak "E." jest znakiem słownym, jednoczłonowym. Zakwestionował też podobieństwo towarów, do oznaczania których służą oba znaki. I tak znak słowny "E." zarejestrowany jest dla towarów w klasach 3 i 5 /preparaty bielące i inne substancje używane w pralniach, preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do usuwania plam, do usuwania farb, lakieru; mydła, detergenty, środki do zmiękczania tkanin, środki płuczące, krochmal pralniczy, rozpuszczalniki czyszczące, preparaty do niszczenia chwastów i robactwa, herbicydy, środki grzybobójcze, bakteriobójcze, owadobójcze, ślimakobójcze, substancje weterynaryjne, sanitarne środki dezynfekcyjne i odkażające/, podczas gdy znak słowno-graficzny "E.-L." zarejestrowany jest nie dla towarów, lecz dla usług w klasach 37, 40 i 42 /serwis i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej, laboratoryjnej i dentystycznej, weterynaryjnej, utylizacja odpadów i surowców wtórnych, usługi wykończeniowe w zakresie dekoracji wnętrz, gabinetów lekarskich, dentystycznych, laboratoryjnych, analizy chemiczne, badanie bakteriologiczne, usługi w zakresie prowadzenia serwisu medycznego itp./. Ponadto znak "E.-L." jest częścią firmy spółki uprawnionego. Decyzją z dnia 16 września 1999 r. Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku słowno-graficznego "E.-L.". W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że nie ma podstaw do unieważnienia prawa na podstawie przepisów powołanych przez skarżącą spółkę. Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli znak ten jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia znaków. Zdaniem Urzędu towary, do oznaczania których służą oba znaki, nie są tego samego rodzaju. Znak słowny "E." został zarejestrowany dla towarów w klasach 3 i 5, natomiast znak "E.-L." - dla usług w klasach 37, 40 i 42. Podstawą unieważnienia prawa z rejestracji znaku "E.-L." nie może być także art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych. "Jak wykazało postępowanie dowodowe brak jest podstaw do uznania, że uprawniony z rejestracji znaku zawłaszczył cudzy znak lub że wykorzystał renomę cudzej firmy. Zarejestrowany znak "E.-L." jest bowiem firmą spółki uprawnionego, która na polskim rynku działa od kilku lat. Zakresy działalności obu firm różnią się w taki sposób, że nie zachodzi podobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów". Urząd podkreślił, że przedmiotem działalności uprawnionego z rejestracji znaku "E.-L." są ekspertyzy i badania laboratoryjne w zakresie alergii pokarmowej - czyli usługi wykonywane na podstawie zleceń lekarskich. Działalności takiej nie prowadzi skarżąca spółka. Jej znak służy do oznaczania tylko towarów w klasie 3 i 5. "Trudno zatem uznać, że osoba rejestrująca znak towarowy stanowiący firmę jej spółki, używająca znak do oznaczania innego rodzaju towarów niż uprawniony z rejestracji znaku podobnego - narusza cudze prawa lub działa niezgodnie z zasadami współżycia społecznego". Ze skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że skarżąca spółka wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu, przytaczając art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, podniosła, że "dla wypełnienia jego dyspozycji konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek: 1/ znaki muszą być do siebie podobne, 2/ wystąpić musi jednorodzajowość towarów, dla których znaki towarowe są przewidziane, 3/ konsekwencją występującego podobieństwa znaków i towarów musi być niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów znakami tymi oznaczanych". Zdaniem skarżącej spółki Urząd prawidłowo przyjął, że "fakt podobieństwa znaków "E." i "E.-L." /różnica jednaj litery w pisowni znaków, zatracająca się w brzmieniu znaków/" jest bezsporny. Natomiast nie jest trafne stanowisko Urzędu, że nie występuje podobieństwo towarów/usług, dla których oba znaki zostały zarejestrowane. We wniosku o unieważnienie wskazywano, że zakres działalności skarżącej spółki obejmuje m.in. produkcję i sprzedaż środków myjących, dezynfekcyjnych, antyseptycznych, mających zastosowanie w utrzymaniu higieny i czystości instytucji handlowych i produkcyjnych oraz szkół, laboratoriów, szpitali, klinik, domów opieki i pralni. Środki te dostarczane są wraz z urządzeniami dozującymi oraz specjalnymi maszynami przystosowanymi do ich stosowania, a oferta rynkowa obejmuje również usługi w zakresie sprzątania i dezynfekcji oraz w zakresie zwalczania wtórnych infekcji w instytucjach ochrony zdrowia zwiększonego ryzyka, jak oddziały chirurgiczne i urazowe szpitali. Wszystkie towary produkowane przez skarżącą spółkę objęte są rejestracją znaku "E.", z pierwszeństwem od 18 listopada 1986 r. Późniejsze prawo z rejestracji znaku "E.-L." udzielone zostało dla usług w klasach 37, 40 i 42, w tym m.in. dla serwisu i naprawy aparatury medycznej, laboratoryjnej, weterynaryjnej, dentystycznej, wyposażania i dekoracji gabinetów lekarskich, dentystycznych, laboratoryjnych i weterynaryjnych, usług z zakresu ochrony środowiska, badań wykrywających zanieczyszczenia wody, diagnostyki na grzyby, pleśń, wilgoć, badań bakteriologicznych, ekspertyz zwłaszcza chemicznych i farmaceutycznych. Skarżąca spółka zwróciła uwagę, że biorąc pod uwagę praktykę UP oraz doktrynę /np. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 88/, "nie jest wykluczone podobieństwo lub jednorodzajowość pomiędzy towarem a usługą, które pozostawać mogą przecież w wielorakich wzajemnych związkach. Przemawia za tym fakt, że jedno przedsiębiorstwo może produkować/sprzedawać określony towar i świadczyć związane z tym usługi. Taka praktyka jest coraz częstsza wśród przedsiębiorstw działających na rynku. Szczególnie, podobieństwo takie występuje, gdy świadczenie usług może wiązać się z użyciem towarów podobnych do towarów chronionych wcześniej zarejestrowanym znakiem. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Preparaty czyszczące, wybielające, detergenty, środki grzybobójcze, bakteriobójcze oraz preparaty sanitarne i dezynfekcyjne spółki "E.", jako szczególnie przystosowane do celów ochrony zdrowia oraz higieny i czystości zakładów przemysłowych i oddziałów służby zdrowia, mogą być używane podczas świadczenia usług przez Stefana Ż., takich jak obsługa i naprawy wyposażenia i urządzeń laboratoriów medycznych, dentystycznych i weterynaryjnych, obróbka wtórna odpadów, testy bakteriologiczne, i usługi związane z pracą laboratoriów medycznych, dentystycznych, chirurgicznych. Zatem wskazane wyżej towary i usługi pozostają w związkach funkcjonalnych i przeznaczone są dla tego samego kręgu odbiorców, a zatem zachodzą przesłanki do przyjęcia, iż są to towary i usługi tego samego rodzaju. Skarżąca spółka zgodnie ze swoimi statutowymi uprawnieniami rozszerzyła swoją działalność również na usługi w zakresie higieny, które świadczy stosując produkowane przez siebie środki czystości oraz urządzenia umożliwiające ich stosowanie, jak również prowadząc wynajem takich urządzeń. Ze względu na wykazana powyżej jednorodzajowość towarów i usług, skarżącej spółce przysługuje zgodnie z art. 6 ustawy o znakach towarowych wyłączność i pierwszeństwo do używania/rejestracji podobnego lub takiego samego oznaczenia dla towarów/usług zgodnych z zakresem jego działalności". Zdaniem skarżącej spółki nie jest też trafne stanowisko Urzędu, że rejestracja znaku "E.-L." nie narusza jej praw osobistych i majątkowych /art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych/. W szczególności stanowiska tego nie można uzasadniać tym, że znak "E.-L." jest firmą spółki uprawnionego. Skarżąca spółka zwróciła uwagę, że uprawniony dopiero w trakcie rozprawy oświadczył, że firma jego spółki została przekształcona w "E.-L." Sp. z o.o. Zmiana ta musiała zostać dokonana niedawno, skoro w rejestrze znaków towarowych jako uprawniony z rejestracji jest wskazany w dalszym ciągu Szczepan Ż. Skarżąca spółka zaistniała na rynku polskim, rejestrując znak towarowy w 1986 r., a zatem ma wcześniejsze prawo do nazwy "E.", która jest jednocześnie zarejestrowanym znakiem towarowym, przy czym - co potwierdziło Kolegium Orzekające - podobieństwo między oznaczeniami "E." i "E.-L." jest bezsporne. Również wcześniejsze prawo do oznaczenia "E." stanowiącego część nazwy ma joint-venture "H.-E." /utworzone przez skarżącą spółkę w celu prowadzenia intensywnej działalności na rynku polskim/ - spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym K. w październiku 1992 r., a zatem przed datą zgłoszenia do rejestracji znaku "E.-L." przez Szczepana Ż. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że oba przedsiębiorstwa "H.-E." i "E.-L." Sp. z o.o. są zarejestrowane i mają swoje główne przedsiębiorstwa w K., istnieje dodatkowo niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do związków łączących oba przedsiębiorstwa, tym bardziej, że krąg odbiorców może się w tych wypadkach pokrywać. W piśmie z dnia 16 maja 2000 r. spółka "E.-L." wniosła o utrzymanie zaskarżonej decyzji w mocy. W uzasadnieniu zwróciła uwagę, że sam fakt podobieństwa znaków nie stanowi jeszcze podstawy do stwierdzenia, że rejestracja nastąpiła z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Urząd prawidłowo uznał, że niezbędne jest jeszcze stwierdzenie, że towary, do oznaczania których służą oba znaki, są tego samego rodzaju. Taka zaś sytuacja w tej sprawie nie występuje, ponieważ znak słowny "E." został zarejestrowany dla zupełnie innych towarów w klasie 3 i 5, natomiast znak słowno-graficzny "E.-L." został zarejestrowany nie dla towarów, lecz dla usług w klasach 37, 40 i 42. Spółka "E.-L." podniosła, że w nauce prawa zwraca się uwagę, iż "problem jednorodzajowości /podobieństwa/ towarów stanowi kwestię wstępną przed badaniem podobieństwa oznaczeń. Dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń. Używanie bowiem nawet identycznych oznaczeń dla towarów niepodobnych nie wywołuje ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów" /R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 84-90/. Zarzut skarżącej spółki, że znak "E.-L." narusza prawa osobiste i majątkowe jest bezzasadny, ponieważ oba znaki mimo niewielkiego podobieństwa, jednak w sposób istotny różnią się od siebie, zaś zakresy działalności obu firm różnią się w taki sposób, że nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów lub usług. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ Sąd ten jest powołany do badania legalności zaskarżonych decyzji, to jest ich zgodności z przepisami postępowania administracyjnego oraz przepisami prawa materialnego. W rozpatrywanej sprawie, badając zaskarżoną decyzję w tym zakresie, Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej /Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508/ w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed dniem 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego "E.-L.", zarejestrowanego 28 marca 1996 r. /zgłoszonego do rejestracji 29 kwietnia 1993 r./ są zatem przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm. - ustawa o znakach towarowych/. Urząd Patentowy zaskarżoną decyzją oddalił wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku "E.-L.", uznając, że podstawy unieważnienia nie może stanowić ani art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, ani art. 8 pkt 1 i 2 tej ustawy. Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest on podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. W myśl art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego /pkt 1/ bądź narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich /pkt 2/. Przede wszystkim Urząd słusznie zwrócił uwagę, że skarżąca spółka nie udowodniła, iż rejestracja znaku towarowego "E.-L." nastąpiła z naruszeniem art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. W postępowaniu nie wykazano bowiem ani że uprawniony z rejestracji tego znaku dokonał zgłoszenia w złej wierze, ani też że wykorzystał renomę znaku "E.". Zdaniem Sądu Urząd trafnie też uznał, że w rozpatrywanej sprawie podstawy unieważnienia nie może stanowić art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Z orzecznictwa Komisji Odwoławczej wynika, że odmowa rejestracji znaku towarowego ze względu na naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich powinna nastąpić, gdy nie ma wątpliwości co do tego, że rejestracja znaku narusza cudze prawo /zob. decyzję Komisji Odwoławczej z dnia 23 września 1993 r. Odw. 1187/93 - WUP 1994 nr 7 str. 817/. Sąd podziela to stanowisko. W rozpatrywanej sprawie różnica w nazwach /"E." i "E.-L."/ i brak wskazania na pokrywanie się zakresów działania obu przedsiębiorców powodują, że takie wątpliwości wystąpić mogą. W ocenie Sądu prawidłowa jest również odmowa unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego "E.-L." na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, jakkolwiek jej uzasadnienie ograniczające się do podkreślenia, że nie ma podobieństwa między towarem i usługą, jest niewystarczające. Rację ma przecież skarżąca spółka, zwracając uwagę, że podobieństwo lub jednorodzajowość między towarem i usługą, które mogą pozostawać w różnorodnych związkach, nie jest wykluczona. Tak np. można przyjmować istnienie podobieństwa między produkcją środków dezynfekcyjnych dla szpitali z usługami polegającymi na dezynfekcji szpitali. Wymaga natomiast podkreślenia, że podobieństwo znaków i podobieństwo towarów czy usług, do oznaczania których znaki te są przeznaczone, nie oznacza jeszcze, że rejestracja znaku z późniejszym pierwszeństwem jest niedopuszczalna. Z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych wynika, że rejestracja znaku podobnego do zarejestrowanego dla podobnych towarów /usług/ jest niedopuszczalna, jeżeli podobieństwo znaków i towarów /usług/ jest tego rodzaju, że może dojść do wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów /usług/. Zdaniem Sądu rejestracja słowno-graficznego znaku "E.-L.", także w tym zakresie w jakim obejmuje usługi podobne do towarów objętych rejestracją słownego znaku "E.", nie powoduje ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia usług. Podstawowe znaczenie ma różnica w postrzeganiu znaku towarowego i znaku usługowego. Podczas gdy znak umieszczany na towarze najczęściej stanowi impuls do nabycia towaru, znak usługowy z reguły skłania jedynie do zasięgnięcia informacji o usłudze. W przypadku znaków usługowych trudno zatem o pomyłki wynikające z nieuwagi, które są częste jeśli podobne znaki umieszczane są na towarach. W przypadku znaków usługowych o pomyłki też trudniej dlatego, że skorzystanie z usługi związane jest często z uprzednim zawarciem pisemnej umowy, która skłania do większej rozwagi. Niewątpliwie korzystanie z usług, do oznaczania których przeznaczony jest znak "E.-L.", wymaga pisemnej umowy. Inna pisownia znaków /"E." i "E.-L."/ oraz szczególna grafika znaku "E.-L." powodują, że mimo identycznego brzmienia znaków tylko bardzo nieuważny odbiorca usług opatrzonych tym znakiem może sądzić, że świadczącym usługi jest uprawniony do znaku "E.". Trudno przyjąć, że z takim nieuważnym odbiorcą możemy mieć do czynienia w przypadku rozpatrywanych znaków skoro odbiorcami towarów i usług, do oznaczania których są przeznaczone oba znaki /w tym zakresie w jakim istnieje podobieństwo między tymi towarami i usługami/, są odbiorcy wyspecjalizowani /szpitale, laboratoria medyczne i dentystyczne itd./ znający rynek. W ocenie Sądu zaskarżona decyzja, mimo braków uzasadnienia, nie narusza jednak prawa w sposób mający wpływ na wynik sprawy. Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 27 ust. 1 powołanej ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, orzekł jak w sentencji.