VI SA/Wa 135/05

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś – Dębicka Sędziowie: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Protokolant Krzysztof Tomaszewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2005 r. sprawy ze skargi J. GmbH z siedzibą w H., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słowno- graficznego JOPP Friend of Nature nr R-134344 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. stwierdza, iż uchylona decyzja nie podlega wykonaniu 3. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżącego J. GmbH z siedzibą w H., Niemcy kwotę 1600 (tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu wniosku J. GmbH, Niemcy o unieważnienie prawa z rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego JOPP Friend of nature nr [...] udzielonego na rzecz PP. sp. j. z siedzibą w S. decyzją z dnia [...] września 2004 r. Sp. [...] wydaną na podstawie art. 164 w związku z art. 256 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) i art. 98 k.p.c. odmówił unieważnienia tego znaku oraz zasądził zwrot kosztów postępowania. W uzasadnieniu decyzji podał, że wnioskodawca wystąpił z wnioskiem, wniesionym na skutek sprzeciwu, o unieważnienie prawa z rejestracji wskazanego wyżej znaku towarowego wskazując jako podstawę prawną naruszenie przepisów art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.). Ochrona prawna spornego znaku trwa od [...] listopada 1988 r. i udzielona została dla towarów z klas: 3, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 42 wg międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług. Wnioskodawca powołał się na swoją rejestrację znaku towarowego JOOP! [...] z wcześniejszym pierwszeństwem przeznaczonego do oznaczania towarów zawartych w klasach: 22, 23, 24, 25, 26, 39, 40 i podnosił, iż przedmiotowa rejestracja została dokonana w złej wierze, a jego używanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Zdaniem wnioskodawcy pomiędzy znakami, jak również pomiędzy towarami zachodzi zbieżność stwarzająca ryzyko pomyłki. Podobieństwo między znakami występuje na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej, brzmienie znaków "joop" i "jopp" jest tożsame , o czym świadczy niemal identyczny układ liter i identyczna ich ilość. Uczestnicy obrotu mogą być wprowadzeni w błąd i mogą nabywać towary opatrzone spornym znakiem narażając jego na straty, utratę renomy jego znaku powodując rozwodnienie i degenerację znaku. Złą wiarę wnioskodawca upatrywał w zgłoszeniu znaku podobnego do jego znaku w celu wykorzystania renomy znaku oraz poprzez jego używanie, które ma wywołać u odbiorców przekonanie, że towary pochodzą z jego firmy, z którą łączą go związki, natomiast naruszenie art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych z oceny, iż sporny znak jest naśladowaniem jego nazwy handlowej, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu decyzji wskazano także, iż uprawniony ze spornej rejestracji wnosząc o oddalenie wniosku podnosił, iż znak jako całość przedstawia nową, oryginalną i odróżniającą kompozycję graficzno-literową, składa się on z napisu JOPP Friend of nature o dominującej grafice i kolorze, gdzie dominującym elementem graficznym jest czterolistna koniczynka w kolorze zielonym a napis JOPP wykonany jest stylizowanymi literami w kolorze granatowym. Wskazywał, iż kompozycja literowa powstała od imienia J[...] (małżonki P. P.), zaś kompozycja literowa "PP" powstała od imienia i nazwiska (P. P.) – wspólnika spółki. Na rozprawie wnioskodawca podnosił, iż dla nabywców nie ma znaczenia, w jaki sposób powstał znak, decydujący jest JOPP, który jest wyraźnie wyeksponowany. W płaszczyźnie fonetycznej słowa JOOP i JOPP są identyczne. Odmawiając unieważnienia prawa z rejestracji Urząd Patentowy zacytował przepisy ustawy o znakach towarowych, która to ustawa ma zastosowanie do oceny prawidłowości dokonanej rejestracji i stwierdził, że znaki służą do oznaczania towarów z klasy 24 i 25. Pod pojęciem "bielizna stołowa" mieszczą się towary o bliżej nieokreślonym asortymencie. Oceniając podobieństwo samych oznaczeń - na podstawie ogólnego wrażenia, jakie wywierają na odbiorcach - uznał, iż podobieństwo między znakami nie istnieje, tym bardziej podobieństwo z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. W spornym znaku dominującym elementem jest słowo JOPP wraz z elementem listka czterolistnej koniczynki, różna jest pisownia elementu JOPP ze spornego znaku i JOOP - znaku wnioskodawcy, ten ostatni pisany jest rozstrzelonym drukiem oraz nieporównywalnym krojem czcionki, natomiast element JOPP ze spornego znaku – zagęszczonym drukiem powoduje odmienny wizualny odbiór porównywanych słów. Urząd Patentowy uznał, iż mimo niewielkiego podobieństwa fonetycznego znaki nie mogą wprowadzać w błąd odbiorców towarów. Podkreślił różnice kolorystyki znaków, znak wnioskodawcy jest czarno-biały, znak sporny kolorowy. Powołał się na szczegółowe uzasadnienie braku podobieństwa przedstawione przez uprawnionego z rejestracji, które w przekonujący sposób ilustruje różnice pomiędzy znakami, wykluczające możliwość pomyłki. Uznał, że skoro nie występują przesłanki dla unieważnienia prawa z rejestracji na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 - to brak jest przesłanek dla unieważnienia prawa na podstawie art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych. Odnosząc się do podniesionego we wniosku zarzutu działania w złej wierze Urząd Patentowy wskazał, iż wnioskodawca nie udokumentował swojego wniosku w tym zakresie, zaś gołosłowny zarzut nie może zastąpić dowodu na tę okoliczność.. Na powyższą decyzję J. GmbH, Niemcy złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o jej uchylenie jako niezgodnej z prawem oraz wnosząc o zasądzenie kosztów postępowania. Zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 8 pkt 1 i 2 oraz naruszenie przepisów postępowania, w szczególności art. 7, art. 77 § 1 i § 4 k.p.a. Podniósł, iż Urząd Patentowy dokonując oceny podobieństwa znaków błędnie uznał, iż nie występuje podobieństwo między znakami poprzez stwierdzenie, że w przedmiotowym znaku dominującym elementem jest słowo JOPP wraz z listkiem czterolistnej koniczynki, podczas, gdy elementem dominującym jest wyłącznie słowo JOPP, on jest największym, zdecydowanie wyeksponowanym elementem, rysunek koniczynki jest relatywnie mniejszy i nie stanowi istoty znaku, że wymowa słów JOOP i JOPP jest jedynie zbliżona, podczas, gdy jest identyczna. Zarzucił, że Urząd Patentowy, wbrew przyjętym zasadom, dokonał oceny podobieństwa na wykazywaniu różnic w znakach a nie ich podobieństw. O działaniu w złej wierze, zdaniem skarżącego, świadczy fakt zgłoszenia znaku po wielu latach istnienia ochrony znaku skarżącego przez producenta działającego w tej samej branży, który powinien wiedzieć o istnieniu znaków konkurencyjnych firm, również sposób używania znaku w Internecie, w którym posługuje się wyłącznie elementem jopp lub joop. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie podnosząc, iż zarzuty podnoszone w skardze są polemiką co do podobieństwa spornych znaków towarowych i odmienna interpretacja podobieństwa nie stanowi podstawy uzasadnienia naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Uczestnik postępowania - firma P. spółka jawna popierał stanowisko Urzędu Patentowego wyrażone w decyzji i wnosił o oddalenie skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Analizując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Zarzuty dotyczą niewłaściwego ustalenia stanu faktycznego co w konsekwencji doprowadziło do błędnego rozstrzygnięcia. Urząd Patentowy działający w trybie postępowania spornego na podstawie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) jest związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania. W myśl tego przepisu, do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Na mocy powołanego przepisu na Urzędzie Patentowym spoczywają obowiązki w zakresie m.in. dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 k.p.a.), w zakresie wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 255 ust. 4 ustawy – Prawo własności przemysłowej (art. 77 § 1 k.p.a.), a także należytego uzasadnienia rozstrzygnięcia, stosownie do wymogów art. 107 § 3 k.p.a.. Z obowiązków tych Urząd Patentowy nie wywiązał się w sposób dostateczny. W szczególności, pomimo wykazania przez skarżącego na czym polega podobieństwo znaków, które miało uzasadniać unieważnienie prawa z rejestracji spornego na podstawie wskazanych przez niego przepisów ustawy o znakach towarowych, wbrew utartym, stosowanych od lat w orzecznictwie i uznawanych w literaturze zasadom (zob. R. Skubisz: Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1997, str. 90-98; M. Kępiński: Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 28 z 1982 r., str. 11-15) dokonał odmiennej analizy podobieństwa, co uzasadnia postawienie zarzutu, iż jest to analiza dowolna, przekraczająca zasadę swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 80 k.p.a. Przy ocenie podobieństwa oznaczeń (znaków) stosuje się m. in. następujące zasady: 1. Porównania należy dokonywać w trzech płaszczyznach: - fonetycznej - wizualnej - znaczeniowej. Podobieństwo w jednej płaszczyźnie może być wystarczające dla uznania porównywanych znaków za podobne. 2. Należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane oznaczenia na odbiorcach towarów. Dla odbiorcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy. Nabywca zachowuje w pamięci ogólny zarys oznaczenia, stąd większe znaczenie mają pierwsze człony znaków, pierwsze litery w wyrazach, one przyciągają jego największą uwagę i są zapamiętywane (por. wyrok Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2003 r. IV CKN 22/01 OSP 2004/5/61 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2002 r. II SA 4031/01 Mon. Prawniczy 2003/1/5). 3. W znakach słowno-graficznych, części słownej przypisuje się znaczenie dominujące, ona decyduje o łatwości postrzegania oraz przyswajania przez odbiorców i ona ma z reguły decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa znaków. (por. wyrok SN z 1 lutego 2001 r. I CKN 1128/98, OSNC 2001/9/136). 4. Dla oceny podobieństwa nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie znaków, wystarczy istnienie takiej możliwości. Ma rację skarżący podnosząc, iż decydującym o podobieństwie spornego znaku jest wyraz JOPP, pozostałe elementy znaku zgodnie z wyżej wskazanymi regułami mają znaczenie drugorzędne. Wskazywanie sposobu powstania znaku nie wyłącza zarzutu, iż w jego wyniku powstało oznaczenie, podobne do znaku już istniejącego, w stopniu wyłączającym rejestrację. Przed dokonaniem oceny podobieństwa oznaczeń należy dokonać oceny jednorodzajowości towarów, Urząd Patentowy takiej analizy nie dokonał, sam skarżący we wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wskazywał, iż z racji zaliczenia towarów do tych samych klas towarowych (24 i 25) towary z dwóch rejestracji są tego samego rodzaju. Przy powtórnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o unieważnienie spornego znaku, po ustaleniu kwestii podobieństwa znaków, Urząd Patentowy badając zarzut działania w złej wierze powinien wziąć pod uwagę zachowanie należytej staranności przez zgłaszającego (uczestnika postępowania) przy wyborze znaku towarowego. Znak skarżącego jest znakiem, którego ochrona trwa od 1988 roku, znak został wpisany do jawnego rejestru znaków towarowych, uprawniony ze spornej rejestracji prowadzi działalność w tej samej branży co skarżący, zatem wiedział (a przynajmniej powinien wiedzieć przy zachowaniu należytej staranności) o prawnej ochronie znaku JOOP [...]. Przy ocenie, czy rejestracja znaku towarowego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (naruszenie art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych) należy, zdaniem Sądu, wziąć pod uwagę całokształt zachowania uczestnika postępowania, także sposób używania znaku w obrocie. Z powyższych względów zaskarżona decyzja podlega uchyleniu stosownie do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 litera c) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na zasadzie art. 152 wyżej powołanej ustawy Sąd orzekł, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu. O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 200 i art. 205 wyżej powołanej ustawy.