VI SA/Wa 10/04

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędziowie WSA Magdalena Bosakirska (spr.) Asesor WSA Andrzej Wieczorek Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2004 r. sprawy ze skargi "[...]" S.A. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 2003r. nr [...] w przedmiocie odmowy uznania za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz "[...]" S.A. kwotę 2200 (dwa tysiące dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym 1200 (jeden tysiąc dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Decyzją z dnia [...] września 2003r. nr [...] Urząd Patentowy RP działając w trybie spornym oddalił wniosek firmy "[...]" S.A. o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji słownego znaku towarowego "dziecko" należącego do firmy "E." S.A. Do wydania tej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym. Firma "R." spółka z o.o. decyzją z dnia [...] kwietnia 1997r. uzyskała za numerem [...] rejestrację słownego znaku towarowego "dziecko" dla towarów w klasie 16: artykuły papiernicze, dzienniki, czasopisma, książki, papeterie, z pierwszeństwem od [...] grudnia 1994r. Prawa do tego znaku przeniosła w drodze cesji na spółkę "E." spółka z o.o. , która następnie przekształciła się w "E." S.A.. Urząd Patentowy postanowieniem z dnia [...] czerwca 2001r. wpisał "E." S.A. jako uprawnionego do znaku. Wnioskiem z dnia [...] czerwca 2002r. "[...]" S.A. wystąpiła do Urzędu Patentowego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku "dziecko" podając w uzasadnieniu, że znak ten nigdy nie był używany przez uprawnionego. Jako podstawę prawną wniosku powołała art. 169 ust.1 p.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2001r. Prawo własności przemysłowej, dalej zwane p.w.p. /Dz.U. nr 49 z 2001r. poz. 508 z późn. zmianami/. W uzasadnieniu wniosku dla wykazania swego interesu prawnego wskazała, że jest wydawcą miesięcznika "[...]" wpisanego do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w [...] za numerem [...]. W odpowiedzi na wniosek uprawniony do znaku "E." S.A. wnosił o jego oddalenie. 1. Podnosił, iż jest wydawcą obecnego na rynku od 1951r. czasopisma "[...]", zajmującego się szeroko pojętą problematyką dziecka. Wydawnictwo to chroni prawami ochronnymi z rejestracji dwóch słownych znaków towarowych: "twoje dziecko" i "dziecko". 2. Znak towarowy "twoje dziecko" został zarejestrowany jako pierwszy decyzją z dnia [...] lipca 1993r. z pierwszeństwem od [...] września 1990r. dla towarów w klasie 16 i 35 : druki, dzienniki, czasopisma, książki, fotografie, reklama i prowadzenie interesów. 3. Znak towarowy "dziecko" został zarejestrowany jako drugi [...] lipca 1997r. z pierwszeństwem od [...] grudnia 1994r., dla towarów w klasie 16: artykuły papiernicze, dzienniki, czasopisma, książki, papeterie. 4. Prawa do obu znaków nabyła w drodze cesji "[...]" S.A. Spółka uważa, że oba znaki towarowe są tożsame i jako mające te same cechy jakościowe i treściowe w rozumieniu ustawy oznakach towarowych i p.w.p. są wymiennie używane od kilkudziesięciu lat, przez co stały się znakami renomowanymi. Wyjaśniła, że znak "dziecko" jest podobny do znaku "twoje dziecko" i uprawniona używa obu znaków w jednym tytule prasowym "Twoje dziecko". Wydając to czasopismo używa obu znaków towarowych. 5. Powołała się też na art.10 ust.2 a Pierwszej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/104/EWG o harmonizacji przepisów prawa Państw Członkowskich o znakach towarowych, wedle której "używaniem znaku jest także używanie znaku w formie różniącej się od formy zarejestrowanej jedynie w szczegółach, jeżeli nie ma to wpływu na zdolność odróżniającą znaku". Wskazała również, że zgodny z powyższym uregulowaniem jest art.169 ust.4 p. 1 p.w.p., który stanowi, że używaniem znaku jest również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. 6. Podniosła, że znaki są podobne a część towarów, dla których są zarejestrowane tj. dzienniki, czasopisma i książki - pokrywa się. W ocenie uprawnionej budowa słowna znaków jest identyczna a więc znak "dziecko" jest więc używany poprzez wydawanie tytułu prasowego "[...]" i nie ma podstaw do jego wygaszenia. 7. Podniosła także, że rejestracja tytułu prasowego nie chroni skutecznie nazwy pisma a służy tylko zapobieganiu istnieniu na rynku pism o identycznych tytułach. Na rozprawie przed Urzędem Patentowym strony potwierdziły swoje dotychczasowe stanowiska, przy czym "E." S.A. powtórzyła swoją argumentację, zaś wnioskodawczyni "[...]" S.A. dodatkowo wyjaśniła, że: 1.W jej ocenie używanie jednego znaku towarowego /"twoje dziecko"/ nie ma żadnego znaczenia w sprawie, której przedmiotem jest wygaszenie drugiego znaku towarowego /"dziecko"/; 2.Obowiązuje używanie tego znaku, na który została udzielona ochrona; 3.Oba znaki nie są podobne, gdyż różnią się liczbą słów, liter, sylab oraz pierwszymi słowami; 4. Znak "dziecko" nie służy odróżnianiu towarów, tylko spełnia funkcję znaku defensywnego w celu blokady dostępu do rynku konkurentom, co jest sprzeczne z podstawową funkcją znaku towarowego i z zasadami współżycia społecznego. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] września 2003r. Urząd Patentowy oddalił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw z rejestracji znaku towarowego "dziecko". Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art.169 ust.1 p.1, ust.2, ust.4 p.1 i ust.6 w związku z art.315 ust.1 p.w.p. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że obecność na rynku tytułu prasowego "[...]" stanowi używanie znaku towarowego "dziecko" w rozumieniu art.169 ust.4 p.1 p.w.p., bowiem w ocenie Kolegium Orzekającego "zaimek dzierżawczy "twoje", który różni tytuł prasowy "[...]" od spornego znaku towarowego "dziecko" stanowi element, który nie zmienia jego odróżniającego charakteru". Organ wyjaśnił też, że powszechna jest praktyka rejestracji oprócz oznaczeń stosowanych w obrocie także ich elementów dla zapewnienia skuteczniejszej ochrony oznaczeń. Skargę na tę decyzję wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego "[...]" S.A. W skardze podniosła, że: 1. Uprawniona używa znaku towarowego "twoje dziecko" do oznaczenia czasopisma "[...]" i nie można przyjąć, że używa do tego celu później zarejestrowanego znaku "dziecko". 2. Znak "dziecko" spełnia jedynie funkcję blokującą dostęp do rynku i nie służy odróżnianiu towarów, a jego zgłoszenie dokonane było w złej wierze. 3. Wniosek "[...]" obejmował wygaśnięcie prawa w całości tj. w odniesieniu do wszystkich towarów dla jakich został zastrzeżony, tymczasem uprawniona nie wykazała żadnego używania znaku co do artykułów papierniczych, dzienników, książek i papeterii, choć zobowiązywał ją do tego art.171 p.w.p., a Urząd Patentowy kwestii tej nie zbadał, czym naruszył art.6,8 i 77 § 1 KPA. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie wskazując, że uznał, iż obecność na rynku tytułu prasowego "[...]" stanowi jednocześnie używanie znaku "dziecko", co jest zgodne z art.169 ust.4 p.1 p.w.p. W ocenie Urzędu nie było potrzeby badania czy sporny znak jest używany do oznaczania jakichkolwiek towarów, gdy wnioskodawczyni domagała się jego wygaszenia w całości a nie tylko co do określonych towarów. Urząd działa w granicach wniosków stron, a wnioski te nie obejmowały wygaśnięcia prawa tylko co do niektórych towarów, o jakim mowa w art.171 p.w.p.. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje: Zgodnie z art.1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz.U. nr 153 z 2002r. poz.1269/ sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sądy administracyjne sprawują więc m.in. kontrolę decyzji administracyjnych pod względem ich zgodności z obowiązującym w dacie ich wydania prawem materialnym i przepisami procesowymi. Badając pod tym kątem zaskarżoną decyzję Sąd stwierdził naruszenia prawa, skarga jest więc uzasadniona. W pierwszej kolejności Sąd rozważył, które przepisy prawa powinny znaleźć zastosowanie w sprawie niniejszej tj. przepisy ustawy z 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 z 1985r. poz. 17 z późn. zmianami/ czy przepisy cytowanej wyżej ustawy p.w.p.. Sąd uznał, że organ prawidłowo zastosował przepisy p.w.p., bowiem sprawa dotyczy oceny skutków zdarzeń prawnych, które nastąpiły pod rządami nowego prawa tj. p.w.p. Dla wyboru prawa właściwego dla oceny tych skutków decydujące znaczenie ma data wystąpienia zdarzeń prawnych, z którymi ustawa wiąże wystąpienie skutku prawnego. W sprawie niniejszej tym zdarzeniem prawnym jest złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego. Wniosek został złożony po wejściu w życie p.w.p. tj. [...] czerwca 2002r. a więc do jego oceny muszą zostać zastosowane przepisy ustawy p.w.p., która obowiązywała w dacie jego złożenia /por. Irena Wiszniewska "Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej" –Przegląd Prawa Handlowego -grudzień 2001/. W sprawie niniejszej przedmiotem oceny nie jest zdolność odróżniająca znaków towarowych "twoje dziecko" i "dziecko" a jedynie rzeczywiste używanie jednego z nich tj. używanie znaku towarowego "dziecko". Jednak dla oceny czy rzeczywiste używanie znaku, w rozumieniu art.169 ust.1 p.1 p.w.p. miało miejsce należy mieć na względzie istotę i cel znaku towarowego i pamiętać, że znak ten służy odróżnianiu w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innego przedsiębiorstwa /art.120 ust.1 p.1 p.w.p./ a warunkiem udzielenia ochrony jest posiadanie przez znak zdolności odróżniającej /art.129 ust.1 p.2 p.w.p./. Błędne jest więc założenie, na którym opiera się zarówno konstrukcja obrony znaku "dziecko" przedstawiona przez "E." S.A. jak i uzasadnienie decyzji Urzędu Patentowego, że używanie jednego znaku towarowego /"twoje dziecko"/ może być jednocześnie rzeczywistym używaniem innego znaku towarowego /"dziecko"/. Znaki towarowe z samego założenia nie są do siebie podobne, a ich podobieństwo jest przesłanką negatywną rejestracji. Każdy znak samodzielnie musi nadawać się do odróżniania towarów i każdy musi być samodzielnie i w sposób rzeczywisty używany. W żadnym więc razie nie można przyjąć, że używanie jednego znaku stanowi jednocześnie używanie innego znaku. Art. 169 ust.4 p.1 dotyczy zupełnie odmiennej sytuacji, gdy ochrona udzielona jest znakowi o określonej formie, zaś używany jest znak, niezarejestrowany, który różni się od chronionego w elementach, nie zmieniających jednak jego odróżniającego charakteru. Takie używanie znaku nieznacznie różniącego się od znaku zarejestrowanego /różniącego się w elementach/ przy zachowaniu jednak zasadniczych, odróżniających cech znaku jako całości, z woli ustawodawcy jest używaniem znaku zarejestrowanego. Oznacza to tyle, że forma znaku nieco zmieniona może być jednak uznana za używanie znaku. Przepis ten nie dotyczy jednak sytuacji, kiedy ta zmieniona forma jest chroniona jako inny, odrębny znak towarowy. Taki stan wyklucza możliwość zastosowania art.169 ust.4 p.1 p.w.p., bowiem z definicji znaku towarowego wynika, że jeśli ta odmienna forma jest zarejestrowana, to znaczy, iż ma swój własny odróżniający charakter i właśnie jako różna, jest odrębnie chroniona. Koncepcja odmienna prowadziłaby do wniosku, że mogą być zarejestrowane i chronione znaki tak do siebie podobne, że można je używać wymiennie. Używanie przez uprawnioną znaku towarowego "twoje dziecko" poprzez oznaczanie nim czasopisma "Twoje dziecko" nie jest więc jednocześnie używaniem znaku "dziecko" zarejestrowanego m.in. dla oznaczania nim czasopism. Zarzut skarżącej dotyczący naruszenia art. 171 p.w.p. mógłby być zasadny, gdyby nie fakt, że w ocenie Sądu uprawniony nie wykazał, że używał znaku dla oznaczania czasopism. W tym stanie rzeczy, wobec nie wykazania używania znaku dla żadnej grupy towarów, wymienianie w decyzji wszystkich grup towarów, dla których był zarejestrowany i wygasł nie jest konieczne, a ten zarzut skargi nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sądowego. Zważywszy powyższe Sąd stwierdził naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy i na podstawie art. 145 § 1 p.1 lit.a p.p.s.a orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art.200 i 205 § 1 i 2p.p.s.a. i na podstawie § 14 ust. 2 p.1 lit.b w związku z § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu /Dz.U. nr 163 z 2002r. poz. 1349 z późn. zmianami/ .