VI SA/Wa 1319/04

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Sędziowie: WSA Dorota Wdowiak Asesor WSA Małgorzata Grzelak Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2005 r. sprawy ze skargi V. z siedzibą w C., USA na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję z dnia [...] maja 2003 r. 2. orzeka, iż decyzje z pkt 1 nie podlegają wykonaniu. 3. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz V. z siedzibą w C., USA kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Podaniem z dnia [...] maja 2002 r. zgłaszający – V. siedzibą w C., USA wniósł o udzielenie patentu na wynalazek pt. "[...]". Zgłoszenie zostało wydzielone ze zgłoszenia [...] dokonanym w dniu [...] czerwca 1995 r. w ramach PCT. Urząd Patentowy RP nadał wydzielonemu zgłoszeniu numer [...]. Urząd Patentowy zawiadomieniem z dnia [...] października 2002 r. wydanym na podstawie art. 49 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) powiadomił zgłaszającego, że wynalazki ujęte w zgłoszeniu nie spełniają wymogów art. 10 i art. 26 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ) mającymi zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 w/w ustawy - Prawo własności przemysłowej. Zgłoszone rozwiązania w zakresie związków według zastrzeżenia 1 oraz kompozycji farmaceutycznej według zastrzeżenia 41 nie mogą być opatentowane, ponieważ nie zostały dostatecznie ujawnione. Wzór ujawniony w tych zastrzeżeniach jest wzorem sztucznym i w żaden sposób nie oddaje struktury związku. Ma on nieograniczoną możliwość kombinacji podstawień, co uniemożliwia prawidłowe zbadanie zgłoszenia. Urząd Patentowy wskazał ponadto, iż związki według wynalazku powinny wykazywać odpowiednio ujawnione, wspólne i nieoczywiste właściwości. Zgłaszający wykazał fizykochemiczne i biologiczne właściwości jedynie dla niektórych związków w porównaniu z bardzo szerokim zakresem żądanej ochrony. Zdaniem Urzędu Patentowego związki według zastrzeżeń nie zostały dostatecznie ujawnione, zatem nie można uznać za ujawnioną kompozycję farmaceutyczną zawierającą te związki. Organ wyznaczył termin na zajęcie stanowiska. W odpowiedzi na zawiadomienie zgłaszający nie zgodził się z oceną organu co do zarzutu braku ujawnienia wynalazku w zakresie związków i kompozycji. Jego zdaniem związki zostały ujawnione poprzez: - podanie wzoru chemicznego określającego ich strukturę, z dokładnymi definicjami występujących w nich podstawników, - ujawnienie sposobu ich wytwarzania, - przedstawienie aktywności biologicznej dla związków reprezentatywnych, - zilustrowanie przykładami wykonania. Zgłaszający nie podzielając także opinii, iż wzór określający związki według wynalazku "jest wzorem sztucznym i w żaden sposób nie oddaje struktury związku" prosił o jej uzasadnienie i wskazywał, iż nie znając uzasadnienia nie jest w stanie się do niej ustosunkować. Wskazał ponadto, iż nie zgadza się z zarzutem o nieograniczonej ilości kombinacji podstawników, fakt dużej możliwości kombinacji nie świadczy o nieskończoności. Prosił o wyjaśnienie, jaką kombinację podstawników ekspert uznałby za ograniczoną. Wnosił o dalsze wyjaśnienia i ponowną ocenę zdolności patentowej wynalazku. Urząd Patentowy nie udzielił żądanych wyjaśnień i decyzją z dnia [...] maja 2003r. odmówił udzielenia patentu na przedmiotowy wynalazek. W uzasadnieniu swojej decyzji powtórzył zarzuty z zawiadomienia a ponadto stwierdził, iż zgłaszający wykazał fizykochemiczne i biologiczne właściwości jedynie dla związków peptydylowych, na które została już udzielona ochrona patentowa w zgłoszeniu macierzystym nr [...] (nr patentu [...]). Zastrzeżenia powinny określać związek w sposób jednoznaczny, związek nie może być jednocześnie peptydylowy i niepyptydylowy. Specjalista w tej dziedzinie nie mógłby wytworzyć związków według wynalazku i zawierających je kompozycji farmaceutycznych bez dodatkowego wkładu własnej twórczości wynalazczej. Zgłaszający sam wydzielił ze zgłoszenia macierzystego związki niepeptydylowe i powinien podać definicje związków peptydylowych i niepeptydylowych dla jednoznacznego określenia zakresu żądanej ochrony. W zgłoszeniu macierzystym i zgłoszeniu wydzielonym zostały podane takie same przykłady wykonania związków chemicznych co podważa sens dokonania zgłoszenia wydzielonego i nie precyzuje zakresu żądanej ochrony. Od powyższej decyzji zgłaszający złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosku, mimo zapowiedzi nadesłania uzasadnienia w terminie późniejszym, nie uzasadnił. Urząd Patentowy po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzją z dnia [...] maja 2004 r. wydaną na podstawie art. 245 ustawy 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) w związku z art. 10, art. 26 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ) mającymi zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 pierwszej powołanej ustawy utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu swojej decyzji podał, iż powodem odmowy jest niewystarczające ujawnienie zastrzeganych związków oraz niejednoznaczność zastrzeżeń uniemożliwiająca prawidłowe zbadanie zgłoszenia. Wymóg dostatecznego ujawnienia dotyczy możliwości wykonania wynalazku w całym żądanym zakresie bez nadmiernego wysiłku i wkładu dodatkowej myśli wynalazczej. Jednoznaczne określenie zakresu żądanej ochrony jest niezbędne do przeprowadzenia kompletnego badania patentowego. Zgłaszający nie wyjaśnił wątpliwości Urzędu, jakich związków niepeptydylowych faktycznie otrzymanych dotyczy zgłoszenie. Urząd nie miał możliwości wykonania badania patentowego dla związków z takimi samymi przykładami wykonania w zgłoszeniu macierzystym i wydzielonym. Firma – V. zaskarżyła tę decyzję Urzędu Patentowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o jej uchylenie. Wydanej decyzji zarzucił naruszenie prawa materialnego: art. 10 i art. 26 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ) oraz naruszenie przepisów postępowania: art. 7 i art. 77 kpa poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy oraz art. 8 i art. 11 kpa poprzez nie wyjaśnienie stronie wyczerpujących informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które miały wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków oraz nie wyjaśnienie stronie zasadności przesłanek, którymi kierował się w załatwieniu sprawy. Skarżący podniósł, że rozwiązanie spełnia wymogi wskazane w art. 10 i 26 ustawy o wynalazczości a te przepisy były podstawą odmowy udzielenia patentu. W myśl art. 10 ustawy o wynalazczości, wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania. Z kolei art. 26 tejże ustawy określa warunki dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym: wniesienie podania wraz z opisem wynalazku ujawniającym jego istotę, zastrzeżeniami patentowymi, skrótem opisu i w razie potrzeby rysunkami. Wymogi wskazane w obydwu przepisach zostały spełnione łącznie z przedstawieniem w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania. Zakres wynalazku wyznaczają zastrzeżenia patentowe a nie jak wskazał Urząd Patentowy przykłady wykonania. Zamieszczenie w zgłoszeniu macierzystym i przedmiotowym (wydzielonym) tych samych przykładów wykonania jest tylko usterką opisu wynalazku i nie może stanowić podstawy do zarzutu o nie sprecyzowaniu zakresu żądanej ochrony. Do skargi dołączył nową wersję zastrzeżeń patentowych. Skarżący podnosił, iż nie miał obowiązku uzasadniania złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zawiadomienie udzielił odpowiedzi i wnosił o udzielenie dalszych wskazówek, Urząd Patentowy zignorował prośbę zgłaszającego zarzucając następnie w uzasadnieniu decyzji niewyjaśnienie swoich wątpliwości, jakich związków niepeptydylowych faktycznie otrzymanych dotyczy zgłoszenie wydzielone. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie jako bezzasadnej. Podtrzymał swoją ocenę co do braku ujawnienia, wszystkie związki według wynalazku powinny wykazywać wspólne i nieoczekiwane właściwości, zgłaszający nie wytworzył faktycznie zastrzeganych związków w wystarczająco reprezentatywnym zakresie, specjalista będzie musiał wnieść własny wkład myśli twórczej przy ewentualnym odtwarzaniu wynalazku, co wiąże się z nadmiernym wysiłkiem. Samo stwierdzenie możliwości wytworzenia odpowiednich pochodnych nie jest tożsame z dostatecznym ujawnieniem, ponieważ fachowiec za pośrednictwem weryfikacji doświadczalnej nie uzyskał potwierdzenia, że postępowanie takie można rzeczywiście przeprowadzić i to z oczekiwanym skutkiem. Odnośnie zarzutu braku udzielenia żądanych wyjaśnień, Urząd Patentowy stwierdził, iż kierował się zasadą szybkości postępowania wyrażoną w art. 12 kpa oraz z uwagi na brak współpracy ze strony zgłaszającego uznał, że dalsza korespondencja jest bezcelowa. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, skarga zasługuje na uwzględnienie. Urząd Patentowy jest związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania. W myśl art. 252 ustawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117). do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jako organ administracji publicznej Urząd Patentowy musi m. in. przestrzegać zasady dochodzenia prawdy materialnej, w sposób wyczerpujący rozpatrzyć i ocenić materiał dowodowy, ocenić na podstawie materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 7, art. 77 § 1 kpa). Jest zobowiązany do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania, powinien także wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kieruje się przy załatwieniu sprawy, ma obowiązek zapewnienia stronie możliwości wzięcia czynnego udziału w postępowaniu (art.9, art.11, art. 10 kpa). Wreszcie musi uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w art. 107 § 3 kpa. Postępowanie w zakresie rozpatrywania zgłoszeń wynalazków dokonanych w celu uzyskania patentu uregulowane jest również w ustawie – Prawo własności przemysłowej (pwp) (art. 41 – art. 55). Przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia patentu Urząd Patentowy ma obowiązek wyznaczyć zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu (art. 49 ust. 2). W rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy dopuścił się naruszenia tych reguł procesowych oraz wskazanego art. 49 ust. 2 ustawy pwp, w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Postawienie zarzutów mających świadczyć o istnieniu przeszkód do udzielenia patentu bez należytego uzasadnienia było niezrozumiałe dla zgłaszającego, nie zgadzał się z nimi, wnosił o uzasadnienie twierdzeń zawartych w zawiadomieniu. Brak odpowiedzi Urzędu Patentowego i wyjaśnienia, o które występował zgłaszający pozbawiło go możliwości wypowiedzenia się do postawionych zarzutów. Rozpatrując ponownie sprawę Urząd Patentowy nie naprawił błędów decyzji pierwszoinstancyjnej i utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Wskazał nowy powód odmowy udzielenia patentu: brak jednoznacznego określenia zakresu żądanej ochrony i nie wyjaśnienie wątpliwości Urzędu Patentowego. Wątpliwości organu nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek. Wątpliwości co do zakresu żądanej ochrony mogły być jedynie - zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - podstawą do żądania od zgłaszającego wyjaśnień W świetle stwierdzonych uchybień formalnych skutkujących uchyleniem decyzji Urzędu Patentowego, rozważanie zarzutów naruszenia prawa materialnego, podniesionych w skardze, staje się zbędne. Naruszenia przez organ powyżej omówionych przepisów powodują, iż zaskarżona decyzja z dnia [...] maja 2004 r. i poprzedzająca ją decyzja z dnia [...] maja 2003 r. nie mogą się ostać i podlegają uchyleniu stosownie do art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Stosownie do art. 152 powyższej ustawy, orzeczono o niewykonywaniu zaskarżonej decyzji do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku. O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 200 w związku z art. 205 § 2 i § 4 powyższej ustawy.