VI SA/Wa 1337/05

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Sędziowie : Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędzia WSA Olga Żurawska - Matusiak Protokolant: Łukasz Poprawski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2005 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy PRYMUS [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz H. Sp. z o.o. z siedzibą w M. kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu wniosku H. Sp. z o.o. z siedzibą w M. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy PRYMUS nr [...] udzielonego na rzecz K. M. [...] z siedzibą w D. decyzją z dnia [...] grudnia 2004r. [...] wydaną na podstawie art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej oddalił wniosek oraz zasądził zwrot kosztów postępowania w kwocie 1.600 zł. Do wydania tej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym. Wnioskiem z dnia [...] września 2004r. H. Sp. z o.o. z siedzibą w M. wystąpiła do Urzędu Patentowego o unieważnienie prawa ochronnego na w/w znak towarowy PRYMUS. Określając zakres swojego żądania spółka wskazała klasę 2 klasyfikacji towarów i usług a jako uzasadnienie wniosku - produkowanie przez uprawnionego ze spornej rejestracji akrylowej emulsji gruntującej pod nazwą PRYMUS. Spółka powołując się na informacje o przeznaczeniu tego wyrobu zamieszczonego na etykiecie produktu i aprobatę techniczną stwierdziła, iż preparaty gruntujące powinny być zawarte w klasie 2 wg Klasyfikacji nicejskiej. Wskazała ponadto, że tego typu farby występujące pod nazwą impregnaty są w rzeczywistości dyspersją żywic używanych do farb, wody i biocydów oraz ich dodatków. Dając do tej kompozycji wypełniacze uzyskuje się farby tzw. emulsyjne. Ze względu na powyższe właściwości produktu firmy [...] oraz jego przeznaczenie spółka uznała, że to narusza jej prawo wynikające ze znaku PRYMUS zarejestrowanego wcześniej, dla oznaczania zawartych w klasie 2 farb, pokostów, lakierów, barwników, bejcy i środków impregnujących. Jednocześnie wnosiła o ponowne przeanalizowanie słuszności przyznania znaku towarowego PRYMUS firmie [...] na wyroby wskazane w załączniku do decyzji z uwagi na ich niespójność z wykazem klas wg Klasyfikacji nicejskiej oraz wnosiła o weryfikację dokonanej klasyfikacji wskazując przykładowo towary zawarte w klasie 1. Wyrażała opinię, że sporządzony wykaz towarów - jako sposób na ominięcie prawa - nie powinien być uznany przez Urząd Patentowy. Uprawniony ze spornej rejestracji wnosił o jego oddalenie podnosząc, iż złożony wniosek jest próbą uniknięcia odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa ochronnego do jego znaku PRYMUS [...] poprzez jego używanie w odniesieniu do preparatu gruntującego. Przytaczając towary objęte rejestracją wskazywał, iż będąc producentem i dystrybutorem od 1996r. szerokiego wachlarza wyrobów wypromował znak PRYMUS, czego potwierdzeniem są uzyskane medale europejskie. Podnosił, iż preparaty do klejenia lub gruntowania chronione w klasie 1 nie kolidują z zakresem ochrony znaku wcześniej zarejestrowanym PRYMUS [...]. Na rozprawie H. Sp. z o.o. podnosiła, iż preparaty do gruntowania będące przedmiotem ochrony spornego znaku zostały błędnie sklasyfikowane do klasy 1 zamiast do klasy 2 i uprawniony opierając się na swoim prawie obejmującego "preparaty do klejenia i gruntowania" stosuje farby gruntujące. Spółka wnosiła o zastąpienie w wykazie towarów określenie "gruntowanie" określeniem: "utwardzanie" oraz zawężenie wykazu towarów zgodnie ze złożoną propozycją Uprawniony ze spornej rejestracji podkreślał, że w jego wykazie towarów wyraźnie wskazano, iż towary z klasy 1 nie obejmują farb oraz wskazywał na różnice zastosowania farb podkładowych jako przygotowujących powierzchnię pod malowanie. Urząd Patentowy po rozpoznaniu wniosku podjął decyzję wskazaną na wstępie uznając, że wnioskodawca ma interes prawny we wszczęciu postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy PRYMUS [...] ze względu na posiadanie zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem znaku towarowego PRYMUS [...]. W uzasadnieniu decyzji wskazał, iż nie nastąpiło naruszenie wskazanego przez wnioskodawcę przepisu art. 9 ust. 1 pkt ustawy o znakach towarowych (u.z.t.) bowiem przeciwstawione znaki nie są przeznaczone do oznaczania jednorodzajowych towarów. Przyznał, iż bezsporna jest identyczność porównywanych znaków ale dla wypełnienia dyspozycji z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: podobieństwo znaków towarowych i jednorodzajowość towarów i usług, do oznaczania których znaki są przeznaczone. Uzasadniając brak jednorodzajowości towarów Urząd Patentowy wskazał, że preparaty do gruntowania do betonów i murów czy też spoiwa do gruntowania powierzchni sklasyfikowane w klasie 1 i towary sklasyfikowane w klasie 2 obejmujące farby (również farby podkładowe popularnie zwane gruntowymi), pokosty, lakiery, barwniki, bejce i środki impregnujące są towarami innego rodzaju, a także towarami o różnym przeznaczeniu. Potwierdzeniem tej oceny jest sklasyfikowanie tych towarów w różnych klasach. Wskazał ponadto, iż preparaty do gruntowania służą do wzmocnienia nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży i ujednolicenia parametrów gruntowanej powierzchni oraz mają za zadanie zmianę właściowości fizyko-chemicznych podłoża przed nałożeniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Natomiast farby i lakiery służą do powlekania powierzchni w celach ochronnych i dekoracyjnych, zaś farby podkładowe (gruntowe) w celu poprawienia jakości zewnętrznej powłoki farby właściwej. Porównywane towary są towarami specjalistycznymi, nabywanymi z reguły po rozpoznaniu rynku a ich nabywcą jest często fachowiec w tym zakresie. Uzasadniając zasądzenie zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium Orzekające uznało, iż wniosek w tym zakresie jest zasadny. Wysokość niezbędnych kosztów postępowania została ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1137). Na powyższą decyzję H. Sp. z o.o. z siedzibą w M. (dalej skarżący) złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o jej uchylenie i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Skarżący zarzucił wydanej decyzji naruszenie przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych poprzez jego błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie oraz naruszenie przepisów postępowania: art. 7 i art. 8 k.p.a. polegające na naruszeniu zasady praworządności oraz zasady zaufania obywateli wobec organów Państwa a także błędne zastosowanie art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 k.p.a. polegające na pominięciu istotnych okoliczności sprawy oraz braku prawidłowego uzasadnienia decyzji. Akcentował kolizyjność towarów zawartych w klasie 2 z towarami w jego wcześniejszym prawie ochronnym identycznego znaku towarowego, wskazywał, iż wykaz towarów powinien inaczej być zredagowany aby wyraźnie rozróżnić zakres rejestracji oraz uczynić go jasnym i czytelnym. Zarzucił, iż Urząd Patentowy nie dokonał prawidłowo oceny podobieństwa towarów, skoncentrował się na różnicach, jakie występują pomiędzy farbami gruntującymi i preparatami do gruntowania a pominął podobieństwo występujące między towarami takimi jak: zaprawy farbiarskie do metali, pigmenty, rozcieńczalniki do barwników, farb i lakierów, spoiwa do barwników, farb i lakierów, środki zlepiające i zagęszczacze do barwników, utrwalacze do akwarel i lakierów, zaprawy tynkarskie barwne i ozdobne, oleje do malowania błędnie zaliczone do klasy 4. Podniósł, że towarami tego samego rodzaju są nie tylko towary identyczne, również towary do siebie podobne, co Urząd Patentowy pominął. Zarzucił, iż Urząd Patentowy nie rozpatrzył całości materiału zgromadzonego w sprawie, nie ustosunkował się do znacznej części jego żądań. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie podnosząc, iż w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego Urząd Patentowy bada, czy zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania ochrony w takiej postaci i w takim zakresie, w jakim znak ten uzyskał ochronę. W tym postępowaniu nie jest możliwe ani dokonywanie zmian w klasyfikacji ani zmiana redakcji wykazu towarów. Uczestnik postępowania, K. M. [...]. M. nie zajął stanowiska w sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Analizując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Postępowanie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego toczy się w trybie postępowania spornego (art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Postępowanie to może być wszczęte tylko na wniosek. Postępowanie to cechuje się kontradyktoryjnością stron. Urząd Patentowy orzekając w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego związany jest granicami wniosku i podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (art. 255 ust. 4 powyższej ustawy). Należy podkreślić, iż to na wnioskodawcy, który żąda unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego ciąży ciężar dowodu z którego wywodzi skutki prawne. Urząd Patentowy działający w trybie postępowania spornego na podstawie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) jest związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania. W myśl tego przepisu, do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Na mocy wskazanego przepisu, na Urzędzie Patentowym spoczywają obowiązki w zakresie m.in. dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 k.p.a.), w zakresie wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 255 ust. 4 ustawy – Prawo własności przemysłowej (art. 77 § 1 k.p.a.), a także należytego uzasadnienia rozstrzygnięcia, stosownie do wymogów art. 107 § 3 k.p.a. Z obowiązków tych Urząd Patentowy nie wywiązał się w sposób dostateczny. Skarżący oparł swój wniosek o unieważnienie prawa spornego znaku na zarzucie naruszenia przy rejestracji tego znaku art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17). Wnosił o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego dla towarów zawartych w klasie 2 klasyfikacji towarów i usług; nie wskazał tych towarów podnosząc jedynie, że towary zostały niewłaściwie sklasyfikowane a w toku postępowania kwestionował poprawność wykazu towarów, na który zostało udzielone prawo ochronne. Zatem przed rozpatrzeniem wniosku o unieważnienie prawa ochronnego powinien być wskazany zakres kwestionowanego prawa ochronnego. W art. 255¹ ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) wskazano wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu spornym, jednym z nich jest wyraźnie określone żądanie (pkt 3). W myśl art. 255¹ ust. 5 i 6 tej ustawy, Urząd Patentowy bada, czy wniosek o wszczęcie postępowania spornego spełnia wymogi formalne, o których mowa w ust. 3 i 4 a jeżeli nie spełnia wymogów, wzywa do usunięcia usterek lub braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania. Urząd Patentowy uznał złożony wniosek za prawidłowy i rozstrzygnął sprawę. Poza rozstrzygnięciem pozostawił wniosek o ocenę prawidłowości dokonanej klasyfikacji oraz prawidłowości przyjętego przy rejestracji wykazu towarów. Uznał, iż udzielone prawo zostało dokonane prawidłowo i nie został naruszony przy rejestracji spornego znaku towarowego przepis art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, w myśl którego niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Uznał, że nie występuje podobieństwo towarów z uwagi na ich różne sklasyfikowanie według międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług. Wskazał przeznaczenie dwóch wybranych towarów na potwierdzenie tych różnic. Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług mające zastosowanie przy rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583) wprowadziło międzynarodową klasyfikację towarów i usług, którą kraje członkowskie zobowiązały się stosować przy rejestracji znaków towarowych. Polska podpisała porozumienie 30 marca 1996 r., umowa weszła w życie 4 marca 1997 r. Klasyfikacja składa się z dwóch części: - wykazu klas wraz z objaśnieniami, - alfabetycznego wykazu towarów i usług ze wskazaniem klas, do których każdy towar lub każda usługa są zaliczone. Polskie tłumaczenie klasyfikacji, wydawnictwa Urzędu Patentowego, Warszawa 2002 r. stanowią: 1. Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług dla celów rejestracji znaków. Klasyfikacja Nicejska VIII edycja Cześć I. Lista towarów i usług w porządku alfabetycznym. 2. Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług dla celów rejestracji znaków. Klasyfikacja Nicejska VIII edycja Cześć II. Alfabetyczna lista towarów i usług w porządku klasowym. Klasyfikacja ustanowiona wskazanym porozumieniem jest stosowana przy rejestracji znaków towarowych jako system główny, obowiązek jej stosowania przez dokonujących zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji w Urzędzie Patentowym wynika z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998). Urząd Patentowy jako organ udzielający prawa ochronne na znaki towarowe ma obowiązek sprawdzenia, czy zgłaszający poprawnie dokonał klasyfikacji towarów i usług, ma również obowiązek sprawdzenia prawidłowości przedłożonego wykazu towarów i wskazanej klasyfikacji (§ 19 cytowanego rozporządzenia). Ustalenie prawidłowego wykazu towarów jest ważne ze względu na to, iż on wyznacza granice udzielonego prawa ochronnego. Pomimo obowiązku stosowania klasyfikacji, ma ona charakter pomocniczy przy badaniu podobieństwa towarów porównywanych znaków (zob. R. Skubisz: Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1997, str. 87). Przy ocenie podobieństwa (jednorodzajowości) towarów stosuje się różnorakie kryteria, takie jak: rodzaj towarów, przeznaczenie towarów, zasada działania, krąg odbiorców do których są skierowane towary, sposób działania, sposób sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd wyrobów. Oceny podobieństwa towarów należy dokonywać w powiązaniu z podobieństwem oznaczeń. Im bardziej podobne porównywane znaki (oznaczenia) tym większa istnieje możliwość skojarzenia znaków przez odbiorców. Im większa zdolność odróżniająca znaku towarowego tym większy zakres ochrony i ryzyko pomylenia porównywanych znaków. Urząd Patentowy, oceniając podobieństwo towarów oparł się na klasyfikacji dokonanej przez zgłaszającego sporny znak i nie zweryfikowanej przez Urząd Patentowy w trakcie postępowania rejestracyjnego. Skarżący klasyfikację kwestionował wykazując, iż towary sklasyfikowane w różnych klasach powinny być zawarte w klasie 2. Nadmierne przywiązanie wagi do klasyfikacji i traktowanie jej jako podstawowego kryterium badania jednorodzajowości towarów stoi w sprzeczności z art. 2 ust. 1 Porozumienia nicejskiego: "Z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych niniejszym porozumieniem skutki Klasyfikacji są takie, jakie zostały jej przyznane przez każdy kraj Związku Szczególnego. W szczególności Klasyfikacja nie wiąże krajów Związku Szczególnego w odniesieniu do oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi bądź uznania znaków usługowych." Urząd Patentowy - wbrew wskazanym wyżej zasadom - uznał za odmienne towary z zarejestrowanego spornego znaku i towary z identycznego znaku zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem, co dało, w ocenie Sądu, nietrafne stwierdzenie, że przy rejestracji spornego znaku nie został naruszony art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Na marginesie Sąd zauważa, iż rejestracji spornego znaku PRYMUS [...] dokonano bez jednoznacznego wskazania zakresu udzielonego prawa ochronnego. Wykaz towarów zawiera określenia niejednoznaczne, określenia alternatywne: wielokrotnie użyto słów "albo" i "lub" oraz "z wyłączeniem". Ponadto, Urząd Patentowy nie zweryfikował podanej przez zgłaszającego klasyfikacji, np. w klasie 1 zawarte są chemiczne preparaty do klejenia i gruntowania (str. 74 alfabetycznej listy towarów) a nie wszystkie preparaty do klejenia i gruntowania. W ocenie Sądu, prowadzenie postępowania o unieważnienie prawa ochronnego bez ustalenia zakresu tego prawa, uniemożliwiało wręcz rozstrzygnięcie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego PRYMUS [...]. W rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy dopuścił się naruszenia wskazanych wyżej reguł procesowych i prawa materialnego, w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Mając powyższe na uwadze skargę uznano za zasadną. Dlatego też Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylił zaskarżoną decyzję. Na zasadzie art. 152 wyżej powołanej ustawy Sąd orzekł, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu. O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 200 i art. 205 wyżej powołanej ustawy.