II GSK 494/08

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędzia NSA Jan Bała Sędzia NSA Janusz Drachal Protokolant Magdalena Sagan po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej N. AG w B., Sz od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 3 grudnia 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 1542/07 w sprawie ze skargi N. AG w B., Sz. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy unieważnienia patentu udzielonego na wynalazek 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2) zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz N. AG z siedzibą w B. w Sz. kwotę 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 3 grudnia 2007 r. o sygn. akt VISA/Wa 1542/07 oddalił skargę N. AG z siedzibą w B. w Sz. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] odmawiającą unieważnienia patentu. Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym: W dniu 24 lutego spółka N. AG złożyła wniosek o unieważnienie patentu nr PL-190207 udzielonego na wynalazek pt.: "sposób wytwarzania (E) - N metylo-N (1-naftylometylo) - 6,6 - dimetylohep t- 2-en-4-ynylo-1-aminy" na rzecz R. V. G. RT z siedzibą na W. Rozwiązanie objęte patentem węgierskiej spółki dotyczyło sposobu wytwarzania terbinafiny. Zgłoszenie wynalazku nastąpiło w dniu 22 października 1999 r. z kolei ochrona patentowa została przyznana 7 lipca 2005 r. Wnioskodawca domagając się unieważnienia spornego patentu, zarzucił brak nowości oraz nieoczywistości wynalazku w rozumieniu art. 10 i 11 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Według wnioskodawcy sporny patent PL - 190207 dotyczy rozwiązania znanego i oczywistego w świetle wcześniejszego patentu PL - 159602, do którego uprawniony jest N. AG. Sposób wytwarzania terbinafiny zastrzeżony w patencie PL - 190207 stanowi jedynie przykład otrzymywania tej substancji znany z patentu wnioskodawcy. Spółka N. uznała, że substraty i reakcje wykorzystywane w obydwu sposobach są takie same. Zdaniem wnioskodawcy, optymalizacja warunków wytwarzania terbinafiny nie wymaga od znawcy dodatkowej inwencji twórczej i wobec tego nie powinna być objęta ochroną z patentu. Na rozprawie przed Urzędem Patentowym RP w dniu 24 maja 2007 r. wnioskodawca podkreślił, że kluczowym etapem wytwarzania terbinafiny jest reakcja tworzenia soli i selektywnego wydzielania tylko jednego z dwóch izomerów produktu. Wykonanie tego etapu jest zastrzeżone w patencie spółki N. i w związku z tym wnioskodawca wniósł o usunięcie tego etapu z części znamiennej zastrzeżenia nr 1 w spornym patencie. Ponadto wnioskodawca przedłożył na rozprawie ekspertyzę prof. Janusza Jurczaka dotyczącą spornego patentu PL - 190207. Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] czerwca 2007 r. oddalił wniosek spółki N. W uzasadnieniu organ podkreślił, że sposób wytwarzania terbinafiny opisany w patencie wnioskodawcy polega na prowadzeniu reakcji wytwarzania soli (chlorowodorku) w rozpuszczalniku, którym jest ester kwasu organicznego (octan etylu) i przepuszczeniu przez roztwór gazowego chlorowodoru. Z kolei wynalazek węgierskiej spółki, bazujący na tym samym stanie techniki, postawił sobie za cel uproszczenie tego procesu polegające na jego przeprowadzeniu w jednym naczyniu reakcyjnym bez wydzielania substancji pośrednich i w środowisku jednego rozpuszczalnika, tj. ketonu alifatycznego. Zdaniem organu, rozpuszczalnik ten nie był wymieniony w patencie wnioskodawcy: PL - 159602. Organ uznał zatem, że stosowane środki techniczne w obydwu patentach są różne i wobec tego zarzut braku nowości jest bezzasadny. Z kolei, analizując zarzut braku nieoczywistosci spornego wynalazku organ stwierdził, że zastosowanie ketonu alifatycznego pozwoliło przeprowadzić proces wytwarzania terbinafiny w prostszych warunkach bez konieczności osuszania surowców i umożliwiło zastosowanie wodnego roztworu chlorowodoru. Urząd Patentowy RP stwierdził również, że wnioskodawca nie przedłożył dowodów, które kwestionowałyby nowość i nieoczywistość rozwiązania wynalazczego objętego spornym patentem. Od powyższej decyzji Urzędu Patentowego RP spółka N. AG wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., w której zarzuciła organowi naruszenie art. 7, 77, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej przez brak wszechstronnego, dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne. Skarżąca podniosła, że Urząd Patentowy RP zamiast porównać ze sobą zakresy ochrony określone w obydwu patentach, tj. PL - 190207 i PL - 159602, porównał tylko zakres ochrony patentowej PL - 190207 z przykładem wykonania wynalazku opisanym w patencie PL -159602. Ponadto zdaniem skarżącej organ nie ustosunkował się do wniosku dotyczącego usunięcia z części znamiennej zastrzeżenia nr 1 w spornym patencie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. dokonał oceny zaskarżonej decyzji i stwierdził, że rozstrzygnięcie organu jest zgodne z prawem. Zdaniem Sądu I instancji związek o nazwie terbinafina i reakcja jego wytwarzania były znane i należały do stanu techniki przed datą zgłoszenia do opatentowania wynalazku skarżącej. W wynalazku węgierskiego podmiotu R. G. zastosowano rozpuszczalnik alifatyczny, który w rezultacie uprościł proces wytwarzania terbinafiny i pozwolił uzyskać produkt końcowy o wysokiej czystości. Z uwagi na jakość końcową produktu oraz warunki przeprowadzania reakcji Sąd I instancji stwierdził, że wynalazek ten spełnia kryterium nowości i nieoczywistości. Organ oceniając te kryteria, opierał się bowiem na stanie techniki ujawnionym do publicznej wiadomości. Opis patentu spółki N. podlegał ocenie jako dokument ze stanu techniki. Według Sądu I instancji, trafność oceny organu wzmacnia dodatkowo fakt, że spółka R. G. otrzymała patent europejski oraz prawo ochronne z patentu na terytorium Węgier i Stanów Zjednoczonych. Ustosunkowując się do zarzutów naruszenia przepisów postępowania administracyjnego Sąd wyjaśnił, że organ wyczerpująco wyjaśnił powody, dla których nie uwzględnił wniosku skarżącej o unieważnienie patentu PL - 190207. Opinia prof. Jurczaka nie jest dokumentem ze stanu techniki, który mógłby podważyć nowość i nieoczywistość spornego wynalazku. Co więcej, właśnie ze względu na te cechy spornego wynalazku, wniosek skarżącej dotyczący usunięcia z części znamiennej patentu zastrzeżenia nr 1 dotyczącego reakcji tworzenia soli i selektywnego wydzielania tylko jednego z dwóch izomerów produktu nie mógł być przez organ uwzględniony. W skardze kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. spółka N. AG zarzuciła, na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. polegające na przyjęciu przez Sąd I instancji błędnych ustaleń faktycznych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, co miało istotny wpływ na wynik sprawy. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca podniosła, że Sąd I instancji nie zbadał prawidłowości ustaleń faktycznych organu. Sąd nie odniósł się do zarzutów skargi kwestionujących te właśnie ustalenia i nie wyjaśnił dlaczego przyjął za słuszną argumentację spółki R. G., tj. uprawnionego ze spornego patentu. Skarżąca podkreśliła, że czystość terbinafiny uzyskanej sposobem wskazanym w patencie PL -190207 nie jest wyjątkowa, lecz porównywalna lub nawet gorsza od terbinafiny wykonanej zgodnie z opisem zawartym w patencie PL - 159602. Skoro zatem rezultaty oczyszczania terbinafiny wykonanej według obydwu patentów są podobne, to organ powinien był usunąć ten etap oczyszczania z części znamiennej zastrzeżenia nr 1 spornego patentu. Zdaniem skarżącej, Sąd I instancji orzekł o nieprzydatności opinii prof. Jurczaka dotyczącej braku nowości i nieoczywistości wynalazku ze spornego patentu bez zbadania tego dokumentu. Z treści tej opinii wynikało, że wykonanie terbinafiny zgodnie z patentem PL - 190207 mieści się w zakresie wykonania tej substancji...... określonym w patencie PL -159602. Rozwiązanie objęte spornym patentem jest jedynie przykładem zastosowania sposobu wytwarzania terbinafiny wskazanego w patencie skarżącej, dlatego ochrona patentowa nie powinna być przyznana węgierskiemu podmiotowi. Nie ustosunkowując się do tej opinii, organ i Sąd I instancji pominęli istotną część materiału dowodowego w sprawie. Mając to na uwadze, skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. W odpowiedzi na skargę kasacyjną węgierska spółka R. G. wniosła o jej oddalenie. Naczelny Sąd Administracyjny zważył co, następuje: Przesłanką faktyczną wyroku Sądu I instancji oddalającego skargę N. AG na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] czerwca 2007 r. o unieważnienie patentu nr Pl - 190207 było ustalenie, że realizacja wynalazku firmy N. AG polega na przeprowadzeniu reakcji wytwarzania soli (chlorowodorku) w rozpuszczalniku - estrze kwasu organicznego (octan etylu). Zdaniem organu i Sądu, w opisie tego patentu nie wskazano bowiem żadnych innych konkretnych środków technicznych, które pozwoliłyby na uzyskanie w sposób powtarzalny czystego produktu końcowego, będącego przedmiotem patentu. Natomiast w spornym patencie firmy R. G. zastosowano inny, nowy środek techniczny w postaci rozpuszczalnika pod nazwą ketonu alifatycznego. Z tego względu, zdaniem Sądu, Urząd Patentowy miał podstawy do stwierdzenia, że wynalazek z patentem PL-190207 spełnia kryteria nowości i nieoczywistości. Konkluzja Sądu I instancji co do nowości i nieoczywistości wynalazku firmy R. G. stanowi powtórzenie stwierdzeń Urzędu Patentowego zawartych w decyzji tego organu z [...] czerwca 2007 r., którą to decyzją UP oddalił wniosek N. AG (Sz.) o unieważnienie patentu nr Pl - 190207 udzielonego na rzecz R. G. (W.). Zarówno Urząd Patentowy, jak i Sąd powołują się ogólnie na opisy patentowe obu przeciwstawionych wynalazków. Niemniej jednak tak organ, jak i Sąd nie przytaczają konkretnych elementów treści opisów wynalazków czy zastrzeżeń patentowych, których analiza i porównanie uzasadniałby przyjęcie tezy o nowości i nieoczywistości wynalazku firmy R. G. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym (art. 38 ust. 3 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117). Ustosunkowanie się więc do zarzutu braku nowości i nieoczywistości wynalazku wymaga gruntownego zbadania i porównania opisu i zastrzeżeń patentowych wynalazku kwestionowanego i wynalazku przeciwstawionego. Uzasadnienie decyzji Urzędu Patentowego z [...] czerwca 2007 r. nie wskazuje, iżby taka analiza i porównanie zostały przeprowadzone. Sąd I instancji nie dopatrzył się zaś braków w ustaleniach faktycznych organu. Dlatego tez należy uznać za uzasadnione zarzuty skargi kasacyjnej dotyczące naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. przez przyjęcie przez Sąd błędnych ustaleń faktycznych sprawy. W skardze kasacyjnej podniesiono m.in., że rozpuszczalnikiem stosowanym w procesie produkcji terbinafiny mogą być wszelkie rozpuszczalniki organiczne, w których daje się przeprowadzić taką reakcję, tzn. nie tylko octan etylu, ponieważ ten rozpuszczalnik został jedynie wskazany w przykładzie wytwarzania terbinafiny opisanym w opisie patentowym Pl - 159602. W zastrzeżeniach patentowych zawartych w opisie patentowym nr Pl - 159602 (obecnie patent firmy N.) zawarte jest stwierdzenie: "Dla przeprowadzenia sposobu według wynalazku stosuje się estry organicznego kwasu albo mieszaniny estru organicznego kwasu z dalszymi rozpuszczalnikami organicznymi. Jako estry stosuje się przeważnie ester kwasu octowego, na przykład ......, w szczególności octan etylu. Jako dalsze rozpuszczalniki organiczne, które można stosować w mieszaninie z wymienionym wyżej estrem organicznego kwasu, nadają się szczególnie alkohole odpowiadające estrowi, na przykład etanol razem z octanem etylu...... Korzystnie stosuje się ester organicznego kwasu sam, szczególnie octan etylu". Z przytoczonego fragmentu zastrzeżeń patentowych zdaje się więc wynikać, że octan etylu jest pożądanym środkiem w realizacji wynalazku objętego patentem nr Pl - 159602. Nie jest natomiast środkiem jedynym możliwym do zastosowania. W każdym razie kwestii tej nie wyjaśniono dostatecznie, redukując zakres przedmiotowy tego patentu do treści przykładu podanego w zastrzeżeniach patentowych. Mając to wszystko na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę kasacyjną za uzasadnioną. Dlatego też na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 183 § 1 i art. 203 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.