VI SA/Wa 2469/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. ref. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2012 r. sprawy ze skargi S.AG z siedzibą w B., Szwajcaria na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2009 r. nr Sp. [...] Sp. [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego "[...]" oraz oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej S. AG z siedzibą w B., Szwajcaria kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją z dnia z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] i [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpoznaniu spraw: - o wygaśnięcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego DUAL [...], zarejestrowanego na rzecz S. AG z siedzibą w B., - o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy DUAL SALT TECHNOLOGY [...], udzielonego na rzecz N. Australia Limited, z siedzibą w L., Australia, 1) na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 6 w związku z art. 15215 i art. 166 w związku z art. 315 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.- dalej: p.w.p.) stwierdził wygaśnięcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego DUAL [...] z dniem [...] czerwca 2002 r., 2) na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 p.w.p. i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17 z pózn. zm.), dalej powoływana jako: u.z.t., w związku z art. 315 ust. 3 oraz art. 166 p.w.p. - oddalił sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy DUAL SALT TECHNOLOGY [...]. Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym. W dniu 31 lipca 2006 r. do Urzędu Patentowego wpłynął sprzeciw, wniesiony przez S. AG z siedzibą w B., Szwajcaria (dalej: wnoszący sprzeciw, skarżąca) wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] czerwca 2005 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny DUAL SALT TECHNOLOGY [...], na rzecz N. Australia Limited, z siedzibą w L., Australia, dalej uczestnik postępowania, przeznaczonego do oznaczania następujących towarów: biocydy, fungicydy, herbicydy i środki pasożytnicze. Zgłoszenie znaku nastąpiło w dniu [...] listopada 2000 r. W ocenie wnoszącego sprzeciw, znak towarowy DUAL SALT TECHNOLOGY nie powinien być zarejestrowany, ponieważ jest podobny do należącego do niego znaku towarowego słownego DUAL, zarejestrowanego do oznaczania herbicydów i środków do zwalczania szkodników, w sposób mogący powodować ich mylne skojarzenie i wprowadzenie nabywców w błąd. Znaki te są podobne pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym. Znak wcześniejszy DUAL został w całości wykorzystany w spornym znaku, zaś odbiorcy mogą dojść do wniosku, że ten ostatni znak jest znakiem seryjnym, należącym do niego. Elementy różniące znaki, czyli słowa "salt technology" nie mają zdolności odróżniającej w stosunku do biocydów, fungicydów, herbicydów i środków pasożytobójczych, ponieważ technologie soli mogą być postrzegane jako jeden ze sposobów produkcji tych towarów. W odpowiedzi na sprzeciw uprawniony ze spornego prawa ochronnego uznał go za bezzasadny. W związku z tym sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. Następnie wnioskiem z dnia 22 listopada 2007 r. na podstawie art. 169 ust. 2 w zw. z art. 169 ust. 1 p.w.p. uczestnik postępowania – N. Australia Limited wystąpił o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego DUAL [...] z powodu nieużywania tego znaku na terenie Polski, w sposób rzeczywisty, dla towarów objętych rejestracją. Interes prawny wywodził z faktu, iż sporny znak jest podstawą sprzeciwu wobec jego znaku. W odpowiedzi na ww. wniosek, pismem z dnia 7 lipca 2008 r. skarżąca - uprawniona z prawa do znaku DUAL wniosła o jego oddalenie. W uzasadnieniu wskazała, iż zarzut nieużywania znaku jest bezzasadny z uwagi na fakt, iż w okresie pięciu lat poprzedzających wniosek o wygaśnięcie używała go nadal używa do oznaczania towarów objętych prawem ochronnym, na dowód czego przedstawiła kopie sześciu faktur VAT z okresu od 2002 do 2006 r., wystawionych na sprzedaż towaru DUAL DOLD 960 EC, dwa artykuły prasowe dotyczące tego towaru oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego DUAL GOLD 960 EC z dnia 1 sierpnia 2005 r., z której wynika, że jest to środek ochrony roślin. Stwierdziła również, że słowo GOLD jest elementem nie zmieniającym odróżniającego charakteru znaku DUAL. Powołała się przy tym na art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku. Na rozprawie w dniu [...] września 2008 r. Urząd Patentowy postanowił na podstawie art. 166 ust. 2 p.w.p. rozpoznać łącznie sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy DUAL SALT TECHNOLOGY oraz wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego DUAL. Pełnomocnik uczestnika postępowania wskazał, że przedstawione przez stronę przeciwną dowody nie świadczą o rzeczywistym używaniu znaku DUAL, ponieważ dotyczą znaku DUAL DOLD, który S. AG zarejestrowała na swoją rzecz pod numerem [...], przyznając w ten sposób, że są to dwa różne znaki towarowe. Zarzucił również, że przedstawione dokumenty dotyczą podmiotów innych niż uprawniona z prawa do znaku [...], faktury wystawione zostały przez S. Sp. z o.o. z siedzibą w W., zaś na karcie charakterystyki preparatu DUALD GOLD 960 EC jako producent preparatu figuruje S. AG z siedzibą w B.. Natomiast pełnomocnik skarżącej podkreślił, że znak DUAL GOLD został zarejestrowany dla towarów innych niż znak DUAL. Przedstawił publikację pt. "Metodyka integrowanej produkcji buraków ćwikłowych", która dotyczy m.in. sposobu stosowania preparatu DUAL GOLD 960 EC. Podtrzymał swój sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak DUAL SALT TECHNOLOGY ponownie wskazując, iż określenie "technologie soli" jest powszechnie używane w produkcji chemicznej, zaś sole jako związki chemiczne używane są do produkcji nawozów sztucznych. Na dowód powyższego przedstawił publikacje dotyczące technologii soli. Następnie przy piśmie z dnia 22 października 2008 r. pełnomocnik skarżącej załączył dokument świadczący o tym, że firma X. oraz Y. należą w całości do S. AG z siedzibą w B. złożył odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że X. jest właścicielem S. Sp. z o.o. z siedzibą w W.. Na rozprawie w dniu [...] stycznia 2009 r. pełnomocnik uczestnika postępowania ponownie zakwestionował rzeczywiste używanie znaku DUAL przez skarżącą, powołując się na wyroki w sprawie znaku towarowego DZIECKO o numerze [...]. W odpowiedzi pełnomocnik skarżącej stwierdził, że stany faktyczne w porównywanych sprawach są odmienne oraz poinformował, że ochrona DUAL GOLD [...] wygasła na terytorium Polski w dniu [...] kwietnia 2006 r. Podkreślił, iż znaki DUAL oraz DUAL GOLD przeznaczone są do oznaczania różnych towarów. Decyzją z dnia [...] stycznia 2009 r. Urząd Patentowy po rozpoznaniu obydwu wniosków (o unieważnienie oraz o wygaśnięcie) orzekł w sposób opisany na wstępie uzasadnienia. W uzasadnieniu organ wskazał, iż wniosek o wygaśnięcie ochrony międzynarodowego znaku towarowego DUAL został wniesiony dnia 23 listopada 2007 r., tj. pod rządami ustawy p.w.p., a zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały przepisy art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy p.w.p. Organ podkreślił, iż używanie znaku musi mieć miejsce na obszarze Polski, powinno mieć jednoznaczny charakter, konieczne jest również, by było rzeczywiste i poważne oraz dotyczyło towarów objętych prawem ochronnym. Przez rzeczywiste używanie należy zaś rozumieć nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu. Niespełnienie jednego z tych warunków w określonym przedziale czasowym może prowadzić do utraty prawa ochronnego poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia. Organ wskazał również, iż termin, w którym rozpoczyna się pięcioletni okres nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego biegnie od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". W przedmiotowej sprawie ogłoszenie nastąpiło w dniu 30 czerwca 1997 r., a zatem organ wziął pod uwagę okres od 30 czerwca 1997 r. do 30 czerwca 2002 r. Organ podkreślił, iż obowiązek wykazania używania znaku lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających jego nieużywanie spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego, natomiast przedstawione przez skarżącą dowody w postaci kopii faktur VAT z lat 2002 - 2006 wystawionych za sprzedaż towaru o nazwie DUAL GOLD, artykuły prasowe dotyczące tego towaru oraz karta charakterystyki preparatu DUAL GOLD 960 EC nie pozwalają uznać, iż znak towarowy DUAL był używany w Polsce w sposób niedwuznaczny, rzeczywisty i poważny. Dokumenty te świadczą bowiem o używaniu znaku towarowego DUAL GOLD zarejestrowanego również na rzecz X. pod numerem [...], którego ochrona wygasła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu [...] kwietnia 2006 r., co jednak nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy. Organ wskazał również, iż znak DUAL GOLDbył przeznaczony do oznaczania towarów niemal identycznych, co znak DUAL, tj. środków do niszczenia szkodników, środków do leczenia awitaminozy roślin, środków grzybobójczych, nicieniobójczych, herbicydów, środków fitosanitarnych do leczenia chorób roślin. Dlatego też, w ocenie organu, uprawniona z prawa do tych dwóch znaków miała przekonanie, że są one odmienne i obydwa przeznaczyła do oznaczania niemal identycznych towarów. Zdaniem organu słowo "gold" zmienia odróżniający charakter znaku DUAL. Dlatego też organ uznał, iż nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., gdyż przepis ten dotyczy sytuacji innej niż występująca w niniejszej sprawie. Nie można zatem przyjąć, że używanie znaku DUAL GOLD stanowi jednocześnie używanie znaku DUAL Urząd Patentowy, po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów uznał zatem, że skarżąca nie przedstawiła materiałów dowodowych na okoliczność używania przedmiotowego oznaczenia w sposób rzeczywisty i poważny dla towarów wskazanych we wniosku, lub wskazujących, że nieużywanie to było usprawiedliwione. W związku z powyższym wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony znaku towarowego DUAL z powodu nieużywania znaku należało uznać za uzasadniony. W konsekwencji organ stwierdził, iż nie ma podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy DUAL SALT TECHNOLOGY, ponieważ znak towarowy DUAL, który był podstawą wniesienia sprzeciwu - wygasł. Na powyższą decyzję S. AG z siedzibą w B., Szwajcaria, reprezentowana przez pełnomocnika – rzecznika patentowego, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której zarzuciła: 1. naruszenie art. 169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. poprzez wadliwą wykładnię polegającą na nieprawidłowej ocenie przesłanek warunkujących stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oraz jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji gdy nie zaistniały podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia ochrony znaku towarowego DUAL, 3. naruszenie art. 169 ust 2 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, kiedy wnioskodawca nie legitymował się interesem prawnym w dacie stwierdzenia wygaśnięcia ochrony znaku towarowego DUAL, 4. naruszenie art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że używanie oznaczenia DUAL GOLD nie jest używaniem znaku towarowego DUAL, 5. naruszenie art. 170 ust. 1 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na nieuwzględnieniu niniejszego przepisu w stanie sprawy, w sytuacji gdy przed datą złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego miało miejsce rzeczywiste używanie znaku towarowego DUAL, 6. naruszenie art. 166 p.w.p. poprzez jego zastosowanie w stanie sprawy, w sytuacji, gdy były podstawy do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy DUAL SALT TECHNOLOGY, 7. naruszenie art. 15215 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uwzględnieniu go w stanie niniejszej sprawy, 8. naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7 i 77 § 1 k.p.a. polegające na naruszeniu zasady praworządności i pominięciu szeregu istotnych okoliczności sprawy, w szczególności nieprawidłowej ocenie i pominięciu części materiału dowodowego złożonego do akt sprawy, a ponadto naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. polegające na braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji. W związku z powyższym wniosła o uchylenie decyzji w całości. W ocenie skarżącej w przedmiotowej sprawie należało przede wszystkim ustalić, czy używanie znaku towarowego wraz z towarzyszącymi mu innymi elementami będącymi również zarejestrowanymi znakami towarowymi wypełnia znamiona rzeczywistego używania znaku. Skarżąca wskazała przy tym na orzecznictwo wspólnotowe, podkreślając, iż to od uprawnionego zależy w jaki sposób jego znaki towarowe będą używane w obrocie gospodarczym. Dlatego też, jej zdaniem, organ nieprawidłowo uznał, iż używanie znaku DUAL GOLD nie świadczy o używaniu również znaku DUAL. Ponadto skarżąca wskazała, iż skoro ustawodawca dopuszcza udzielenie na rzecz tego samego przedsiębiorcy praw ochronnych na takie same lub podobne znaku towarowe dla towarów identycznych lub podobnych, to rzeczywiste używanie danego oznaczenia w obrocie może być traktowane jako łączne używanie różnych zarejestrowanych znaków towarowych. Zdaniem skarżącej skoro nabycie zdolności odróżniającej w następstwie używania danego oznaczenia w innym znaku towarowym czy w połączeniu z innym znakiem towarowym jest prawnie dopuszczalne i pozwala na uzyskanie przez to oznaczenie samodzielnego bytu prawnego, to tym bardziej w sytuacji gdy występuje zarejestrowany znak towarowy stosowany w innym znaku towarowym, brak jest podstaw do przyjęcia, iż ten pierwszy stosowany na rynku nie jest. Skarżąca wskazała również, iż wadliwa wykładnia art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. spowodowała błędne uznanie, że używanie zarejestrowanego znaku DUAL w oznaczeniu "DUAL GOLD" nie stanowi jego używania. Dodanie słowa GOLD nie ma wpływu na zmianę charakteru odróżniającego całego oznaczenia. Znak DUAL mimo użycia go w znaku DUAL GOLD ciągle jest tym samym znakiem towarowym w niezmienionej postaci i pełni samodzielną rolę. Dlatego też używanie w obrocie oznaczenia DUAL GOLD świadczy o jednoczesnym używaniu znaku towarowego DUAL. Ponadto, zdaniem skarżącej, organ dokonał wadliwej oceny materiału dowodowego, gdyż za wiążący dla celów oceny rzeczywistego używania znaku uznał okres od 1997 do 2002 , zaś z drugiej strony wskazał, iż dowody złożone do akt sprawy dotyczące okresu od 2002 do 2007 r. stanowią o używaniu znaku towarowego DUAL GOLD a nie znaku DUAL. Świadczy to o naruszeniu przepisów, gdyż obowiązkiem organu jest podejmowanie wszelkich niezbędnych kroków zmierzających do dokładnego i pełnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, jak również spójnego i konsekwentnego logicznie uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia. Ponieważ ochrona znaku towarowego DUAL GOLD wygasła z dniem [...] czerwca 2006 r. (a nie jak wskazał organ w dniu [...] kwietnia 2006 r.) z powodu jego nieodnowienia organ powinien, zdaniem skarżącej, uznać, iż nie ma innego zarejestrowanego znaku niż znak towarowy DUAL i w tym zakresie wziąć pod uwagę fakturę z dnia 15 marca 2007 r. wskazującą na używanie znaku DUAL. Potwierdza ona bowiem rozpoczęcie używania znaku towarowego DUAL w rozumieniu art. 170 ust. 1 p.w.p. – przed złożeniem wniosku rozpoczęło się bowiem używanie znaku. Zdaniem skarżącej organ błędnie zastosował również art. 15215 p.w.p., gdyż regulacja powinna dotyczyć postępowań w zakresie międzynarodowych znaków towarowych, których ogłoszenie nastąpiło po wejściu w życie tego przepisu tj. po 1 listopada 2007 r. oraz art. 166 p.w.p., gdyż stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego DUAL nastąpiło z datą [...] czerwca 2002 r., a zatem znak ten pozostawał w mocy w dacie zgłoszenia znaku towarowego DUAL SALT TECHNOLOGY, tj. w dniu [...] listopada 2000 r. i w konsekwencji, w świetle art. 315 ust 3 p.w.p. stanowił przeszkodę w zakresie udzielenia mu ochrony. W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o oddalenie skargi uznając, iż zarzuty skarżącej są bezpodstawne. W ocenie organu dokumenty przedstawione przez skarżącą świadczyły o używaniu znaku DUAL GOLD, a nie znaku DUAL. Na rzecz skarżącej zostały zarejestrowane obydwa te znaki, są one różne i nie można uznać, iż używanie jednego z nich stanowi równocześnie używanie drugiego. Każdy z nich ma bowiem swój własny odróżniający charakter i są one odrębnie chronione. Zdaniem organu nie można uznać, iż prawnie dopuszczalne jest nabycie zdolności odróżniającej na skutek używania danego oznaczenia w innym znaku czy w połączeniu z innym znakiem i nie można przyjąć sytuacji, w której gdy zarejestrowany znak jest stosowany w innym znaku oznacza to, że ten pierwszy znak był używany. Organ podkreślił, iż znak DUAL i DUAL GOLD są odrębnymi znakami towarowym i powinny być używane w takiej formie w jakiej zostały zarejestrowane, a zatem nie można uznać, iż znak DUAL, w związku z tym, że został użyty w znaku DUAL GOLD w postaci niezmienionej ciągle stanowi ten sam znak towarowy. W ocenie organu nie ma znaczenia fakt wygaśnięcia znaku towarowego DUAL GOLD w 2006 r., gdyż przedstawione faktury z marca 2007 r. dotyczyły właśnie tego znaku, a nie znaku DUAL. Dlatego też nie ma podstaw, aby zastosować art. 170 ust. 1 p.w.p. Skarżąca niesłusznie również zarzuciła wadliwość zastosowania art. 15215 p.w.p., ponieważ przepis ten ma zastosowanie w przypadku wniosków, które zostały złożone po jego wejściu w życie, nie zaś do znaków towarowych, których ogłoszenie o uznaniu ochrony w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" nastąpiło po 1 listopada 2007 r. Za bezpodstawny uznał również organ zarzut dotyczący braku interesu prawnego wnioskodawcy w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku DUAL, z uwagi na fakt, iż wnioskodawca musi wykazać posiadanie interesu prawnego w dniu złożenia wniosku, czyli w tym przypadku w dniu 23 listopada 2007 r. Warunek ten został spełniony. Na rozprawie w dniu 19 marca 2010 r. pełnomocnik skarżącej poparł skargę wskazując, iż nieprawidłowe jest przyjęcie, że używanie znaków kombinowanych składających się z wielu elementów nie jest a priori używaniem jednocześnie elementów wchodzących w skład tego znaku. Na rozprawie w dniu 19 marca 2010 r., pełnomocnik uczestnika podstępowania wniósł o oddalenie skargi wskazując, iż znak towarowy DUAL GOLD został zarejestrowany w takiej formie, bez dodatku 960 EC. Wyrokiem z dnia 19 marca 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 1807/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. AG z siedzibą w B., Szwajcaria, na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] i [...] w przedmiocie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego DUAL oraz oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy DUAL SALT TECHNOLOGY. Sąd uznał, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyła skarżąca – S. AG z siedzibą w B., Szwajcaria, który wyrokiem z dnia 3 października 2011 r. sygn. akt II GSK 839/10 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie, ponieważ ma usprawiedliwione podstawy. Wskazał, iż w sytuacji, gdy w skardze kasacyjnej zarzuca się zarówno naruszenie prawa materialnego jak i naruszenie przepisów postępowania – jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - w pierwszej kolejności Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zarzut naruszenia przepisów postępowania. NSA uznał za zasadny zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. polegający na nieuchyleniu decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mimo naruszenia przez ten organ art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a., poprzez poczynienie wadliwych ustaleń dowodowych, sprowadzających się do uznania, iż dowody złożone w sprawie pochodzą z lat 2002-2006 (s. 3 uzasadnienia decyzji), podczas gdy w aktach sprawy znajduje się także faktura z 15 marca 2007 r., mająca istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż w aktach administracyjnych znajduje się faktura z 15 marca 2007 r. dotycząca. sprzedaży preparatu DUAL GOLD 960 EC 12 XI oraz DUAL GOLD 960 EC 4X 5 L. Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż znak towarowy DUAL GOLD [...] wygasł z dniem [...] czerwca 2006 r., a więc jako znak towarowy przestał istnieć od tej daty w obrocie (nie był zarejestrowany). Skoro znak towarowy DUAL GOLD przestał istnieć w obrocie prawnym po dniu 17 czerwca 2006 r. to organ winien był ocenić czy ten znak towarowy mógł być w tej sytuacji używany i wskazywany w przedmiotowej fakturze z dnia 15 marca 2007 r., czy też może faktura ta świadczy o używaniu innego znaku towarowego uprawnionego – np. znaku DUAL (i czy zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 170 ust. 1 p.w.p., a więc czy uprawniony nie wznowił używania tego znaku przed datą złożenia wniosku o unieważnienie, tj. w tej sprawie przed datą 23 listopada 2007 r. W świetle tych dowodów, stanowiących elementy stanu faktycznego tej sprawy, których dokładna analiza mogła mieć wpływ na wynik sprawy, przedwczesne jest stwierdzenie Sądu I instancji, iż w tej sprawie nie mógł mieć zastosowania przepis art. 170 ust. 1 p.w.p. (s. 15 uzasadnienia zaskarżonego wyroku) i że organ w tej sprawie nie naruszył przepisów art. 7 i art. 77 k.p.a., ponieważ dokonał analizy całego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał również za uzasadniony zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1) lit. c p.p.s.a. poprzez nieuchylenie decyzji UP RP mimo naruszenia przez ten organ art. 7 i art. 77 k.p.a. polegającego na nieuwzględnieniu w analizie i ocenie materiału dowodowego w sprawie istnienia trzeciego znaku (oprócz DUAL, DUAL GOLD), zarejestrowanego na rzecz skarżącego, tj. znaku GOLD [...], co mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Odnosząc się do podniesionego w skardze kasacyjnej zarzutu naruszenia przez WSA art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak ustosunkowania się w treści uzasadnienia zaskarżonego wyroku do braku ustosunkowania się do orzecznictwa europejskiego i polskiego dotyczącego rozumienia używania znaku powoływanego w skardze i w toku rozprawy, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż sąd administracyjny nie ma obowiązku w uzasadnieniu swego wyroku odnosić się do każdego wyroku czy to sądu polskiego, czy europejskiego wskazywanego i cytowanego przez skarżącego. Takiego obowiązku w żadnym wypadku nie da się wywieźć z treści art. 141 § 4 p.p.s.a. ani z żadnego innego przepisu ustawy. Natomiast winien on odnieść się do tych orzeczeń, z których skarżący wywodzi istotne dla oceny tej sprawy argumenty. Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do zarzutów prawa materialnego, tj. naruszenia przez Sąd I instancji art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię wyrażającą się w uznaniu, iż rzeczywiste używanie znaku ogranicza się do używania go w postaci wpisanej do rejestru i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie tego przepisu polegające na jego zastosowaniu w sprawie. Przypomniał, iż przepis ten stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa m. in. na skutek nieużywania zarejestrowanego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. W świetle brzmienia tego przepisu należy zauważyć, iż istotnie nie wynika z niego, że rzeczywiste używanie znaku towarowego ogranicza się do jego używania w postaci wpisanej do rejestru. Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez Sąd I instancji art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędna wykładnię polegającą na wadliwym uznaniu, że zmiana charakteru odróżniającego znaku towarowego polega na używaniu tego znaku towarowego z dodatkowymi elementami lub innymi znakami towarowymi, a w konsekwencji na niewłaściwym zastosowaniu tego artykułu ustawy poprzez jego niezastosowanie w stanie sprawy, przypomniał że w doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że z przepisu tego wynika, iż uprawniony do znaku towarowego może używać oznaczenia w postaci zmodyfikowanej w stosunku do jego postaci zarejestrowanej. Modyfikacje te nie mogą jednak dotyczyć elementów decydujących o odróżniającym charakterze znaku, ani nie mogą prowadzić do zmiany formy przedstawieniowej jako odróżniającej całości. Zwraca się uwagę, że zagadnienie wypełniania obowiązku używania znaku towarowego w wyniku korzystania z odmiennej postaci znaku, która zawiera w sobie lub nawet stanowi jako taka odrębny znak towarowy zarejestrowany lub nie - jest kontrowersyjne. Nie oznacza to jednak, iż organ patentowy nie powinien się z nimi zmierzyć. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu: "Łatwiejsza do rozstrzygnięcia jest sytuacja, w której używana postać znaku jedynie zawiera w sobie inny znak. W tej sytuacji drugi znak jest jedynie elementem używanej postaci danego znaku, który ma być używany. Trudniejsza sprawa jest gdy ten drugi, również samodzielny znak, jest na tyle silny pod względem zdolności odróżniającej w całym używanym znaku, że pełni w nim rolę dominującą. Należy przyjąć, że wówczas używany jest właściwie ten drugi znak, a dokładniej jego odmienna postać, a nie postać pierwszego ze wskazanych znaków. Charakter używanego znaku jest bowiem kształtowany przez ten z występujących w nim dwóch znaków, który ma większy wpływ na jego zdolność odróżniającą. Nie da się jednak całkowicie wykluczyć wyjątków w ocenie omawianej kwestii." (por. M. Trzebiatowski: Obowiązek używania znaku towarowego. Studia Prawa Prywatnego 2009, z. 3-4, s.22-223). NSA zwrócił także uwagę na stanowisko judykatury europejskiej w tej kwestii – np. wyrok SPI z 8 grudnia 2005 r. w sprawie CRISTAL (T-29/04, LEX nr 226113), w uzasadnieniu którego czytamy, iż: "Zdaniem Izby Odwoławczej może się zdarzyć, że dwa - lub więcej - znaki towarowe używane będą łącznie, lecz w sposób niezależny, wraz z nazwą przedsiębiorstwa producenta lub bez tej nazwy (...). Z powyższym poglądem należy się zgodzić. W niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z sytuacją, w której znak towarowy, do którego uprawniony jest interwenient, używany jest w postaci różniącej się od postaci zarejestrowanej, lecz z sytuacją, w której kilka oznaczeń jest w jednoczesnym użyciu, co nie wpływa na charakter odróżniający oznaczenia zarejestrowanego". (por. też wyrok ETS z 6 października 2005 r. w sprawie THOMPSON LIFE, C-120/04, wyrok ETS z 7 lipca 2007 r. w sprawie HAVE BREAK, C-353/03). Także w dotychczasowym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego można znaleźć stanowisko wskazujące na uznanie przez ten Sąd dużej swobody dysponowania znakiem towarowym przez uprawnionego. Wskazać można na wyrok NSA z 24 czerwca 2008 r., sygn. akt II GSK 251/08, w którym Sąd stwierdził, że: "Z uwagi na fakt, iż przeciwstawiony spornemu znakowi znak MILKA jest znakiem słownym, jego używanie może przejawiać się w sposób wybrany przez uprawnionego, co oznacza, że uprawniony może go nakładać na towary w dowolny choć nie naruszający warunków udzielonego prawa ochronnego, sposób. Może więc, oznaczając towary dla których znak uzyskał ochronę, wykorzystać znak słowny poprzez wkomponowanie go w zarejestrowane inne znaki, bądź dołączyć do elementów znanych, a należących do niego oznaczeń." (publ.http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W świetle powyższych rozważań Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, iż Sąd I instancji nie dokonał w niniejszej sprawie dostatecznie dogłębnej analizy treści wskazanych przepisów materialnych, tj. art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 p.w.p. podkreślając jednocześnie, iż obydwie formy naruszenia prawa materialnego, o których mowa jest w art. 174 pkt 1 p.p.s.a., tj. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, mogą się odnosić jedynie do sytuacji, gdy w ocenie wnoszącego skargę kasacyjna stan faktyczny sprawy został ustalony w sposób nie budzący wątpliwości. W przeciwnym razie czynienie Sądowi i instancji zarzutu naruszenia prawa materialnego jest co najmniej przedwczesne. A z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, ponieważ wnoszący skargę kasacyjną w pierwszej kolejności zarzucił Sądowi I instancji naruszenie przepisów postępowania polegające na nieuchyleniu decyzji Urzędu Patentowego w sytuacji gdy organ ten niedokładnie wyjaśnił stan faktyczny sprawy i nie rozpatrzył w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, a tym samym naruszył art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a., co mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Po ponownym rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną – art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Należy również podkreślić, iż zgodnie z art. 190 p.p.s.a. sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zatem, jak wynika z brzmienia tego przepisu sąd, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania, nie ma całkowitej swobody przy wydawaniu nowego orzeczenia. Sąd ten jest związany wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Związanie dokonaną przez ten sąd wykładnią ma szeroki zasięg, nie można bowiem oprzeć skargi kasacyjnej - od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy - na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że zasługuje ona na uwzględnienie ponieważ przy wydawaniu decyzji doszło do naruszenia prawa procesowego w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Przedmiotem skargi jest decyzja Urzędu Patentowego z dnia z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] i [...] w przedmiocie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego DUAL oraz oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy DUAL SALT TECHNOLOGY. Kwestia wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak podlegała ocenie w pierwszej kolejności z uwagi na treść art. 166 ust. 1 p.w.p.: "Prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5." Jak trafnie stwierdził Urząd Patentowy, ewentualne stwierdzenie wygaśnięcia ochrony wcześniejszego znaku, który był podstawą wniesienia sprzeciwu, czyni ten sprzeciw bezpodstawnym. Podstawą faktyczną wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego DUAL [...], było uznanie organu, iż znak ten nie był używany dla towarów wskazanych we wniosku (z klasy 5). Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Zgodnie zaś z ust. 2 tego artykułu Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Celem instytucji wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, o jakim mowa w art. 169 1 pkt 1 p.w.p. jest więc eliminowanie praw ochronnych na te oznaczenia, które nie są używane w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym przez dłuższy, określony w ustawie, czas. Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, obowiązkowi rzeczywistego używania oznaczenia czyni zadość tylko takie używanie, które pozostaje w związku z fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą. Oznacza to konieczność nakładania zarejestrowanego oznaczenia na towar i wprowadzanie do obrotu. Zdaniem Sądu organ prawidłowo ustalił, iż wnioskodawca ma interes prawny w stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, z uwagi na fakt, iż jego prawo ochronne zostało zagrożone poprzez złożenie sprzeciwu wobec jego udzielenia. Skarżąca obok znaku DUAL, posiada jeszcze dwa inne znaki z elementem DUAL: znak DUAL GOLD[...] (jego ochrona wygasła [...] czerwca 2006 r., a nie jak wskazał organ w dniu [...] kwietnia 2006 r.) oraz znak GOLD [...]. Organ uznał, że skoro skarżąca posiada inny znak, odrębnie zarejestrowany, to dowód jego używania nie może stanowić równocześnie dowodu używania przedmiotowego znaku towarowego oraz stwierdził, iż uprawniony może używać go w takiej postaci, w jakiej uzyskał prawo ochronne. Stanowisko takie jest błędne. Jak stwierdził NSA, z przepisu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie wynika, że rzeczywiste używanie znaku towarowego ogranicza się do jego używania w postaci wpisanej do rejestru. Jednocześnie podkreślił – przytaczając treść art. 169 ust. 5 p.w.p., że używanie znaku polegać może na używaniu go w postaci różniącej się w elementach, które jednak nie mogą zmieniać jego odróżniającego charakteru. Należy powtórzyć za NSA, że w orzecznictwie i doktrynie piśmiennictwie podkreśla się, że uprawniony do znaku towarowego może używać go w postaci zmodyfikowanej w stosunku do jego postaci zarejestrowanej. Rolą organu patentowego jest ocena, czy używanie znaku w modyfikowanej postaci stanowi używanie znaku zarejestrowanego. Przedstawione przez skarżącą dowody używania znaku DUAL, łącznie z fakturą z 15 marca 2007 r., winny być ocenione przez Urząd Patentowy z zachowaniem prawidłowej wykładni art. 169 ust. 1 pkt 1 i art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. Przy ocenie, czy dowód używania innego znaku niż zarejestrowanego można uznać za dowód używania tego drugiego, zwłaszcza w sytuacji gdy ochrona tego innego znaku wygasła, należy mieć na uwadze, iż modyfikacje postaci znaku nie mogą dotyczyć elementów decydujących o odróżniającym charakterze znaku, ani nie mogą prowadzić do zmiany formy przedstawieniowej jako odróżniającej całości. Pominięcie jednego z dowodów przedstawionych przez skarżącą (faktury z 15 czerwca 2007 r.) jako dowodu nie mającego znaczenia w sprawie, nieuwzględnienie w analizie i ocenie materiału dowodowego w sprawie istnienia (oprócz znaku DUAL, DUAL GOLD) jeszcze trzeciego znaku (GOLD) pozwala na stwierdzenie, iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania (art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a.) w stopniu mającym istotny wpływ na rozstrzygnięcie. Sąd nie podzielił natomiast zarzutu naruszenia art. 15215 p.w.p. W myśl art. 15215 p.w.p., termin z art. 169 ust. 1 p.w.p., w którym rozpoczyna się pięcioletni okres pięciu lat, biegnie od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o uznaniu ochrony. Przepis ten, jak również cały rozdział 41 dotyczący postępowania w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych został dodany do p.w.p. ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. Nr 136, poz. 958) z dniem 1 listopada 2007 r. i ma zastosowanie w przypadku wniosków, które zostały złożone po jego wejściu w życie, a nie w przypadku tych znaków towarowych, których ogłoszenie o uznaniu ochrony w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" nastąpiło po 1 listopada 2007 r. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego DUAL [...] został złożony w dniu 23 listopada 2007 r., nietrafny jest zatem zarzut skarżącej o niewłaściwym zastosowaniu tego przepisu. Zdaniem Sądu organ prawidłowo zastosował również w niniejszej sprawie art. 166 p.w.p. Artykuł 166 p.w.p. w ustępie 2 wprost wskazuje, iż zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego i podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie. Wniosek o wygaśnięcie został złożony przez uczestnika postępowania i został rozpatrzony w jednym postępowaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie, który był rozpatrywany po uznaniu za bezzasadny sprzeciwu złożonego przez skarżącą. Należy zwrócić uwagę, iż w ww. przepisie wskazuje się na fakt nieużywania znaku, a nie jak chce skarżąca datę wygaśnięcia prawa ochronnego. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy Urząd Patentowy zobowiązany będzie dokonać jeszcze raz pogłębionej analizy całego materiału dowodowego, w tym przedłożonej faktury z 2007 r. analizując ten dowód w kontekście art. 169 ust. 1 pkt 1 i art. 169 ust. 4 p.w.p. i dokonanej przez NSA wykładni prawa. Mając powyższe na uwadze skargę uznano za zasadną. Dlatego też Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a., uchylił zaskarżoną decyzję. Na zasadzie art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 i art. 205 § 2, 3 i 4 p.p.s.a. oraz na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076 z późn. zm.).