II GSK 1687/12

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędziowie NSA Magdalena Bosakirska (spr.) Maria Jagielska Protokolant Beata Kołosowska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 8 maja 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 161/12 w sprawie ze skargi G. Spółki z o.o. w Ł. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej P. z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 161/12 po rozpoznaniu sprawy ze skargi G. Spółki z o.o. w Ł. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] o częściowej odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny [...]: 1/ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] listopada 2010 r., 2/ stwierdził, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu i 3/ zasądził od organu na rzecz skarżącej koszty postępowania. I Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd I instancji przyjął za podstawę rozstrzygnięcia następujące ustalenia. W dniu [...] czerwca 2008 r. A. W. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą G. K. I. zgłosiła w Urzędzie Patentowym za numerem [...] znak towarowy słowno-graficzny [...] przeznaczony do oznaczania towarów w klasach: 16 (książki, gazety) i 28 (gry) oraz usług w klasach: 35 (sprzedaż detaliczna książek, książek audio, gazet, podręczników, multimediów, filmów, sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż zegarów, zegarków oraz biżuterii, mebli, wyposażenia biurowego, komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż gier i zabawek, sprzedaż odzieży, usługi reklamy na stronie internetowej) i 42 (doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego). W wyniku wymiany korespondencji z Urzędem zgłoszenie zostało sprecyzowane, co do klasy 35 i po zmianach obejmowało w tej klasie: – sprzedaż detaliczną książek, książek audio, gazet, podręczników, multimediów, filmów, – sprzedaż detaliczną artykułów e-gazety, e-podręczniki, e-książki, e-książki audio, puzzle, literatura obcojęzyczna, – sprzedaż zegarów, zegarków oraz biżuterii, mebli, wyposażenia biurowego, komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż gier i zabawek, – sprzedaż odzieży, – usługi reklamy na stronie internetowej. Decyzją z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] Urząd Patentowy działając na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej: "p.w.p." odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] w części dotyczącej: klas 16 i 28 oraz w klasie 35, co do wszystkich towarów określonych w zgłoszonych wykazach. Urząd uznał, że zgłoszony znak towarowy w zakresie klas 16, 28 i 35 jest podobny do słownych znaków towarowych [...] o nr: [...] zarejestrowanych na rzecz [...] w USA. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia [...] kwietnia 2011 r. A. W. zarzuciła naruszenie prawa materialnego tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez przyjęcie, że kolizyjne znaki są podobne do zgłoszonego przez nią znaku oraz, że zachodzi ryzyko skojarzenia zgłoszonego znaku ze znakiem wcześniejszym. Zarzuciła także naruszenie art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p. wskutek przyjęcia, że przeciwstawione znaki są znakami słownymi nie zaś słowno-graficznymi, a także naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7 i 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), dalej: "k.p.a" poprzez brak należytego zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego prowadzące do uznania, że znaki przeciwstawione są podobne do znaku zgłoszonego. Podkreśliła, że w jej znaku występują słowa [...] jako element wyróżniający, co w połączeniu z dodatkowym elementem graficznym (wizerunek [...]) dostatecznie odróżnia to oznaczenie od przeciwstawionych. Zarzuciła, że Urząd Patentowy skupił się tylko na porównaniu kategorii towarów i usług, nie uwzględniając, że przeciwstawione znaki służą wyłącznie do oznaczania produktów związanych z twórczością [...]. Skoro przeciwstawione znaki służą do oznaczania wąskiego i specjalistycznego zakresu produktów, to nie można przyjąć, że pozostają w konkurencji ze 190 tys. towarów, w tym ze 160 tys. tytułów książek oferowanych przez wnioskodawczynię. Zdaniem wnioskodawczyni przeciwstawione znaki nie obejmują klasy 35 i przy braku podobieństwa oznaczeń nieprawidłowa była odmowa udzielania prawa na zgłoszone oznaczenie w tej klasie. W piśmie z dnia [...] czerwca 2011 r. A. W. uzupełniła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy podnosząc zarzut naruszenia art. 8 i 11 k.p.a. Wniosła o uchylenie decyzji w całości, ewentualnie w części dotyczącej w klasie 16 podręczników szkolnych i gazet oraz w klasie 35 sprzedaży detalicznej artykułów: podręczniki szkolne, gazety, e-gazety, e-podręczniki, e-książki, e-książki audio, puzzle, literatura obcojęzyczna, usługi reklamy na stronie internetowej. Decyzją z dnia [...] lipca 2011 r. UP utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, a następnie działając w trybie art. 154 k.p.a. uchylił swoją decyzję z dnia [...] lipca 2011 r., gdyż była ona wydana przed dołączeniem do akt opisanego wyżej pisma strony z dnia [...] czerwca 2011 r. Po ponownym rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uzupełnionego pismem z dnia [...] czerwca 2011 r. UP wydał decyzję. Decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. Urząd Patentowy działając na podstawie art. 245 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] listopada 2010 r. Dokonując oceny podobieństwa oznaczeń Urząd przyjął, że słowo [...] jest słowem o największej sile odróżniającej, zwłaszcza, że w przeciwstawionych znakach występuje tylko to słowo, zaś zwrot [...] w kontekście towarów i usług, które sygnuje jest pozbawiony znamion odróżniających. Zatem identyczność słowa [...] w przeciwstawionych znakach jest wystarczająca do uznania, że porównywane znaki są podobne w stopniu mogącym wprowadzać odbiorców w błąd. Przeciwstawione znaki, jako znaki słowne korzystają z najszerszej ochrony, gdyż mogą być przedstawione w dowolnej formie graficznej. W zakresie podobieństwa towarów i usług Urząd zauważył, że podobieństwo (identyczność) towarów w klasie 16 zgłoszonego znaku (książki, gazety) oraz w klasie 16 znaku [...] (books, magazines) czy w klasie 28 zgłoszonego znaku (gry) oraz w klasie 28 znaku [...] (games) nie ulega wątpliwości. Odnośnie klasy 35, która nie jest zastrzeżona w żadnym z kolizyjnych znaków UP wskazał, że występuje jednorodzajowość towarów i usług, jeżeli nabywcy mogą sądzić, że towary/usługi są świadczone przez to samo przedsiębiorstwo. Towary i usługi oznaczone badanymi znakami są adresowane do tych samych nabywców, zaspakajają te same potrzeby, są towarami powszechnego użytku a krąg nabywców jest nieograniczony. W tej sytuacji organ przyjął, że istnieje jednorodzajowość towarów z klas 14, 16, 25 i 28 oraz usług w klasie 35, gdyż jest bardzo prawdopodobne, że producent będzie prowadził sklep firmowy, w którym będą sprzedawane towary sygnowane danym znakiem. Zaznaczył przy tym, że w postępowaniu zgłoszeniowym bada się podobieństwo towarów/usług i znaków tylko w sposób abstrakcyjny, w oderwaniu od ich obecności na rynku. W ocenie organu opisana zbieżność wykazuje, że znaki mogą wywołać na rynku ryzyko konfuzji, bo konsument nie będzie w stanie odróżnić źródła pochodzenia oznaczonych nimi towarów i usług. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 i 11 k.p.a. Urząd wyjaśnił, że w przypadku, gdy określenia użyte w wykazie towarów i usług nie są jednoznaczne, wzywa zgłaszającego do ich dookreślenia. Dopiero po ich sprecyzowaniu bada zgłoszone oznaczenie pod kątem ewentualnej kolizji. Zatem, pismo UP stanowiące wezwanie było odzwierciedleniem stosowanej przez organ procedury. Co do zarzutu, że siła odróżniająca zgłoszonego znaku ulega zwiększeniu w związku z jego charakterem, jako znaku firmowego UP wskazał, że ochrona nazw handlowych wynika z norm k.c. i k.s.h. W świetle tych unormowań prawo do nazwy przedsiębiorstwa nie ma charakteru bezwzględnego, a prawo do zarejestrowanego znaku jest prawem bezwzględnym skutecznym przeciw wszystkim. Możliwe jest równoległe posługiwanie się tą samą nazwą lub nazwiskiem przez wiele podmiotów, a w przypadku kolizji istnieje możliwość wprowadzenia dodatków różnicujących nazwę podmiotu zgłoszonego później. Prawo do znaku towarowego polega na uprawnieniu wyłącznym dla danego podmiotu umieszczania znaku towarowego na towarach i usługach, dla których ten znak został zarejestrowany oraz wprowadzaniu tak oznaczonych towarów i usług do obrotu. Oznaczenie musi być zdolne do wyróżniania jednostki gospodarczej, która go używa. Wobec tego, zdaniem organu, przy tak znacznym podobieństwie oznaczeń oraz jednorodzajowości lub identyczności towarów i usług zgłoszony znak nie mógłby spełniać swojej podstawowej funkcji – oznaczenia pochodzenia. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na powyższą decyzję złożyła G. Spółka z o.o. w Ł., do której A. W. wniosła swoje przedsiębiorstwo, jako wkład niepieniężny. Skarżąca spółka zaskarżyła decyzję z dnia [...] listopada 2011 r. w całości, wniosła o jej uchylenie w całości i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Zarzuciła naruszenie przepisów postępowania: a) art. 7 i 77 § 1 k.p.a. poprzez ich niezastosowanie wyrażające się w braku wyczerpującego przeanalizowania całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, w tym zasadniczych wniosków i twierdzeń zawartych w stanowisku skarżącej, szczególnie w jej piśmie z dnia [...] czerwca 2011 r., co doprowadziło do błędnego zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., b) art. 8 k.p.a. poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się w wydaniu przez organ decyzji sprzecznej z wcześniej przyjętym i zadeklarowanym wobec skarżącej stanowiskiem, co doprowadziło do błędnego zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i w konsekwencji do bezpodstawnego wydania zaskarżonej decyzji, i prawa materialnego: c) art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie wyrażające się w błędnej ocenie, co do zaistnienia poszczególnych przesłanek zastosowania tego przepisu, co doprowadziło do bezpodstawnego przyjęcia, że przesłanki te zostały spełnione i w następstwie tego do bezpodstawnego wydania zaskarżonej decyzji. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie. Wyrokiem z dnia 8 maja 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił obie decyzje UP. Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy naruszył art. 7 i 77 § 1 k.p.a., ponieważ nie odniósł się do alternatywnych wniosków skarżącej zawartych w piśmie z dnia [...] czerwca 2011 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Uczynił to dopiero w odpowiedzi na skargę, jednak argumentacji zawartej w odpowiedzi na skargę nie można traktować jako uzupełnienia decyzji. Sąd wskazał, że organ ma obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy, co następnie powinno znaleźć wyraz w uzasadnieniu decyzji zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. Oceniając poszczególne elementy wskazane w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i nie kwestionując stanowiska organu, co do pojmowania jednorodzajowości towarów, Sąd stwierdził, że Urząd nie odniósł się do nowej kategorii towarów i usług objętej klasą 35, zgłoszonej w zmienionym wykazie towarów tj. sprzedaży detalicznej e-książek i e-książek audio. Z przeciwstawionych znaków, zwłaszcza [...] i [...] wynikałoby, że odnoszą się do książek w formie papierowej. Zatem organ powinien rozstrzygnąć, czy sprzedaż detaliczna e-książek i e-książek audio może zostać uznana za podobną w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do książek objętych przeciwstawionymi znakami. W kwestii podobieństwa towarów Urząd powinien jednoznacznie wyjaśnić, czy przedmiotem odmowy udzielenia prawa ochronnego były książki i w ich ramach – podręczniki szkolne, bowiem na tle sformułowania zawartego w ostatnim wersie na s. 6 i pierwszym na s. 7 kontrolowanej decyzji, powstają wątpliwości, co do zakresu przedmiotu objętego odmową w zaskarżonym rozstrzygnięciu. Odnosząc się do podobieństwa znaków Sąd wskazał, że w zaskarżonej decyzji organ zajął się jedynie warstwą słowną kolizyjnych znaków, nie odnosząc się do warstwy graficznej zgłoszonego znaku, mimo że w decyzji z dnia [...] listopada 2010 r. przedstawił w tym zakresie swoje stanowisko (s. 3 decyzji.). W zaskarżonym rozstrzygnięciu uznał, że słowo [...] jest słowem o największej sile odróżniającej, a pozostałe słowa w znaku zgłoszonym nie posiadają takich znamion. Uwzględniając treść art. 132 ust. 2 pkt 2 i orzecznictwo NSA w tym zakresie Urząd powinien dokonać całościowej oceny podobieństw kolizyjnych oznaczeń zarówno w warstwie fonetycznej, wizualnej jak i znaczeniowej, z zastrzeżeniem, że do stwierdzenia kolizji nie jest wystarczające wystąpienie podobieństwa tylko w jednej płaszczyźnie. Sąd uznał, że Urząd nie zbadał wyczerpująco kwestii niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, co w tym zakresie uniemożliwia kontrolę legalności rozstrzygnięcia. Nieprawidłowości te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Skarżąca wskazywała, że sporny znak towarowy stanowi szyld i nazwę firmy, których używa od 2004 r., a przeciwstawione znaki takiego charakteru nie posiadają. Przez to, zdaniem skarżącej siła odróżniająca jej znaku jest znacznie większa aniżeli znaku pełniącego tylko funkcję oznaczania towaru. Do podanych twierdzeń organ odniósł się, ale rozważał tylko kwestię ochrony firmy, a nie zdolności odróżniającej znaku, będącego jednocześnie oznaczeniem firmy (szyldem firmy). W tym kontekście organ powinien dokonać oceny okoliczności podnoszonych przez skarżącą, jak i przedstawionych przez nią dowodów. Sąd zwrócił uwagę, że prawidłowa ocena rozstrzygnięcia organu wymaga dysponowania jego stanowiskiem, zawierającym odniesienie do wszystkich istotnych przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., gdyż sąd administracyjny nie czyni własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Jednak taka kontrola jest możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ. W tym zakresie uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie spełnia wymogów stawianych przez normę zawartą w art. 107 § 3 k.p.a. Formułując wskazania co do dalszego postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny polecił Urzędowi Patentowemu dokonać wszechstronnej oceny materiału dowodowego oraz szczegółowo ustosunkować się do zarzutów skarżącej. Jako podstawę prawną uchylenia zaskarżonych decyzji Sąd wskazał art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej: "p.p.s.a.". II Skargę kasacyjną złożył Urząd Patentowy RP. Wyrok zaskarżył w całości. Wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Wnoszący skargę kasacyjną na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a. zaskarżonemu wyrokowi zarzucił: I. naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 k.p.a. poprzez: 1) bezzasadne przyjęcie, że Urząd Patentowy nie podjął wszelkich niezbędnych kroków do dokładanego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, gdyż nie odniósł się wprost w zaskarżonej decyzji do alternatywnych wniosków skarżącej zawartych w piśmie z dnia [...] czerwca 2011 r. oraz nie rozstrzygnął, czy wskazana w wykazie towarów i usług w klasie 35 sprzedaż detaliczna e-książek i e-książek audio jest podobna w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do książek objętych przeciwstawionymi znakami, chociaż Urząd utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję przeprowadził szczegółową analizę podobieństwa towarów i usług przeciwstawionych znaków towarowych, rozważył wszystkie okoliczności sprawy i doszedł do przekonania, że żaden z alternatywnych wniosków skarżącej nie zasługiwał na uwzględnienie, a tym samym nie mogło to mieć istotnego wpływu na treść rozstrzygnięcia; 2) bezzasadne przyjęcie, że Urząd Patentowy oceniając podobieństwo przeciwstawionych znaków towarowych ocenił jedynie warstwę słowną, nie odnosząc się do warstwy graficznej zgłoszonego znaku towarowego, chociaż analiza podobieństwa znaków towarowych została przeprowadzona w sposób całościowy, z uwzględnieniem warstwy graficznej, fonetycznej i słownej; 3) bezzasadne przyjęcie, że Urząd Patentowy nie zbadał w sposób wyczerpujący kwestii niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności poprzez niedokonanie oceny wpływu wieloletniego używania znaku towarowego [...] w charakterze nazwy firmy (szyldu), chociaż Urząd Patentowy ocenił zarówno podobieństwo oznaczeń, jak i towarów i usług, do oznaczania których przeciwstawione znaki są przeznaczone, z uwzględnieniem odbiorców towarów oznaczonych tymi znakami towarowymi, natomiast Urząd Patentowy udzielając praw ochronnych, co do zasady, nie bada, w jaki sposób znaki używane są w obrocie gospodarczym; II. prawa materialnego tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że Urząd Patentowy badając ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd ma obowiązek zbadać, w jaki sposób badany znak towarowy jest używany, chociaż w postępowaniu zgłoszeniowym podobieństwo znaków towarowych bada się w oderwaniu od ich obecności na rynku, z wyjątkiem sytuacji, w których konieczne jest dokonanie oceny renomy, powszechnej znajomości lub wtórnej zdolności odróżniającej znaków. Uzasadniając zarzuty Urząd Patentowy stwierdził, że faktycznie w zaskarżonej decyzji nie wskazał wprost, iż w jego ocenie żaden z alternatywnych wniosków strony skarżącej (pismo z [...] czerwca 2011 r.) nie zasługiwał na uwzględnienie. Niemniej okoliczność ta, wobec szczegółowego przeanalizowania podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki, nie mogła mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia, ponieważ uzupełnienie zaskarżonej decyzji o brakujące wyjaśnienia Urzędu potwierdzałoby jedynie konieczność utrzymania w mocy decyzji z dnia [...] listopada 2010 r. Wbrew poglądowi wyrażonemu przez Sąd I instancji, Urząd rozstrzygnął kwestię, czy sprzedaż detaliczna e-książek i e-książek audio może być uznana za podobną w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do książek objętych znakami przeciwstawionymi, co znalazło odzwierciedlenie w treści uzasadnienia decyzji i skutkowało uznaniem podobieństwa. Badając podobieństwo przeciwstawionych znaków Urząd dokonał całościowej oceny znaków, podkreślając, że znakowi słowno-graficznemu przeciwstawiono znaki słowne, którym przysługuje znacznie szerszy zakres ochrony. Identyczność słowa [...] w przeciwstawionych znakach była wystarczająca do przyjęcia, że znaki te są podobne w stopniu mogącym wprowadzić odbiorców w błąd. Urząd nie miał obowiązku dokonywania oceny, w jaki sposób zgłoszony znak towarowy jest używany na rynku i jaki to mogło mieć wpływ na zdolność odróżniającą oznaczenia. Działając zgodnie z p.w.p. Urząd ocenił podobieństwo przeciwstawionych oznaczeń w sposób abstrakcyjny, w oderwaniu od tego jak znaki te są obecnie używane i zakładając potencjalną możliwość ich używania dla wszystkich towarów i usług wskazanych w wykazach towarów. G. Spółka z o.o. w Ł. na rozprawie złożyła pismo procesowe, w którym wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej. III Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw, zatem podlega oddaleniu. Na wstępie przypomnieć należy, że Sąd I instancji uchylił obie decyzje działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. i uznając, że doszło do naruszenia prawa procesowego polegającego na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych sprawy i niewystarczającym uzasadnieniu decyzji, które to braki powodowały niejasność, co do motywów i zakresu rozstrzygnięcia o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Zarzuty kasacyjne kwestionujące wskazane wyżej stanowisko Sądu I instancji nie są uzasadnione. W sprawie niniejszej wnioskodawczyni w piśmie z dnia [...] czerwca 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skierowała do Urzędu Patentowego żądanie uchylenia zaskarżonej decyzji w całości lub w części dotyczącej węższej niż we wniosku grupy towarów i usług w klasach 16 i 35 oraz udzielenie prawa ochronnego zgodnie z wnioskiem albo dla węższej niż we wniosku grupy towarów w klasie 16 (podręczniki szkolne i gazety) oraz usług w klasie 35 (sprzedaż detaliczna artykułów: podręczniki szkolne, gazety, e-gazety, e-podręczniki, e-książki, e-książki audio, puzzle, literatura obcojęzyczna, usługi reklamy na stronie internetowej). Na pismo to Urząd Patentowy nie zareagował w żaden sposób ani też nie przedstawił w uzasadnieniu decyzji swego stanowiska, co do tak sformułowanego wniosku. Tymczasem, ponieważ chodziło o istotną kwestię zakresu zaskarżenia i zakresu żądania udzielenia prawa ochronnego, Urząd powinien jasno określić i uzasadnić swoje stanowisko, w jakim zakresie rozpoznaje sprawę ponownie oraz jakiego zakresu wniosku dotyczy podjęte rozstrzygnięcie, a także czy i jakie znaczenie przypisuje pismu z dnia [...] czerwca 2011 r. Uzasadnienie decyzji powinno wyjaśniać sposób i przyczyny działania organu, w szczególności w sytuacji, kiedy sformułowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy mogą nasuwać wątpliwości. Organ powinien zatem wskazać, czy w jego ocenie doszło do modyfikacji żądania strony, a następnie wyjaśnić swoje stanowisko, co do obu żądań "alternatywnych". Jeżeli w ocenie organu pismo z dnia [...] czerwca 2011 r. nie miało wpływu na zakres żądania wnioskodawcy, które organ rozpatrywał, to powinno to znaleźć wyraz w uzasadnieniu decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska organu, co do ograniczonego wykazu towarów i usług. Należy zwrócić uwagę, że w piśmie z dnia [...] czerwca 2011 r. wnioskodawczyni "alternatywnie" ogranicza żądanie. W klasie 16 towarów, zamiast książek wskazała tylko podręczniki szkolne, zaś usługi w klasie 35 ograniczyła do sprzedaży węższej grupy towarów tj. podręczników szkolnych, gazet, e-gazet, e-podręczników, e-książek, e-książek audio, puzzli, literatury obcojęzycznej oraz reklamy na stronie internetowej, rezygnując niejako z przeznaczania zgłoszonego znaku do oznaczania sprzedaży: książek, książek audio, multimediów, filmów, zegarów, zegarków, biżuterii, mebli, wyposażenia biurowego, komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego, gier i zabawek, odzieży. Organ powinien zatem przeanalizować identyczność lub podobieństwo węższego zakresu towarów do towarów przeciwstawionych i wyjaśnić swoje stanowisko w tym względzie, a także szczegółowo wyjaśnić na czym polega jednorodzajowość i płynące z niej ryzyko konfuzji między przeciwstawionymi towarami w klasach 9, 14, 16, 25 i 28 oraz usług w klasie 35 polegających na sprzedaży wyżej zaprezentowanego węższego zakresu towarów. Samo stwierdzenie, że Urząd uznaje jednorodzajowość usługi sprzedaży w klasie 35: podręczników szkolnych, gazet, e-gazet, e-podręczników, e-książek, e-książek audio, puzzli, literatury obcojęzycznej oraz towarów w klasie 16: książek, stanowi zbyt powierzchowne potraktowanie problemu. Uznanie jednorodzajowość wymaga wyjaśnienia, dlaczego organ tę jednorodzajowość przyjmuje. Naczelny Sąd Administracyjny zwraca uwagę, że ryzyko wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia towarów i usług stanowi wypadkową identyczności (podobieństwa) znaków oraz identyczności (podobieństwa) towarów i usług, dla których są one zastrzeżone. Zatem, dla oceny ryzyka konfuzji, w przypadku stwierdzenia identyczności (podobieństwa) znaków, należy ocenić identyczność (podobieństwo) towarów i usług. Ocena ta powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem charakteru towarów, ich przeznaczenia, kręgu odbiorców i warunków zbytu. W wyroku Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 23 października 2002 r., sygn. akt T-388/00 (publik. LEX nr 141116) Sąd ten wyjaśnił, że istotne czynniki charakteryzujące relację między przeciwstawionymi towarami i usługami to charakter, przeznaczenie oraz sposób wykorzystania towarów i usług a także kwestia czy przedmiotowe towary i usługi wzajemnie się uzupełniają i konkurują ze sobą. Nie ulega wątpliwości, że organ wydając obie decyzje, choć przytoczył przepis prawa i dokonał jego prawidłowej wykładni, to do wykładni tej się nie zastosował i nie zanalizował w sposób wyczerpujący podobieństwa towarów i usług ograniczając się do stwierdzenia, że fakt jednorodzajowości towarów i usług jest bezsporny. Zasadnie Sąd I instancji uznał, że taka konstatacja jest niewystarczająca i dokonana z naruszeniem art. 77 § 1 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a. Pierwszy zarzut kasacyjny jest zatem nieusprawiedliwiony. Nie jest także usprawiedliwiony drugi zarzut kasacyjny dotyczący niewystarczającej oceny podobieństwa znaków. Zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. ocena ta powinna być zawarta w uzasadnieniu decyzji, a zamieszczenie jej w odpowiedzi na skargę albo w uzasadnieniu skargi kasacyjnej nie usuwa wad decyzji i stanowi uchybienie procesowe, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, bowiem nie wiadomo, czy ocena była wnikliwa i czy gdyby była wnikliwa doprowadziłaby organ do takich samych wniosków. W sprawie niniejszej w obu decyzjach porównanie obu znaków jest bardzo pobieżne, mimo że organ prawidłowo wyjaśnił na wstępie rozważań, że powinno być ono uczynione w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Całkowite pominięcie znaczenia warstwy graficznej z uwagi na fakt, że znak wcześniejszy jest znakiem słownym o najszerszej ochronie nie jest właściwe. Gdyby tak było, badanie podobieństwa w warstwie wizualnej (a zatem ocena grafiki) byłoby właściwie zbędne w sytuacji, gdy porównywane są znaki słowne i graficzne. Tymczasem w orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że konieczne jest przeprowadzenie całościowej oceny porównywanych znaków, bowiem znak towarowy postrzegany jest jako całość (por. np. wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2012 r., sygn. akt T-133/09, publik. LEX nr 1167658), w którym Sąd ten wyjaśnił, że: "Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących. Decydującą rolę w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odgrywa sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali."). Okoliczność, że znak wcześniejszy jest znakiem słownym nie zwalnia od porównywania znaków w trzech płaszczyznach i rozważania, czy i ewentualnie jaki wpływ na ryzyko konfuzji ma funkcjonowanie znaku na każdej z tych płaszczyzn. Rację ma organ, że podobieństwo na jednej z płaszczyzn determinuje kolizję między znakami, ale ta kolizja stanowi dopiero początek rozważań dotyczących istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów, a w szczególności istnienia ryzyka skojarzenia zgłoszonego znaku ze znakiem wcześniejszym. W sprawie niniejszej takich rozważań zabrakło, zatem ocena Sądu I instancji była zasadna a zarzuty kasacyjne w tej części muszą być uznane za nieusprawiedliwione. Naczelny Sąd Administracyjny łącznie rozpoznaje zarzut dotyczący naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. polegającą na uznaniu, że w sprawach dotyczących udzielenia ochrony na znak towarowy należy badać sposób używania zgłoszonego znaku i ostatni zarzut naruszenia prawa procesowego (art. 7 i 77 § 1 k.p.a.) przez uznanie za potrzebne prowadzenia postępowania dowodowego, co do sposobu używania zgłoszonego znaku, bowiem oba zarzuty dotyczą tego samego zagadnienia. Na wstępie przypomnieć należy, że materialnoprawne skutki prawa pierwszeństwa ustanowionego w art. 123 p.w.p. uregulowane są m.in. w art. 132 ust. 2 p.w.p., który określa tzw. względne przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego /.../ zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Z powołanego przepisu wynika, że gdy chodzi o udzielanie praw ochronnych na znaki identyczne lub podobne dla towarów identycznych lub podobnych, prawo ochronne udzielone na znak zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem stanowi przeszkodę dla udzielenia prawa ochronnego na znak zgłoszony później, zaś znak zgłoszony do ochrony później nie wpływa na prawo wcześniejsze. Zgłoszenie dokonane z późniejszym pierwszeństwem nie może "przeszkadzać" prawu zgłoszonemu wcześniej i to zarówno na etapie udzielenia prawa, jak i jego funkcjonowania w obrocie, a zakres tego niedopuszczalnego "przeszkadzania" określony jest w art. 132 ust. 2 p.w.p. Znak towarowy zgłoszony z późniejszym pierwszeństwem nie może "wchodzić w przestrzeń już zajętą" przez znak wcześniejszy. Ustanowienie względnych przeszkód udzielania praw ochronnych ma za zadanie ochronę wypełniania funkcji odróżniających przez znaki towarowe już objęte ochroną, nie zaś tych, które jeszcze ochrony nie mają. Jest oczywiste, że zakres tej ochrony nie może być osłabiony lub niweczony przez działania faktyczne zgłaszającego znak późniejszy. Zatem sposób używania oznaczenia zgłoszonego do ochrony z późniejszym pierwszeństwem nie może wpływać na ocenę, czy ochrona może być udzielona. Stanowisko przeciwne spowodowałoby, że "ekspansywne" zachowanie zgłaszającego znak późniejszy osłabiałoby pozycję znaku już chronionego, co nie znajduje żadnej podstawy w uregulowaniach prawnych i zaprzecza funkcji udzielania praw ochronnych. W tym znaczeniu pogląd organu, że badając dopuszczalność udzielenia prawa ochronnego nie bada sposobu używania zgłoszonego znaku jest oczywiście trafny. Należy jednak zauważyć, że Sąd I instancji nie uznał za konieczne badania sposobu dotychczasowego używania znaku zgłoszonego do ochrony, a jedynie wskazał, że okoliczność, iż znak zgłoszony do ochrony funkcjonował od wielu lat jako nazwa firmy zgłaszającego powinna być rozważona przez organ, skoro jest podnoszona przez stronę jako mająca znaczenie dla sprawy. To stanowisko Sądu jest trafne. Tymczasem, wywody organu zawarte w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] listopada 2011 r. dotyczące znaczenia firmy w obrocie prawnym i ochrony prawa do firmy w istocie rzeczy nie dotyczą problemu, który występuje w sprawie niniejszej i na który powołuje się strona. Strona nie zarzuca bowiem, że jej prawo do firmy jest naruszone poprzez wcześniejsze znaki przeciwstawione, tylko uważa, że fakt, iż zgłoszony przez nią znak stanowi jednocześnie nazwę jej firmy używaną od 2004 r. ma wpływ na zdolność odróżniającą zgłoszonego znaku. Należało rozważyć, czy i jakie znaczenie dla oceny zdolności odróżniającej i "siły" zgłoszonego znaku przy ocenie podobieństwa znaków ma okoliczność, że jest on jednocześnie nazwą firmy zgłaszającej, która to firma funkcjonuje na rynku od wielu lat i znana jest odbiorcom, a następnie czy ma to wpływ na ryzyko błędu u odbiorców. Konieczność przedstawienia omawianych rozważań nie przesądza oczywiście, że wcześniejsze używanie nazwy firmy, w takim samym kształcie jak zgłoszony następnie znak towarowy, niweczy niebezpieczeństwo błędu u odbiorców. Mając na uwadze powyższe należy uznać za nieusprawiedliwione zarzuty naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., bowiem Sąd I instancji nie dokonał zarzucanej mu przez organ błędnej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i nie nakazał badania sposobu używania znaku zgłoszonego do ochrony. W tym stanie rzeczy wszystkie zarzuty skargi kasacyjnej są nieusprawiedliwione, zatem działając na podstawie art. 184 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.