II GSK 528/15

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędzia NSA Marzenna Zielińska Protokolant Beata Cisek-Chojnacka po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej C. S.A., [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 22 września 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 719/14 w sprawie ze skargi C. S.A., [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na międzynarodowy znak towarowy oraz oddalenia sprzeciwu od decyzji o udzieleniu ochrony na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną decyzję; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz C. S.A., [...] 2650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 września 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 719/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę C. z siedzibą w P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia międzynarodowego znaku towarowego w zakresie wszystkich towarów w klasie 5 oraz oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że w dniu [...] listopada 2011 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw C. wobec decyzji z dnia [...] listopada 2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "NutraRegularis" o numerze [...] udzielonego na rzecz B. z siedzibą w A., przeznaczonego do sygnowania towarów w klasie 5, tj. preparatów farmaceutycznych i wyrobów medycznych zawartych w tej klasie, mineralnych, witaminowych i ziołowych suplementów diety do celów medycznych, preparatów witaminowych i preparatów mineralnych do celów medycznych. Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw podał art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 ze zm. - dalej jako p.w.p.), podnosząc że znak towarowy "NutraRegularis" jest podobny do należącego do niego znaku towarowego "ActiRegularis" o numerze [...], przeznaczonego do sygnowania towarów w klasach 5, 29, 30, 32, przy czym w klasie 5 występują następujące towary: produkty farmaceutyczne, fermenty mleka (enzymy białka) do użytku farmaceutycznego i laktozy, produkty dietetyczne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, czyli mleczna mączka, zupy, zupy odwodnione, mleko, mleko w proszku, kompoty owocowe, przeciery warzywne, suszone przeciery warzywne, soki owocowe i warzywne oraz zboża dla niemowląt. Zdaniem strony, w sprawie występuje "wysoki stopień podobieństwa" między porównywanymi towarami oraz porównywanymi znakami. Ponadto wnoszący sprzeciw powołał się na renomowany charakter znaku towarowego "ActiRegularis", który "pojawił się w obrocie już w 2005 r. na jogurtach [...] i od tamtej pory jest intensywnie używany i reklamowany oraz promowany przy pomocy różnych mediów". W odpowiedzi uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy "NutraRegularis" uznał sprzeciw za bezzasadny ze względu na brak podobieństwa między znakami oraz okoliczność, że element "regularis" jest często stosowany w znakach towarowych, szczególne w przypadku znaków służących do sygnowania towarów wpływających "na prawidłowe funkcjonowanie organizmu". Z kolei w dniu 24 kwietnia 2012 r. do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego wpłynął wniosek B. o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "ActiRegularis" o numerze [...] z powodu jego nieużywania. Wnioskodawca podniósł, że znak towarowy nie był używany w Polsce w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15215 p.w.p. w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat od dnia ogłoszenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego RP informacji o uznaniu jego ochrony, tj. od dnia [...] kwietnia 2006 r. Wnioskodawca wyjaśnił ponadto, że jego interes prawny w powyższej sprawie wynika z faktu wniesienia przez C. sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "NutraRegularis". W odpowiedzi uprawniony z prawa ochronnego do znaku towarowego "ActiRegularis" stwierdził, że wniosek jest nieuzasadniony i wniósł o jego oddalenie. Wyjaśnił, co oznacza rzeczywiste używanie znaku towarowego oraz przedstawił materiały dowodowe dotyczące wielkości oraz wartości sprzedaży "produktów [...] ActiRegularis" w latach 2006-2012, a także dane dotyczące ich udziału w rynku w latach 2006-2009. Na rozprawie w dniu [...] września 2013 r. B. stwierdziła, że żaden z materiałów przedstawionych przez stronę przeciwną nie dowodzi, iż znak towarowy "ActiRegularis" był używany w związku z towarami, dla jakich jest przeznaczony, czyli z produktami farmaceutycznymi. Oświadczyła, że nie kwestionuje używania znaku towarowego "ActiRegularis" dla bakterii mlekowych w produktach mlecznych. Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy "ActiRegularis" wniósł z kolei o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka I. B. - specjalisty ds. prawa żywnościowego "na okoliczność wykazania używania znaku towarowego »ActiRegularis« dla bakterii mlekowych w produktach mlecznych uprawnionego". Jej zdaniem, dowody wskazują na używanie znaku towarowego dla fermentów mleka do użytku farmaceutycznego i laktozy oraz produktów dietetycznych do celów medycznych, a mała widoczność oznaczenia "ActiRegularis" na opakowaniu nie ma znaczenia. Decyzją z dnia [...] września 2013 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 6 w związku z art. 15215, a także art. 246 i 247 ust. 2 i art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 166 p.w.p. oraz na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. postanowił stwierdzić wygaśnięcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "ActiRegularis" o numerze [...] w zakresie wszystkich towarów w klasie 5 z dniem [...] kwietnia 2011 r. oraz oddalić sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "NutraRegularis" o numerze [...]. Organ podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie miał zastosowanie art. 166 p.w.p., zgodnie z którym wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie w związku z tym, że prawo ochronne nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak towarowy jest podobny do wcześniejszego znaku, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 i 5. Organ stwierdził, że C. podnosiła, iż używała znaku towarowego "ActiRegularis" w odniesieniu do bakterii mlekowych w produktach mlecznych, a także fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych i laktozy, a także produktów dietetycznych dla celów leczniczych. Przyznała natomiast, że nie podjęła używania spornego znaku towarowego w pozostałym zakresie, w tym w odniesieniu do produktów farmaceutycznych, żywności dla niemowląt, czyli mlecznej mączki, zup, zup odwodnionych, mleka, mleka w proszku, kompotów owocowych, przecierów warzywnych, suszonych przecierów warzywnych, soków owocowych i warzywnych oraz zboża dla niemowląt. Organ uznał, że przedstawione przez stronę dowody na okoliczność używania znaku: nie zawierają żadnej daty i samodzielnie nie świadczą o wprowadzaniu do obrotu znaku towarowego w odniesieniu do towarów ujętych w jego klasie 5, w szczególności fermentów mleka (enzymów białka) do użytku farmaceutycznego; dotyczą jedynie produktu (jogurtu) o nazwie [...] wpływającego na "komfort trawienny", zaś nie dotyczą wprowadzania na rynek polski produktu sygnowanego znakiem towarowym ACTIREGULARIS. Także faktury załączone do akt sprawy nie wskazują na to, że dotyczą produktu sygnowanego znakiem ACTIREGULARIS, ponieważ w ich treści pojawiają się jedynie nazwy takie jak "[...]", "[...]", "[...]", "[...]". Organ uznał, że nabywca w trakcie wyboru i zakupu jogurtu będzie kierował się nazwą ACTIVIA. Stąd zdaniem organu, żaden z załączonych materiałów nie dowodzi rzeczywistego, poważnego i niedwuznacznego używania w obrocie znaku towarowego ACTIREGULARIS w odniesieniu do wskazanych w wykazie towarów z klasy 5 spornego znaku towarowego w okresie od dnia [...] kwietnia 2006 r. do dnia [...] kwietnia 2011 r. Dokumenty mogą świadczyć co najwyżej o używaniu innego znaku towarowego, a mianowicie znaku "ACTIVIA", który jest zarejestrowany na rzecz C. Uprawniony nie przedstawił zatem materiałów dowodowych na okoliczność używania oznaczenia w sposób rzeczywisty dla towarów wskazanych we wniosku, lub wskazujących, że nieużywanie to było usprawiedliwione. W tej sytuacji organ uznał za uzasadniony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony znaku towarowego "ActiRegularis" z powodu jego nieużywania. Natomiast wniosek o przesłuchanie I. B. na okoliczność wykazania używania znaku towarowego "ActiRegularis" dla bakterii mlekowych w produktach mlecznych został oddalony z uwagi na to, że okoliczność ta nie była kwestionowana przez stronę przeciwną. Bakterie mlekowe nie należą bowiem do towarów objętych ochroną spornym znakiem towarowym. Rozpatrując następnie sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "NutraRegularis", organ stwierdził, że sprzeciw jest nieuzasadniony, gdyż została wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa ochronnego międzynarodowego znaku towarowego "ActiRegularis", które z kolei było podstawą wniesienia sprzeciwu. Wobec powyższego, mając na względzie treść art. 166 ust. 1 p.w.p., organ uznał, że nie ma podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "NutraRegularis" z uwagi brak skutecznego przeciwstawienia w postaci prawa wyłącznego "ActiRegularis" w zakresie towarów w klasie 5. Odnośnie naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. organ stwierdził, że C. nie wykazała ani renomy znaku towarowego "ActiRegularis" ani nie przedłożyła dowodów na używanie tego znaku w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. skargę na powyższą decyzję, podnosząc, że znak "ActiRegularis" jest używany dla bardzo dobrze znanych na rynku probiotycznych bakterii mlekowych występujących w jogurtach i innych wyrobach mlecznych, mających działanie prozdrowotne i dietetyczne, wspomagających i regulujących pracę jelit oraz wspomagających leczenie dolegliwości związanych z zaburzeniami funkcjonowania jelit. Na zdjęciach opakowań, obok znaku towarowego Activia występuje także zawsze znak towarowy "ActiRegularis", wskazując w ten sposób na zawartość w jogurcie konkretnego, probiotycznego szczepu bakterii mlekowych. W ocenie skarżącej, Urząd Patentowy RP dokonał wadliwej interpretacji pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego, uznając, że w sytuacji kiedy znak towarowy towarzyszy na opakowaniu innemu znakowi towarowemu, nie jest on rzeczywiście używany w obrocie. Odnośnie wniosku o przesłuchanie świadka skarżąca stwierdziła, że miał on złożyć zeznania na okoliczność wykazania używania spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów z klasy 5 (zgodnie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia). Tym samym jego zeznania miały dotyczyć używania znaku dla fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych i produktów dietetycznych do celów leczniczych, miał on także potwierdzić sposób używania znaku "ActiRegularis" na opakowaniach produktów [...]. Ponadto skarżąca podniosła, że znak towarowy "ActiRegularis" rzeczywiście był podstawą wniesienia sprzeciwu, niemniej jednak decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia wydana została jedynie w zakresie klasy 5. Stąd, nie było przeszkód, aby przeprowadzić analizę przesłanek podobieństwa towarów w zakresie towarów, które nie zostały objęte decyzją o stwierdzeniu wygaśnięcia, w szczególności fermentów mlekowych. Dodatkowo, Urząd nie odniósł się także w ogóle do kwestii podobieństwa oznaczeń, a przecież określone ustalenia w tym zakresie mogłyby wywrzeć wpływ na całościową ocenę ryzyka konfuzji. Ponadto w ocenie skarżącej, organ wadliwie podszedł do oceny materiału dowodowego złożonego na okoliczność renomy, utożsamiając jego treść z przesłankami rzeczywistego używania znaku. W decyzji powinny znaleźć się rozważania odnośnie wykazania kryteriów renomy znaku - długość używania, zakres, udział w rynku, wielkość sprzedaży, rozpoznawalność, wydatki na reklamę, formy reklamy. Wyrokiem z dnia 22 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji stwierdził, że organ prawidłowo uznał, iż w sprawie miał zastosowanie art. 166 p.w.p. W ocenie Sądu I instancji, organ prawidłowo ustalił, iż C. nie wykazała, że używała znaku towarowego "ActiRegularis" dla towarów klasie 5 w tym w odniesieniu do fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych i laktozy, a także produktów dietetycznych dla celów leczniczych. Zdaniem Sądu I instancji, wbrew twierdzeniom organu, przedłożony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na używanie we wskazanym okresie międzynarodowego znaku "ActiRegularis". Przy czym bez wpływu na ocenę używania znaku pozostaje fakt, że był on używany łącznie ze znakiem ACTIVIA. Jednakże zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza używanie międzynarodowego znaku "ActiRegularis" tylko i wyłącznie w odniesieniu do bakterii mlekowych w produktach mlecznych, które jak słusznie uznał organ nie należą do towarów objętych ochroną znakiem towarowym "ActiRegularis". Sąd I instancji nie zgodził się ze skarżącą, że bakterie te należy zaliczyć do grupy towarów z klasy 5, tj. fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych i laktozy, a także produktów dietetycznych dla celów leczniczych. Szczepy bakterii mlekowych wykorzystywane są zarówno w branży spożywczej m.in. do produkcji jogurtów, kefirów, kapusty kiszonej, ogórków, jak i farmaceutycznej (szczepy bakterii są składnikami probiotyków, których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym, poprzez immunomodulację oraz zachowanie prawidłowej flory fizjologicznej). Towary takie jak: jogurty, fermentowane produkty mleczne, kwas mlekowy umieszczone zostały w klasie 29, a zatem nie można ich utożsamiać z towarami z klasy 5. Z tej przyczyny Sąd I instancji uznał, że zachodziły podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "ActiRegularis" w zakresie wszystkich towarów w klasie 5. Mając na względzie treść art. 166 ust. 1 p.w.p., organ uznał zatem zasadnie, że nie ma podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "NutraRegularis" z uwagi brak skutecznego przeciwstawienia w postaci prawa wyłącznego "ActiRegularis" w zakresie towarów w klasie 5. Za bezpodstawne WSA uznał żądanie skarżącej, aby w tej sytuacji organ przeprowadził analizę przesłanek podobieństwa towarów w zakresie towarów, które nie zostały objęte decyzją o stwierdzeniu wygaśnięcia, w szczególności fermentów mlekowych, skoro sprzeciw dotyczył prawa ochronnego na znak towarowy "NutraRegularis" w zakresie towarów z klasy 5. Za bezzasadny Sąd uznał również zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., bowiem C. nie wykazała ani renomy znaku towarowego ani nie przedłożyła dowodów na używanie znaku w sposób rzeczywisty w obrocie gospodarczym dla towarów z klasy 5. Zdaniem Sądu I instancji, organ zasadnie oddalił wniosek o przesłuchanie świadka – I. B. uznając, że używanie spornego znaku towarowego "ActiRegularis" dla bakterii mlekowych w produktach mlecznych nie było kwestionowane przez stronę przeciwną i nie ma znaczenia dla sprawy. C. zaskarżyła wyrok WSA w W. z dnia 22 września 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 719/14 w całości skargą kasacyjną, wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów postępowania w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie: 1. art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez brak oparcia rozstrzygnięcia o akta sprawy, polegający na wadliwym uznaniu, że w aktach nie znajdował się materiał dowodowy potwierdzający rzeczywiste używanie znaku towarowego ActiRegularis w odniesieniu do fermentów mlekowych do celów farmaceutycznych i laktozy i produktów dietetycznych do celów leczniczych sklasyfikowanych w klasie 5 oraz potwierdzający używanie i renomowany charakter znaku towarowego ActiRegularis w odniesieniu do bakterii mlekowych i produktów mlecznych z klasy 29; 2. art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez sporządzenie nieprawidłowego uzasadnienia wyroku, polegające na: - braku wyjaśnienia motywów uznania decyzji organu za prawidłową w sytuacji uznania zasadniczej części twierdzeń Urzędu Patentowego za wadliwe i dokonanie przez Sąd odmiennych niż w decyzji ocen stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy; - braku wyjaśnienia motywów zaakceptowania stanowiska organu odnośnie odstąpienia przez niego od zbadania materiału dowodowego na okoliczność wykazania działania bakterii mlekowej Bifidobacterium lactis DN-173010 jako prozdrowotnego, wspomagającego i regulującego pracę jelit oraz wspomagającego dolegliwości i choroby związane z zaburzeniami funkcjonowania jelit; - braku wyjaśnienia motywów wyroku w zakresie uznania, że bakteria Bifidobacterium lactis DN-173010 wykazuje działanie analogiczne jak standardowe bakterie mlekowe występujące w wyrobach mlecznych; - braku odniesienia się do zarzutów skarżącego odnośnie nieprawidłowego postępowania organu w zakresie oceny materiału dowodowego złożonego na okoliczność używania znaku towarowego ActiRegularis w kl. 5; - braku odniesienia się do zarzutu skarżącego odnośnie wadliwego postępowania organu w zakresie oceny renomowanego charakteru znaku towarowego ActiRegularis; - braku odniesienia się do zarzutu skarżącego, iż podobieństwo towarów (przesłanka zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) nie musi być warunkowane przynależnością do tej samej klasy towarowej wg klasyfikacji nicejskiej, 3. "art. 145 § 1 ust. 1 lit. c" p.p.s.a. polegające na jego niezastosowaniu w sytuacji podstaw do stwierdzenia naruszenia przez Urząd Patentowy RP art. 7, 77 § 1, 75 § 1, 78 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. przy wydawaniu decyzji z uwagi na: uznanie za prawidłową decyzję organu w sytuacji, kiedy została ona wydana w zasadniczej części w oparciu o ustalenia faktyczne i prawne, które Sąd uznał w wyroku za nieprawidłowe; brak uznania za nieprawidłowe postępowania organu w przedmiocie zbadania rzeczywistego używania znaku towarowego ActiRegularis w klasie 5 z pominięciem istotnych dowodów mogących przyczynić się do wyjaśnienia istoty sprawy; poczynienie wadliwych ustaleń w zakresie uznania, że wykazane materiałem dowodowym działanie bakterii Bifidobacterium DN-173010 nie prowadzi do wykazania używania znaku towarowego ActiRegularis w kl. 5; oddalenie dowodu z zeznań świadka, co miało istotny wpływ na wynik sprawy, wadliwe uznanie, że używanie znaku towarowego ActiRegularis dla szczepu Bifidobacterium DN-173010 występującego w jogurtach oferowanych w sektorze branży spożywczej wyklucza możliwość uznania bakterii za produkt o znaczeniu wspomagającym pracę jelit oraz wspomagającym leczenie dolegliwości i chorób związanych z zaburzeniami funkcjonowania jelit; brak analizy podobieństwa towarów poza granicami tożsamości klas towarowych klasyfikacji nicejskiej, 4. "art. 145 § 1 ust. 1 lit. c" p.p.s.a. polegające na jego niezastosowaniu w sytuacji podstaw do stwierdzenia naruszenia przez Urząd Patentowy RP art. 166 p.w.p., z uwagi na okoliczność, iż organ zastosował ten przepis i uznał sprzeciw za bezpodstawny pomimo występowania innych przesłanek faktycznych i prawnych uzasadniających jego rozpoznanie, 5. "art. 145 § 1 ust. 1 lit. c" p.p.s.a. polegające na jego niezastosowaniu w sytuacji podstaw do stwierdzenia naruszenia przez Urząd Patentowy RP art. 7 i 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. przy wydawaniu decyzji, z uwagi na brak przeprowadzenia postępowania w zakresie ustalenia renomowanego charakteru znaku towarowego ActiRegularis dla towarów z klasy 29 oraz odstąpienie przez organ od zbadania istotnych przesłanek i okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jako podstawy unieważnienia znaku towarowego NutraRegularis, takich jak charakter renomy znaku wcześniejszego, podobieństwo oznaczeń, charakter towaru, 6. art. 151 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi przy braku przesłanek pozwalających stwierdzić legalność decyzji Urzędu Patentowego RP. Ponadto skarżąca postawiła zarzut naruszenia prawa materialnego: 1. art. 166 ust. 1 p.w.p. poprzez jego wadliwą wykładnię polegającą na uznaniu, że stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy będący podstawą sprzeciwu automatycznie skutkuje oddaleniem sprzeciwu niezależnie od zakresu towarów, dla jakich znak wygasł, a także niezależnie od podstawy prawnej sprzeciwu, 2. art. 166 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., poprzez jego wadliwe zastosowanie polegające na uznaniu, że stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy ActiRegularis w kl. 5 czyni sprzeciw bezpodstawnym, podczas gdy organ winien zbadać podobieństwo towarów nie ograniczając się do klasy 5 lecz także z klasy 29, 3. art. 166 ust. 1 p.w.p. w zw. z "art. 132 ust. pkt 3 p.w.p." poprzez jego wadliwe zastosowanie polegające na uznaniu, że stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy ActiRegularis w kl. 5 czyni sprzeciw bezpodstawnym, podczas gdy niezależną podstawą prawną sprzeciwu była ochrona renomy znaku towarowego rozciągająca się poza granice specjalizacji towarów, 4. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że przesłanka podobieństwa towarów sprowadza się wyłącznie do oceny towarów sklasyfikowanych w tej samej klasie towarowej klasyfikacji nicejskiej, 5. art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez jego wadliwą wykładnię polegającą na uznaniu, że wykazanie renomy wcześniejszego znaku towarowego wymaga złożenia dowodów jego używania i znajomości w zakresie towarów z klasy towarowej, w której zarejestrowany został znak towarowy późniejszy, 6. art. 132 ust. 2 pkt 2 i "art. 132 ust. 2 pkt" poprzez ich wadliwe zastosowanie polegające na ich niezastosowaniu w stanie sprawy. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca podkreśliła, że skoro Sąd uznał, że znak towarowy ActiRegularis był używany w obrocie (podczas gdy organ twierdził, że żaden z przedłożonych materiałów dowodowych takiego używania nie wykazuje), powinien w konsekwencji ocenić sposób przeprowadzenia postępowania przez organ jako wadliwy, mający w konsekwencji wpływ na istotę sprawy. Ponadto WSA w pełni podzielił argumentację skarżącego i stwierdził, że bez wpływu na ocenę używania znaku ActiRegularis pozostaje fakt, że był on używany łącznie ze znakiem ACTIVIA. Zdaniem skarżącej, Sąd I instancji wadliwie nie dostrzegł, że organ, uznając iż materiał nie dowodzi używania znaku towarowego ActiRegularis w obrocie we wskazanym okresie (bowiem dowody mogą świadczyć jedynie o używaniu innego znaku towarowego ACTIVIA), w konsekwencji nie zbadał w ogóle kwestii jego używania dla produktów o szczególnym leczniczym przeznaczeniu. W ocenie skarżącej, Sąd oparł się na jednostronnych tezach strony przeciwnej, zaś nie zbadał złożonych dowodów potwierdzających, że szczep Bifidobacterium DN-173010 ma silne działanie prozdrowotne, udowodnione w zakresie leczenia dolegliwości trawiennych i związanych z zaburzeniem pracy jelit. Uzasadnianie zatem przez Sąd jego tezy, że skoro bakteria ta występuje w produkcie spożywczym, to nie może mieć działania leczniczego, jest wadliwe i bezspornie nie wypełnia przesłanki wnikliwego zbadania istoty sprawy. Sąd, podobnie jak Urząd Patentowy, dokonał w tym zakresie uproszczonej generalizacji zagadnienia, uznając, że w sprawie mowa jest o zwykłych bakteriach mlekowych występujących rzeczywiście w wielu produktach branży spożywczej. Nie wzięto jednak pod uwagę, że w tychże produktach spożywczych może występować konkretny szczep bakterii mlekowych, specyficznie wyizolowany dla celów zintensyfikowanego działania leczniczego. Skarżąca stwierdziła następnie, że Sąd I instancji nie dostrzegł, iż prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., każe badać przesłankę podobieństwa towarów, rozumianą jako zespół cech pozwalający na ustalenie określonych cech wspólnych takich jak, rodzaj, przeznaczenie, funkcja, warunki zbytu. Co więcej, przypisanie towarów i usług do określonej klasy wg klasyfikacji nicejskiej ma jedynie charakter porządkowy i pomocniczy, a w szczególności nie wyklucza możliwości ustalenia podobieństwa towarów sklasyfikowanych w różnych klasach. Przeciwnie, towary występujące w różnych klasach mogą charakteryzować się analogicznym rodzajem, przeznaczeniem i warunkami dystrybucji, co więcej mogą mieć względem siebie funkcje komplementarne. Stąd, brak porównania towarów znaku będącego podstawą sprzeciwu do towarów objętych spornym znakiem, zwłaszcza mineralnych, witaminowych i ziołowych suplementów diety do celów medycznych, preparatów witaminowych, preparatów mineralnych do celów medycznych, należy uznać za istotne uchybienie wydanej decyzji. Ponadto, zdaniem skarżącej, Sąd wadliwie pominął okoliczność, że używanie znaku towarowego ActiRegularis w klasie 29 dla bakterii mlekowych - a ta została przyznana w zaskarżonym wyroku - winno zostać poddane analizie pod kątem spełnienia kryteriów renomowanego znaku towarowego, a następnie naruszenia jego renomy poza granicami specjalizacji. Sąd jednak uznał, że tylko renoma w klasie 5 pozwoliłaby badać dalej zasadność naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. - takie stanowisko świadczy o wadliwiej wykładni tego przepisu i w konsekwencji jego niezastosowaniu w niniejszej sprawie. W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania – B. wniósł o jej oddalenie i zwrot kosztów postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie jej zarzuty są trafne. Przedmiotem rozstrzygnięcia organu w zaskarżonej do Sądu I instancji decyzji był po pierwsze wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia, w części wszystkich towarów w klasie 5, ochrony międzynarodowego znaku towarowego ActiRegularis udzielonej na rzecz C., po drugie zaś sprzeciw spółki C. wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy NutraRegularis, wniesiony na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. Organ prawidłowo zastosował w tej sprawie art. 166 p.w.p., zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5. W tym przypadku zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego. Zarzut ten podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie. W pierwszej kolejności należało zatem rozpoznać wniosek o wygaśnięcie w części prawa ochronnego na znak towarowy ActiRegularis. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, decyzja organu w tym zakresie jest prawidłowa, co zasadnie stwierdził również Sąd I instancji. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem skarżącej spółki, że wykazała ona używanie znaku ActiRegularis w zakresie produktów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej. Znakiem tym były bowiem oznaczane produkty mleczne – jogurty, zawierające określone szczepy bakterii. Z powyższego nie wynika jednak, że znak ten służył do oznaczania któregoś z produktów wymienionych w klasie 5, takich jak np. produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, w tym m.in. kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, enzymy mlekowe do użytku farmaceutycznego, czy preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych. Sama skarżąca w sprzeciwie podaje, że znak ActiRegularis pojawił się w 2005 r. "na jogurtach [...]". Należy podkreślić, że jogurt zawierający określone kultury bakterii, oznaczany znakiem towarowym ActiRegularis, w dalszym ciągu jest jogurtem i musi zostać zaklasyfikowany jako jogurt. Fakt że jogurt zawiera pewne składniki mające właściwości lecznicze nie czyni z jogurtu produktu leczniczego. Zarówno jogurty, jak i inne fermentowane produkty mleczne znajdują się w klasie 29 klasyfikacji nicejskej. Nie można zatem przyjąć, że znak towarowy ActiRegularis był używany w stosunku do produktów znajdujących się w klasie 5 i w konsekwencji należało stwierdzić jego wygaśnięcie w tej części. Z powyższego organ wyciągnął jednak przedwczesny wniosek o bezzasadności sprzeciwu spółki C. wobec znaku NutraRegularis. Należy zwrócić uwagę, że wnosząca sprzeciw jak podstawę swojego żądania podała zarówno art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jak i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. W myśl pierwszego z tych przepisów, w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania zaskarżonej decyzji, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. O ile faktycznie po stwierdzeniu wygaśnięcia znaku towarowego ActiRegularis bezzasadny stał się zarzut naruszenia tego przepisu, bowiem w tej sytuacji nie można już mówić o spełnieniu przesłanki podobieństwa towarów, do oznaczania których służą porównywane znaki, to powyższe pozostaje bez wpływu na wynik badania przez organ drugiej podstawy sprzeciwu. Zgodnie bowiem z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego. W tym zakresie organ poprzestał jedynie na stwierdzeniu, że wnosząca sprzeciw nie wykazała renomy znaku. To stwierdzenie organu nie zostało w sposób dostateczny wyjaśnione i uzasadnione. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy podzielić pogląd ugruntowany w doktrynie prawa, zgodnie z którym, ustalenie renomy znaku towarowego wiąże się z koniecznością analizowania, obok stopnia znajomości znaku, innych istotnych czynników, tj.: terytorialnego i czasowego zasięgu używania znaku, udziału w rynku towarów nim oznaczonych ale i rozmiaru nakładów poniesionych przez uprawniony podmiot w związku z reklamą znaku oraz liczby udzielonych licencji dla innych przedsiębiorców. Szeroka znajomość znaku wśród odbiorców nie ma przy tym istotnego znaczenia. Wystarczy, jeżeli znak towarowy cieszy się uznaniem wśród klientów, do których jest skierowany (Por. Joanna Piotrowska "Renomowane znaki towarowe i ich ochrona" Wydawnictwo C.H. Beck 2001, str. 16 i 19). Za takim ujęciem renomy znaku towarowego opowiedział się również Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu wydanym w dniu 14 września 1999 r. nr C-375/97 w sprawie Chevy. Podkreślić również należy, że działania promocyjne nie muszą obejmować wyłącznie produktów sygnowanych znakiem uprawnionego ale mogą być prowadzone także w innych dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez uprawniony podmiot. Będące efektem działań promocyjnych wyróżnienia i nagrody przyznawane przedsiębiorcy oddziaływają nie tylko na prestiż samego przedsiębiorcy, ale również na atrakcyjność oznaczeń (firmy i znaku towarowego), jakimi posługuje się on w obrocie gospodarczym. W niniejszej sprawie organ nie poczynił żadnych rozważań, biorąc pod uwagę przedstawioną przez skarżącą spółkę dokumentację, w kontekście wyżej przedstawionych warunków uznania znaku towarowego za renomowany. Niezrozumiałe jest stwierdzenie organu, że "żaden z przedstawionych dowodów nie dotyczy bezpośrednio znaku towarowego ActiRegularis, a jedynie odnosi się do znaku towarowego ACTIVIA", bowiem jak wynika z akt sprawy, znaki ActiRegularis i Activia występują jednocześnie na opakowaniach produktów skarżącej spółki. Dlatego ponownie rozpoznając sprawę, organ odniesie się szczegółowo do przedstawionych przez skarżącą spółkę materiałów i oceni je, biorąc pod uwagę przedstawione wyżej rozważania dotyczące renomy znaku towarowego. Mając to wszystko na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną i na podstawie art. 188 p.p.s.a. rozpatrzył również skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. Uznał ją za uzasadnioną i uchylił zaskarżoną decyzję z dnia [...] września 2013 r. O kosztach Sąd orzekł stosownie do art. 200, art. 203 pkt 1 p.p.s.a. i art. 205 § 2 p.p.s.a. w związku z § 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076 ze zm.).