VI SA/Wa 1674/08

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ewa Marcinkowska Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2008 r. sprawy ze skargi P. Sp. jawna z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu. Decyzją z dnia [...] maja 2008 r. Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] listopada 2007 r. w części dotyczącej sprzętu i oprogramowania informatycznego; materiałów elektronicznych zawierających informacje z dziedziny oprogramowania oraz sprzętu informatycznego i teleinformatycznego; szkolenia w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego; usług związanych z projektowaniem, utrzymywaniem i rozwojem systemów informatycznych, instalacji oprogramowania, doradztwa w zakresie informatyki, odzyskiwania danych natomiast w pozostałej części ją uchylił. Do powyższych rozstrzygnięć doszło w następującym stanie faktycznym i prawym. Decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. Urząd Patentowy RP odmówił P. Sp. J. z siedzibą w W. (dalej skarżąca) udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "pronet.pl" Z-270263. W uzasadnieniu organ podał, że uznał zgłoszony znak za podobny do zarejestrowanego na rzecz M. S.C. z siedzibą w K., pod numerem R — 129 324 z pierwszeństwem od dnia [...] czerwca 1997 r. słowno-graficznego znaku towarowego "PRONET", przeznaczonego do oznaczania: komputerów, dysków magnetycznych, dyskietek, drukarek komputerowych, mikroprocesorów, klawiatur komputerowych, modemów, myszy, pamięci komputerowych, skanerów, sterowników, taśm magnetycznych, programów komputerowych, nośników danych magnetycznych, aparatury do przetwarzania informacji, czytników stosowanych w informatyce, aparatów telefonicznych, dystrybutorów dysków stosowanych w informatyce w kasie 9; kursów w zakresie wykorzystania informatyki w zarządzaniu w kasie 41; programowania komputerów w klasie 42. W toku postępowania skarżąca wskazała, że z przepisów art. 131 ust. 5, art. 135 oraz 158 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)dalej p.w.p. jednoznacznie wynika, że istnienie ochrony na znak towarowy dla określonych towarów nie wyłącza możliwości udzielenia prawa ochronnego na taki sam znak towarowy przeznaczony dla takich samych towarów, na rzecz innego podmiotu, gdy znak ten zawiera nazwę tego zgłaszającego podmiotu. Podkreśliła, iż znaki towarowe, które w swej treści zawierają nazwę firmy należą do tak zwanych "mocnych" znaków towarowych chronionych w szczególny sposób. Na potwierdzenie powyższego powołała orzeczenie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 16 listopada 1992 r. Nr Odw. 1373/92 i wskazała, że omawiane znaki różnią się w jej ocenie zasadniczo pod względem graficznym i kolorystycznym, a także towarami i usługami, dla których są przeznaczone dlatego też nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, polegający na skojarzeniu między znakami. Urząd Patentowy RP odwołując się do roli odróżniającej znaki towarowe oraz do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do źródła pochodzenia towarów/usług wskazał na art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., z którego wynika, że "nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym". Zatem jak uznał organ podobieństwo znaków, w rozumieniu ww. przepisu winno być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów/usług, do oznaczenia których znak został przeznaczony. Wobec powyższego Urząd oceniając podobieństwa znaków towarowych, zgłoszonego znaku towarowego słownego "pronet.pl" i przeciwstawionego znaku towarowego słowno-graficznego "PRONET", stwierdził, iż omawiane znaki towarowe są do siebie podobne w taki sposób, że zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do źródła pochodzenia towarów i usług. Zwrócił uwagę, iż w znakach słowno-graficznych większą siłę oddziaływania mają elementy słowne znaku i to one przede wszystkim pozostają w pamięci przeciętnego odbiorcy. Urząd odnosząc się do argumentacji skarżącą popartej orzeczeniem Komisji Odwoławczej z dnia 16 listopada 1992 r. Nr Odw. 1373/92 stwierdził, że nazwa skarżącej spółki brzmi: "PRONET.PL N., R., M. SPÓŁKA JAWNA", a nie tylko "PRONET.PL". Wobec tego ustanowienie wnioskowanego przez skarżącą warunku, iż na zgłoszony znak towarowy słowny "pronet.pl", będący częścią nazwy firmy skarżącej, powinno być udzielone prawo ochronne, spowodować by mogło iż właściciel wcześniejszego znaku towarowego słowno-graficznego "PRONET", zostałby pozbawiony prawa wyłącznego. Zwrócił ponadto uwagę, iż przeszkoda w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. występuje wtedy, gdy oprócz podobieństwa oznaczeń, występuje podobieństwo towarów, do oznaczania których przeznaczone są znaki towarowe. Urząd Patentowy RP wskazał również w uzasadnieniu decyzji na podobieństwo w przedmiocie towarów/usług w przedmiotowej sprawie. Uznał, że ww. znaki towarowe dotyczą towarów/usług tego samego rodzaju. Są to towary komplementarne, możliwe do nabycia w tych samych punktach sprzedaży, a nadto w tych punktach sprzedaży często znajdują się na tych samych półkach. Urząd podniósł również, że omawiane znaki towarowe dotyczą produktów adresowanych do tych samych nabywców i zaspokajających te same potrzeby potencjalnych konsumentów. Wobec tego ww. towary i usługi przeznaczone do oznaczania znakiem towarowym "pronet.pl" oraz towary i usługi przeznaczone do oznaczania znakiem towarowym "PRONET", są towarami do siebie podobnymi w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. Od powyższej decyzji skarżąca spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podniosła, że w jej ocenie argumenty organu są bezzasadne bowiem ww. znaki towarowe zasadniczo różnią się pod względem wizualnym oraz fonetycznym. Znak "pronet.pl" jest znakiem słownym, pozbawionym wszelkiej grafiki i kolorów, o brzmieniu fonetycznym "pronet kropka peel". Znak "PRONET" natomiast wykonany jest dużymi, drukowanymi literami o różnej wysokości, w szczególnej formie graficznej i różnej barwie; a ponadto ma rysunek koła, cztery równoległe linie podkreślające napis; a także kolory czerwony, czarny, popielaty, Nadto w ocenie skarżącej jej znak jest znakiem mocnym, stanowiącym nazwę działalności przez nią prowadzonej, co potwierdzają zapisy dokonane w KRS. Jak wskazała skarżąca dodanie do elementu "pronet.pl" nazwisk wspólników oraz określenie formy prawnej obligowane było przepisem art. 24 § 1 k.s.h. Skarżąca we wniosku podniosła, że jej znak towarowy przeznaczony jest dla sprzętu i usług z dziedziny informatyki. Wiedza w tym zakresie nie jest powszechna zatem krąg odbiorców jest ograniczony do fachowców z tej dziedziny. Powyższe warunkuje w jej ocenie nieistnienie niebezpieczeństwa wprowadzania odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów. Skarżąca wskazała również, że znak "pronet.pl" ma swoje korzenie w pierwotnej nazwie spółki, która brzmiała "PRONET s.c.". Jest to skrót od "Professional network", oznaczającego profesjonalne sieci komputerowe. Nadto jest on wyrazem powstałym z pierwszych liter imion i nazwisk wspólników spółki: P. R. i P. N. Skarżąca wskazała również, że jej znak towarowy jest jednocześnie oznaczeniem adresu internetowego. Uzasadniając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżąca spółka powołała się także na fakt, że uprawniony z rejestracji na znak "PRONET" nie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego, w związku z czym prawo to wygasło z dniem [...] czerwca 2007 r. Nadto wskazała, że uprawniony z rejestracji nie używał znaku. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy RP uznał, że ocena podobieństwa oznaczeń musi być przeprowadzana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy i musi uwzględniać ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia na niego wywierają. W ocenie Urzędu przeciwstawione znaki wywierają to samo ogólne wrażenie. W obu przypadkach elementem dominującym jest słowo "PRONET". Element "pl" nie ma zdolności odróżniającej, jest to bowiem domena pierwszego stopnia, administrowana przez N. (N.). Zgodnie z przyjętym w orzecznictwie i literaturze poglądem cześć domeny internetowej nie posiada znamion odróżniających. Element "pl" będzie przez odbiorców odbierany jedynie jako informacja o kraju pochodzenia towarów i usług. W sytuacji, gdy w przeciwstawionych znakach elementem dominującym i wyróżniającym jest to samo fantazyjne, niewystępujące w języku polskim słowo "PRONET", należało stwierdzić, że omawiane znaki są do siebie podobne w taki sposób, ze zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do źródła pochodzenia towarów i usług. Nadto organ wskazał, że dla rozstrzygnięcia sprawy nie ma znaczenie geneza powstania znaku "pronet.pl", na którą powołała się skarżąca. Urząd Patentowy RP nie zgodził się także z zaprezentowaną przez skarżącą oceną kręgu potencjalnych odbiorców towarów oznaczonych ww. znakiem towarowym. W jego ocenie nie można się zgodzić z twierdzeniem, że nabywcami sprzętu i oprogramowania komputerowego, czy odbiorcami usług z nimi związanych są jedynie ludzie posiadający wyższe wykształcenie z dziedziny informatyki. Wręcz przeciwnie krąg odbiorców jest bardzo szeroki i jak najbardziej obejmuje także osoby posiadające bardzo nikłą wiedzę informatyczną. Urząd Patentowy RP wskazał również, że fakt wygaśnięcia prawa ochronnego na znak "PRONET" nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy bowiem w chwili zgłoszenia znaku "pronet.pl", tj. w dniu [...] września 2003 r. wcześniejsza rejestracja była w mocy. Nadto zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 p.w.p. istnieje jeszcze dwuletni okres karencji, który nie pozwala na udzielenie ochrony na znak identyczny lub podobny przeznaczony do oznaczania identycznych lub podobnych towarów w ciągu dwóch lat od wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, w której wniosła o uchylenie decyzji z dnia [...] maja 2008 r. w części, w której utrzymała decyzję z dnia [...] listopada 2007 r. W uzasadnieniu skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego p.w.p. i powtórzyła wcześniejszą argumentację zawartą we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wskazała, że zaskarżona decyzja nie powołuje podstawy prawnej, na której oparł się organ rozstrzygając sprawę i która mogłaby stanowić podstawę odmowy udzielenia wnioskowanego prawa. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie. W piśmie z dnia [...] listopada 2008 r. skarżąca szeroko odniosła się do różnic jakie wynikają z ww. znaków towarowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje: Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Oceniając zaskarżoną decyzję w świetle wskazanych wyżej kryteriów Sąd stwierdził, iż skarga w niniejszej sprawie zasługuje na uwzględnienie, jednak z innych względów niż podniesione w skardze. W decyzji z dnia [...] maja 2008 r. Urząd Patentowy RP wydał w rozstrzygnięcie o charakterze kasacyjnym w części, dotyczącej dokumentacji technicznej, broszur zawierających informacje z dziedziny oprogramowania oraz sprzętu informatycznego i teleinformatycznego, programów i materiałów szkoleniowych; doradztwa specjalistycznego i wykonywania ekspertyz w sprawach dotyczących systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, usług związanych z przenoszeniem działalności, zarządzania zbiorami informatycznymi i teleinformatycznymi, a także bazami danych; usług w zakresie instalacji, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i biurowego w tym modernizacji przez wymianę podzespołów, projektowania, instalacji i modernizacji okablowania; wysyłania i odbioru informacji w sieci teleinformatycznej, wypożyczania urządzeń transmisyjnych służących do tego celu, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej. W świetle art. 245 ust. 1 p.w.p., uchylając zaskarżoną decyzję ww. części, Urząd Patentowy RP mógł jedynie w tym zakresie rozstrzygnąć sprawę co do istoty, a więc wydać rozstrzygnięcie o charakterze reformatoryjnym. Pomijając decyzje umarzające postępowanie, rozstrzygnięcie co do istoty sprawy polega zasadniczo albo na udzieleniu prawa ochronnego, albo na odmowie jego udzielenia. Za rozstrzygnięcie co do istoty sprawy nie może być uznane stwierdzenie dokonane w zaskarżonej decyzji, że uchyla decyzję wcześniejszą w części. Urząd Patentowy RP nie orzekł, czy w powyższym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy "pronet.pl", czy też nie. W rezultacie zaskarżona decyzja, w części dotyczącej uchylenia wcześniejszej decyzji Urzędu Patentowego RP ma charakter rozstrzygnięcia jedynie o charakterze kasacyjnym, niedopuszczalnego na gruncie art. 245 ust. 1 p.w.p. Urząd Patentowy RP w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia słusznie szeroko odniósł się do kwestii podobieństw znaków towarowych, jednakże nie wskazał przy tym, czy w zakresie w jakim uchylił swoją poprzednią decyzję stopień owego podobieństwa umożliwia lub nie umożliwia udzielenie ochrony na znak towarowy "pronet.pl". Organ jedynie orzekł, że ww. zakresie uchyla decyzję z dnia [...] listopada 2007 r., nie odnosząc się w ogóle, co do istoty sprawy, tj. do udzielenia lub nie udzielenia prawa ochronnego. W zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy RP orzekł, co do istoty sprawy jedynie w zakresie utrzymania w mocy decyzji z dnia [...] listopada 2007 r., tj. w części dotyczącej sprzętu i oprogramowania informatycznego; materiałów elektronicznych zawierających informacje z dziedziny oprogramowania oraz sprzętu informatycznego i teleinformatycznego; szkolenia w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego; usług związanych z projektowaniem, utrzymywaniem i rozwojem systemów informatycznych, instalacji oprogramowania, doradztwa w zakresie informatyki, odzyskiwania danych. W pozostałej części, tj. w części dotyczącej dokumentacji technicznej, broszur zawierających informacje z dziedziny oprogramowania oraz sprzętu informatycznego i teleinformatycznego, programów i materiałów szkoleniowych; doradztwa specjalistycznego i wykonywania ekspertyz w sprawach dotyczących systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, usług związanych z przenoszeniem działalności, zarządzania zbiorami informatycznymi i teleinformatycznymi, a także bazami danych; usług w zakresie instalacji, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i biurowego w tym modernizacji przez wymianę podzespołów, projektowania, instalacji i modernizacji okablowania; wysyłania i odbioru informacji w sieci teleinformatycznej, wypożyczania urządzeń transmisyjnych służących do tego celu, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej orzekł jedynie, że uchyla decyzję z dnia [...] listopada 2007 r. nie odnosząc się do istoty sprawy. Reasumując, w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy w trybie art. 245 ust. 1 p.w.p. Urząd Patentowy RP może uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części ale przy tym zobligowany jest rozstrzygnąć sprawę co do istoty, w zakresie uchylenia. Ze względu na powyższe zaskarżona decyzja podlega uchyleniu, stosownie do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. i nie podlega wykonaniu stosownie do art. 152 p.p.s.a.