VI SA/Wa 25/12

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2012 r. sprawy ze skargi R. S.A. z siedzibą w L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz R. S.A. z siedzibą w L. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] października 2011 r., Nr [...] Urząd Patentowy RP na podstawie art. 245 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), dalej: "p.w.p." oraz art. 105 § 1 k.p.a. po rozpoznaniu wniosku spółki R. S.A. z siedzibą w L. (dalej też jako skarżąca spółka) o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] stycznia 2011 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny "TOP SECRET & FRIENDS" zgłoszony w dniu [...] października 2009 r. pod numerem [...]. Do wydania decyzji doszło w oparciu o następujące ustalenia. Podstawą wydania decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny “TOP SECRET & FRIENDS" w części dotyczącej towarów/usług: odzież, obuwie, nakrycia głowy kl. 25, zgłoszonego w dniu [...] października 2009 r. przez skarżącą spółkę za numerem [...], był art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Powodem odmowy udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy słowno – graficzny było jego podobieństwo w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do zarejestrowanego na rzecz T. GmbH, Niemcy pod numerem [...] wspólnotowego znaku towarowego “top secret" z pierwszeństwem od dnia 8 grudnia 2007 r., przeznaczonego do oznaczania towarów w kl. 25: clothing (odzież). W uzasadnieniu organ argumentował, iż celem unormowań zawartych w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest zapewnienie ochrony zarejestrowanych znaków towarowych przez uniemożliwienie rejestracji oznaczeń stanowiących ich imitację, które może prowadzić do pomylenia ze sobą towarów lub usług pochodzących od różnych przedsiębiorców. Urząd Patentowy RP wyjaśnił, że do błędu takiego może dojść, gdy zmodyfikowana postać znaku oryginalnego będzie służyła oznaczaniu usług identycznych lub podobnych. Zdaniem organu, nie ulega wątpliwości, że zgłoszony znak towarowy słowno - graficzny "TOP SECRET & FRIENDS" i przeciwstawiony mu również znak słowno - graficzny "top secret" są do siebie podobne - zawierają bowiem to samo, charakterystyczne wyrażenie "top secret". W przypadku zgłoszonego oznaczenia jest ono dodatkowo rozwinięte o zwrot "& FRIENDS", które jednak przez sposób jego zapisu, tj. znacznie mniejszą i niewyróżniającą czcionkę będzie przez konsumentów postrzegane jako rozwinięcie lub inna wersja przeciwstawionego znaku. W ocenie Urzędu Patentowego RP, stan ten związany jest z faktem, że odbiorca chcąc nabyć jakiś towar, w większości przypadków nie dokonuje jego dogłębnej analizy (w trakcie pozyskiwania artykułu z reguły nie ma możliwości dokładnego porównania znaków w danej chwili). Dla kupującego decydujące znaczenie mają zbieżne elementy znaków. W przedmiotowej sprawie będzie to wyrażenie TOP SECRET, które dla odbiorcy będzie "marką" oznaczającą produkty pochodzące od konkretnego producenta. Tymczasem, jeżeli elementem dominującym w obu znakach są ich cechy wspólne, to zachodzi między nimi podobieństwo stwarzające ryzyko konfuzji w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W niniejszej sprawie, istnieje zbieżność towarów, jak i podobieństwo porównywanych znaków i dlatego też, w opinii Urzędu Patentowego RP, występuje duże prawdopodobieństwo, iż konsumenci widząc usługi opatrzone porównywanymi znakami będą je utożsamiać jako pochodzące od tego samego podmiotu, względnie przedsiębiorców ze sobą ściśle powiązanych. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarżąca spółka nie zgodziła się z powyższym stanowiskiem. W jej ocenie, porównywane znaki pod względem graficznym znacznie się różnią. Ponadto, w znaku zgłoszonym przez skarżącą spółkę występuje dodatkowo napis “& FRENDS", co w sposób znaczący odróżnia go od znaku niemieckiego. Ponadto, skarżąca spółka podkreśliła, iż na jej rzecz zostały zarejestrowane znaki z wcześniejszym pierwszeństwem w trybie krajowym i wspólnotowym, a jej znak jest powszechnie znany wśród potencjalnych odbiorców. Przy tak dużej rozpoznawalności marki TOP SECRET, nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy co do pochodzenia towarów. Nadto, podobieństwo słowne nie wystarczy by uznać, że znaki są podobne. W uzasadnieniu decyzji z dnia [...] października 2011 r., Urząd Patentowy RP podtrzymując wcześniej zajęte stanowisko, wyjaśnił, iż istota i sens instytucji znaku towarowego polega na tym, iż służy on do odróżniania towarów i usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od takich samych towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Ten cel musi być brany pod uwagę przy interpretacji wszystkich przepisów prawa regulujących kwestie związane ze znakami towarowymi i wszystkich sytuacji faktycznych podlegających ocenie. Określonego celu, jakiemu służy nałożenie na towar/usługę znaku towarowego, wynika zasadnicza przesłanka negatywna udzielenia ochrony. Tą przesłanka negatywną jest podobieństwo znaku towarowego zgłoszonego do ochrony dla danej grupy towarów/usług do innego znaku, już korzystającego z ochrony w tej samej grupie towarów/usług. Nie chodzi jednak o jakiekolwiek podobieństwo znaków, a jedynie o takie podobieństwo, które wywołuje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorcę, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Chodzi więc o podobieństwo, które mogłoby skutkować pomyłką odbiorcy. W sprawie niniejszej, ryzyko skojarzenia i wywołana nim pomyłka byłaby możliwa, bowiem w zgłoszonym znaku brak jest elementów, które by jej zapobiegły, zaś element dominujący TOP SECRET był w analizowanych znakach identyczny. Odnosząc się do wcześniejszych rejestracji znaków ze słowem TOP SECRET na rzecz skarżącej spółki, organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 123 p.w.p., o pierwszeństwie nabycia prawa ochronnego na znak towarowy decyduje pierwszeństwo jego zgłoszenia. Również żaden przepis ustawy Prawo własności przemysłowej nie stanowi, że uprawiony do znaków podobnych korzystających już z ochrony automatycznie otrzymuje prawo ochronne na nowo zgłoszony znak. W skardze na powyższą decyzję złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarżąca spółka wnosząc o uchylenie decyzji z dnia [...] października 2011 r. oraz poprzedzającej jej decyzji z dnia [...] stycznia 2011 r. zarzuciła naruszenie: I. przepisów postępowania - art. 7 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. polegającego na braku podjęcia niezbędnych czynności służących dokładnemu wyjaśnieniu stanu faktycznego, a w szczególności brak wnikliwie przeprowadzonej analizy podobieństwa kolidującego w ocenie Urzędu Patentowego RP znaku towarowego wraz ze znakiem wcześniejszym; - art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. polegającego na braku wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, na podstawie którego Urząd Patentowy wydał zaskarżane decyzje; - art. 80 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. polegającego na dowolnej, a nie swobodnej ocenie materiału dowodowego bez dokonania w tym zakresie pogłębionej analizy; - art. 11 k.p.a. oraz 107 § 3 kpa w zw. z art. 252 p.w.p. poprzez ogólnikowe wyjaśnienie przesłanek, którymi kierował się Urząd Patentowy RP przy załatwieniu sprawy oraz brak należytego uzasadnienia zaskarżonej decyzji w zakresie ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wydania zaskarżonej decyzji poprzez opracowanie uzasadnienia decyzji, które nie spełnia wymagań przestawionych w ww. normie w szczególności poprzez ogólnikową argumentację bez odwołania się do stanu faktycznego sprawy, II. prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy: - art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p, poprzez jego błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie, polegające między innymi na bezpodstawnym przyjęciu podobieństwa towarów oznaczanych zgłoszonym przez skarżącą znakiem kolidującym ([...]), przeznaczonym do oznaczania następujących towarów w klasie 25 - clothing (odzież), pomimo braku dokonania ich całościowego i rzetelnego porównania przy braku uwiarygodnionych informacji na temat rodzaju wprowadzanych do obrotu przez niemiecką firmę towarów, a wyłącznie poprzez domniemane przyjęcie podobieństwa towarów, - art. 145 § 3 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie polegające na tym, że pomimo faktu, że znak wcześniejszy został zgłoszony jedynie dla części towarów tj. w klasie 25 na odzież, to Urząd Patentowy RP odmówił skarżącej spółce udzielenia ochrony na wszystkie towary, w tym obuwie i nakrycia głowy, a nie wyłącznie na ewentualnie kolidującą odzież. Ponadto skarżąca spółka zarzuciła naruszenie interesu prawnego, polegającego na braku dokonania dostatecznych merytorycznych ustaleń, oparcia wydanej decyzji na nieuzasadnionych przypuszczeniach, a braku wydania jej w oparciu o okoliczności faktyczne, czego skutkiem jest brak udzielenia ochrony na przedmiotowy znak, pomimo istnienia przesłanek udzielenia takiej ochrony. Obszernie rozwijając powyższe zarzuty, skarżąca spółka podniosła, iż Urząd Patentowy RP błędnie uznał, iż znak kolidujący jest podobny do znaku wcześniejszego, bez dokonania kompleksowej oceny podobieństwa spornych znaków, kierując się wypracowanymi przez organ oraz doktrynę kryteriami i dyrektywami, w tym w szczególności poprzez nieporównanie warstwy znaczeniowej i koncepcyjnej znaków oraz ograniczone porównanie znaków w płaszczyźnie graficznej. Zdaniem skarżącej spółki, Urząd Patentowy RP nieprawidłowo przyjął pojmowanie “ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorcy". Za błędne skarżąca uznała stanowisko, iż podobieństwo spornych znaków jest samo w sobie przyczyną wprowadzenia odbiorców w błąd oraz uznanie, iż ryzyko pomyłki ma w niniejszej sprawie charakter realny, bez zbadania przez organ wszystkich okoliczności sprawy, w tym braku ustalenia kręgu odbiorców towarów i warunków zbytu towarów oznaczonych znakiem "TOP SECRET & FRIENDS". W dalszej części spółka zarzuciła nieprawidłowe ustalenie poziomu ich uwagi oraz niedokonania faktycznego bilansu cech wspólnych porównywanych znaków oraz różnic, które determinują ryzyko pomyłki, w tym również bez porównania przez Urząd Patentowy RP warunków, w jakich funkcjonują oba znaki. W ocenie spółki, Urząd Patentowy winien był odnieść się w sposób wyraźny do takich kryteriów jak rodzaj towaru, przeznaczenie oraz warunki zbytu. Przyjąć więc należy, zdaniem skarżącej spółki, iż skoro organ nie odniósł się do powyższych aspektów porównując je dla znaku wcześniejszego i kolidującego w treści zaskarżonej decyzji, to nie pozyskał żadnych autentycznych i wiarygodnych informacji w zakresie towarów, dla których oznaczania zgłoszony został porównywany znak. Spółka wskazała także, że silną cechą odróżniającą znaku jest element TOP SECRET - tożsamy ze znakami wcześniej zarejestrowanymi na jej rzecz oraz od lat promowanymi na rynku polskim i europejskim, w ocenie skarżącej, powoduje to, iż ryzyko pomylenia powyższych oznaczeń nie występuje. Nadanie silnego charakteru wcześniej zarejestrowanemu znakowi TOP SECRET i zgłoszenie znaku na jego podstawie z dodatkowym elementem powoduje, iż znak kolidujący korzysta z siły odróżniającej znaków wcześniej zgłoszonych przez skarżącego i mających znaczącą renomę na rynku właściwym. Biorąc powyższe pod uwagę, skarżąca stwierdziła, iż tym bardziej wyeliminowane zostało ryzyko wprowadzenia przeciętnego konsumenta w błąd, gdyż postrzegając znak “TOP SECRET & FRIENDS" będzie on kierował się renomą oraz rozpoznawalnością wcześniej zgłoszonych przez skarżącego znaków. Odpowiadając na argumenty skarżącej spółki, Urząd Patentowy RP stanął na stanowisku, że zaskarżona decyzja była decyzją prawidłowo oceniającą stan faktyczny, ponadto w sposób wystarczający organ wyjaśnił przesłanki jakimi kierował się przy podejmowaniu decyzji, wyjaśniając względny prawne i formalne. Także dowody wskazane w sprawie zostały ocenione prawidłowo zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej. Zdaniem organu, w niniejszej sprawie zachodzi podobieństwo towarów, oznaczonych porównywanymi znakami, bowiem towary "odzież" oraz "odzież, obuwie, nakrycia głowy..." są podobne, ponieważ służą temu samemu celowi - ubraniu człowieka, zarówno celem ochrony jak i bycia modnym. Towary te znajdują się często w tych samych działach domów towarowych, i często są produkowane przez te same podmioty, a nawet projektowane tak by tworzyły całość. Wskazane towary są komplementarne między sobą, i przy decyzji o zakupie, często dobierane względem siebie. Zatem analizowane towary z przyczyn podanych wyżej są powszechnie postrzegane, jako podobne, należące do tej samej kategorii, zarówno przez profesjonalnych uczestników obrotu jak i przez konsumentów. W dalszej części organ podkreślił, że przy stosowaniu normy art. 132 ust. 2 p.w.p. nie bierze się pod uwagę faktycznego zakresu działalności przedsiębiorców, specjalizacji w konkretnych branżach, ani tym bardziej z jakich materiałów jest produkowany dany towar. Urząd Patentowy RP w sposób abstrakcyjny ocenia podobieństwo znaków i towarów/usług w takim zakresie, jaki zostały one przedstawione w podaniach o udzielenie prawa ochronnego; w takiej też postaci są one potem wprowadzane do rejestrów znaków towarowych - krajowych, unijnych, międzynarodowych. Jest to uzasadnione zasadą pewności prawa, a nadto organ nie może w sposób samowolny konstruować zakresu prawa wyłącznego na znaku towarowym, na podstawie rzeczywistego używania znaku w obrocie handlowym, w korelacji do profilu działalności przedsiębiorcy. Każdy podmiot zgłaszający znak towarowy ma możliwość sporządzenia takiego wykazu towarów, który będzie w pełni odzwierciedlał ich charakter. W ocenie Urzędu Patentowego RP, podobieństwo oznaczeń w przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości. Zgodnie z niekwestionowanym w orzecznictwie i doktrynie poglądem, znaki porównuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, a do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń wystarczy ich podobieństwo w jednej płaszczyźnie. Elementem wspólnym dla porównywanych znaków jest napis TOP SECRET. W znaku zgłoszonym występuje co prawda element “& FRIENDS" jest on jednak mało widoczny ze względu na wielkość liter i sposób umieszczenia w znaku. Z tego też względu organ przyjął, iż słowa TOP SECRET są elementami wyróżniającymi i dominującymi. Natomiast w znaku z wcześniejszym pierwszeństwem występuje element graficzny jednak i w tym przypadku elementem dominującym i wyróżniającym przedmiotowego oznaczenia są słowa “top secret". W doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że większą siłę oddziaływania mają elementy słowne znaków z uwagi na łatwość zapamiętywania i komunikowania. Zatem, słowo (słowa) powinno być poddane w pierwszej kolejności ocenie przy badaniu podobieństwa kolizyjnych znaków, ponieważ pod względem wizualnej percepcji zdominowały znaki. Siła oddziaływania, zbieżność fonetyczna i znaczeniowa głównego elementu znaków, tj. słów TOP SECRET jest oczywista. Analiza tego wspólnego elementu oznaczeń prowadzi do wniosku z ww. powodów, iż istnieje realna możliwość skojarzenia znaku zarejestrowanego wcześniej ze znakiem zgłoszonym. Na ocenę podobieństwa rzutuje ogólne wrażenie, jakie te oznaczenia wywierają na nabywcach, którzy z reguły postrzegają i zachowują w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia. W takich przypadkach dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń, w tym przypadku słowa TOP SECRET, odbiorca nie zauważa różnic tym bardziej, że często nie ma możliwości porównania znaków w tym samym czasie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym, przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, skarga zasługuje na uwzględnienie. Urząd Patentowy RP podejmując decyzję administracyjną w sprawie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "TOP SECRET & FRIENDS" zgłoszony w dniu [...] października 2009 r. pod nr [...], kierował się przepisami p.w.p. Zdaniem Sądu odmawiając udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony przez skarżącą spółkę znak towarowy Urząd Patentowy RP dopuścił się naruszenia przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Podstawą orzekania w niniejszej sprawie był art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zgodnie z powyższym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Chodzi zatem o trzy przesłanki, których spełnienie w świetle powołanego przepisu stanowi przeszkodę do udzielenia prawa ochronnego tj. identyczność lub podobieństwo towarów i usług, dla których znak jest przeznaczony, identyczność lub podobieństwo znaku do znaku towarowego, na który udzielono prawa z wcześniejszym pierwszeństwem i ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu powołanego przepisu. Do każdego z powyższych aspektów oceny Urząd Patentowy powinien szczegółowo się odnieść w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stosownie do wymogów z art. 107 § 3 k.p.a. przedstawiając swoje stanowisko i motywy, jakimi kierował się dochodząc do ostatecznej konkluzji. W niniejszej sprawie Urząd Patentowy wskazał, że powodem odmowy udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak było jego podobieństwo w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do zarejestrowanego na rzecz T. GmbH, Niemcy pod numerem [...] wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego "top secret" z pierwszeństwem od dnia 8 grudnia 2007 r. przeznaczonego do oznaczania towarów w kl. 25 clothing (odzież). Tym miejscu należy wskazać, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że kwestia podobieństwa bądź niepodobieństwa znaków towarowych nie należy do sfery prawa materialnego, lecz przepisów o postępowaniu administracyjnym, gdyż dotyczy stanu faktycznego, a nie prawa (wyrok z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt II GSK 654/08, LEX nr 513856). Należy stwierdzić zatem, że badanie podobieństwa znaków towarowych nie należy do sfery prawa materialnego, które określa jedynie skutki ustaleń dowodowych i ocen w postaci niedopuszczalności rejestracji znaków w razie zaistnienia określonych przesłanek. O podobieństwie znaków towarowych decydują wyłącznie ustalenia faktyczne (wyrok z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt II GSK 261/08, LEX nr 512863). Jak to zresztą wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w powołanym wyroku z dnia 21 lutego 2005 r., II GSK 1364/04 (LEX 187152) kwestia podobieństwa bądź niepodobieństwa znaków towarowych nie należy do sfery prawa materialnego, lecz przepisów o postępowaniu administracyjnym, gdyż dotyczy stanu faktycznego, a nie prawa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oraz stanowiskiem doktryny znak towarowy ocenia się jako całość. Oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się w sferze wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Przy czym zgodnie ze stanowiskiem doktryny i orzecznictwa dla stwierdzenia podobieństwa oznaczeń wystarczy ich podobieństwo w jednej z wymienionych płaszczyzn. Oceniając podobieństwo powyższych oznaczeń Sąd miał również na względzie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w wyroku z dnia 21października 2002 r. sygn. akt II SA 82/2002, z którego wynika, że "podczas dokonywania oceny podobieństwa oznaczeń należy uwzględnić szczególnie wrażenie jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy, dla którego decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych znaków". Na zakończenie należy wskazać na szczególną formę znaków towarowych jaką jest znak słowno-graficzny. Ocena podobieństwa takiego znaku jest trudna, musi zawierać rzetelny bilans podobieństw i różnic, a w przypadku porównywania znaku słownego i słowno-graficznego musi wskazywać czy grafika miała, czy też nie wpływ na podobieństwo porównywanych oznaczeń, wywody te muszą być oczywiście poparte rzetelnym ich uzasadnieniem. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy wskazać, że Urząd Patentowy w sposób prawidłowy ustalił, że sporny znak towarowy oraz przeciwstawiony mu wspólnotowy znak towarowy przeznaczone są w klasie 25 do oznaczania identycznych i podobnych towarów. Przeciwstawiony znak "top secret" [...] został przeznaczony do oznaczenia odzieży (clothing), natomiast zgłoszony znak "TOP SECRET & FRIENDS" przeznaczony został do oznaczania takich towarów jak odzież, obuwie, nakrycia głowy. W tym miejscu warto powołać się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie T-483/08. Trybunał ocenił, iż między towarami "obuwie i nakrycia głowy" oraz "odzieżą" istnieje wystarczająco bliski związek, aby zostały one powiązane w świadomości odbiorców. Towary te należą do tej samej klasy i mają tę samą naturę oraz cel zastosowania, jakkolwiek w odniesieniu do różnych części ciała ludzkiego. Towary te mogą być produkowane przez tych samych wykonawców, a także razem sprzedawane. Trybunał na potwierdzenie tezy o podobieństwie porównywanych towarów przywołał swoje wcześniejsze wyroki w sprawach T-115/02 z dnia 13 lipca 2005 r., T-96/06 z dnia 10 września 2008 r. oraz w sprawie T-32/03 z dnia 8 marca 2005 r.). Skoro towary, do oznaczania których przeznaczone są znak przeciwstawiony oraz znak przedmiotowy są podobne to w dalszej kolejności należy porównać podobieństwo samych oznaczeń. Jak już wyżej wskazano kwestia podobieństwa bądź niepodobieństwa znaków nie należy do sfery prawa materialnego lecz przepisów proceduralnych, gdyż dotyczy stanu faktycznego a nie prawa. Dopiero w przypadku prawidłowo ustalonego stanu faktycznego można dokonać należytej subsumcji tego stanu do odpowiedniego przepisu prawa materialnego. Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 września 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1098/07) stwierdził: "Zasadnie więc organ przyjął, że porównywane znaki przeznaczone są do towarów jednego rodzaju (...). Taki stan rzeczy powinien skutkować ostrzejszymi kryteriami analizy podobieństwa znaków, a kwestia ta jako oczywista, nie była sporna między stronami. Jednak samo podobieństwo, a nawet tożsamość towarów nie ma żadnego wpływu na podobieństwo znaków, może jedynie powodować bardziej drobiazgową ocenę stopnia podobieństwa". Zgodnie z ustaloną praktyką oraz orzecznictwem oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd (patrz wyrok SN z 11 marca 1999 r. III RN 136/98, wyrok NSA z 12 maja 2003 r. sygn. akt II SA 1486/02). Dlatego mając na uwadze całościową ocenę znaku towarowego należy zwrócić uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, a także ich oryginalność i sposób ich postrzegania, miejsce w znaku i kontekst w jakim poszczególne elementy zostały użyte. Dokonanie oceny porównawczej powinno się odbywać na różnych płaszczyznach postrzegania, mając na uwadze jednocześnie ogólne wrażenie jakie znaki wywierają na odbiorcy. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że sporny znak towarowy "TOP SECRET & FRIENDS" i znak "top secret" są znakami słowno-graficznymi. W całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki dominują elementy słowne, gdyż to one przykuwają uwagę odbiorcy. Niemniej powyższe nie zwalnia organu z dokonania całościowej oceny ww. oznaczeń przy uwzględnieniu faktu, że znak "TOP SECRET & FRIENDS" jest modyfikacją znaku "TOP SECRET", który jest znakiem znanym na terenie Polski. Dokonując oceny wizualnej porównywanych znaków organ w ogóle pominął kwestie grafiki porównywanych znaków ograniczając się jedynie do jej opisania. Wskazał, że "w znaku zgłoszonym biały napis jest wpisany w czarny prostokąt. Pod słowem TOP znajduje się napis & FRIENDS (małe litery) w kolorze niebieskim. Z kolei w znaku przeciwstawionym słowo top jest koloru czerwonego, słowo secret jest w kolorze czarnym. Między tymi słowami znajduje się element graficzny w postaci owalu w kolorze czerwonym i szarym". Sam opis grafiki obu znaków nie prowadzi do ich porównania, rolą organu jest ocena tej grafiki pod kątem użytych kolorów, kroju czcionki tła znaku i innych elementów graficznych w nich użytych i wyciągnięcie wniosków, czy grafika i słowa użyte w znaku są na tyle oryginalne, że przeciętny odbiorca nie zostanie wprowadzony w błąd co do pochodzenia towaru oznaczonego tym znakiem. Ponieważ powyższego elementu zabrakło w ocenie przedmiotowych znaków w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, wobec powyższego Sąd doszedł do wniosku, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia, gdyż przy braku stanowiska organu w tym zakresie powyższa decyzja nie poddaje się w tym zakresie kontroli Sądu. Powyższe uchybienie powoduje błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy i niemożność subsumcji tych ustaleń do treści art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Na marginesie sprawy należy zauważyć, że organ słusznie przyjął, co do zasady, że żadne przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie stanowią, że uprawniony do znaków podobnych korzystających już z ochrony automatycznie otrzymuje prawo ochronne na nowo zgłoszony znak. Innymi słowy o pierwszeństwie prawa ochronnego na znak decyduje pierwszeństwo jego zgłoszenia (art. 123 p.w.p.). Przy powtórnym rozpatrzeniu sprawy organ dokona prawidłowego porównania powyższych znaków, a oceniając je weźmie pod uwagę również fakt, że znak zgłoszony jest modyfikacją znaku znanego w Polsce. Biorąc powyższe pod rozwagę orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. O niewykonalności orzeczono w oparciu o art. 152 p.p.s.a., a o kosztach w oparciu o art. 200 p.p.s.a. Na zakończenie Sąd zauważa, że w decyzji Urzędu Patentowego wydanej w drugiej instancji jako podstawę prawną błędnie wskazano art. 105 § 1 k.p.a., gdy tymczasem powinien być wskazany art. 138 § 1 pkt. 1 k.p.a.