II SA 1617/03

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie WSA Magdalena Bosakirska (spr.) Asesor WSA Andrzej Czamecki Protokolant Aleksandra Borowiec-Krawczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2004 r. sprawy ze skargi A. Spółka z o.o. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2003 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję 1. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz A. Spółka z o.o. kwotę 700 /siedemset/ zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego 6 II SA 1617/03 Uzasadnienie Zaskarżoną decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2003r. Urząd Patentowy RP Wydział [...] oddalił wniosek "A." spółka z o.o. z siedzibą w W. o unieważnienie znaku towarowego przestrzennego "tuba" zarejestrowanego za numerem [...] na rzecz F. spółka z o.o. z siedzibą w S. Do wydania tej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym. Wnioskiem z dnia 19 września 1994r. F. spółka z o.o. wystąpiła do Urzędu Patentowego o zarejestrowanie znaku towarowego przestrzennego "tuba z nakrętką rozszerzająca się od nakrętki i zakończona w kształcie łuku" dla towarów w klasie 3 - kremy. Urząd Patentowy początkowo poinformował wnioskodawczynię, że znak nie może być zarejestrowany, gdyż nie posiada dostatecznych znamion odróżniających i stanowi opakowanie nie wyróżniające się niczym szczególnym od innych obecnych na rynku, a następnie decyzją z dnia [...] września 1997r. odmówił rejestracji. W uzasadnieniu odmowy podniósł, iż tuba nie ma wyraźnych cech odróżniających, a jej półkoliste zakończenie nie stanowi cechy wyróżniającej gdyż występuje od lat na rynku kosmetyków. Kształt ten jest pospolity i nie można go przyznać wyłącznie jednemu podmiotowi bez naruszenia uprawnień innych. Decyzję tę uchyliła Komisja Odwoławcza, która uznała, że przestrzenny znak towarowy "tuba" ma cechy wyróżniające a cechą tą jest półkoliste zakończenie. Decyzją z dnia [...] lutego 2000r. Urząd Patentowy zarejestrował przestrzenny znak towarowy "tuba" na rzecz F. za numerem [...] z pierwszeństwem od [...] września 1994r. W maju 2001r. uprawniona do znaku towarowego "tuba" F." wezwała "A" spółkę z o.o., która wprowadziła na rynek polski kosmetyki w zaokrąglonych tubach do zaniechania używania modelu tuby z okrągłym zakończeniem i zawiadomiła prokuraturę o naruszeniu jej prawa do znaku towarowego. "A." wnioskiem z dnia 5 czerwca 2001r. wystąpiła do Urzędu Patentowego w trybie spornym o unieważnienie znaku towarowego "tuba". Jako podstawę prawną swego żądania wskazała art. 4 ust. 1 i art. 7 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 z 1985r. poz. 17 z późn. zmianami/. W uzasadnieniu podniosła, że 1/ znak przestrzenny "tuba" nie ma dostatecznych znamion odróżniających, 2/ tuby takie jak zastrzeżona i sprzęt do ich produkcji oferuje na całym świecie [...] firma "N.", 3/ półokrągły zgrzew jest technicznym zakończeniem opakowania , 4/ półokrągły zgrzew opakowania jest stosowany przez wielu producentów i nieuzasadniona jest monopolizacja tego typowego kształtu przez jednego producenta. W toku postępowania ustalono, że: 1/ firma "N." umową z dnia [...] lutego 1994r. sprzedała P. urządzenie do napełniania i zamykania tub z wyposażeniem. W skład wyposażenia wchodziło m.in. urządzenie do zamykania tub w systemie DAS. Umowa sprzedaży była typową umową i nie przenosiła na nabywców urządzenia prawa do wyłącznego używania półokrągłego kształtu tuby ani nie zapewniała nabywcom wyłączności posiadania urządzenia produkującego wskazany kształt tuby. 2/ Firma "N." sprzedała wcześniej takie same urządzenia do Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Korei, a do 2002r sprzedała 120 maszyn do produkcji i zamykania tub do różnych krajów. W Polsce podobną maszynę kupia w 1998r. firma M. 3/ Końcówki tub wykonywane przez maszynę firmy "N." mogą być różne, także indywidualnie zaprojektowane i fantazyjne, ale końcówka półkolista jest typowa i 60% maszyn wykonuje takie zakończenia tub. 4/ Firma "N " zarejestrowała na swoją rzecz różne zakończenia tub, jednak nie zakończenie półkoliste, które jest typowe i było wcześniej od lat używane w Japonii. W toku postępowania wnioskodawca rozszerzył podstawę prawną wniosku o art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych i wnosił o unieważnienie znaku towarowego przestrzennego "tuba" również na tej podstawie, że jego rejestracja dokonana była w złej wierze i jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i narusza też prawa osób trzecich to jest firmy “N." i jej klientów. Dyrektor "P." złożyła oświadczenie, że firma “N." nie zastrzegła sobie prawa wyłącznego do kształtu tuby. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2003r. Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie. Organ uznał, że dla unieważnienia znaku bez znaczenia jest czy obecnie sporny znak ma zdolność odróżniającą, bowiem badane jest niespełnienie przez znak wymogów rejestracji w dacie zgłoszenia. Zdaniem Kolegium Orzekającego sporny znak spełnia wymogi określone art. 4 ustawy o znakach towarowych tj. oznacza pochodzenie towaru. Art. 4 określa jednocześnie rodzaje oznaczeń, które mogą pełnić funkcje znaku towarowego. W katalogu tym znajduje się m.in. forma plastyczna. Przestrzenny znak tuba jest właśnie formą plastyczną. Spełnia więc kryteria z art. 4. Rozpatrując znak "tuba" pod kątem posiadania przez niego cech wyłączających rejestrację, wymienionych w art. 7 ust. 2 organ stwierdził, że znak ten nie ma rodzajowego charakteru, nie jest nazwą związku chemicznego, substancji chemicznej ani oznaczeniem cechy kremu zawartego w opakowaniu, nie informuje też o funkcji opakowania, tak więc przeszkody rejestracyjne z art. 7 ust.2 go nie dotyczą. Urząd uznał również, że brak podstaw do uznania, iż rejestracja została dokonana w warunkach określonych w art.8 ust. 2 ustawy i że narusza prawa firmy "N.". Zdaniem organu tylko osoby trzecie, których prawa zostały naruszone rejestracją znaku mają legitymację prawną do podniesienia tego zarzutu. Kolegium uznało też, że brak podstaw do uznania, że rejestracja narusza zasady współżycia społecznego lub obowiązujące prawo /art. 8 p.1 ustawy/ bowiem w umowie zakupu maszyny przez "P." od firmy "N." brak było zapisów dotyczących przysługiwania firmie "N." praw wyłącznych do kształtu tuby a możliwości maszyny obejmują różne kształty tub. Na powyższą decyzję wnioskodawczyni "A." spółka z o.o. wniosła skargę do NSA zarzucając: 1/ naruszenie prawa materialnego tj. art. 4 ust.1 i 2 oraz art. 7 ust.1 i 2 ustawy o znakach towarowych przez uznanie, że tuba posiada zdolność odróżniającą oraz przez uznanie, że sposoby używania oznaczenia w obrocie nie wpływają na ocenę jego zdolności odróżniającej, naruszenie art. 8 p.1 ustawy przez uznanie, że nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zgłoszenie do rejestracji typowego wzoru wyrobu wytwarzanego przez urządzenie kupione u producenta, który sprzedaje takie urządzenia także innym podmiotom, naruszenie art. 8 p.2 ustawy przez przyjęcie, że tylko osoby, których prawa zostały naruszone rejestracją mają legitymację do żądania unieważnienia na tej podstawie; 2/ naruszenie przepisów postępowania tj. art. 6,7,8,1 oraz 107 § 1 i § 3 KPA przez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego, niewyjaśnienie przesłanek rozstrzygnięcia i nienależyte uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji. W obszernym uzasadnieniu skargi spółka podnosiła brak cech odróżniających znaku przestrzennego "tuba" oraz fakt, że Urząd powinien przeanalizować jakie cechy znaku decydują o jego dystyngtywnym charakterze. Skarżąca podnosiła, że gdy znakiem jest forma przestrzenna, to w samym tylko kształcie należy poszukiwać elementów niezwykłych lub fantazyjnych, które pozwalałyby budować skojarzenie z pochodzeniem produktu. W tej sytuacji kształtowi temu należy stawiać wysokie wymagania co do fantazyjności. Tymczasem "tuba" posiada standardowy kształt, a Urząd nie przeanalizował czy półokrągły spaw może nadać znakowi charakter dystyngtywny. Skarżąca podniosła też, że podstawowe kształty geometryczne, a takim jest półokrągłe zakończenie tuby, nie mają cech niezwykłości ani fantazyjności. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie. Argumentował jak dotychczas. Wyjaśnił, że półokrągłe zakończenie tuby miało zdolność dystyngtywną w momencie zgłoszenia znaku do rejestracji, zaś obecne sposoby używania tego oznaczenia nie mają znaczenia dla jego oceny w dacie zgłoszenia. Urząd podniósł też, że zarzut z art. 8 p.2 ustawy o znakach towarowych mógłby podnieść skutecznie tylko ten podmiot, którego prawa zostały naruszone. W sprawie niniejszej rejestracja nie narusza praw osobistych ani majątkowych wnioskodawcy, nie może więc on podnosić zarzutu z art. 8 ust.2. Organ wyjaśnił, że rejestracja nie była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, bowiem nie wykazano, że którakolwiek z maszyn sprzedanych przed datą dokonania zgłoszenia trafiła na rynek polski lub też do producenta dostarczającego wyroby na rynek polski. Z mocy art. 97 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. 153 p.1271/ sprawy, w których skargi zostały wniesione do NSA przed 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / dalej zwane p.p.s.a. , Dz.U. nr 153 z 2002r. poz.1270/. Zgodnie z art. 13 ust. 2 tej ustawy sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Wobec tego, że sprawa dotyczy skargi na decyzję Urzędu Patentowego, którego siedziba znajduje się w Warszawie sprawa rozpatrywana jest przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a postępowanie toczy się na podstawie p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje: Zgodnie z art.1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz.U. nr 153 z 2002r. poz.1269/ sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sądy administracyjne sprawują więc kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem ich zgodności z obowiązującym w dacie ich wydania prawem materialnym i przepisami procesowymi. Badając pod tym kątem zaskarżoną decyzję Sąd stwierdził naruszenia prawa, skarga jest więc uzasadniona. W sprawie niniejszej zgodnie z art.315 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej /Dz.U. nr 49 z 2001r. poz. 508 z późn. zmianami/ znajdują zastosowanie przepisy ustawy o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985r. Sąd ocenił więc prawidłowość dokonanej rejestracji i wniosek o jej unieważnienie w świetle przepisów tej ustawy. Zasadny jest zarzut naruszenia art.4 i art.7 ustawy o znakach towarowych. Zgodnie z art.4 ust. 1 cytowanej ustawy istota znaku towarowego polega na możliwości odróżniania oznaczonych nim towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Organ dokonując rejestracji a następnie rozpoznając wniosek o jej unieważnienie powinien przede wszystkim rozważyć czy sporny znak "tuba" spełnia tę funkcję i uzasadnić przyjęte stanowisko. Tymczasem w sprawie niniejszej brak takiego uzasadnienia. Organ ograniczył się do stwierdzenia, że znak przestrzenny mieści się w katalogu form wymienionych, przykładowo przecież, w art. 4 ust.2. Jest to uzasadnienie niewystarczające. Fakt, że znak mieści się w tym katalogu form nie oznacza wcale, że nadaje się on do odróżniania towarów, tzn. do tego, aby przeciętny nabywca, w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, mógł przy jego pomocy zidentyfikować pochodzenie towaru, a przecież spełnienie tej właśnie funkcji jest zadaniem znaku towarowego. Nie każda forma wymieniona w art.4 ust.2 może być znakiem towarowym a jedynie taka, która nadaje się do odróżniania towarów. Czy i dlaczego forma przestrzenna "tuba" nadaje się do odróżniania towarów nie zostało w ogóle wykazane. Podobnie rozważania organu dotyczące zarzutu naruszenia art.7 ustawy o znakach towarowych nie dotykają istoty problemu. Organ ograniczył się do wyjaśnienia, że znak "tuba" nie spełnia funkcji informacyjnych, o których mowa w art. 7 ust.2 ustawy, bowiem nie informuje o cechach i właściwościach chemicznych kremów w tubie. I ta argumentacja zawiera podstawowy błąd logiczny. Fakt, że znak nie ma cech informacyjnych wymienionych w art.7 ust.2 ustawy nie oznacza wcale, że posiada on konieczne cechy pozytywne, o których mowa w art.7 ust.1 tj. posiada dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Art. 7 ust. 2 ustawy wskazuje bowiem jedynie jaka cecha znaku towarowego jest niewystarczająca, aby spełniał on funkcje odróżniające. Taką cechą jest informowanie o właściwościach towaru. Jeśli znak tylko informuje o właściwościach towaru, to nie może być znakiem towarowym. Jeśli jednak oprócz informowania o właściwościach, ma cechę abstrakcyjną, określoną w art.4 ust.1 ustawy, która pozwala w niepowtarzalny sposób połączyć go z producentem towaru, to nadaje się do odróżniania towarów. Art.7 ust.1 ustawy precyzuje warunki, w jakich abstrakcyjna cecha znaku towarowego ma pozwalać na odróżnienie towarów nim oznaczonych od innych towarów tego samego rodzaju; ma to nastąpić w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Odnośnie znaku "tuba" zupełnie zabrakło analizy tego znaku pod kątem spełniania przez niego wymogów z art. 4 i 7 ustawy i organ nie wyjaśnił wcale, dlaczego pospolity kształt geometryczny, jakim jest półokrągłe zakończenie tuby, pozwala na indywidualizację tego oznaczenia, gdy zasadniczo ustalenie, że znak jest tylko kształtem pospolitym, prowadzić powinno do uznania braku cech dystyngtywnych. W tej kwestii znacznie bardziej przekonujące są wywody organu zawarte w uchylonej potem decyzji odmawiającej rejestracji znaku "tuba". Ponieważ obie strony w swoich pismach powoływały się na orzeczenie NSA z 14 czerwca 2002r. /II SA 3864/01/, w którym Sąd ten podzielił pogląd o posiadaniu właściwości odróżniających przez znak towarowy przestrzenny "butelka" stanowiący butelkę o charakterystycznym, trapezolidalnym wcięciu, należy odnieść się również do tego orzeczenia. Wyrażony w nim pogląd nie koliduje z wywodami przedstawionymi wyżej. W sprawie znaku towarowego "butelka" NSA wyjaśnił, że cechą wyróżniającą zastrzeżonej formy butelki nie jest wszelkie wcięcie w środkowej jej części, które zwiększa funkcjonalność, a jedynie to jedno, charakterystyczne, mające w przekroju poprzecznym kształt trapezu. Sąd położył więc nacisk na oryginalność i niepowtarzalność formy potwierdzając tezę, iż znakiem towarowym może być tylko forma posiadająca cechy odróżniające. Urząd nie wykazał na czym polegają cechy odróżniające wzoru "tuba". Zasadny jest też zarzut naruszenia art.8 p.1 ustawy o znakach towarowych. Organ ograniczył się do stwierdzenia, że rejestracja nie narusza praw producenta maszyny do tub tj. firmy "N.", bowiem w umowie nie była zastrzeżona wyłączność uprawnienia do kształtu tuby na jego rzecz. Organ powinien jednak dostrzec, że zawłaszczenie dorobku firmy "N.", polegającego na możliwości zaoferowania polskim kontrahentom maszyn do produkcji tub o okrągłym zakończeniu, narusza dobre obyczaje kupieckie. Brak zastrzeżenia w umowie na rzecz "N." wyłączności uprawnienia do kształtu tuby, nie oznacza wcale prawa do uzyskania tej wyłączności na swoją rzecz przez jednego z wielu nabywców maszyny produkującej tuby. Istota problemu tkwi we wpływie dokonanej rejestracji na uprawnienia z jednej strony innych właścicieli maszyn i swobodę ich działalności gospodarczej, a z drugiej strony na sytuację producenta maszyn i ograniczenie rynku ich zbytu. Organ nie rozważył jak wpływa dokonana rejestracja na prawa innych nabywców maszyn do produkcji takich samych tub. Postępowanie dowodowe wykazało, że podmiotów takich jest wiele, bowiem sprzedano 120 maszyn, a 60% z nich posiada końcówki do produkcji zastrzeżonego przez "P." kształtu tuby. Wynika z tego, że rejestracja kształtu tuby jako znaku towarowego wpływa obecnie na uprawnienia 72 posiadaczy maszyn, a w momencie zgłoszenia znaku, gdy maszyny z typowym wyposażeniem do zakańczania i zamykania tub były już w obrocie, stan taki był łatwy do przewidzenia. Nabywcy maszyn kupując je nabyli jednocześnie prawo do produkowania przy ich pomocy półokrągłych tub i prawo do posługiwania się tymi tubami. Kwestionowana rejestracja już w samym swoim założeniu prawa te ogranicza. Samo bowiem zgłoszenie do rejestracji typowego kształtu miało na celu uniemożliwienie innym używania go, mimo nabycia przez nich urządzenia do produkcji tego właśnie kształtu i mimo, iż kształt ten jest niezbędny do uzyskania określonego efektu technicznego tj. eliminacji ostrych rogów w zakończeniu tubki i zapobieżeniu gromadzenia się tam resztek kremu. Kwestie te organ pominął i nie rozważył, czy opisane wyżej ograniczenie innych uczestników obrotu gospodarczego jest zgodne z zasadami uczciwości kupieckiej i zasadą swobody gospodarczej, uczciwej konkurencji tj. szeroko rozumianymi zasadami współżycia społecznego. Niezasadny jest natomiast zarzut naruszenia przez rejestrację art.8 p.2 ustawy o znakach towarowych. Zarzut ten służy bowiem tym osobom, których prawa zostały naruszone, a w sprawie niniejszej żadna z nich nie występuje. Naruszenie praw bliżej nieokreślonej grupy uczestników rynku mieści się w hipotezie art.8 p.1, to znaczy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W świetle powyższych wywodów zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem prawa tj. art. 4, art. 7 i art. 8 p.1 ustawy o znakach towarowych oraz z naruszeniem art. 107 § 3 KPA i dlatego na zasadzie art. 145 § 1 p1 lit. a i lit.c p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania orzekł na podstawie art.200 p.p.s.a.