II SA 1722/03

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sędziowie : WSA Protokolant: Rafał Jasiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2004 r. sprawy ze skargi C. [...] Wielka Brytania na Urzędu Patentowego z dnia [...] marca 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu uchyla zaskarżoną decyzję oraz zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz C. [...] Wielka Brytania kwotę 700 zł;- (siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] marca 2003 r. Nr [...] po rozpoznaniu odwołania – skarżącej – C. [...], Wielka Brytania utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] marca 2001r. o odmowie udzielenia patentu zgłoszonego w dniu [...] grudnia 1995r. na wynalazek oznaczony nr [...] pt. "Ulepszanie funkcji endometrium lub pokrewnych". Pismem z dnia [...] czerwca 1997r. skarżąca działając w oparciu o art.39 Układu o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz.U z 1991, Nr 70, poz.303) dostarczyła kopię Międzynarodowego Zgłoszenia Patentowego [...] z pierwszeństwem od 21 grudnia 1995r. Zgłoszenie to otrzymało nr [...] Zawiadomieniem z dnia [...] października 2000r. Urząd Patentowy RP poinformował skarżącą, iż stwierdził istnienie okoliczności świadczących o braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania praw wyłącznych a mianowicie: 1. kompozycja farmaceutyczna wg. zastrzeżenia 22; 2. sposoby wg. zastrzeżenia 24-25; - nie mogą być opatentowane ponieważ nie zostały ujawnione istotne cechy techniczne niezbędne do jej realizacji (art.10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 z póź.zm. ustawa o wynalazczości). Urząd Patentowy wskazał, że w zakresie kompozycji patentuje się wytwory określone konkretnym składem jakościowym i ewentualnie ilościowym zilustrowanym w opisie zgłoszenia, 3. rozwiązanie wg. zastrzeżenia 1-22 i 23; - nie mogą być opatentowane ponieważ nie udziela się ochrony patentowej na sposoby leczenia (art.12 ustawy o wynalazczości). Stwierdzając powyższe Urząd Patentowy wezwał skarżącą do wypowiedzenia się do podniesionych zarzutów. Pismem z dnia [...] marca 2001r. skarżąca przedstawiła poprawioną wersję zastrzeżeń, wskazując, iż zastrzeżenia w takiej formie zostały przyjęte przez Europejski Urząd Patentowy. Strona oświadczyła, że rezygnuje z ubiegania się o ochronę patentową w kategorii dotyczącej "zastosowania" jako kategorii patentowej. Decyzją z [...] marca 2001r. Urząd Patentowy umorzył postępowanie w sprawie zgłoszenia wynalazku pt. "Ulepszanie funkcji endometrium lub pokrewnych" w zakresie sposobu leczenia, sposobu wytwarzania kompozycji i zastosowania. Decyzja ta nie została przez skarżącą zaskarżona i stała się decyzją prawomocną. Decyzją z [...] marca 2001r. poprzedzającą wydanie zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. "Ulepszanie funkcji endometrium lub pokrewnych" w zakresie kompozycji. Urząd Patentowy stwierdził, że argumenty zawarte piśmie z dnia [...] marca 2001r. nie wpłynęły na zmianę stanowiska Urzędu. Uzasadniając odmowę Urząd Patentowy wskazał, że w zakresie kompozycji farmaceutycznej patentuje się rozwiązania określone składem jakościowym zdefiniowanym chemicznie lub biochemicznie i/lub składem ilościowym. Zdaniem Urzędu zdefiniowanie przez skarżącego kompozycji jako "Kompozycja do zmiany jednej lub więcej charakterystyk przynajmniej niektórych komórek dróg rozrodczych ssaków przez wprowadzenie kwasu nukleinowego do komórek" nie ujawnia żadnych cech technicznych kompozycji na które zgłaszający mógłby uzyskać ochronę patentową. W ocenie Urzędu składnikiem kompozycji jest DNA i taki związek powinien być określony przez swoją sekwencje czy chociażby funkcjonalnie w przypadku znanych sekwencji zgodnie z zakresem ujawnionym w zgłoszeniu. Biorąc pod uwagę powyższe Urząd na podstawie art.10 i art.26 ustawy o wynalazczości oraz § 35 ust 1 pkt.2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Mon.Pol. nr 18, poz.179) uznał, że zgłoszenie za nr [...] dokonane dnia [...] grudnia 1995r. nie może otrzymać ochrony w zakresie kompozycji. Pismem z dnia [...] kwietnia 2001r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] marca 2001r. odmawiającej udzielenia patentu na wynalazek pt. "Ulepszanie funkcji endometrium lub pokrewnych" w zakresie kompozycji. W odwołaniu podniosła, że przeredagowała zastrzeżenia tak, aby dotyczyły kompozycji, w sposób dopuszczony m.in. przez Europejski Urząd Patentowy (pismo z [...] marca 2001r.). W ocenie skarżącego stwierdzenie Urzędu, że: "Zgłaszający uważa, że zgłoszenie nie dotyczy sposobu leczenia i posiada zdolność patentową" jest nieuzasadnioną nadinterpretacją stanowiska skarżącego i nie może wpływać na zdolność rejestracyjną wynalazku. Podniósł, że żądanie Urzędu do ujawnienia cech technicznych kompozycji opiera się na praktyce Urzędu nie zaś na przepisach prawa dotyczących patentowania wynalazków. Skarżący podniósł, że "...absurdem jest żądanie podania składu ilościowego i jakościowego kompozycji tego typu...". W ocenie skarżącego dokładne sprecyzowanie składu w zastrzeżeniach z podaniem zakresu ilościowego nie ma żadnego znaczenia dla fachowca realizującego wynalazek, a ponadto naraża zgłaszającego na wykorzystanie jego wynalazku bez naruszania patentu przez prostą modyfikację niektórych parametrów, nieistotnych dla idei wynalazku. Podnosząc powyższe zgłaszający przedłożył poprawioną wersję zastrzeżeń patentowych, które ograniczają zakres żądanej ochrony patentowej do rozwiązań opisanych w ujawnionym wynalazku. Wskazał, że zgodnie z sugestią Urzędu Patentowego, zawartą w uzasadnieniu decyzji określił swój wynalazek funkcjonalnie, ponieważ sekwencje białek objętych zakresem wynalazku są znane. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2003 r. Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy decyzję o odmowie udzielenia patentu na wynalazek. Urząd wskazał, że w nowo nadesłanej (wraz z odwołaniem w dniu [...] kwietnia 2001r.) wersji zastrzeżeń patentowych skarżący bliżej sprecyzował kompozycję poprzez określenie funkcji kwasu nukleinowego, stanowiącego o istocie kompozycji. Przedstawiony opis w ocenie Urzędu wykazuje, że istotą rozwiązania jest zastosowanie kwasów nukleinowych do otrzymania kompozycji zmieniającej charakterystyki komórek dróg rozrodczych ssaków a zwłaszcza komórek endometrium. Urząd stwierdził, że kwasy stanowiące o istocie kompozycji jako takie znane są ze stanu techniki i nowe zastosowanie kompozycji (a więc kwasów nukleinowych) nie przywraca nowości kompozycji jako takiej. Skargę na powyższą decyzję wniosła skarżąca zarzucając naruszenie przepisów proceduralnych i tak: § 32 ust.3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U, nr102, poz..1119) poprzez to, że nie został wyznaczony termin na wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów, mogących świadczyć o braku ustawowych warunków do uzyskania patentu co do niespełnienia przesłanki nowości. Zarzucił naruszenie art. 9 k.p.a. poprzez fakt, że Komisja Odwoławcza dokonując merytorycznego badania sprawy nie poinformowała strony o nowych okolicznościach w sprawie, które miały istotny wpływ na negatywne rozstrzygnięcie dla strony. Naruszenie art. 9 k.p.a. poprzez udzielenie błędnej informacji polegającej na tym, iż Urząd w uzasadnieniu decyzji w I instancji dopuścił możliwość określenia związku funkcjonalnie w przypadku znanych sekwencji, natomiast wskutek ponownego rozpoznania sprawy nie dopuszczono w ogóle możliwości udzielenia ochrony patentowej zgłoszeniu, w którym wykorzystano znaną sekwencję, nawet jeżeli została ona określona funkcjonalnie. Stosując się do błędnej informacji Urzędu skarżący poniósł negatywne konsekwencje swojego dalszego działania. Naruszenie art. 7 k.p.a. poprzez fakt, że Urząd patentowy RP nie dokonał wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych związanych z rozpoznawanym zgłoszeniem. Naruszenie art.10 k.p.a. poprzez uniemożliwienie stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wnosił o oddalenie skargi bowiem po ponownym rozpatrzeniu sprawy stwierdzono, że istotą rozwiązania jest zastosowanie kwasów nukleinowych do otrzymania kompozycji zmieniającej charakterystyki komórek dróg rozrodczych ssaków, zwłaszcza komórek endometrium (tzw. II zastosowanie medyczne dla znanych ze stanu techniki kwasów nukleinowych). W ocenie Urzędu skarżący żądał w nowej wersji zastrzeżeń patentowych, przysłanych wraz z odwołaniem udzielenia ochrony patentowej na kompozycję farmaceutyczną zawierającą znane kwasy nukleinowe podając jedynie ich definicję funkcjonalną tj. poprzez uzyskany korzystny efekt (w kategorii wytworu). W ocenie Urzędu nie było możliwe zaakceptowanie nowej wersji zastrzeżeń bowiem była zapisana w kategorii wytworu a nie zastosowania natomiast zgłaszający zrezygnował z zastrzeżenia w kategorii zastosowanie i została wydana decyzja umarzająca postępowanie w tym zakresie. Urząd Patentowy RP wskazał, że nowe zastosowanie kompozycji a więc kwasów nukleinowych znanych ze stanu techniki nie przywraca nowości kompozycji jako takiej. W ocenie Urzędu nie jest to nowy zarzut (brak nowości) w kompozycji, ponieważ sam skarżący twierdził w odwołaniu z dnia [...] kwietnia 2001r. sekwencje białek objętych zakresem wynalazku są znane. Wobec tego w ocenie Urzędu zgłaszający miał pełną świadomość sytuacji, że kompozycja zawierająca znane kwasy nukleinowe nie może być opatentowana w kategorii nowego wyrobu. Urząd stwierdził, że nie musiał wyznaczać terminu na wypowiedź na zarzut braku nowości w stosunku do kompozycji, bowiem takiego zarzutu nie stawiał. Urząd nie uznał za zasadne zarzuty w zakresie naruszenia przepisów art. 7, 9 ,10 i 77 k.p.a. ponieważ zespół orzekający Izby Odwoławczej rozstrzygnął zgodnie z art.245 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). W tym stanie rzeczy Urząd wnosił o oddalenie skargi. W piśmie z dnia [...] lipca 2004r. - załącznik do protokołu – skarżąca podtrzymała swoje stanowisko odnośnie postawienia przez Urząd zarzutu braku nowości. Wskazywał, że poniesione przez Urząd argumenty w zakresie stwierdzenia zawartego w uzasadnieniu odwołania, iż "sekwencje białek objętych zakresem wynalazku są znane" i wywodzenie z tego braku nowości zgłaszanego wynalazku jest niezasadne. W ocenie skarżącego białka wymienione w 1 zastrzeżeniu patentowym nie są składnikami kompozycji. Zostały tam wymienione z uwagi na to by pośrednio zdefiniować kwasy nukleinowe, które je kodują. W ocenie skarżącego fakt, że znane są białka nie oznacza, że znana jest kompozycja, która zawiera kwasy nukleinowe obejmujące geny tych białek. Skarżący podkreśla, że nie poinformowanie jej o nowym zarzucie stanowi naruszenie jej podstawowych praw procesowych i podważa sens postępowania zgłoszeniowego. Podtrzymał zarzuty naruszenia przepisów art. 7, 10, 77 k.p.a. do stosowania których stosowania Urząd był zobowiązany zgodnie z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej (wcześniej art.113 ustawy o wynalazczości). Skarżący w kontekście przepisu § 32 ust.3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych zakwestionował przedstawioną przez Urząd argumentację dotyczącą interpretacji art. art.245 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: W świetle art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych sprawy (Dz.U. Nr 153, poz.1271), w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie i dlatego postępowanie toczy się na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270). Zgodnie z art.1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art.134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508 – p.w.p) wyraża zasadę, w myśl której zdolność patentową wynalazku zgłoszonego do ochrony przed wejściem w życie tej ustawy (22 sierpnia 2001 r.) ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Ma więc w niniejszej sprawie zastosowanie w tym względzie powołana ustawa o wynalazczości. Jednakże do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepis art. 37 ust. 2 p.w.p. Zgodnie z ust. 1 art. 37 p.w.p. do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może, z zastrzeżeniem ust. 2, wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia, które nie mogą jednakże wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wynalazku w dniu dokonania zgłoszenia. W świetle zaś ust. 2 powołanego artykułu zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu i przy zachowaniu ograniczenia określonego w ust. 1. Natomiast stosownie do art. 316 ust. 4 p.w.p. postępowanie związane ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego i topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym toczy się od dnia wejścia w życie ustawy według jej przepisów. Stosownie do art. 46 ust. 1 p.w.p. w uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy, sprawdzając, czy spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, może wezwać zgłaszającego do nadesłania w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania, dokumentów i wyjaśnień dotyczących tego zgłoszenia oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia, a także do nadesłania rysunków, które nie są niezbędne do zrozumienia wynalazku, jeżeli jest to potrzebne dla należytego przedstawienia wynalazku lub konieczne z innych względów. Zdaniem Sądu Urząd Patentowy nie jest związany swymi zastrzeżeniami zgłoszonymi w powyższym trybie. Może od nich odstąpić, m.in. uznając zasadność argumentów zgłaszającego. Urząd Patentowy może również zgłaszać nowe zastrzeżenia, tym bardziej w sytuacji, gdy pojawiają się nowe wątpliwości, czy zgłoszone rozwiązanie spełnia ustawowe warunki do jego opatentowania. Odmawiając decyzją pierwszoinstancyjną udzielenia patentu na wynalazek zdefiniowany przez skarżącego jako "Kompozycja do zmiany jednej lub więcej charakterystyk przynajmniej niektórych komórek dróg rozrodczych ssaków przez wprowadzenie kwasu nukleinowego do komórek" nie ujawnia żadnych cech technicznych kompozycji na które zgłaszający mógłby uzyskać ochronę patentową. Uznając, że składnikiem kompozycji jest DNA i taki związek powinien być określony przez swoją sekwencje czy chociażby funkcjonalnie w przypadku znanych sekwencji zgodnie z zakresem ujawnionym w zgłoszeniu Urząd zasugerował skarżącemu możliwość funkcjonalnego określenia kompozycji. Zaskarżoną decyzją Urząd wskazał, że w nowo nadesłanej (wraz z odwołaniem w dniu [...] kwietnia 2001r.) wersji zastrzeżeń patentowych skarżący wprawdzie bliżej sprecyzował kompozycję poprzez określenie funkcji kwasu nukleinowego, stanowiącego o istocie kompozycji. Przedstawiony opis w ocenie Urzędu wykazywał, że istotą rozwiązania jest nowe zastosowanie kwasów nukleinowych do otrzymania kompozycji zmieniającej charakterystyki komórek dróg rozrodczych ssaków a zwłaszcza komórek endometrium. Niemniej jednak kwasy stanowiące o istocie kompozycji jako takie znane ze stanu techniki i ich nowe zastosowanie (a więc kwasów nukleinowych) nie przywraca nowości kompozycji jako takiej. W ocenie Sądu stanowiska te zawierają pewną niekonsekwencję bowiem w przypadku decyzji pierwszoinstancyjnej Urząd twierdzi, że wynalazek nie może uzyskać ochrony a to z uwagi na brak ujawnienia cech technicznych kompozycji na które zgłaszający mógłby uzyskać ochronę patentową natomiast w zaskarżonej decyzji Urząd przeprowadził analizę istoty wynalazku i na tej podstawie uznał, że nie można udzielić ochrony na kompozycję bowiem zastrzeżenia i istota wynalazku dotyczą raczej zastosowania znanych ze stanu techniki kwasów nukleinowych niż kompozycji. Wydanie decyzji w pierwszej instancji miało miejsce w dniu [...] maja 2001 r., a więc przed wejściem w życie ustawy Prawo własności przemysłowej (22 sierpnia 2001 r.), toteż przepis art. 49 ust. 1 p.w.p. nie mógł być w sprawie zastosowany. W niniejszej sprawie, Urząd Patentowy utrzymując w mocy wcześniejszą decyzję (już na gruncie ustawy p.w.p), w której odmówiono udzielenia wnioskowanego patentu i nie wzywając strony do zajęcia stanowiska naruszył słuszny interes strony umożliwiający jej dokonanie w ramach ujawnionego zgłoszenia modyfikacji być może umożliwiających uzyskanie ochrony. Organ przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia patentu powinien wyznaczyć zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu (art. 49 ust. 1 p.w.p.). Ponownie rozpoznając sprawę Urząd Patentowy RP przeprowadzi niezbędne ustalenia w kierunku wskazanym w niniejszym uzasadnieniu, a następnie na podstawie całokształtu materiału dowodowego oceni zdolność patentową przedstawionego rozwiązania jako całości. Uzasadnienie ponowne wydanej decyzji winno dopowiadać wymogom zawartym w art. 107 § 3 k.p.a. W tym stanie sprawy zaskarżona decyzja podlega uchyleniu, stosownie do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 litera c p.p.s.a. Z zaskarżoną decyzją nie wiąże się kwestia wykonalności nie zachodzi więc potrzeba orzekania, czy i w jakim zakresie decyzja ta może być wykonana, a to w związku z nieprawomocnym rozstrzygnięciem Sądu (art. 152 p.s.a.). Z uwagi na brak żądania strony o zwrot kosztów postępowania nie orzeczono w tym zakresie na zasadzie art. 210 § 1 p.p.s.a.