II SA 2276/03

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Robotowska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Asesor WSA Izabela Głowacka-Klimas Protokolant: Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2004r. sprawy ze skargi C. z/s w N. USA na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2003r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] marca 2001r. 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane 3. zasądza od Urzędu Patentowego na rzecz C. kwotę 700 zł. ( siedemset) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] marca 2001r. odmówił C. z USA udzielenia patentu na wynalazek pt.: "Mikroelmulsyjne delikatne ciekłe kompozycje czyszczące". W uzasadnieniu decyzji wskazał, że rozwiązanie według wynalazku jest oczywiste w stanie techniki. W skierowanym do zgłaszającego zawiadomieniu z dnia [...] grudnia 2000r. UP wskazał, że znana jest z wcześniejszego patentu amerykańskiego mikroelmulsyjna uniwersalna ciekła kompozycja czyszcząca. W raporcie z międzynarodowego badania wskazano, że jedyną różnicą między znaną kompozycją a zgłoszonym rozwiązaniem jest obecność dwubiegunowego środka powierzchniowo czynnego betainy. Zdaniem organu, zgłaszający nie wskazał jasno celu zastosowania betainy jak również uzyskanego, dzięki jej zastosowaniu, efektu. W ocenie organu betaina jest znana ze stanu techniki i używana do zwiększania pienistości np. w szamponach. Sam zgłaszający podał, że betaina jest środkiem wysoko pieniącym. Urząd Patentowy stwierdził, analizując przedmiot zgłoszenia, że specjalista z danej dziedziny może zmodyfikować znaną kompozycję i spowodować uzyskany efekt. Optymalnego doboru składników spośród znanych i stosowanych w ciekłych kompozycjach czyszczących można dokonać na podstawie dodatkowych doświadczeń. W ocenie urzędu zgłaszający nie wykazał nieoczekiwanych właściwości przedstawionych kompozycji czyszczących jakie można uzyskać stosując betainę zamiast innych środków powierzchniowo czynnych w połączeniu z pozostałymi wybranymi składnikami w odpowiednio dobranych ilościach. Zdaniem organu należało uznać zgłoszone rozwiązanie za wynikające w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki. W odwołaniu od powyższej decyzji zgłaszający domagał się jej uchylenia podnosząc przede wszystkim naruszenie przez organ przepisów o postępowaniu, zarzucił organowi nieustosunkowanie się do nowej wersji zastrzeżeń patentowych złożonej przed wydaniem decyzji. Kwestionując brak nieoczywistości rozwiązania wskazano, iż przeciwstawiony opis patentowy dotyczy kompozycji czyszczących do twardych powierzchni, które mają słabe własności pieniące i nie są odpowiednie do stosowania jako delikatne, wysoko pieniące, ciekłe kompozycje czyszczące. W przeciwstawionym rozwiązaniu stosowany jest niejonowy środek powierzchniowo czynny, którego nieodłączną właściwością wynikającą z jego natury są słabe właściwości pieniące. Zdaniem zgłaszającego charakter chemiczny niejonowego środka powierzchniowo czynnego i betainy jest zupełnie inny. Zdaniem strony zastąpienie niejonowego środka powierzchniowo czynnego betainą spowoduje nie tylko uzyskanie wysokich właściwości pieniących, ale również wysokiej delikatności kompozycji w postaci mikroemulsji. Niezasadne jest więc stanowisko organu, iż zgłoszone rozwiązanie jest oczywiste. Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] maja 2003r. utrzymał w mocy decyzję z [...] marca 2001r. W uzasadnieniu podano, że z dokumentów złożonych w dacie zgłoszenia wynika, że za najistotniejsze cechy według zgłoszenia uznane zostało: efektywne usuwanie tłustego brudu oraz nadawanie połysku czyszczonym powierzchniom. Przeciwstawiony przez Urząd opis patentowy amerykański rozwiązuje analogiczne problemy. W odniesieniu do wysokiej zdolności pienienia się. Urząd stwierdza, że cecha ta chociaż wymieniana w opisie projektu nie była decydującą (w pierwszej wersji dokumentów patentowych) o nowości i nieoczywistości zgłoszenia. W pierwszej wersji zastrzeżeń patentowych nie była ona w ogóle podnoszona. Ponadto zamieszczone w treści opisu projektu przykłady wykonania wskazują, że wysokie pienienie się kompozycji nie było decydującą cechą techniczną przy opracowywaniu składu receptury według wynalazku, świadczy o tym fakt, że dla szeregu kompozycji w ogóle nie oznaczono pienienia się, podczas gdy inne parametry (np. wygląd w różnych temperaturach) określono dla wszystkich badanych składów. Na podkreślenie zasługuje przy tym fakt, że w załączonych przykładach wykonania Zgłaszający nie podał w jaki sposób mierzono parametr "piana", nie można więc odnieść się do załączonych wyników. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Urzędu wskazywanie przez Zgłaszającego w odwołaniu z dnia [...] maja 200lr na wysokie pienienie się kompozycji według wynalazku jako cechy wyróżniającej rozwiązanie jest nieuzasadnione. Z porównania składu jakościowo - ilościowego kompozycji czyszczącej z przeciwstawionym rozwiązaniem wynika, że wyróżniającym rozwiązanie według projektu jest zastosowanie betainy jako środka powierzchniowo czynnego. Jednakże stosowanie betain jako środków powierzchniowo czynnych w kompozycjach czyszczących znane jest ze stanu techniki co podkreśla sam Zgłaszający (patrz stan techniki opisu projektu). Tak więc dodatek betainy do znanej receptury środka czyszczącego stanowiłby o dokonaniu wynalazku tylko w przypadku, gdyby Zgłaszający wykazał nieoczekiwane właściwości jakie posiada taka kompozycja. Zdaniem Urzędu w dokumentach patentowych (złożonych w dacie zgłoszenia) brak jest wykazania nieoczekiwanego efektu uzyskanego z zastosowania betainy w miejsce innego środka powierzchniowo czynnego. Zdaniem Urzędu w decyzji z dnia [...] marca 2001r. uwzględniono nową wersję zastrzeżeń patentowych nadesłanych do Urzędu [...] lutego 2001r, a argumenty merytoryczne podnoszone w zawiadomieniu Urzędu z dnia [...] grudnia 200r pozostają aktualne dla wersji zastrzeżeń z dnia [...] lutego 2001r. Stwierdzenie, które Urząd zamieścił w decyzji z dnia [...] marca 2001r., iż ... "zastąpienie betainy niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym w kompozycji według wynalazku nie ma zasadniczego wpływu na właściwości pieniące kompozycji", na które wskazuje Zgłaszający jako niedopuszczalne w odwołaniu z dnia [...] maja 2001r., wynikało z ustosunkowania się Urzędu do pisma Zgłaszającego z dnia [...] lutego 200lr. Z danych porównawczych zamieszczonych przez Zgłaszającego w piśmie z dnia [...] lutego 2001r. wynika, że brak betainy w składzie kompozycji nie powoduje spadku właściwości pieniących kompozycji. Fakt, że Zgłaszający nie wykazał nieoczekiwanych właściwości kompozycji czyszczących według wynalazku wynika z informacji zamieszczonych w dokumentach patentowych złożonych w dacie zgłoszenia. Zgodnie z obowiązującym prawem ( art. 37 P.w.p.) niemożliwe jest wykazywanie tych właściwości po opublikowaniu zgłoszenia. Organ w uzasadnieniu decyzji z [...] marca 2001r. oparł się na informacjach zamieszczonych w dokumentach patentowych złożonych w dacie zgłoszenia. W skardze na powyższą decyzję skarżąca domagała się jej uchylenia i zasądzenia kosztów postępowania. Podniosła zarzut naruszenia art. 10 ustawy o wynalazczości poprzez dokonanie analizy nieoczywistości wynalazku i interpretacji informacji zawartych w dokumentach ze stanu techniki nie mających poparcia w treści przedstawionego dokumentu. Zdaniem skarżącej organ oparł swoje rozstrzygnięcie na pierwotnej wersji zgłoszenia, nie uwzględnił zmiany zastrzeżeń, błędnie interpretując art. 37 ustawy Prawo własności przemysłowej. Podniesiono również naruszenie przepisów o postępowaniu w tym art. 7, 77 k.p.a. zarzucając niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych zgromadzonych w sprawie związanych z całością zgłoszenia. Odnosząc się do argumentacji zawartej w zaskarżonej decyzji, że przeciwstawiony patent nie zawiera –"żadnej wzmianki o problemie technicznym jaki rozwiązuje zgłoszony wynalazek ani nie sugeruje środków technicznych, jak rozwiązać problem uzyskania ciekłej kompozycji czyszczącej posiadającej wysokie własności pieniące a jednocześnie delikatnej. Skarżący stwierdził, że zarzut Urzędu o oczywistości dokonanego wynalazku nie wynika z treści znanych rozwiązań ze stanu techniki, lecz polega na połączeniu przez Urząd informacji o stosowaniu betainowego surfaktanta w szamponach (chociaż nie są one kompozycjami do czyszczenia twardych powierzchni) z rozwiązaniem ujawnionym w patencie USA nr [...] (chociaż dotyczy on kompozycji do twardych powierzchni, o słabych właściwościach pieniących i z dużą zawartością niejonowego surfaktanta), dla udokumentowania tezy, że można łącząc niektóre składniki tych kompozycji wytworzyć silnie pieniącą, delikatną, mikroemulsyjną kompozycję czyszczącą. Wniosek taki Urząd Patentowy RP wyciągnął na podstawie znajomości treści obecnego zgłoszenia, czyli zastosował analizę ex post factum. Zarzut Urzędu, że nie zostały wykazane nieoczekiwane właściwości kompozycji czyszczących według wynalazku jakie można uzyskać stosując betainowy surfaktant zamiast innych surfaktantów w połączeniu z pozostałymi wybranymi składnikami w odpowiednio dobranych ilościach jest również nieuzasadniony. Zgłaszający w opisie wynalazku, w dacie zgłoszenia, wskazał miedzy innymi na str. 6, 10-11 na wysokie właściwości pieniące kompozycji, a także przedstawił dane dotyczące silnych właściwości pieniących w tabelach przedstawiających kompozycje na stronach 26-30 opisu wynalazku. Jeżeli chodzi o wykazanie, że kompozycje według wynalazku są delikatnymi kompozycjami czyszczącymi, to opis wynalazku na stronie 24, 25 wskazuje, że kompozycje te stanowią łagodne, delikatne produkty o pH w zakresie od 5 do 8, bez wypełniaczy alkalicznych, w porównaniu do środków czyszczących typu mikroemulsji znanych ze stanu techniki które są najczęściej silnie alkaliczne lub zawierają dużo wypełniacza albo charakteryzują je obie te cechy równocześnie. Skarżąca przesłała do Urzędu Patentowego w odpowiedzi na zarzuty pismo z dnia [...] lutego 2001r., do którego dołączyła uzasadnienie swojego stanowiska oraz wyniki badań porównawczych w stosunku do kompozycji znanych z przeciwstawionego patentu USA nr [...]. Miały one na celu potwierdzenie ujawnionych w dacie zgłoszenia wysokich właściwości pienienia się kompozycji według wynalazku w stosunku do kompozycji ujawnionych w przeciwstawionym dokumencie. Zgłaszający nie podawał w zgłoszeniu (w dacie zgłoszenia) informacji porównawczych, gdyż nie widział, konieczności porównywania mikroemulsyjnej, delikatnej, ciekłej kompozycji czyszczącej o wysokich własnościach pieniących z kompozycją słabo pieniącą do twardych powierzchni. Jego zdaniem kompozycje te znacząco różniły się od siebie składem, właściwościami i rozwiązywały inne problemy techniczne. Wynalazek może uzyskać patent jeżeli stanowi rozwiązanie nieoczywiste w świetle dokumentów ze stanu techniki, to znaczy dla specjalisty rozwiązanie to nie wynika w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki. Nie oznacza to, że Zgłaszający ma obowiązek wykazywania nieoczekiwanych właściwości kompozycji w dacie zgłoszenia wynalazku. Wystarczające jest wskazanie nowych nieoczekiwanych właściwości kompozycji, a takimi są wysoka zdolność pienienia się i delikatność uzyskana między innymi dzięki betainie. Twierdzenie Urzędu Patentowego RP, że wskazywanie w zastrzeżeniach patentowych na wysokie pienienie się kompozycji jako cechy wyróżniającej rozwiązanie jest nieuzasadnione, nie ma poparcia w dokumentach zgłoszenia. Jeżeli chodzi o to, że cecha ta nie była podnoszona w pierwszej wersji zastrzeżeń, to jak wynika z art. 37 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, do czasu wydania decyzji Zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wynalazku w dniu dokonania zgłoszenia. Informacje, dotyczące wysokich właściwości pieniących zostały w opisie wynalazku, w dacie zgłoszenia ujawnione. Wprowadzenie tej cechy do zastrzeżeń patentowych ogranicza zakres ochrony wynalazku, w związku, z czym twierdzenie Urzędu o bezpodstawności takich zmian nie ma uzasadnienia w przepisach prawa, ani nie zostało potwierdzone stosownym postanowieniem Urzędu Patentowego o bezpodstawności takich zmian. Natomiast dostarczenie przez Zgłaszającego wyników badań porównawczych wskazujących na wysokie właściwości pieniące kompozycji stanowi prawo Zgłaszającego do przedstawienia argumentów potwierdzających cechy wcześniej podane w zgłoszeniu. Materiały te odnosiły się do przytoczonego przez Urząd przeciwstawionego patentu USA nr [...], nota bene przyznanego Zgłaszającemu a trudno wymagać, aby Zgłaszający przewidywał wszystkie możliwe przeciwstawienia zgłoszenia w dacie zgłoszenia wynalazku. Odmowa urzędu, co do rozpoznania i ustosunkowania się do tego materiału, jest naruszeniem przepisów o postępowaniu art. 77 § 1 i 80 k.p.a. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu podniósł między innymi, że zgłoszeniu nie był stawiany zarzut braku nowości a zarzut braku nieoczywistości, gdyż zdaniem organu rozwiązanie stanowi kompilację znanej i stosowanej uprzednio w tym samym celu mieszaniny czyszczącej o niskiej pienistości ze znanym surfaktantem o wysokiej pienistości. Odnosząc się do dołączonych do pisma z [...] lutego 2001r. badań porównawczych to, w ocenie urzędu, dane te nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego właściwości fizykochemiczne kompozycji według wynalazku ponieważ nie były ujawnione w dacie zgłoszenia. Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym pełnomocnik organu wyjaśnił, iż przeciwstawiony zgłoszeniu patent amerykański nr [...] jest przyznany skarżącemu. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność patentową wynalazku zgłoszonego do ochrony przed wejściem w życie tej ustawy ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Zgłoszenie w niniejszej sprawie miało miejsce [...] sierpnia 1996r., a więc przepisami stanowiącymi podstawę do oceny zdolności patentowej wynalazku są przepisy ustawy z dnia 19 października 1972r. o wynalazczości. W myśl art. 10 tej ustawy wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i nadające się do stosowania. Z powyższego wynika, iż istotną cechą i warunkiem patentowalności wynalazku jest m.in. jego nieoczywistość. W orzecznictwie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym utrwalony został pogląd, że wynalazek będący kompilacją wielu środków należy oceniać całościowo, tzn. zarzut oczywistości powinien być stawiany całości rozwiązania, a nie poszczególnym elementom, gdyż nawet dobór znanych elementów może wymagać wkładu inwencji twórczej bądź też wynikać w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki. Badając zgłoszenie takiego rozwiązania pod kątem nieoczywistości ekspert UP musi dokonać bardzo szczegółowej i wnikliwej analizy mając świadomość, iż dokonuje on oceny post fatum, a więc w sytuacji, gdy zgłoszone rozwiązanie może wydawać się proste – co automatycznie nie musi świadczyć o jego oczywistości. Należy podzielić zarzut skarżącego, że organ zarzut oczywistości oparł na połączeniu przez eksperta informacji o stosowaniu betainy w szamponach z rozwiązaniem zastosowanym w przeciwstawionym patencie amerykańskim. Uzasadnienie obu decyzji wskazuje, że UP wyciągnął te wnioski na podstawie znajomości treści przedmiotowego zgłoszenia, stosując właśnie analizę "post factum". Podkreślić należy, że Urząd Patentowy, w myśl art. 252 u.p.w.p. do postępowania przed tym urzędem stosuje przepisy kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej. Zgodnie z art. 316 ust. 4 p.w.p. postępowanie związane ze zgłoszeniem wynalazku toczy się od dnia wejścia w życie ustawy według jej przepisów. Powyższe uzasadnia stanowisko, iż UP w zakresie udzielenia ochrony patentowej obowiązany jest z mocy art. 7 k.p.a. podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. W ocenie Sąd, analizując zebrany w sprawie materiał uzasadnione jest twierdzenie, że organ nie wyjaśnił należycie stanu faktycznego i nie odniósł się do zarzutów podniesionych we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Nadto należy podnieść, że stanowisko organu zawarte w decyzji z dnia 13 marca 2001r., jak również w zaskarżonej decyzji odnośnie nowej wersji zastrzeżeń patentowych, ograniczających żądania ochrony nie można uznać za zasadne. Jeżeli organ uznał, iż nowa wersja zastrzeżeń również uzasadnia postawienie zarzutu oczywistości rozwiązania to winien wypowiedzieć się w tym zakresie – ustosunkować się do nowej wersji zastrzeżeń i dołączonej do niej dokumentacji będącej, jak twierdzi zgłaszający, jedynie materiałem porównawczym. Budzi wątpliwości stanowisko organu odnośnie złożonej przez zgłaszającego dokumentacji porównawczej dołączonej do pisma z dnia [...] lutego 2001r. wraz ze zmianą zastrzeżeń patentowych, które ograniczają zakres żądań zawartych w pierwotnej wersji zgłoszenia. Organ najpierw stwierdził, iż z danych porównawczych wynika, że brak betainy nie powoduje spadku właściwości pieniących kompozycji a następnie odmówił uwzględnienia tej dokumentacji, powołując się na przepis art. 37 u.p.w. Z przepisu tego wynika jedynie, iż można wprowadzić uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia, które nie mogą jednakże wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wynalazku w dacie dokonania zgłoszenia. Skarżąca podniosła, iż materiał ten nie był ujawnieniem nieoczywistości rozwiązania, a jedynie odpowiedzią na zarzuty organu zawarte w zawiadomieniu. Uzasadnienie decyzji, ograniczające się do wyrażenia jedynie przekonania Urzędu Patentowego, nie jest wystarczające. Sąd zwraca uwagę, że odmawiając udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek ze względu na brak nieoczywistości, Urząd Patentowy nie może poprzestać jedynie na wskazaniu na swoje własne przekonanie. Potrzebne jest powołanie się na odpowiednie dowody - wyniki przeprowadzonego porównania zgłoszonego rozwiązania i stanu techniki - oraz przytoczenie przekonującej argumentacji. Brak przekonującego uzasadnienia stanowiska Urzędu Patentowego i oparcie się jedynie na własnym przekonaniu o niespełnieniu przesłanki nieoczywistości, co miało miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy, uzasadnia zarzut naruszenia w zaskarżonej decyzji art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. Z powołanych względów zaskarżona decyzja podlega uchyleniu (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a.). O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a. Z zaskarżoną decyzją nie wiąże się kwestia wykonalności. Nie zachodzi więc potrzeba orzekania, czy i w jakim zakresie decyzja ta w związku z nieprawomocnym rozstrzygnięciem Sądu może być wykonana (art. 152 p.p.s.a.).