II SA 4027/03

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Robotowska Sędziowie : Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Asesor WSA Izabela Głowacka – Klimas (spr.) Protokolant: Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2004r. sprawy ze skargi E. N.prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...] na Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 2003r. nr [...] w przedmiocie uznania za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Urzędu Patentowego na rzecz E. N. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...] kwotę 700 zł. (siedemset) tytułem zwrotu kosztów postępowania Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] lipca 2003r. oddalił wniosek Pani E. N., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...], o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego [...] "PARADIES". W uzasadnieniu podano, że E. N. - [...] wnioskiem złożonym w dniu [...] lipca 2000r. domagała się uznania za wygasłe w części prawa z rejestracji znaku towarowego PARADIES nr [...], udzielonego na rzecz [...] GmbH, Niemcy. Swój interes prawny wywodzi wnioskodawca po pierwsze z treści listu uprawnionej z dnia [...] marca 2000 r. skierowanym do wnioskodawcy z żądaniem wycofania z Urzędu zgłoszenia znaku PARADISE nr zgłoszenia [...] i zaprzestania używania w obrocie tego znaku, jako myląco podobnego do znaku uprawnionej PARADIES, a po drugie z nieprawomocnej odmowy rejestracji podjętej przez Urząd znaku wnioskodawcy PARADISE. Zdaniem wnioskodawcy znak uprawnionej nie był używany w ciągu trzech lat poprzedzających wniosek. W odpowiedzi z dnia [...] września 2002 r. uprawniona zakwestionowała interes prawny wnioskodawcy do żądania uznania za wygasłe prawa z rejestracji jej znaku ze względu na wcześniejsze kontakty handlowe uprawnionej i wnioskodawcy, któremu znak uprawnionej był dobrze znany z rynku niemieckiego i rynków innych krajów, przy czym w Niemczech ten znak zarejestrowany od 1903 r. jest znakiem sławnym, zatem zgłoszenie do rejestru znaku wnioskodawcy PARADISE myląco podobnego do znaku uprawnionej nastąpiło w złej wierze, stąd brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy. Niezależnie od tego uprawniona nadesłała dowody na okoliczność używania w Polsce jej znaku, za okres ostatnich trzech lat od daty wniosku. W piśmie z dnia [...] lipca 2003r. wnioskodawca – E. N. ustosunkowała się do braku legitymacji strony w powyższym postępowaniu oraz odniosła się do materiałów dowodowych przedstawionych przez uprawnioną. Stwierdziła, że z przedstawionych faktur wynika, że wprowadzone na rynek towary są to jedynie małe serie reklamowe, tzw. konsumpcyjne, służące do zapoznania ewentualnych potencjalnych dystrybutorów z towarem, jego właściwościami i jakością. Mimo prób utworzenia przedstawicielstwa w Polsce uprawniony nie posiada takiego przedstawicielstwa. Tak więc, zdaniem wnioskodawcy, trudno mówić o używaniu znaku PARADISE na terenie Polski. Na rozprawie przed Urzędem Patentowym strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska zajęte w sprawie, a uprawniona wniosła ponadto o zastosowanie art. 28 ust. 3 u.z.t.. W dalszej części uzasadnienia decyzji Urząd Patentowy RP uznał, że jeśli wniosek jest złożony na podstawie treści art. 28 ust. 1 u.z.t., interes prawny, o którym mowa w art. 30 ust. 1 u.z.t. w zw. z art. 37 u.z.t. i art. 28 k.p.a. należy oceniać mając na względzie cel, jaki przyświecał ustawodawcy we wprowadzeniu instytucji obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego. Należy przyjąć, że dowolny przedsiębiorca prowadzący konkurencyjną działalność gospodarczą ma prawo dostępu do zarejestrowanych, ale nie używanych znaków towarów, ponieważ liberalne podejście do istnienia interesu prawnego jest zgodne z celem przepisu art. 28 ust. 1 u.z.t., tj. wymuszenia na uprawnionych z rejestracji znaków towarowych rzeczywistego używania tych znaków. Gdyby przyjąć za trafne stanowisko uprawnionej, że wnioskodawca usiłując "zawłaszczyć" cudzy znak działa zawsze w złej wierze i dlatego nie posiada interesu prawnego, instytucja wygaszania praw z rejestracji znaków towarowych z powodu nieużywania przestałaby w ogóle funkcjonować, dlatego też Urząd przyjął istnienie po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w powyższym postępowaniu. Następnie Urząd Patentowy omówił dowody przedłożone przez uprawnioną. Analiza faktur oraz listu (k. 47) wskazują, że wprowadzane na polski rynek przez uprawnioną towary można uznać jedynie za serie reklamowe -2÷3 sztuki poszczególnych asortymentów przy zastosowaniu cen promocyjnych - niższych niż w cennikach, natomiast z oświadczenia E. L. (k. 40) wynika, iż próby zorganizowania w Polsce przedstawicielstwa nie powiodły się. Materiały (k. 39 ÷ 189) i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez pełnomocnika uprawnionej wskazują, że towary uprawnionej napotkały na polskim rynku na nieprzezwyciężalną barierę w postaci braku popytu na oferowane towary, ze względu na wyższe ceny niż ceny analogicznych towarów produkowanych w Polsce. Różnica cen wynika w pierwszej kolejności z różnicy kosztów robocizny w Polsce i w Niemczech co nie wymaga dowodu. O ile, w odniesieniu do omawianych wyżej serii reklamowych, uprawniona mogła stosować ceny promocyjne, to w odniesieniu do większych partii towarów mających handlowe znaczenie, uprawniona musiałaby stosować ceny wyższe niż koszty produkcji w Niemczech. W celu przezwyciężenia bariery popytu uprawniona poszukuje obecnie w Polsce firmy, która podjęłaby się produkcji licencyjnej – k. 234 akt, a taka produkcja przy niższych kosztach robocizny mogłaby być sprzedawana po cenach konkurencyjnych w stosunku do towarów np. wnioskodawcy. Wnioskodawca na okoliczność, iż znak nie jest używany w rozumieniu art. 28 u.z.t. powołał m.in. komentarz prof. R. Skubisza - k. 225 ÷ 224. Znak uprawnionej nie jest używany w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.z.t., jednak na rozprawie uprawniona (k. 234 akt) wniosła, aby w przypadku uznania, że znak nie jest używany, uznać dotychczasowe działania uprawnionej za usprawiedliwienie nieużywania znaku towarowego - art. 28 ust. 3 u.z.t. R. Skubisz w komentarzu z 1997 r. (str. 213 i 214 komentarza) pisze m.in.: "Ogólnie można powiedzieć, że usprawiedliwiają niewykonanie obowiązku przewidzianego w art. 28 te wszystkie zdarzenia, które uchylają zarzut nagannego postępowania uprawnionego". W rozważanym tutaj przypadku nie można stwierdzić nagannego postępowania uprawnionej, przeciwnie, uprawniona dokłada wszelkiej staranności w celu przezwyciężenia obiektywnie istniejącej bariery w postaci braku popytu na jej towary, dlatego należy stwierdzić, że nieużywanie znaku towarowego jest usprawiedliwione. Skargę na powyższą decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosła Pani E. N. – [...], zwana dalej skarżącą. Decyzji zarzuciła: 1. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, 2. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnie, tj, art. 28 ust. 3 u.z.t. będącego podstawą decyzji. W obszernym uzasadnieniu skarżąca starała się wykazać, że Urząd Patentowy RP dopuścił się naruszenia art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. 28 ust. 3 u.z.t. W zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy RP dokonał błędnej wykładni ustawowego pojęcia "usprawiedliwionego nieużywanie znaku towarowego" zawartego w art. 28 ust. 3 u.z.t.. W pracy prof. Ryszarda Skubisza pt. ''Prawo znaków towarowych - Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze Sp z o.o.. Warszawa 1997 (na str. 214) prezentowany jest także pogląd (cytuję): Tak więc wina osoby uprawnionej z rejestracji (chociażby polegająca tylko na niedbalstwie) wyłącza możliwość usprawiedliwienia faktu niepodjęcia używania znaku towarowego lub też używania w niewystarczającym zakresie. Działania objęte pojęciem ryzyka przedsiębiorcy, których skutkiem jest nieużywanie znaku towarowego (trudności surowcowe, odmowa banków udzielenia kredytów), uchylają zarzut niewykonania obowiązku przewidzianego w art. 23 jeżeli przedsiębiorca postępował w sposób właściwy dla rozsądnego przedsiębiorcy, a jego działaniu me można przypisać winy. Z powyższego wynika, że niepodjęcie używania znaku lub też używanie w niewystarczającym zakresie, jest podstawą uznania praw z rejestracji za wygasłe, chyba że uprawniony przytoczy okoliczności uchylające zarzut zawinionego działania". Zdaniem wnioskodawcy załączony materiał dowodowy wskazuje jednoznacznie na naganne postępowanie uprawnionego, a więc art. 28 ust. 3 u.z.t. nie może mieć zastosowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: W świetle art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych sprawy (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie i dlatego postępowanie toczy się na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi p.s.a (Dz.U. Nr 153, poz. 1270). Zgodnie z art. l § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U, Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych. f Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga zasługuje na uwzględnienie. Przedmiotem rozpoznania jest skarga decyzję Urzędu Patentowego RP w sprawie o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego "PARADIES", które to prawo zostało udzielone na rzecz [...] GmbH, Niemcy. Ustawa - Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej znaku towarowego "PARADIES" są zatem przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Urząd Patentowy RP podejmując decyzję administracyjną w sprawie o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji znaku towarowego "PARADIES" był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania (art. 256 p.w.p.). Zasada ta obowiązywała również na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego (§ 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 1993r. Dz.U. Nr 36 poz. 160 ze zm.). Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza m.in., że Urząd Patentowy RP jest obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art. 8 k.p.a.). Ma obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, będących przedmiotem postępowania administracyjnego (art. 9 k.p.a.). Jest obowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranego w tej sprawie materiału dowodowego oraz zgłoszonych żądań. Musi wreszcie w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić cały materiał dowodowy (art. 77 i 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w art. 107 § 3 k.p.a. W rozstrzyganej sprawie jako podstawę oddalenia wniosku o wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego Urząd Patentowy zastosował art. 28 ust. 3 ustawy o znakach towarowych tzn. Urząd uznał, że uprawniony z usprawiedliwionych powodów nie mógł używać znaku. Jednak twierdzenia tego, zdaniem Sądu, nie uzasadnił w sposób należyty, zgodnie z wymogami stawianymi przez art. 107 § 3 k.p.a. Urząd Patentowy ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że "ogólnie można powiedzieć, że usprawiedliwiają niewykonywanie obowiązku przewidzianego w art. 28 te wszystkie zdarzenia, które uchylają zarzut nagannego postępowania uprawnionego. W rozważanym tutaj przypadku nie można stwierdzić nagannego postępowania uprawnionej, przeciwnie, uprawniona dokonała wszelkiej staranności w celu przezwyciężenia obiektywnie istniejącej bariery w postaci braku popytu na jej towary, dlatego należy stwierdzić, że nieużywanie znaku jest usprawiedliwione". Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego napotkanie bariery popytu nie może być uznane, za samoistne usprawiedliwienie nieużywania znaku towarowego. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie poglądu o usprawiedliwionym nieużywaniu znaku możemy mówić, gdy "Wszystkie działania, które niewątpliwie zmierzają do podjęcia w wymaganym zakresie używania znaku towarowego, pozwalają zachować prawo; działania te uprawdopodobniają podjęcie w przyszłości używania znaku. Działania przygotowawcze muszą jednak czasowo i funkcjonalnie wiązać się z (przyszłym) używaniem znaku towarowego w sposób określony przez art. 28 ustawy (z 1985r. o znakach towarowych). Charakter czynności przygotowawczych w powyższym rozumieniu mają m.in. takie działania, jak zawarcie umowy o import towarów z przedmiotowym znakiem towarowym, intensywna reklama radiowa, telewizyjna lub prasowa, zawarcie umowy licencyjnej o używanie tego znaku, podjęcie działań zmierzających do utworzenia przedsiębiorstwa na obszarze Polski lub utworzenie już takiego przedsiębiorstwa, które będzie wytwarzać lub zbywać towary z tym znakiem lub świadczyć usługi pod tym znakiem". R. Skubisz artykuł PiP 1992/11/62. Rozstrzygając ponownie sprawę Urząd Patentowy winien ocenić, czy uprawniony podjął tego typu działanie i czy w związku z tym wespół z barierą tego znaku, podjęcie działań zmierzających do utworzenia przedsiębiorstwa na obszarze Polski lub utworzenie już takiego przedsiębiorstwa, które będzie wytwarzać lub zbywać towary z tym znakiem lub świadczyć usługi pod tym znakiem". R. Skubisz artykuł PiP 1992/11/02. Rozstrzygając ponownie sprawę Urząd Patentowy winien ocenić, czy uprawniony podjął tego typu działanie i czy w związku z tym wespół z barierą popytu mogą one stanowić uzasadnienie usprawiedliwionego nieużywania znaku, gdyż ustalenia dokonane przez Urząd patentowy są zdaniem sądu niewystarczające. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Urzędu Patentowego RP, że w wnioskodawcy służy przymiot strony w niniejszym postępowaniu. Reasumując należy uznać, że wydając decyzję Urząd Patentowy RP dopuścił się naruszenia art. 7, 9, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Dlatego też, na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji. O kosztach orzeczono w oparciu o art. 200 p.p.s.a.