VI SA/Wa 1109/06

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.) Protokolant Michał Syta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2006 r. sprawy ze skargi V. z siedzibą w K. (N.) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie częściowej odmowy uznania ochrony w Polsce znaku towarowego zarejestrowanego w trybie Porozumienia Madryckiego oddala skargę VI SA/Wa 1109/06 Uzasadnienie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] listopada 2005 r., na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 styczna 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) – dalej powoływanej jako u.z.t. oraz art. 315 ust. 3, art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – dalej powoływanej jako p.w.p. – odmówił V. z siedziba w K. (N.) uznania prawa ochronnego na słowny znak towarowy VIVA 2 zarejestrowany pod nr 678760 w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków wyznaczony na Polskę dnia 2 maja 1997 r., w części obejmującej następujące towary w klasie 09: aparaty i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, elektryczne, elektrotechniczne i elektroniczne, zawarte w tej klasie; automatyczne dystrybutory; maszyny do liczenia; aparaty do reprodukcji dźwięku; części do wymienionych towarów; okulary, okulary słoneczne, etui do okularów, łańcuszki, sznurki, soczewki i oprawki do okularów; oraz wszystkie usługi wskazane w klasie 35. Urząd Patentowy RP odmówił uznania w części prawa ochronnego na słowny znak towarowy VIVA 2 ze względu na jego podobieństwo do przeciwstawionego znaku VIVA zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem, zarejestrowanego w Polsce za nr 74113 na rzecz V. O. z siedzibą w S., przeznaczonego do oznaczania następujących towarów w klasie 09: aparaty i instrumenty naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne (również do celów bezprzewodowej telegrafii i telefonii), fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, w tym szkła do okularów i do okularów słonecznych, oprawki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, części składowe i futerały; do mierzenia, do ważenia, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratunkowe i do nauczania; automaty uruchamiane przez wrzucenie monety, żetonu; maszyny do odtwarzania dźwięku; kasy rejestrujące, maszyny do liczenia; gaśnice. Także ze względu na podobieństwo do znaku słownego VIVA ! zarejestrowanego w Polsce za nr 137533 na rzecz E. S.A. z siedzibą w S., przeznaczonego m. in. do oznaczania usług w klasie 35 takich jak: usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych i multimedialnych. Urząd Patentowy RP uznał, że zachodzi pomiędzy towarami i usługami oraz znakami przeciwstawionymi mylące podobieństwo mogące wprowadzić odbiorcę towarów i usług w błąd co ich pochodzenia. Element znaku towarowego VIVA ma istotną zdolność wyróżniającą i dodanie do niego cyfry "2" ma znaczeni drugorzędne. Wskazane towary w klasie 09 oznaczone znakiem VIVA 2 są tego samego rodzaju co towary oznaczone znakiem VIVA zarejestrowanym pod nr 74113 natomiast wszystkie usługi dotyczące reklamy w klasie 35 wchodzą w zakres bardzo szeroko wskazanym przez znak VIVA ! Od powyższej decyzji V. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnosząc o jej uchylenie i dopuszczenie w całości do rozszerzenia ochrony na Polskę dla międzynarodowej rejestracji znaku towarowego VIVA 2 IR-678760. Zdaniem skarżącej jej znak odróżnia się od przeciwstawionego znaku VIVA R-74113/Z-99568 zarówno wizualnie jak i fonetycznie, gdyż jej znak wymawia się jako dwa wyrazy (viva dwa) a znak VIVA jako jeden wyraz. Znak skarżącej w jej ocenie jest bardzie szczegółowy w stosunku do znaku VIVA ze względu na jego dwuwyrazowość. Dlatego rejestracja znaku bardziej szczegółowego (VIVA 2) jest dopuszczalna, bowiem nie koliduje z nazwą pojęciowo-znaczeniową ogólniejszą VIVA. Natomiast w sytuacji odwrotnej, gdyby był zarejestrowany znak szczegółowy VIVA 2, rejestracja znaku ogólniejszego VIVA stała by w kolizji ze znakiem VIVA 2. Drugi znak VIVA ! w ocenie skarżącej odróżnia się wyraźnie od jej znaku VIVA 2 drugim elementem jakim jest wykrzyknik. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r., na podstawie art. 245 ust. 1 p.w.p., art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p., utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy w zakresie odmowy uznania prawa ochronnego na znak towarowy VIVA 2 dla wskazanych w niej towarów klasy 09 i następujących usług w klasie 35: reklama, w szczególności programy reklamowe telewizyjne i radiowe, także w formie sponsorowania, organizacji i montażu ogłoszeń reklamowych telewizyjnych i radiowych, obejmujących gry – konkursy z nimi związane; doradztwo w zakresie reklamy; rozpowszechnianie materiałów reklamowych; usługi reklamowe; public relations; organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych. Uchylił natomiast zaskarżoną decyzję w zakresie następujących usług w klasie 35: zarządzanie w gospodarce; administrowanie w gospodarce; prace biurowe; sondaże opinii. Powołując się na art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. organ administracji stwierdził, że znak VIVA ! posiada dużą zdolność odróżniającą także ze względu na wykrzyknik. Ten element znaku nie ma cech opisowych i jest bardzo charakterystyczny w zapisie i łatwy do zapamiętania jako mocne zaakcentowanie słowa VIVA, czego odpowiednikiem w języku polskim jest okrzyk "wiwat !". Natomiast cyfra "2" w znaku VIVA 2 stanowi element o bardzo małej zdolności odróżniającej. Cyfra ta może wskazywać, że chodzi o jakąś odmianę znaku VIVA lub znaku VIVA !, albowiem element znaku VIVA 2 (cyfra "2") ma charakter porządkowy i nie zmienia jego znaczenia. Wszystkie wymienione towary w klasie 09 oznaczone znakiem VIVA 2 mieszczą się w wykazie towarów oznaczonych znakiem VIVA lub są podobnego rodzaju. Podobna sytuacja zachodzi w zestawieniu rodzajów usług oznaczonych znakami VIVA 2 i VIVA ! Nadto organ administracji podniósł, iż możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest tym większa, im bardzie są do siebie podobne towary oznaczone znakami przeciwstawionymi, a w związku z podobieństwem oznaczeń odbiorcy ci mogą uznać, że przedsiębiorców łączą jakieś związki organizacyjno – prawne lub, że towary oznaczone znakami VIVA 2 i znakami przeciwstawionymi pochodzą z jednego źródła. Uchylając w części zaskarżoną decyzję organ uznał, że część usług w klasie 35 oznaczonych znakiem VIVA 2 nie jest kolizyjnie podobna do usług oznaczonych znakiem VIVA ! Na powyższe rozstrzygnięcie V. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o uchylenie zaskarżonej decyzji jako niezgodnej z prawem i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy RP oraz zasądzenie kosztów postępowania. Skarżąca zarzuciła decyzji naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. przez błędną jego wykładnie i niewłaściwe zastosowanie przejawiające się w przyjęciu, że znak towarowy VIVA 2 jest myląco podobny do znaków towarowych VIVA ! i VIVA oraz naruszenie przepisów postępowania (art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.) przez niepełne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz oparcie rozstrzygnięcia na częściowo błędnych założeniach dotyczących stanu faktycznego. Podobnie jak we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżąca podnosiła, że jej znak VIVA 2 różni się od znaku VIVA R-74113/Z-99568 bowiem ten ostatni składa się z jednego elementu, a jej znak z dwóch elementów, co w warstwie fonetycznej jest wyraźnie odróżnialne. Także pojęciowo jej znak VIVA 2 jest znakiem bardziej szczegółowym od znaku ogólnego VIVA i w takich sytuacjach należy bardziej tolerancyjnie traktować przyznanie ochrony znakowi szczegółowemu. Drugi z przeciwstawionych znaków towarowych VIVA ! składa się, podobnie jak znak skarżącej z dwóch elementów, jednakże w jej ocenie wykrzyknik umieszczony po znaku jest akcentem zdecydowanie odróżniającym ten znak od znaku skarżącej VIVA 2. Z powyższych przyczyn skarżąca domagała się przyznania ochrony jej znaku VIVA 2 dla wszystkich zgłoszonych towarów w klasie 09 oraz usług zgłoszonych w klasie 35. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP stwierdzając, że skarżąca nie wskazała nowych argumentów od podnoszonych we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz nie uzasadniła na czym miałoby polegać naruszenie przepisów postępowania, wnosił o oddalenie skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje; Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności. Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne (art. 3 § 1 w/w ustawy). W myśl art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, iż jest ona niezasadna. Przedmiotem rozpoznania Sądu była skarga V. z siedziba w K. (N.) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej – dalej Urząd Patentowy RP – utrzymującą zaskarżoną decyzję z dnia [...] listopada 2005 r. w mocy w zakresie odmowy uznania prawa ochronnego na znak towarowy VIVA 2 dla wskazanych w niej towarów klasy 09 i następujących usług w klasie 35: reklama, w szczególności programy reklamowe telewizyjne i radiowe, także w formie sponsorowania, organizacji i montażu ogłoszeń reklamowych telewizyjnych i radiowych, obejmujących gry – konkursy z nimi związane; doradztwo w zakresie reklamy; rozpowszechnianie materiałów reklamowych; usługi reklamowe; public relations; organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych oraz uchylającą decyzję z dnia [...] listopada 2005 r. w zakresie następujących usług w klasie 35: zarządzanie w gospodarce; administrowanie w gospodarce; prace biurowe; sondaże opinii. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – dalej p.w.p. - w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed [...] sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny uznania prawa ochronnego na słowny znak towarowy VIVA 2, zarejestrowany w trybie Porozumienia Madryckiego dnia 2 maja 1997 r. pod numerem 678760 na rzecz V. z siedziba w K. (N.) są zatem przepisy ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) – dalej u.z.t. Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Innymi słowy aby rejestracja znaku była niedopuszczalna musza wystąpić następujące przesłanki: 1. rejestracja znaku ma nastąpić dla towarów lub usług tego samego rodzaju; 2. występuje podobieństwo znaku zgłoszonego do rejestracji do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, przy czym; 3. podobieństwo znaków ma charakter kwalifikowany, to znaczy podobieństwo to jest takie, że może przeciętnego odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Warunkiem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest ich tożsamość lub podobieństwo określane jako jednorodzajowość towarów. Dlatego badanie podobieństwa towarów i usług powinno poprzedzać ocenę podobieństwa znaków. Skarżąca zarówno we wniosku o ponowne rozpatrzeni sprawy, jak i w skardze nie wskazywała by ustalenia Urzędu Patentowego RP co do jednorodzajowości towarów i usług, stanowiących przedmiot rozpoznania, były nieprawidłowe. W świetle zestawienia towarów oznaczonych znakiem VIVA 2 i znakiem VIVA (klasa 09) faktycznie, jak ocenił to Urząd Patentowy RP, zachodzi ich jednorodzajowość. Natomiast co do usług oznaczonych znakiem VIVA 2 Urząd Patentowy RP zasadnie uznał w zaskarżonej decyzji, iż poza usługami – zarządzanie w gospodarce; administrowanie w gospodarce; prace biurowe i sondaże opinii - (klasa 35) pozostałe usługi są tego samego rodzaju co oznaczone znakiem towarowym VIVA ! Jednorodzajowość ta występuje dla towarów oznaczonych przez V. znakiem VIVA 2 z towarami oznaczonymi przez V. O. z siedzibą w S. znakiem słownym VIVA zgłoszonym z wcześniejszym pierwszeństwem i zarejestrowanym w Polsce za nr 74113. Natomiast jednorodzajowość usług zachodzi pomiędzy usługami oznaczonymi przez V. znakiem VIVA 2 z usługami oznaczonymi znakiem słownym VIVA ! zarejestrowanym w Polsce za nr 137533 na rzecz E. S.A. z siedzibą w S., przeznaczonego m. in. do oznaczania usług w klasie 35. Uprawniona ze znaku VIVA 2 nie przedstawiała argumentu na brak jednorodzajowości towarów i usług w oparciu o kryterium warunków ich udostępniania. Należało zatem przyjąć, iż warunki zbytu towarów i usług skarżącej spółki nie odbiegają zasadniczo od tych warunków, w jakich swoje towary oznaczone znakiem VIVA zbywa V. O. oraz od warunków w jakich udostępnia swoje usługi oznaczone znakiem VIVA ! E. S.A. W tych okolicznościach poza sporem pozostaje fakt jednorodzajowości towarów i usług oznaczonych znakiem VIVA 2 z towarami i usługami (w części określonej zaskarżoną decyzją) oznaczonymi znakami przeciwstawionymi. W rozpoznawanej sprawie istotnym elementem jest to, że znak skarżącej łączy niejako w sobie oznaczenie towarów i usług, w przeciwieństwie do znaku VIVA spółki V. O. nakładanego jedynie na towary (klasa 09) oraz do znaku VIVA ! spółki E. S.A. oznaczającego jedynie świadczone przez nią usługi. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera sama postać znaku skarżącej VIVA 2. Badając zatem prawidłowość oceny przez Urząd Patentowy RP podobieństwa znaku VIVA 2 do znaków przeciwstawionych VIVA i VIVA ! zgodnie z metodą normatywną, tj. tak jak odbierałby go przeciętny odbiorca towarów, należy stwierdzić, że znak towarowy jest w kolizji z wcześniej zarejestrowanym znakiem towarowym, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa obu znaków oraz identyczności lub podobieństwa towarów oznaczonych tymi znakami, istnieje w śród odbiorców niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, które obejmuje niebezpieczeństwo skojarzenia obydwu znaków. Zdaniem Sądu w składzie orzekającym Urząd Patentowy RP prawidłowo ocenił, mając na uwadze art. 9 ust. 1 pkt u.z.t., że pomiędzy znakiem skarżącej i znakami VIVA oraz VIVA ! zachodzi kolizyjne podobieństwo. W ocenie skarżącej dodanie do jej znaku cyfry "2" powoduje tak istotne wyróżnienie znaku, iż nie wchodzi on w kolizję ze znakami przeciwstawionymi. Należy zatem przytoczyć za Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok z dnia 22 marca 2002 r. sygn. akt II SA 3847/01), iż wyróżniający charakter znaku polega na wyposażeniu go w takie cechy, które w świadomości jego odbiorców w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, że towary (usługi) w ten sposób oznaczone pochodzą od określonego, tego samego przedsiębiorcy. Znak VIVA 2, badany przez Urząd Patentowy RP na podstawie niżej podanych kryteriów, warunku takiego nie spełnia, a wręcz przeciwnie, znak ten przez dodanie do niego cyfry "2" nie powoduje odróżnienie go od znaków przeciwstawionych, mając na uwadze towary i usługi nim oznaczane. W warstwie fonetycznej faktycznie wymawia się go dwuwyrazowo jednakże w odbiorze nabywców towarów i usług może być on odczytywany jako wersja przeciwstawionych znaków VIVA i VIVA !, liczby bowiem są powszechnie używanym sposobem dla określenia odmiany czy modelu towaru lub usługi. W postaci znaczeniowej znak VIVA 2 nie różni się niczym od znaków VIVA i VIVA ! Wyrażenie VIVA (od łacińskiego vivat) odczytywane jest jako okrzyk radości lub w rozumieniu "niech żyje". W odbiorze wizualnym w znaku VIVA 2 jego elementem dominującym jest wyrażenie VIVA natomiast cyfra "2" jest elementem o bardzo małej zdolności odróżniającej nie zmieniającej znaczenia znaku. Zatem to element dominujący posiada cechę odróżniającą, a ponieważ znaki VIVA i VIVA ! służą dla oznaczenia różnych produktów (pierwszy dotyczy towarów, a drugi usług) nie zachodzi między nimi kolizja, gdyż warunkiem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców jest tożsamość lub podobieństwo produktów oznaczonych danymi znakami. Brak tej przesłanki jest równoznaczne z brakiem niebezpieczeństwa. Natomiast w przypadku znaku VIVA 2 (w sytuacji kiedy służy on do oznaczania jednorodzajowych towarów i usług oznaczonymi znakami VIVA i VIVA !) cecha dominująca znaku – VIVA – przestaje spełniać rolę odróżniającą, a cyfra "2" warunku tego nie spełnia. W tej sytuacji, należy stwierdzić, iż Urząd Patentowy RP zasadnie uznał, że odbiorca w zwykłych warunkach obrotu albo nie odróżni znaku skarżącej od znaków VIVA i VIVA !, a jeżeli nawet odróżni jego znak od oznaczeń przeciwstawionych, to z uwagi na istotne podobieństwo znaków bezpodstawnie przyjmie, że towary skarżącej pochodzą od spółki V. O., a usługi od spółki E. S.A., ewentualnie błędnie będzie przypuszczał, że skarżącą łączą z przedsiębiorcami posługującymi się znakami przeciwstawionymi związki organizacyjne, prawne lub gospodarcze, które mają znaczenie dla produktów oferowanych przez V. Sąd w składzie orzekającym, badając zaskarżoną decyzję administracyjną, nie stwierdził naruszenia przez organ administracji przepisów postępowania, w szczególności przepisów powołanych w skardze. Urząd Patentowy RP dokładnie wyjaśnił stan faktyczny przez wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego, dokonując w jego całokształcie prawidłowej oceny w zakresie podobieństwa znaku skarżącej do znaków przeciwstawionych. W ocenie Sądu Urząd Patentowy RP nie naruszył również prawa materialnego (art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.) przez błędna jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Badając podobieństwo znaku skarżącej spółki do znaków przeciwstawionych według kryteriów wskazanych w powołanym przepisie, zasadnie uznał, iż między tymi znakami zachodzi, w zakresie określonym w zaskarżonej decyzji, podobieństwo o znaczeniu kolizyjnym. W tych warunkach Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.