VI SA/Wa 1144/18

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Protokolant ref. staż. Agata Rosiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2018 r. sprawy ze skargi I. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę Decyzją z dnia [...] lutego 2018 r. Urząd Patentowy RP, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] lutego 2018 roku sprawy z wniosku A. sp. z o. o. z siedzibą w R., o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy E. o numerze [...] udzielonego na rzecz i. sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w L., na podstawie art. 1291 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz, U. z 2017 r. poz. 776) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy E. o numerze [...] oraz przyznał A. sp. z o. o. z siedzibą w R. od I. sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w L., kwotę 2600 (słownie: dwa tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Do wydania decyzji doszło w następującym stanie faktycznym: W dniu 21 czerwca 2017 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek A. sp. z o. o. z siedzibą w R. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny E. o numerze [...]. Powyższe prawo ochronne udzielone zostało na rzecz I. sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w L., a znak towarowy przeznaczony został do oznaczania towarów zawartych w klasie 3 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej klasyfikacją nicejską): brokatu do paznokci, brokatu kosmetycznego, lakieru do paznokci, preparatu do pielęgnacji paznokci, lakieru do paznokci do celów kosmetycznych, lakieru nawierzchniowego do paznokci oraz naklejanych ozdób do paznokci. Jako podstawę prawną wniosku wnioskodawca wskazał art. 1291 ust. 1 pkt 3 oraz art. 1291 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo własności przemysłowej. W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł, że sporny znak towarowy jest znakiem słownym, który bezpośrednio odnosi się do sposobu zdobienia paznokci oraz efektu, jaki można przy zdobieniu paznokci uzyskać. Wskazał, że sposób ten polega na wtopieniu opalizującego brokatu kosmetycznego/pyłu brokatowego w lakier do paznokci. Wnioskodawca stwierdził, że dzięki tym czynnościom uzyskiwany jest efekt mieniącej się tafli wody, przy czym do wykonania zdobienia, które prowadzi do uzyskania "efektu syrenki" niezbędne są towary, objęte sporną rejestracją. Zdaniem wnioskodawcy przywołany efekt zdobienia, potocznie nazywany "efektem syrenki" był znany i stosowany na długo zanim uprawniony zgłosił sporny znak towarowy. Wnioskodawca podniósł, że zwrot "E." był stosowany nie tylko w obrocie handlowym, ale także w języku potocznym, w tym w różnych publikacjach, zwłaszcza internetowych, zawierających porady dotyczące zdobienia paznokci. Na powyższą okoliczność wnioskodawca załączył do akt materiał dowodowy. W ocenie wnioskodawcy załączone dowody potwierdzają, że przeciętny odbiorca spornego znaku towarowego będzie jednoznacznie kojarzył ten znak z produktami do ozdabiania paznokci, jakim jest brokat oraz preparaty do paznokci, w tym lakiery. W konsekwencji, zdaniem wnioskodawcy, sporny znak towarowy w dacie zgłoszenia tego oznaczenia do ochrony nie posiadał konkretnej zdolności odróżniającej. W ocenie wnioskodawcy znak "E." oznacza bowiem z jednej strony sposób zdobienia paznokci i końcowy efekt jaki można uzyskać, z drugiej zaś brokat kosmetyczny przeznaczony do wykonywania zdobienia "efektu syrenki". Tym samym sporny znak towarowy jest oznaczeniem opisowym i nie powinien uzyskać ochrony. Wnioskodawca stwierdził także, że zwrot "E." wszedł do języka potocznego zanim uprawniony zgłosił sporny znak towarowy. Podniósł również, że znak ten nie uzyskał ochrony w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy E. o numerze [...] w piśmie z dnia 9 sierpnia 2017 r. wniósł o oddalenie wniosku. Podniósł, że nazwa "E." nie stanowi rodzaju towaru ani sposobu zdobienia paznokci (metody). Uprawniony stwierdził, że oznaczenie "E." zostało stworzone przez [...] (prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej I. s.c.) w celu oznaczenia wprowadzonego przez nich na rynek pyłku do paznokci, zapewniającego migoczący, iskrzący efekt. Uprawniony podniósł, że pierwsza informacja o wprowadzeniu produktu o takiej nazwie opublikowana została przez ww. osoby w dniu [...] marca 2015 r. Uprawniony podkreślił, że żaden z załączonych przez stronę przeciwną do akt sprawy dowodów nie pochodzi z daty wcześniejszej. W szczególności dowody te nie potwierdzają by jakakolwiek inna firma z branży kosmetycznej, a także czasopisma lub portale wykorzystały to oznaczenie dla pyłku do paznokci. Uprawniony podniósł, że już w marcu 2015 r. otrzymał pierwsze płatności z tytułu sprzedaży pyłku "E.", gdy tymczasem wnioskodawca posiadał w swej ofercie produkt pod nazwą "E." dopiero od września 2015 r. Uprawniony stwierdził także, że pierwszym filmem video na portalu youtube, który odnosi się do "efektu motyla", jako produktu kosmetycznego, jest film współpracującej z uprawnionym stylistki paznokci - [...], która odsyłała w nim do strony internetowej uprawnionego. Uprawniony podniósł, że sam produkt w postaci pyłku do paznokci był znany i dostępny na rynku kosmetycznym na długo przed stworzeniem oznaczenia "E.". Natomiast analiza ofert 18 firm z branży kosmetycznej wskazuje, że rodzaj towaru, dla którego zastosowano oznaczenie "E." to po prostu pyłek do paznokci, który gwarantuje efekt mieniącego się paznokcia. Uprawniony stwierdził, że sam wnioskodawca opisuje ten produkt jako pyłek, a więc nie wskazuje, że jest to metoda aplikacji produktu czy też jego rezultat Natomiast, w ocenie uprawnionego, sporny znak towarowy nie stanowi nazwy rodzajowej towaru. Uprawniony podniósł również, że oznaczenie "E." nie może zostać uznane za opisowe, gdyż nie jest spełniona reguła aktualności, reguła konkretnej opisowości, ani też zasada bezpośredniości opisu. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 1291 ust. 1 pkt 4 p.w.p. uprawniony podniósł, że korzystanie przez inne podmioty z określenia "E." stanowi wyłącznie akt bezprawnego naśladownictwa. W ocenie uprawnionego zarzut ten pomija fakt, że oznaczenie to było wymyślone i stosowane przez uprawnionego na długo przed jego stosowaniem przez inne podmioty oraz portale społecznościowe. Podniósł, że [...] będący jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej I. już w dniu [...] czerwca 2015 r. zgłosił oznaczenie jako europejski znak towarowy. Stwierdził, że pomimo otrzymania odmowy na uzyskanie ochrony dla tego znaku towarowego, decyzja wydana w tej sprawie nie może być wiążąca dla Urzędu Patentowego. Podniósł także, że nawet jeśli sporne oznaczenie było używane w praktykach handlowych, to nie były to praktyki uczciwe. Stwierdził, że jest autorem oznaczenia E. i jako pierwszy wprowadził na rynek pyłek do paznokci o takiej nazwie. Uprawniony wskazał, że w przypadku nieuwzględnienia przedstawionej przez niego argumentacji należy uwzględnić treść art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Wnioskodawca w piśmie z dnia 16 listopada 2017 r. podtrzymał żądanie unieważnienia prawa ochronnego. Podniósł, że zwrot "E." bezpośrednio oznacza znany i stosowany na rynku usług kosmetycznych sposób zdobienia paznokci oraz efekt jaki można uzyskać przy użyciu określonych produktów. Sposobem tym uzyskuje się odpowiedni wygląd paznokcia z efektem mieniącej się tafli wody. Do osiągnięcia tego efektu niezbędne są zaś towary objęte sporną rejestracją. Wnioskodawca podniósł, że brak zdolności odróżniającej należy oceniać przez pryzmat jego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców, którymi są, zdaniem wnioskodawcy, zarówno zwykli konsumenci jak i odbiorcy profesjonalni - salony kosmetyczne, kosmetyczki, styliści paznokci. Zdaniem wnioskodawcy osoby takie znają znaczenie słów, które tworzą sporny znak towarowy i będą one wywoływać natychmiastowe skojarzenie z oczekiwanym rezultatem. Oznaczenie to stanowi bowiem prosty nośnik informacji. Wnioskodawca podniósł ponadto, że nawet gdyby uznać, że uprawniony jako pierwszy na rynku użył powyższego określenia, to nie przekreśla to braku zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego. Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy E. o numerze [...] w piśmie z dnia 8 stycznia 2018 r. podniósł, że z zestawienia ofert firm konkurencyjnych wynika, że firmy te wykorzystują różne nazwy dla swoich produktów takie jak: [...]. Uprawniony ponownie stwierdził, że sporny znak towarowy nie przekazuje informacji o towarze ani metodzie zdobienia. Towarem tym jest bowiem pyłek do paznokci. Zdaniem uprawnionego słowa: "efekt" oraz "syrenka" ani osobno ani razem nie odnoszą się bezpośrednio do stylizacji paznokci. Uprawniony podniósł, że o braku opisowego charakteru oznaczenia E. powinno przede wszystkim świadczyć to, że na długo przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego funkcjonowały w obrocie pyłki do paznokci o właściwościach analogicznych co E., jednakże występowały one pod innymi nazwami. Uprawniony wskazał, że przywołany przez stronę przeciwną filmik na portalu youtube z 2014 roku jest nieaktywny, a pozostałe dowody powstały po dacie wprowadzenia przez uprawnionego swojego produktu na rynek. Uprawniony ponownie podkreślił, że oznaczenie E. nabrało w następstwie jego używania charakteru odróżniającego, gdyż jest używane od marca 2015 r. Wnioskodawca w piśmie z dnia 19 lutego 2018 r. podniósł, iż w postępowaniu niniejszym wykazał, że sporny znak towarowy był znany przed zgłoszeniem tego znaku w Urzędzie Patentowym. Podniósł, że film na portalu youtube z 2014 r. jest aktywny, a komentarze odbiorców wprost odnoszą się do "efektu syrenki". Natomiast dowody przedstawione w piśmie z dnia 16 listopada 2017 r. potwierdzają, że uprawniony, jako europejski producent produktów do stylizacji paznokci, posiadał wiedzę na temat trendów zdobienia paznokci pod nazwą "Efekt syrenka" i wprowadził ją jako autorski pomysł, blokując tym samym innym producentom dostęp do rynku. Na rozprawie w dniu [...] lutego 2018 r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Urząd Patentowy RP uzasadniając wskazaną na wstępie decyzję wskazał, że istotne było ustalenie czy zarejestrowany znak towarowy E. posiada zdolność odróżniającą w odniesieniu do towarów zawartych w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie artykułów kosmetycznych do paznokci, w tym brokatu do paznokci, lakieru do paznokci oraz ozdób do paznokci. W ocenie organu towary te są towarami ogólnodostępnymi, skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców. Grupę tę można zawęzić jedynie z uwagi na płeć odbiorcy. Tym samym docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą w szczególności kobiety zainteresowane powyższymi artykułami lub usługami z wykorzystaniem tych artykułów. Oceny dostatecznych znamion odróżniających znaku towarowego E. należało zatem dokonać biorąc pod uwagę przypuszczalne oczekiwania przeciętnej polskiej konsumentki, właściwie poinformowanej, dostatecznie uważnej i rozsądnej. Należało też uwzględnić interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Analizując zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego E. organ stwierdził, że oznaczenie to stworzone zostało z dwóch wyrazów, którym nie towarzyszą jakiekolwiek elementy graficzne. Wyrazy zastosowane w spornym oznaczeniu należą do domeny języka polskiego i posiadają określone znaczenie. Samo posłużenie się w kwestionowanym znaku towarowym terminem "efekt" odwołuje się w swej treści do końcowego rezultatu (skutku) czynności - w niniejszym przypadku wykonania usługi według określonej techniki (lub przy zastosowaniu określonych narzędzi, produktów, komponentów, etc.). W odniesieniu do produktów kosmetycznych takich jak brokat do paznokci czy lakier do paznokci słowo "efekt" może być zatem wykorzystane do poinformowania odbiorcy o rezultacie zdobienia paznokci przy wykorzystaniu tych właśnie towarów. Drugi z zastosowanych w spornym oznaczeniu wyrazów jest dopełnieniem informacji zawierającej się w treści wyrazu "efekt", gdyż stanowi nazwę tego efektu. Zatem efekt (rozumiany jako rezultat) został sprecyzowany jako "E.", a więc nazwany określeniem występującym w zasobach języka polskiego. Tak skonstruowane oznaczenie nie zawiera zatem żadnych odniesień, które sugerowałyby konkretne źródło pochodzenia towaru związane np. z firmą lub produktem producenta. Bez znaczenia w powyższym kontekście pozostaje to, że dla opisu powyższego efektu możliwe jest posłużenie się innymi pojęciami. W ocenie organu, tak skonstruowane oznaczenie słowne składa się wyłącznie z wyrażenia wskazującego na możliwy skutek zastosowania towarów, dla których oznaczenie to zostało zgłoszone. Potwierdził to także zgłaszający znak towarowy w EUIPO, który po zakwestionowaniu pierwotnej zdolności odróżniającej, powoływał się na wtórną zdolność odróżniającą. Zdaniem organu uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy przywiązuje nadmierną wagę do faktu pierwszego posłużenia się przez niego takim określeniem. Należy mieć też na uwadze, że niewątpliwie od tego momentu do daty zgłoszenia znaku towarowego określenie to służyło innym podmiotom nie do wskazania źródła pochodzenia towaru, lecz rodzaju efektu jaki można spowodować poprzez określone użycie brokatu i innych artykułów kosmetycznych służących do zdobienia paznokci. Do dnia zgłoszenia spornego znaku towarowego ([...] maja 2016 r.) terminem tym posługiwały się w publikacjach prasowych i internetowych oraz wykorzystywały go do zaprezentowania opisanego efektu także osoby trzecie, w tym działające z branży kosmetycznej. Stwierdzenie przez Kolegium Orzekające braku pierwotnej zdolności odróżniającej znaku towarowego wymagało w dalszej kolejności odniesienia się do twierdzeń uprawnionego o istnieniu wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego w kontekście art. 165 ust 1 pkt 2 p.w.p. W niniejszej sprawie sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu [...] maja 2016, natomiast wniosek unieważnienie prawa ochronnego na ten znak towarowy wpłynął do Urzędu Patentowego w dniu 21 czerwca 2017 r. Zatem wnioskodawca powinien wykazać, że znak towarowy, który nie miał zdolności odróżniającej w dniu [...] maja 2016 r. uzyskał ją w terminie trzynastu miesięcy. Uwzględniając przedłożone przez uprawnionego dowody Kolegium Orzekające stwierdziło, że uprawniony nie wykazał istnienia wtórnej zdolności odróżniającej w dacie poprzedzającej złożenie przedmiotowego wniosku. Kwestię zwrotu kosztów postępowania organ rozstrzygnął w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który nakazuje w tym względzie odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca (wnioskodawca), reprezentowany był przez pełnomocnika - rzecznika patentowego. Mając na uwadze powyższe przyznało wnioskodawcy jako stronie wygrywającej, kwotę w wysokości 2600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 1600 zł, stanowiące równowartość stawki minimalnej określonej w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881) oraz opłata za złożony wniosek w wysokości 1000 zł. Pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. I. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w L. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zaskarżonej decyzji zarzuciła: 1) naruszenie przepisów postępowania, których uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj.: - art. 164 ust. 1 Ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p) w związku z art. 255 ust. 4 p.w.p. poprzez rozstrzygnięcie sprawy w trybie postępowania spornego bezprawnie wychodząc poza granice wniosku pomimo związania podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę i wydanie decyzji w oparciu o art, 1291 ust. 2 pkt 2 p.w.p., podczas gdy merytoryczna ocena zasadności złożonego wniosku winna być dokonana w oparciu o art. 1291 ust. 3 i art. 1291 ust. 4 p.w.p, jak to zostało wskazane we wniosku złożonego przez M. Sp. z o.o. z siedzibą w R.o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy E. o numerze [...] udzielonego na rzecz I.Sp. z o.o, Sp.k. z siedzibą w L., - art. 7, art. 77 § 1, art. 80 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) poprzez nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący i wszechstronny całego materiału dowodowego, - art. 252 p.w.p w związku z art. 107 § 1 pkt 6 k.p.a poprzez niepoprawne sformułowane uzasadnienie decyzji, tj. sformułowanie uzasadnienia w sposób, który nie ujawnia procesu decyzyjnego organu w sferze podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, brak logicznego związku i zgodności rozstrzygnięcia z treścią uzasadnienia, nieścisłość i niedokładność wywodu, - art. 2558 ust. 1 pkt 10 p.w.p poprzez naruszenie przepisów w przedmiocie wymaganych prawem elementów decyzji, tj. niezamieszczenie w decyzji podpisów członków składu orzekającego, - art. 2558 ust. 2 p.w.p. poprzez niepodpisanie uzasadnienia przez przewodniczącego składu orzekającego i członka składu orzekającego, który sporządził uzasadnienie. 2) naruszenie przepisów prawa materialnego: - art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p. poprzez bezpodstawne przyjęcie, że znak towarowy "E." nie zasługuje na ochronę jako składający się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności, podczas gdy sporny znak towarowy nie stanowi oznaczenia wskazującego na rodzaj towaru, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytworzenia, skład, funkcję, przydatność ani nie jest opisem towaru. W uzasadnieniu skargi skarżąca szczegółowo uzasadniła podnoszone zarzuty. Mając na względzie powyższe skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Na wstępie wyjaśnić należy, iż zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.), kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów, wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) - dalej: "p.p.s.a.", sprawowana jest przez sądy administracyjne w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracji publicznej konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania, lub ewentualnie ustalenie, że decyzja lub postanowienie organu dotknięte jest wadą nieważności (art. 145 § 1 iit. a-c p.p.s.a.). Zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną. Wykładnia powołanego przepisu wskazuje, że Sąd ma nie tylko prawo, ale i obowiązek dokonania oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego, nawet wówczas, gdy dany zarzut nie został w skardze podniesiony. Z drugiej jednak strony, granicą praw i obowiązków Sądu, wyznaczoną w art. 134 § 1 p.p.s.a. jest zakaz wkraczania w sprawę nową. Granice te zaś wyznaczone są dwoma aspektami, mianowicie: legalnością działań organu oraz całokształtem aspektów prawnych tego stosunku prawnego, który był objęty treścią zaskarżonego rozstrzygnięcia. W ocenie Sądu zarzuty skargi nie zasługują na uwzględnienie. Zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Wskazany przepis ma na celu wyeliminowanie z ochrony tych oznaczeń, które uważane są z racji swojego charakteru, za niezdolne do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, którą jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia pochodzenia towaru nim oznaczonego, pozwalając mu na odróżnienie tego towaru od towarów mających pochodzenie odmienne. Prawo ochronne na znak towarowy może uzyskać tylko takie oznaczenie, które posiada dostateczne znamiona odróżniające. Aby oznaczenie mogło realizować tę funkcję w sposób prawidłowy, musi posiadać cechy umożliwiające odróżnienie danego rodzaju towaru od towaru tego samego rodzaju pochodzącego od innego podmiotu. Warunków tych nie będzie zatem spełniać oznaczenie, z którego treści wynika jedynie wskazanie określonej cechy towarów lub ich opis, przy czym katalog cech o jakich mowa w powyższym przepisie nie jest zamknięty, gdyż przepis ten wymienia jedynie przykładowe elementy, które takim celom służą. Oceniając, czy dane oznaczenie składa się wyłącznie z elementów o jakich mowa w art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p., należy wziąć pod uwagę to, czy elementy tworzące znak towarowy opisują towary, dla których znak został zgłoszony. Z unormowania zawartego w przepisie 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p, wynika zatem, że ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego w tym aspekcie powinna być dokonywana z punktu widzenia uczestników obrotu gospodarczego przy uwzględnieniu towarów albo usług, do oznaczania których przeznaczony jest znak towarowy. W niniejszej sprawie istotnym było zatem ustalenie czy zarejestrowany znak towarowy E. posiada zdolność odróżniającą w odniesieniu do towarów zawartych w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej tj. artykułów kosmetycznych do paznokci, w tym brokatu do paznokci, lakieru do paznokci oraz ozdób do paznokci. Jak wskazał organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą w szczególności kobiety zainteresowane powyższymi artykułami lub usługami z wykorzystaniem tych artykułów. W ocenie Sądu organ właściwie dokonał oceny zdolności odróżniającej przedmiotowego znaku towarowego. Oznaczenie E. stworzone zostało z dwóch wyrazów, którym nie towarzyszą jakiekolwiek elementy graficzne. W odniesieniu do produktów kosmetycznych takich jak brokat do paznokci oraz lakier do paznokci słowo "efekt" może być zatem wykorzystane do poinformowania odbiorcy o rezultacie zdobienia paznokci przy wykorzystaniu tych właśnie towarów. Drugi z zastosowanych w spornym oznaczeniu wyrazów jest dopełnieniem informacji zawierającej się w treści wyrazu "efekt", gdyż stanowi nazwę tego efektu. Zatem efekt (rozumiany jako rezultat) został sprecyzowany jako "E.", a więc nazwany określeniem, występującym w zasobach języka polskiego. Tak skonstruowane oznaczenie nie zawiera zatem żadnych odniesień, które sugerowałyby konkretne źródło pochodzenia towaru związane np. z firmą lub produktem konkretnego producenta. Wyraz "syrenka" (odnoszący się do mitycznej pół kobiety pół ryby) w kontekście opisu efektu, niewątpliwie zawiera jasne i bezpośrednie odniesienie do efektu migotania jako wizualnego efektu związanego z działaniem promieni słonecznych padających na łuski ryby. Bez znaczenia w powyższym kontekście pozostaje to, że dla opisu powyższego efektu możliwe jest posłużenie się innymi pojęciami. Należy zauważyć, że skoro uprawniony posłużył się w znaku towarowym terminem: "efekt" i połączył go z wyrazem, którego definicja oraz wizualizacja łączy się w świadomości każdego przeciętnego odbiorcy z efektem lśnienia, to całościowa treść spornego znaku w sposób bezpośredni wskazuje na jeden z elementów o jakich mowa w art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Należy zgodzić się z organem, że tak skonstruowane oznaczenie słowne składa się wyłącznie z wyrażenia wskazującego na możliwy skutek zastosowania towarów, dla których oznaczenie to zostało zgłoszone. Sporny znak towarowy wskazuje bowiem na przeznaczenie towarów, a mianowicie na możliwość wykorzystania ich dla osiągnięcia określonego rezultatu zdobienia paznokci. W tym sensie jest oznaczeniem opisowym. Należy wskazać, że do daty zgłoszenia znaku towarowego określenie "E." służyło innym podmiotom do wskazania rodzaju efektu jaki można spowodować poprzez określone użycie brokatu i innych artykułów kosmetycznych służących do zdobienia paznokci. Do dnia zgłoszenia spornego znaku towarowego ([...] maja 2016 r.) terminem tym posługiwały się w publikacjach prasowych i internetowych oraz wykorzystywały go do zaprezentowania opisanego efektu także osoby trzecie, w tym działające z branży kosmetycznej. Powyższe potwierdza, że określenie to stanowiło opis towaru, gdyż w publikacjach tych nie posługiwano się tym oznaczeniem jako znakiem towarowym, lecz nazwą opisującą końcowy efekt zdobienia np. w magazynie [...] z dnia 9 lipca 2015 r. redakcja magazynu proponuje czytelniczkom i opisuje samodzielne wykonanie manicure w celu osiągnięcia efektu syrenki. W powyższym kontekście bez znaczenia pozostaje fakt, czy dotychczas uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy posłużył się tym terminem jako pierwszy. Zestawienie dwóch wyrazów mających określone znaczenie nie spełnia automatycznie warunków do uznania go za znak towarowy Uprawniony podniósł, że sam produkt w postaci pyłku do paznokci był znany i dostępny na rynku kosmetycznym na długo przed "stworzeniem" oznaczenia "E.". Nie zmienia to stanu rzeczy, że dany towar obecny na rynku od wielu lat może być wykorzystywany do uzyskania nowych, pożądanych z punktu widzenia mody rezultatów w postaci np. określonej fryzury, kroju sukienki lub jak w niniejszym przypadku, wyglądu paznokcia. Jednak sam fakt posłużenia się danym terminem przez podmiot jako pierwszy nie oznacza, że nie można podnieść zarzutu braku zdolności odróżniającej. Należy nadmienić, że jak wynika z akt sprawy, część firm konkurencyjnych, posługiwało się określeniami przekazującymi de facto ten sam komunikat co sporny znak towarowy (np. "pyłek syrenka", "pyłek syrenki", "efekt syreniego połysku"). Tym samym sporny znak towarowy zgłoszony został z naruszeniem art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p., gdyż nie posiadał zdolności odróżniającej w rozumieniu tego przepisu. W niniejszej sprawie sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu [...] maja 2016, natomiast wniosek o jego unieważnienie p wpłynął do Urzędu Patentowego w dniu 21 czerwca 2017 r. Zatem wnioskodawca powinien wykazać, że znak towarowy, który nie miał pierwotnej zdolności odróżniającej w dniu [...] maja 2016 r. uzyskał wtórną zdolność odróżniającą w tym okresie. Ustalenia te powinny opierać się na takich czynnikach jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a także oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej jest konsekwencją rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę danego oznaczenia w postaci zgłoszonej do ochrony. Oznaczenie nabywa zdolność odróżniającą, gdy jest w stanie identyfikować towar, jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy. Wszystkie znaki używane w obrocie, jako opisowe, aby nabrać moc odróżniającą muszą mieć ponadto taki wyraz, aby w świadomości zbiorowej odbiorców produktu wykształciło się jednoznaczne skojarzenie między danym oznaczeniem, a towarem, wyróżniające go pod względem pochodzenia. Ocena, czy dane oznaczenie rzeczywiście posiada wtórną zdolność odróżniającą, powinna być dokonywana, przy zbadaniu okoliczności faktycznych, takich jak czas używania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność oraz dane wskazujące, że określonej grupie odbiorców oznaczenie to ewidentnie pozwala przypisać sygnowany nim towar na pochodzenie z konkretnego źródła. Zdaniem Sadu Urząd Patentowy zasadnie uznał, że uprawniony w żaden sposób nie wykazał istnienia przywołanych powyżej czynników. W szczególności nie wykazał udziału w rynku ani procentowej ilości odbiorców, która identyfikowałaby oznaczenie E. jako znak towarowy. Załączone wyniki sprzedaży produktu [...] dowodzą jedynie sprzedaży tak oznaczanego towaru przez uprawnionego. Sama obecność na rynku nie jest wystarczająca dla wykazania wtórnej zdolności odróżniającej. Jak wynika z akt sprawy, skarżąca pismami pochodzącymi z okresu maj-lipiec 2017 r. (a więc kilka tygodni przed oraz kilka tygodni po złożeniu przedmiotowego wniosku o unieważnienie prawa ochronnego) wystosowała 17 wezwań o zaniechanie naruszenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy Oznacza to, że stwierdziła w tym czasie fakt wykorzystywania przez 17 różnych podmiotów oznaczenia [...]. Tym samym w żaden sposób nie udowodniła w jaki sposób oznaczenie, z którego korzystało we wskazanym okresie wiele podmiotów miałoby nabrać w tak krótkim czasie wtórnej zdolności odróżniającej i wskazywać przeciętnemu odbiorcy wyłącznie jedno źródło pochodzenia towarów. Zatem przedłożone przez skarżącą dowody nie pozwalały organowi uznać, że po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego oznaczenie to nabrało wtórnej zdolności odróżniającej. Reasumując nie można przyznać racji skarżącej, że Urząd Patentowy pominął dowody służące do wyjaśnienia przedmiotowej sprawy. Organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wykazał, że część firm konkurencyjnych posługiwało się określeniami przekazującymi w rzeczywistości ten sam komunikat co sporny znak towarowy. Fakt, że część przedsiębiorców nie używało powyższego oznaczenia nie może być rozumiane w niniejszej sprawie jako przeciwdowód. Oznaczenie może bowiem zostać uznane za opisowe nawet jeśli inni konkurenci oznaczenia tego nie stosują uznając, że nie jest to im niezbędne. Wystarczająca jest bowiem potencjalna możliwość posłużenia się takim opisem, w celu przekazania określonej informacji ogólnej przeciętnemu odbiorcy. Produkt w postaci pyłku do paznokci jest dostępny w obrocie od wielu lat i jest wytwarzany przez różnych producentów, na co organ zwrócił uwagę w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Zdaniem Sądu, zaskarżona decyzja jest prawidłowa. Nie narusza przepisów postępowania oraz przepisów prawa materialnego. Urząd Patentowy wypełnił obowiązki wynikające z art. 7, 77 k.p.a. gromadząc w aktach sprawy dowody, które były konieczne do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Organ jako dowód wziął pod uwagę wszystko, co mogło przyczynić się do jej wyjaśnienia, a nie jest sprzeczne z prawem. Zaskarżona decyzja zawiera również niezbędne elementy określone w art. 107 k.p.a. Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.