VI SA/Wa 1147/19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędziowie Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.) Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Protokolant ref. staż. Patrycja Młynarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2019 r. sprawy ze skargi Z., a.s. z siedzibą w P., Czechy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz skarżącej Z., a.s. z siedzibą w P., Czechy kwotę 2217 (słownie: dwa tysiące dwieście siedemnaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej "organ", "UP", "Urząd Patentowy RP") decyzją z dnia [...] marca 2019 r., znak [...], działając na podstawie art. 152 (21) w zw. z art. 132 (1) ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776), dalej "p.w.p.", oraz art. 98 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.), dalej "k.p.c.", w zw. z art. 152(23) ust. 2 p.w.p, oddalił sprzeciw wniesiony przez Z. a.s., P., Czechy (sygn. [...]), (dalej "skarżąca", "wnoszący sprzeciw", "strona" lub "Z.") wobec zgłoszenia znaku towarowego słownego TADEGRA dokonanego w dniu 30 sierpnia 2016 r. pod numerem [...] przez S. AG, Z., Szwajcaria (dalej "zgłaszający" lub "S."), i przyznał zgłaszającemu od wnoszącego sprzeciw kwotę 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Do wydania decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym: W dniu 30 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Patentowym RP dokonano pod numerem [...] zgłoszenia słownego znaku towarowego TADEGRA na rzecz zgłaszającego w zakresie następujących towarów z klasy 5: preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy. Informację o zgłoszeniu przedmiotowego znaku towarowego ogłoszono w Biuletynie Urzędu Patentowego w dniu 7 listopada 2016 r. (BUP 23/2016). W dniu [...] lutego 2017 r. do UP wpłynął sprzeciw wobec zgłoszenia przedmiotowego znaku towarowego wniesiony przez Z. a.s., P., Czechy (sygn. [...]). Jako podstawę prawną wnoszący sprzeciw wskazał art. 132 (1) ust. 1 pkt 3 p.w.p. Podstawę faktyczną sprzeciwu stanowił natomiast wcześniejszy międzynarodowy znak towarowy TADAGRAND, zarejestrowany pod numerem [...], którego ochronę uznano na terytorium RP z pierwszeństwem od dnia 18 września 2012 r., i przeznaczony do oznaczania następujących towarów ujętych w klasie 5: medicines, pharmaceutical preparation for human use (leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi). Zakres sprzeciwu dotyczy wszystkich towarów z klasy 5 objętych zgłoszeniem. Wnoszący sprzeciw podkreślił, że zgłoszony znak został przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 5, które są identyczne lub podobne do towarów chronionych przez znak wcześniejszy. W opinii strony, o identyczności towarów takich jak leki i preparaty farmaceutyczne dla ludzi (TADAGRAND) i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne (TADEGRA), decyduje ten sam charakter i wywoływany przez nie skutek, a także analogiczne przeznaczenie. Towary te są także skierowane do tych samych konsumentów (specjaliści z zakresu medycyny i pacjenci), ponadto wykorzystują te same kanały dystrybucji (np. apteki). Odnosząc się do podobieństwa oznaczeń, wnoszący sprzeciw stwierdził, że znak zgłoszony i znak stanowiący podstawę sprzeciwu posiadają identyczny pierwszy człon TAD i identyczny drugi człon GRA. Według strony, znak towarowy TADEGRA jest niemal identyczny jak znacząca część znaku TADAGRAND, ponieważ różnica w postaci zastąpienia litery A literą E, jest praktycznie niezauważalna. Wnoszący sprzeciw uznał, że pomiędzy omawianymi znakami towarowymi zachodzi taki stopień podobieństwa, który rodzić będzie ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Zgłaszający w odpowiedzi na sprzeciw uznał, że jest on bezzasadny. Nie zgodził się z argumentami wnoszącego sprzeciw, że porównywalne znaki są podobne, ponieważ zgłoszony znak składa się z opisowego elementu początkowego TAD oraz elementu GRA. Człon TAD odnosi się do nazwy substancji czynnej preparatu, dla którego zgłaszający zamierza używać przedmiotowego znaku, tj. tadalafilu. Zgłaszający (S.) podniósł, iż jest to substancja czynna stosowana w produktach farmaceutycznych, wykorzystywanych do leczenia zaburzeń erekcji oraz łagodnego przerostu prostaty u dorosłych mężczyzn, zatem początkowy element znaku zgłoszonego nie jest ani fantazyjny ani dominujący. Dodatkowo, zgłaszający wskazał, że na rynku polskim występuje wiele produktów zawierających powyższą substancję, a ich nazwy również zaczynają się od elementów TAD lub TADA. W wyniku takiej praktyki rynkowej konsumenci, stosujący tego rodzaju produkty lecznicze, kojarzą zarówno element TAD jak i TADA z daną substancją czynną, która wskazuje na skład i przeznaczenie takich produktów, a nie na ich producenta. W opinii zgłaszającego, całościowe wrażenie wywierane przez oba porównywane znaki, są zdominowane przez ich końcowe człony: AGRAND i EGRA. Są one wizualnie niepodobne, bowiem wbrew twierdzeniom wnoszącego sprzeciw, częściowe pokrywanie się liter w porównywanych elementach nie ma znaczenia dla oceny ryzyka konfuzji. Odnosząc się do podobieństwa towarów, zgłaszający wskazał, że w przypadku towarów zawartych w klasie 5 (produktów farmaceutycznych, produktów o przeznaczeniu leczniczym), konsumenci wykazują podwyższony poziom uwagi ze względu na potencjalny wpływ tych produktów na ich życie i zdrowie. Zgłaszający zauważył również, że znak stanowiący podstawę sprzeciwu nie jest używany na polskim rynku, a zatem ewentualne udzielenie prawa ochronnego na znak zgłoszony nie może wprowadzić odbiorców w błąd. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, UP uznał, że analiza porównywanych w niniejszej sprawie oznaczeń prowadzi do wniosku o braku podobieństwa pomiędzy nimi, o jakim mowa w art 132 (1) ust. 1 pkt 3 p.w.p. Zgłoszony pod numerem [...] znak towarowy TADEGRA jest znakiem słownym i zawiera jedynie wyraz TADEGRA. Należy uznać go zatem za jego element dominujący. Stanowiący podstawę faktyczną sprzeciwu, międzynarodowy znak TADAGRAND, zarejestrowany pod numerem [...] również jest znakiem słownym. On także utworzony został tylko z jednego wyrazu TADAGRAND, który w związku z powyższym stanowi jego element dominujący. Porównując zatem oba znaki na płaszczyźnie wizualnej, organ stwierdził, iż jednowyrazowy znak zgłoszony TADEGRA składa się z 7 liter tworzących trzy sylaby. Jednowyrazowy znak TADAGRAND został natomiast utworzony z 9 liter, które również składają się na trzy sylaby. UP podkreślił, że w porównywanych słowach 6 liter jest wspólnych oraz ustawionych w tej samej kolejności i na odpowiadających sobie miejscach. Porównywane znaki mają takie same trzy pierwsze litery TAD oraz litery od 5 do 7: GRA. Różnią się natomiast literą trzecią: odpowiednio są to litery E (znak zgłoszony) i A (znak międzynarodowy). Znak stanowiący podstawę sprzeciwu jest ponadto znacznie dłuższy, ponieważ posiada dodatkowe litery N i D na swoim końcu. Oznacza to, że porównywane oznaczenia posiadają odmienne końcówki GRA i GRAND. Chociaż oba oznaczenia mają taką samą liczbę sylab, to tylko jedna z nich - pierwsza - jest identyczna: TA-DE-GRA vs. TA-DA-GRAND. Organ przychylił się do stanowiska, iż wspólne człony TAD i GRA nie determinują jeszcze wizualnego podobieństwa porównywanych oznaczeń. Przeciętny konsument nie będzie bowiem dostrzegał podobieństwa wynikającego zwłaszcza ze zbieżności elementu GRA, gdyż nie stanowi on wyodrębnionego członu żadnego z tych znaków, a w znaku międzynarodowym stanowi on jedynie część ostatniej sylaby, podczas gdy w znaku zgłoszonym stanowi jego samodzielną końcówkę. UP podkreślił, że początkowy element obu znaków nawiązuje bezpośrednio do właściwości towaru. Człon TAD odnosi się bowiem do nazwy substancji czynnej zawartej w produktach do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki, tj. (łac.) tadafilum, (pol.) tadalafil. W opinii Urzędu Patentowego RP, powoduje to, że człon TAD będzie odbierany przez odbiorców jako element o charakterze informacyjnym. Z uwagi na swoje znaczenie i powszechne użycie w obrocie, staje się on bowiem pozbawiony zdolności odróżniającej, gdyż w sposób natychmiastowy informuje potencjalnych odbiorców, iż tak oznaczany preparat stosowany jest podczas leczenia lub też w profilaktyce. Przechodząc do analizy końcowych elementów obu znaków: GRA i GRAND, w ocenie organu, wizualnie zmieniają one postać znaków. Jest tak nawet pomimo faktu, iż posiadają one trzy wspólne litery. Wizualnie odmienną postać znakom nadaje bowiem dodanie do członu wspólnego GRA dodatkowych liter: N i D. Zmieniają one nie tylko wygląd porównywanych końcówek, przede wszystkim z uwagi na ich długość (trzy liter vs. pięć liter), ale odgrywają ważną rolę także przy ocenie znaków na innych płaszczyznach. Mając na uwadze powyższe argumenty, organ stwierdził, że porównywane oznaczenia postrzegane jako całość wykazują niewystarczającą ilość cech wspólnych na tle już omówionych płaszczyzn: fonetycznej i wizualnej, a tym bardziej na gruncie warstwy znaczeniowej. Istniejące pomiędzy nimi różnice są wyraźne i wystarczające dla zapewnienia właściwego odróżnienia pochodzenia oznaczanych nimi towarów. Podobieństwo między porównywanymi oznaczeniami należy uznać za bardzo niskiego stopnia, przede wszystkim ze względu na informacyjny charakter członu TAD, różną długość obu znaków, przede wszystkim różne końcówki mogące stanowić samodzielne wyrazy o odmiennym znaczeniu. Odnosząc się do ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, organ zwrócił uwagę, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem zgłaszanym a znakiem wcześniejszym oraz identyczność lub podobieństwo pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem. Wymienione przesłanki powinny być spełnione kumulatywnie. Oznacza to, iż w przypadku stwierdzenia braku wystąpienia jednej z nich, nie można stwierdzić prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W ocenie organu w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia ze znakami służącymi do oznaczania identycznych towarów. Natomiast stopień podobieństwa samych oznaczeń jest, zdaniem Urzędu Patentowego RP, niewystarczający do uznania znaków za wprowadzające w błąd, nawet w warunkach identyczności towarów, biorąc zwłaszcza pod uwagę wysoki stopień uwagi odbiorców produktów farmaceutycznych. W dalszej kolejności organ odnosząc się do zarzutu braku rzeczywistego używania znaku uznał go za nieskuteczny. UP podkreślił, że podstawowym warunkiem, umożliwiającym skuteczne powołanie zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego, jest upływ określonego w ustawie czasu. Okres ten wynosi 5 lat i jest liczony wstecz od daty dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu. Dodatkowo wskazał też, że nie można skutecznie powołać się na zarzut nieużywania znaku, jeżeli od daty jego zarejestrowania nie upłynął jeszcze pięcioletni okres. W takim przypadku wnoszący sprzeciw nie musi przedstawiać dowodów potwierdzających rzeczywiste używanie znaku. Pismem z dnia [...] kwietnia 2019 r. strona wniosła skargę na ww. decyzję Urzędu Patentowego RP, zarzucając jej: I. naruszenia przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie: 1. art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej "K.p.a.", polegającego na braku całościowej, wszechstronnej i wnikliwej oceny sprawy, w tym pominięciu przedłożonego do akt sprawy materiału dowodowego, a także nieprawidłowym ustaleniu stanu faktycznego poprzez: • wadliwe ustalenia odnośnie braku podobieństwa znaków towarowych TADAGRAND i TADEGRA; • dokonanie błędnej oceny oznaczeń wbrew powołanej zasadzie oceny całościowej oraz z pominięciem istotnego znaczenia, jaki mają początkowe elementy oznaczeń słownych dla ich postrzegania przez przeciętnego odbiorcę; • sprzeczne ustalenia wskazujące z jednej strony na okoliczność, że porównywane jednoelementowe znaki jako całość są elementami dominującymi, z drugiej strony dowolne dzielenie ich na części i dokonywanie oceny dystynktywności poszczególnych elementów; • wadliwe przyjęcie informacyjnego charakteru elementu TAD w całościowej ocenie podobieństwa oznaczeń; • wadliwe uznanie, że człon TAD wspólny dla obu znaków ma dla przeciętnego odbiorcy znaczenie jako informacja o składzie produktów; • wadliwe przypisanie nadmiernej wagi elementom końcowym spornych znaków w ocenie podobieństwa tych oznaczeń; • wadliwe ustalenia w zakresie modelu przeciętnego odbiorcy i sposobu postrzegania przez niego znaków towarowych przeznaczonych do oznaczania towarów z klasy 5; • wadliwe przyjęcie podwyższonego poziomu uwagi konsumentów nabywających produkty z 5 klasy towarowej; • dowolne, sprzeczne z treścią materiałów dowodowych ustalenie, że przeciętni odbiorcy automatycznie i w sposób oczywisty postrzegają człon TAD jako oznaczający, że produkt zawiera substancję tadafilum, z uwagi na częste wykorzystywanie tego elementu w znakach towarowych. 2. naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. polegające na braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji w zakresie motywów oddalenia sprzeciwu, a także przedstawienie nieprawidłowych przesłanek, na podstawie których rozstrzygnięto o braku podobieństwa oznaczeń; II. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 132 ust. 1 pkt 3 p.w.p. polegające na jego nieprawidłowej wykładni w zakresie oceny przesłanki podobieństwa oznaczeń i ryzyka konfuzji w zakresie: • konieczności dokonywania całościowej oceny oznaczeń; • zasad i reguł przyjętych przy ocenie podobieństwa oznaczeń słownych, gdzie decydujące znaczenie mają początkowe człony oznaczeń; • wpływu identyczności towarów na ustalenie ryzyka konfuzji; • rozumienia modelu przeciętnego odbiorcy produktów z klasy 5 oraz stopnia jego uwagi. III. naruszenie art. 132 (1) ust. 1 pkt 3 p.w.p. polegające na jego niewłaściwym zastosowaniu w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy. Mając na uwadze powyższe zarzuty, skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zdaniem skarżącego występujące u analizowanych znaków TADEGRA i TADAGRAND podobieństwa w postaci identycznych przedrostków TAD oraz środków GRA decydują o stwierdzeniu ich całościowego podobieństwa, niemniej w ich całościowym odbiorze i wywieranym przez nie wrażeniu na przeciętnym odbiorcy, a nie według oceny poszczególnych członów wyodrębnionych w sposób dowolny przez organ. W ocenie skarżącej przewaga cech wspólnych w postaci identycznych ciągów liter, które są usytuowane w tej samej kolejności, w obu znakach TADEGRA oraz TADAGRAND spowoduje, że wśród przeciętnych odbiorców wystąpi prawdopodobieństwo skojarzenia między tymi znakami. Zasadnicza część spornego oznaczenia przejęła ze znaku wcześniejszego te same litery w analogicznym ułożeniu. W rezultacie, oba znaki w całościowym ujęciu będą do siebie podobne, zarówno pod względem wizualnym, jak i fonetycznym. Strona wskazała, że to nie liczba liter czy sylab, a całościowe wrażenie oceniane ad casum winno być brane pod uwagę przy ocenie podobieństwa oznaczeń. Według strony nie jest uzasadnione stosowanie sztywnych reguł wynikających z liczby liter zawartych w znakach towarowych, bo przykładowo litery mogą być bardziej lub mnie podobne do innych, mogą być identyczne, a ułożone w odmiennej kolejności, i tym samym powodować, że znaki towarowe będą rożne. Tytułem przykładu skarżąca powołała się na decyzje Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, jak i orzeczenia sądów unijnych, które uznały podobieństwo oznaczeń, przy analogicznych początkach, a różnicach w końcowych częściach znaków. Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. przy porównaniu oznaczeń przeznaczonych dla towarów w klasie 5: NICORETTE -NICORONO /Wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2013 r., T-580/11/, ALLERGODIL- ALLERNIL /Wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2012 r., T-492/09/, PROCAPS- PROCAPTAN /Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2010 r., T-35/09/, RESPICORT- RESPICUR /Wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2007 r., T-256/04/, GASTROLIBER- GASTROLYTE /Decyzja Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 czerwca 2012 r., R1255_2011-1/, NEUROZAN-NEUROZYNE /Decyzja Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 stycznia 2012 r., R2429_2010-1/, METABOLYSMETABOLIMAX /Decyzja Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 czerwca 2011 r., No.R1758_2010-4/, ANESTOCIL- ANESTOPIC /Decyzja OHIM z dnia 4 lipca 2013 r., No. 002033127/, PERACTAN - PERACTANE /Decyzja OHIM z dnia 3 lipca 2013r., No. 2077215/, PROPULSE - PROPULSION /Decyzja OHIM z dnia 22 maja 2013r., No. 12824/. Skarżąca podkreśliła, że w powyższych orzeczeniach identyczne początki znaków towarowych nawiązują do znanych przeciętnym odbiorcom słów, mogących wskazywać na przeznaczenie produktów nimi oznaczonych, mimo to całościowa ocena skłoniła organy orzekające do uznania ich podobieństwa. Zdaniem skarżącej organ nie wykazał również okoliczności rozumienia lub kojarzenia przez przeciętnych odbiorców elementu TAD jako informacyjnego. UP nie wziął w ogóle pod uwagę poczynionych w tym zakresie wywodów wnoszącego sprzeciw. Ponadto skarżąca zaakcentowała, iż wbrew twierdzeniom organu, w orzecznictwie również jest reprezentowany pogląd, zgodnie z którym konsumentami leków są osoby chore, często o zmniejszonej z tego powodu zdolności postrzegania oraz rozsądnej i krytycznej oceny. Poziom uwagi zwykłego konsumenta zależeć może od skomplikowania schorzenia, na które chce określony preparat farmaceutyczny. Przy farmaceutykach stosowanych w leczeniu poważniejszych schorzeń (np. takich które mogą zagrażać życiu) uwaga konsumenta może być wyższa. Jednakże w odniesieniu do leków, które są stosowane na mniej groźne zaburzenia i dolegliwości, jego stopień uwagi może być bardzo niski. W takim przypadku wystąpienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd spotęgowane jest faktem, że konsument rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania poszczególnych znaków towarowych i musi polegać na ich niedoskonałym wrażeniu zachowanym w pamięci. Na poparcie swoich twierdzeń strona powołała wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 listopada 2005 r., T-154/03, ARLEX -ARTEX, pkt 60 i przywołane tam orzecznictwo. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, jako bezzasadnej i podtrzymał wcześniej prezentowaną argumentację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Skarga zasługuje na uwzględnienie. Podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia organu, w rozpoznawanej sprawie, stanowi art. 132 (1) ust.1 pkt 3 p.w.p. zgodnie z którym, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 (6a) ust. 1 lub art. 152 (17) ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Art.132 (1) ust. 1 pkt 3 p.w.p. dotyczy tzw. względnych przeszkód w rejestracji znaku towarowego. Są nimi: 1. istnienie prawa ochronnego na znak towarowy lub zgłoszenia w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na taki znak zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby, 2. zgłoszenie identycznego lub podobnego znaku towarowego do znaku już zarejestrowanego lub już zgłoszonego korzystającego z prawa pierwszeństwa, 3. obydwa znaki: identyczny lub podobny dotyczą takich samych (identycznych) lub podobnych towarów, 4. istnieje możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów, w szczególności skojarzenia przez odbiorców znaku późniejszego ze znakiem wcześniejszym. W świetle powołanej regulacji prawnej niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się, chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. O tym czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia usług (towarów). Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2007 r. (sygn. akt II GSK 113/07; publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl) ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym jest kategorią błędu, a nie samodzielną przeszkodą w rejestracji, oderwaną od funkcji oznaczenia pochodzenia. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy interpretować zgodnie z art. 11 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 22 października 2008 r. nr 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 299/25), dalej "Dyrektywa nr 2008/95/WE" zgodnie, z którym: "prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powodować skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, powinno stanowić szczególny warunek dla takiej ochrony. Sposoby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu, powinny być określone w krajowych przepisach proceduralnych, których niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać". Oceniając, czy zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorcy, istotna jest percepcja przeciętnego konsumenta, do którego usługa (towar) jest kierowany. Na takim stanowisku na gruncie wspólnotowego prawa znaków towarowych stoi także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostateczne wypracowanie modelu przeciętnego konsumenta nastąpiło w wyroku ETS z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie nr C-210/96 (Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt-Amt für Lebensmittelüberwachung). Przeciętny konsument to średnio poinformowany, uważny i rozsądny, a co bardzo istotne - poziom jego uwagi różni się, w zależności od tego, jakie dobra nabywa (por.: R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona: studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym. Lublin 1998, s. 131-132; M. Andrzejewski, (w): Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański. Warszawa 2010, s. 710 i nast. oraz wskazane tam orzecznictwo). Jednolicie wskazuje się w doktrynie i judykaturze, że przystępując do porównania znaków towarowych, należy najpierw ocenić podobieństwo lub identyczność usług (towarów), do oznaczania, których służą oba znaki. Dopiero przesądzenie o jednorodzajowości usług (towarów) implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń. Przy ocenie podobieństwa oznaczeń stosuje się wypracowane przez teorię i orzecznictwo zasady. Porównania należy dokonać w trzech płaszczyznach: 1) fonetycznej, 2) wizualnej, 3) koncepcyjnej (znaczeniowej). Podobieństwo w jednej płaszczyźnie może być wystarczające dla uznania przeciwstawionych znaków za podobne. Należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane oznaczenia na odbiorcach usług (towarów). Dla odbiorcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń. Nabywca zachowuje w pamięci ogólny zarys oznaczenia. Im bardziej podobne są towary w porównywanych znakach, tym większa możliwość uznania znaków za podobne. Dla oceny podobieństwa nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie znaków, wystarczające jest istnienie takiej możliwości. Dla oceny podobieństwa fonetycznego ma znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Podobieństwo wizualne ocenia się z punktu widzenia liczby słów bądź liter w ogóle, liczby słów bądź liter takich samych, ich kroju, układu i koloru. Znaki graficzne oceniane są przede wszystkim na płaszczyźnie wizualnej. Spełniają one funkcję odróżniającą (dystynktywną) poprzez określony układ wielu elementów. Istotne jest więc ustalenie, który z tych elementów ma znaczenie istotnie odróżniające. W konsekwencji znak zawierający zmieniony element istotnie odróżniający, nawet przy podobieństwie innych szczegółów nie będzie znakiem podobnym. W sytuacji, gdy żaden z elementów nie może być uznany za charakterystyczny, należy brać pod uwagę formę prezentacji jako całość. Ewentualne podobieństwo dwóch przeciwstawianych znaków będzie wówczas wynikiem przeważającej sumy elementów podobnych. Odnosząc powyższe rozważania do rozpoznawanej sprawy, wskazać należy, iż stwierdzenie podobieństwa znaków towarowych w rozumieniu art. 132 (1) ust. 1 pkt 3 p.w.p. wymaga ustalenia, że towary (usługi) konkurujących ze sobą znaków są identyczne lub podobne. W przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości, że porównywane znaki przeznaczone są do oznaczenia identycznych towarów tj. leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, w klasie 5. Przyjmuje się, że jeżeli towary objęte ochroną przez wcześniejszy już zarejestrowany znak, pokrywają się z towarami wyznaczonymi przez zgłoszony znak, są one uważane za identyczne. Nie ma przy tym znaczenia, że firma uprawniona do określonego znaku nie zajmuje się sprzedażą towaru, oznaczonego spornym znakiem towarowym. Nietrudno sobie bowiem wyobrazić, że uprawniony do wcześniejszych znaków, może poszerzyć swoją ofertę sprzedaży w ramach towarów zgłoszonych do objęcia ochroną. W rozpoznawanej sprawie jednorodzajowość towarów nie budzi wątpliwości i nie jest sporna między stronami, należy więc rozważyć podobieństwo oznaczeń. Oczywistym jest, że ogólna i całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd uwarunkowana jest szeregiem współzależności występujących pomiędzy wszystkimi elementami, które należy poddać analizie w danej sprawie. W doktrynie przyjmuje się, że im większe podobieństwo między towarami, tym surowsze wymagania, co do koniecznych cech odróżniających znaki. Jednorodzajowość towarów wzmaga ryzyko pomyłki znaków (J. Promińska, Prawo własności przemysłowe). Ponadto im bardziej są podobne towary, tym większa możność uznania znaków za podobne do siebie (R. Skubisz, Prawo znaków towarowych). Zasada ta jest również prezentowana w orzecznictwie wspólnotowym, która wskazuje, że całościowa ocena podobieństwa znaków powinna uwzględniać pewną współzależność między czynnikami, które brane są pod uwagę, a w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem towarów i usług tymi znakami oznaczonych (wyrok Sądu I instancji z dnia 10 października T-172/05). Oceniając kolizyjne podobieństwo spornych znaków, strona skarżąca uznała, że w przedmiotowej sprawie zachodzi podobieństwo oznaczeń. Zdaniem Sądu, a wbrew wywodom organu w zaskarżonej decyzji nie dokonano oceny podobieństwa przedmiotowych znaków w sposób całościowy i według wyżej przedstawionych przez Sąd zasad, wynikających z art.132 (1) ust.1 pkt 3 p.w.p. oraz przepisów Dyrektywy nr 2008/95/WE. Mimo, że organ stwierdził, iż znaki słowne zawierające wyrazy TADEGRA i TADAGRAND jako całość stanowią elementy dominujące i są to znaki jednowyrazowe, to dokonując oceny ich podobieństwa, wydzielił w sposób dowolny poszczególne elementy znaków i bezzasadnie przypisał tym częściom moc dystynktywną pomimo, iż są to jednolite wyrazy i w taki sposób będą postrzegane przez przeciętnych odbiorców. W ocenie Sądu, organ ocenił poszczególne sylaby omawianych znaków słownych, skupiając się wyłącznie na różnicach tj. dwóch odmiennych literach (A i E) w drugiej sylabie, różną liczbę liter w znakach, ilość sylab oraz to, że z trzech sylab tylko dwie są identyczne. Dokonując analizy znaku "TADEGRA" i "TADAGRAND", Sąd doszedł do przekonania, że skarżąca spółka trafnie podnosi, iż zgłoszony znak odbiorca może uznać za odmianę znaków już chronionych oraz, że sprzeczne są ustalenia organu. Organ w zaskarżonej decyzji stwierdził, że porównywane jednoelementowe znaki jako całość są elementami dominującymi, a jednocześnie dokonał, w sprzeczności z tym stwierdzeniem, oddzielnej oceny dystynktywności poszczególnych części wyrazów składających się na omawiane znaki słowne (sylab, liter różniących porównywane znaki). Podkreślić jeszcze raz należy, iż sporne w sprawie znaki TADEGRA i TADAGRAND to oznaczenia słowne jednowyrazowe. W ocenie Sądu odmienny element w postaci literki E w znaku TADEGRA zawarty w słownym znaku zgłoszonym przez S., nie przełamuje podobieństwa wypływającego z użycia w przeciwstawionym znaku literki A (w drugiej sylabie obu znaków). Literka A stanowi najmniejszy element i nie znajduje się na początku oznaczenia, lecz na drugim miejscu. Z wyjątkiem jednej literki E znak zgłoszony mieści się w całości w znaku zarejestrowanym. Istotne znaczenie w odbiorze wizualnym znaków przez przeciętnego odbiorcę, ma też w ocenie Sądu znacząca liczba powtarzających się liter w obu znakach, bowiem jest to aż sześć liter, w sytuacji gdy wyraz TADEGRA zawiera 7 liter, a TADAGRAND 9. W obu przypadkach jest to przeważająca liczba liter. Zatem z wizualnego punku widzenia znaki mogą wprowadzać w błąd przeciętnego odbiorcę, iż towar pochodzi od przedsiębiorcy, który znak już wcześniej zarejestrował. Orzecznictwo jakie powołał organ, daje przykłady kryteriów jakimi należy się kierować, przy ocenie podobieństwa znaków, nie może mieć bezpośredniego odniesienia do rozpoznawanej sprawy, bowiem dotyczyło znaków słownych o ilości liter 6 i 8, a w rozpoznawanej sprawie skarga dotyczy znaków słownych o ilości liter 7 i 9. Sąd nie podziela też poglądu organu, jako nie znajdującego potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym, iż pierwsza część obydwu znaków "TAD" każdemu przeciętnemu odbiorcy kojarzy się z substancją czynną leku " tadalif" ("tadalafilum") i jest to element znaku o charakterze jedynie informacyjnym. W ocenie Sądu nie jest to w żaden sposób nazwa opisująca lek ani aluzyjna, aby uznać stanowisko organu za prawidłowe. Sąd podziela zarzuty skargi, iż UP nie wziął w ogóle pod uwagę poczynionych w tym zakresie wywodów wnoszącego sprzeciw, że spośród 66 rodzajów zarejestrowanych produktów leczniczych opartych na substancji czynnej tadalafilum, 28 produktów zawiera w swej nazwie pełny element tadalafil. Skarżąca podnosiła również w trakcie postępowania, iż z materiału dowodowego złożonego do akt sprawy wynika, iż sam element TAD występuje jedynie w zarejestrowanych produktach o nazwie: tadilect, tadis. Znaczna większość pozostałych produktów posiada nazwy fantazyjne (rekifre, talmance, cialiś, eriis), które nie są związane i bezpośrednio nie wskazują na nazwę związku czynnego tadalafilum (załącznik 1 do pisma z dnia 15 lipca 2018 r., k. 63-72 akt administracyjnych). Do argumentacji tej i materiału dowodowego złożonego do akt sprawy organ nie odniósł się w zaskarżonym rozstrzygnięciu. Sąd podziela również pogląd wyrażony w skardze, iż nawet zakładając wysoki poziom uwagi odbiorców leków, trudno zasadnie uznać, że trzyliterowy przedrostek TAD automatycznie i w sposób natychmiastowy będzie postrzegany przez lekarzy, farmaceutów, a przede wszystkim przeciętnych odbiorców jako przekazujący informację o 11-literowej nazwie substancji czynnej tadalafilum. Organ nie odniósł się również w tym zakresie, do argumentacji strony zawartej w załączniku 2 do pisma z dnia [...] lipca 2018 r. (k. 60-62 akt administracyjnych), w którym podniesiono, że element TAD wchodzi również w skład nazwy produktu farmaceutycznego [...] , który opiera się na innej substancji czynnej (GSH, Glutation, y- glutamylocysteinyloglicyna), niż tadalafilum i ma inne zastosowanie, niż preparaty oznaczane znakami TADEGRA oraz TADAGRAND. Przechodząc do kolejnej istotnej kwestii przy ocenie podobieństwa znaków, wskazać należy, iż znaki TADEGRA i TADAGRAND w warstwie fonetycznej są bardzo podobne. Ostanie dwie literki w nazwie TADAGRAND są właściwie niesłyszalne, podobnie jak literka A i E występujące w obu znakach jako czwarte. W warstwie znaczeniowej słowa te nie mają konkretnego znaczenia. Mimo tego, że ze względu na podobną wymowę oraz z wizualnego punktu widzenia, znak TADEGRA może kojarzyć się z wcześniej zarejestrowanym znakiem TADAGRAND. Ze względu na to, że właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci jedynie niedokładny obraz rozpatrywanych znaków towarowych, w związku z czym wspólne im elementy: TAD oraz GRA stwarzają duże podobieństwo między nimi, a także zważywszy na współzależność poszczególnych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę - jako że rozpatrywane towary są identyczne - ewentualnej pomyłki po stronie konsumentów nie da się wykluczyć. Bez znaczenia pozostaje też w ocenie Sądu okoliczność, iż krąg odbiorców to nie tylko ewentualni pacjenci, ale specjaliści wysokiej klasy: lekarze i farmaceuci. Nie wszystkie bowiem preparaty farmaceutyczne są wydawane na receptę. Ponadto lekarz może pomylić nazwę przy wypisywaniu recepty, a farmaceuta przy jej realizacji, kojarząc pochodzenie leku z uwagi na podobne nazwy. Ponadto nie można tracić z pola widzenia, iż znak towarowy TADEGRA nie dotyczy ogólnie znanych chorób, które dotyka ogółu społeczeństwa jak np. grypa czy sezonowe alergie aby natychmiast kojarzyć cząstkę "TAD" jego nazwy z substancją czynną stanowiącą składnik leku. Nie jest to też nazwa aluzyjna wskazująca na chorobę, którą ma leczyć. Lek ten przeznaczony jest wyłącznie dla osób płci męskiej na dolegliwości chorobowe, dotyczące tylko niektórych z nich. W każdym razie organ nie wykazał, iż są to popularne leki na masowo występujące dolegliwości, aby mówić o powszechnym kojarzeniu wyrażenia "TAD" z konkretną substancją czynną i jej informacyjny charakter. Wszystkie te uchybienia dowodzą, iż organ nie wyjaśnił w sposób wnikliwy i wyczerpujący wszystkich istotnych okoliczności sprawy a zebrany w sprawie materiał dowodowy ocenił w sposób wybiórczy. W konsekwencji doszło do naruszenia wskazanych w skardze przepisów postępowania tj. art. 77 § 1 K.p.a, art. 80 K.p.a, art. 107 § 3 K.p.a., które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W konsekwencji nie zostało w sprawie wykazane, iż wskazywana przez skarżącą zbieżność towarów i oznaczeń wyklucza ryzyko konfuzji. Brak jest więc podstaw do przyjęcia, iż na tym etapie postępowania, norma wynikająca z art.132 (1) ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie ma w sprawie zastosowania. Uwzględniając powyższe, organ zobowiązany będzie ponownie rozpoznać sprawę i rozważyć z uwzględnieniem oceny prawnej wyrażonej przez Sąd, czy znak TADEGRA wchodzi w przestrzeń już zajętą przez znak wcześniejszy - TADAGRAND. Ustanowienie względnych przeszkód udzielania praw ochronnych ma przecież za zadanie ochronę wypełniania funkcji odróżniających przez znaki towarowe już objęte ochroną, nie zaś tych, które jeszcze ochrony nie mają. Zakres tej ochrony nie może być osłabiony lub niweczony przez działania faktyczne zgłaszającego znak późniejszy. Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej " p.p.s.a.", uchylił zaskarżoną decyzję. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a i art. 205 § 2 p.p.s.a. oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1431).