VI SA/Wa 1485/19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska - Kuraszkiewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Dorota Dziedzic - Chojnacka Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant ref. staż. Małgorzata Wiśniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2019 r. sprawy ze skargi [...], Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej [...], Francja 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z [...] lutego 2018 r., znak [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd, UP) oddalił sprzeciw wniesiony przez N. z siedzibą w [...], Francja (dalej: N., wnoszący sprzeciw, skarżący) wobec decyzji UP z [...] maja 2014 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "BIODERMIC DERMOCOSMETICS" o nr [...] na rzecz T. D. zamieszkałego w [...] (pierwotnie: na rzecz M. N. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą M. z siedzibą w [...], dalej: uprawniony). W podstawie prawnej powołał art. 132 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz.1410 z późn. zm., dalej: "p.w.p."). Do wydania powyższej decyzji doszło w oparciu o następujące ustalenia: Znak towarowy słowno-graficzny "BIODERMIC DERMOCOSMETICS" został zgłoszony do ochrony 18 marca 2013 r. Przeznaczony był do oznaczania następujących towarów i usług: w klasie: 3 barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, kosmetyki, kosmetyki pielęgnujące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, mascara, maseczki kosmetyczne, mydła i środki czystości, mydło toaletowe, mydło zapachowe, esencje i olejki aromatyczne, ekstrakty zapachowe do perfum, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, lotony do celów kosmetycznych, naklejane ozdoby do paznokci, kalkomanie ozdobne do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne, preparaty do czyszczenia, preparaty depilacyjne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne przeciwsłoneczne, perfumy i wyroby perfumeryjne, pasty i płyny do zębów, preparaty zapachowe do pomieszczeń i pojazdów, pumeks, sole do kąpieli, środki do moczenia i prania, środki przeciwpotowe, środki toaletowe, wazelina kosmetyczna, woda toaletowa, woda zapachowa, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci; w klasie 35: reklama za pomocą prasy, radia, telewizji i sieci komputerowej, organizacja targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi agencji informacji handlowej, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z artykułami kosmetycznymi, usługi sprzedaży wyrobów i produktów kosmetycznych za pomocą sieci komputerowej Internet. Decyzją z [...] maja 2014 r. Urząd udzielił prawa ochronnego na wspomniany znak towarowy. W dniu 30 czerwca 2015 r. wpłynął do UP sprzeciw N. Jako podstawę prawną sprzeciwu N. podał art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Wnoszący sprzeciw uznał, że sporny znak jest myląco podobny do należącego do niego międzynarodowego znaku towarowego "BIODERMA" nr [...], zarejestrowanego z pierwszeństwem od 13 sierpnia 1997 r., przeznaczonego do sygnowania towarów w klasie 3: mydła, olejki eteryczne, wszystkie produkty kosmetyczne, ponieważ służy do oznaczania towarów identycznych z kl. 3 oraz usług z kl. 35 podobnych do towarów oznaczanych przeciwstawionym znakiem. Podniósł, że odbiorca usług sprzedaży wyrobów i produktów kosmetycznych za pomocą sieci komputerowej Internet może oczekiwać, że usługi te są świadczone przez te same podmioty, które oferują produkty kosmetyczne. Podmioty oferujące kosmetyki prowadzą bowiem sprzedaż swoich wyrobów za pośrednictwem własnych sklepów, w tym internetowych. Wnoszący sprzeciw zauważył również, że element dominujący znaku spornego, słowo "BIODERMIC", z uwagi na identyczny człon "BIODERM", jest podobny do znaku "BIODERMA". Element ten jest przedstawiony przy pomocy dużej czcionki i ze względu na swoje usytuowanie i pozycję w znaku w pierwszej kolejności przyciąga uwagę kupujących. Zawarte zaś w znaku spornym słowo "dermocosmetics" należy, uznać za opisowe względem towarów z kl. 3, gdyż wskazuje ono na rodzaj sygnowanych towarów, tzn. dermokosmetyki. Przyznał, że choć sporny znak ma wprawdzie charakter słowno-graficzny, jednakże ani kolorystyka, ani krój czcionki nie dominują nad warstwą słowną tego znaku. Powyższe, zdaniem N., rodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd polegający w szczególności na tym, iż będą oni mylnie przekonani, że oznaczane porównywanymi znakami towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych organizacyjnie, ekonomicznie, gospodarczo lub prawnie. W piśmie z 2 września 2015 r. uprawniony uznał sprzeciw za bezzasadny. Wnoszący sprzeciw w piśmie z 18 listopada 2015 r. stwierdził, że istotą sprawy jest istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do komercyjnego źródła pochodzenia sygnowanych porównywanymi znakami towarów. Przesłanka istnienia ryzyka powinna być rozpatrywana całościowo, z uwzględnieniem wszelkich istotnych okoliczności sprawy, w tym: siły odróżniającej znaku wcześniejszego, charakteru odbiorców oraz warunków zbytu oznaczanych badanymi znakami towarów. Co do znaku przeciwstawionego podnosił, że cieszy się uznaniem konsumentów i posiada wzmożoną zdolność odróżniającą dzięki intensywności i długotrwałości jego używania na rynku, a także systematycznej reklamie i wysokiej jakości sygnowanych nim produktów, na co przedstawił szereg dowodów. Uprawniony w piśmie z 25 stycznia 2016 r. stwierdził zaś, że oznaczenie słowne "BIODERMA" nie ma obecnie, ani nie miało w chwili zgłoszenia, zdolności odróżniającej względem sygnowanych towarów z kl. 3. Elementy: "bio" i "derma" mogą służyć jedynie do wskazania rodzaju oznaczanych towarów, ich przeznaczenia, składu, funkcji, lub przydatności. Na podstawie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej przedsiębiorcom przysługuje prawo swobodnego dostępu do oznaczeń ogólnoinformacyjnych, a do takich należy znak przeciwstawiony. Tymczasem sporny znak posiada charakterystyczną grafikę w postaci kroju czcionki, kolorystyki oraz układu graficznego. Na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2016 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe twierdzenia i argumenty. N. dodatkowo podniósł, że znak przeciwstawiony nabył wtórną zdolność odróżniającą. Uprawniony natomiast przedłożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego "BIODERMA" o nr [...]. Na rozprawie w dniu 14 grudnia 2016 r. uprawniony podtrzymał wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z dniem 20 kwietnia 2011 r., ochrony przeciwstawionego znaku towarowego. Wnoszący sprzeciw wniósł o oddalenie ww. wniosku. Strony przedstawiły stanowiska co do podobieństwa/jego braku towarów i usług objętych porównywanymi znakami. N. podkreślił, że jego znak nabył zdolność wtórną na skutek długoletniego używania w obrocie. Jednocześnie przedłożył dowody w postaci, m.in. decyzji Wydziału Sprzeciwów EUIPO z dnia [...] listopada 2016 r., [...], dotyczącej znaków towarowych "BIODERMA" i "BIODERMIC" (k. 557 akt przedmiotowej sprawy). Decyzjami z [...] grudnia 2016 r. i [...] grudnia 2016 r. Urząd Patentowy RP - Departament Rejestrów, z uwagi na zbycie prawa ochronnego na sporny znak towarowy przez poszczególne podmioty, dokonywał kolejnych zmian po stronie uprawnionego do tego znaku, tj. w miejsce uprawnionej M. N. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą M. z siedzibą w [...], wstąpiła O. sp. z o.o. z siedzibą w [...], a następnie V. sp. z o.o. z siedzibą w [...]. Dlatego sprawa o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium RP ochrony znaku przeciwstawionego, wszczęta przez M. N. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą M. z siedzibą w [...] została wyłączona do odrębnego postępowania. W piśmie z 11 maja 2017 r. uprawniony przyznał, że oznaczane spornym znakiem towary z kl. 3 są identyczne i podobne względem towarów z kl. 3 objętych zakresem ochrony znaku przeciwstawionego. Również za podobne do ww. towarów, jego zdaniem, można uznać usługi z kl. 35, takie jak: prowadzenie sklepu i/albo hurtowni z artykułami kosmetycznymi, usługi sprzedaży wyrobów i produktów kosmetycznych za pomocą sieci komputerowej Internet. Natomiast brak jest podobieństwa pozostałych usług z kl. 35 objętych zakresem ochrony znaku spornego, tj. reklama za pomocą prasy, radia, telewizji i sieci komputerowej, organizacja targów i wystaw celach handlowych lub reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi agencji informacji handlowej, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich do towarów z kl. 3 ujętych w wykazie znaku przeciwstawionego, ponieważ usługi te nie konkurują z tymi towarami, ani nie są wobec nich komplementarne. Twierdził, że nie wystąpiły kumulatywnie przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., tj. brak jest bowiem podobieństwa oznaczeń i istnienia ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd. N. następnie w piśmie z 12 lipca 2017 r. zakwestionował stanowisko uprawnionego o braku podobieństwa części usług z kl. 35 do towarów z kl. 3 sygnowanych znakiem przeciwstawionym. Podkreślił natomiast, że porównywane towary i usługi są kierowane do tego samego kręgu odbiorców, który stanowi nieograniczona grupa przeciętnych nabywców towarów kosmetycznych, którzy cechują się przeciętnym stopniem uwagi przy wyborze towarów i usług sygnowanych danym znakiem towarowym. Podtrzymał stanowisko co do podobieństwa porównywanych oznaczeń. Urząd 29 sierpnia 2017 r. został powiadomiony, że prawo ochronne na sporny znak towarowy, na mocy umowy sprzedaży z dnia [...] lipca 2017 r., zostało ponownie przeniesione na rzecz T. D. zamieszkałego w [...]. Na rozprawie w dniu 1 grudnia 2017 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe twierdzenia. Uprawniony zanegował założenie, że polscy konsumenci, znający język angielski, będą odczytywać znaczenie słowa "DERMOCOSMETICS" jako kosmetyki do skóry, albowiem w większości rozumiane jest jako kosmetyki o działaniu farmaceutycznym. Ponadto, w całościowej ocenie znaku spornego nie można pomijać pomocniczego znaczenia słowa "dermocosmetics" nawet przy założeniu, iż jest to element o charakterze opisowym. W piśmie z 12 stycznia 2018 r. wnoszący sprzeciw podtrzymał swoje argumenty. Uprawniony w piśmie z 2 lutego 2018 r. także podtrzymał swoje dotychczasowe twierdzenia i argumenty. Na rozprawie w dniu 16 lutego 2018 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Urząd, rozpatrując sprzeciw, przypomniał zasady jego wnoszenia i rozpatrywania, odwołując się m.in. do art. 246 p.w.p. Organ wskazał, że N. w sprzeciwie podniósł zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Wyjaśnił, że powyższy przepis ma zatem zastosowanie, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: podobieństwa lub identyczności towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, podobieństwa lub identyczności oznaczeń oraz istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów lub usług. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów lub usług oznaczanych tymi znakami jest konsekwencją zaistniałego podobieństwa znaków i towarów. Niedopuszczalność udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy powoduje tylko takie podobieństwo, które mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Organ zauważył, że uprawniony przyznał, iż sygnowane spornym znakiem towary z kl. 3 oraz usługi z kl. 35: prowadzenie sklepu i/albo hurtowni z artykułami kosmetycznymi usługi sprzedaży wyrobów i produktów kosmetycznych za pomocą sieci komputerowej Internet są identyczne i podobne względem towarów oznaczanych znakiem przeciwstawionym, zatem kwestia ta nie jest sporna między stronami. Ocenie przez UP zostało więc poddane podobieństwo usług z kl. 35 oznaczanych znakiem spornym, takich jak: reklama za pomocą prasy, radia, telewizji i sieci komputerowej, organizacja targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi agencji informacji handlowej, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich do towarów z kl. 3 (mydła, olejki eteryczne i wszystkie produkty kosmetyczne), oznaczanych znakiem przeciwstawionym. Urząd podniósł, że badane usługi z kl. 35 mają na celu wspieranie lub wspomaganie innych przedsiębiorstw w prowadzeniu lub usprawnianiu ich działalności gospodarczej, a więc usługi te są skierowane do kręgu odbiorców profesjonalnych w przeciwieństwie do odbiorców towarów z kl. 3, do których zaliczyć należy zwykłych konsumentów. Reklama i promocja sprzedaży to usługi polegające na wspomaganiu innych podmiotów w sprzedaży ich towarów i usług. Są świadczone przez specjalistyczne firmy, które analizują potrzeby klienta i zapewniają wszelkie niezbędne informacje i doradztwo w zakresie marketingu ich produktów i usług oraz opracowują indywidualną strategię dotyczącą reklamowania danych towarów i usług za pośrednictwem prasy, telewizji czy Internetu. Podobnie jest w przypadku usług organizacji targów i wystaw, które to usługi polegają na organizowaniu wydarzeń, czy pokazów, w celu ułatwienia lub zachęcenia do promocji i sprzedaży towarów i usług klienta. One również nie są kierowane do przeciętnych odbiorców kosmetyków. Z kolei usługi agencji importowo-eksportowych dotyczą przemieszczania towarów i z reguły wymagają zaangażowania organów celnych w kraju przywozu i kraju wywozu. Usługi te podlegają często kontyngentom przywozowym, taryfom i umowom handlowym. Uznaje się je za powiązane z administrowaniem działalnością gospodarczą, podobnie jak usługi informacji handlowej, które również kierowane są do wyspecjalizowanych odbiorców. Usługi powyższe nie są związane z faktyczną detaliczną lub hurtową sprzedażą towarów, lecz mają charakter przygotowawczy lub pomocniczy w odniesieniu do komercjalizacji takich towarów. Wszystkie ww. usługi mają odmienne typowe źródło pochodzenia od źródła pochodzenia towarów z kl. 3. Dlatego UP uznał je za niepodobne do towarów z kl. 3 sygnowanych znakiem przeciwstawionym. Organ na potwierdzenie stanowiska przywołał wytyczne EUIPO dotyczące oceny podobieństwa znaków towarowych. Tego rodzaju usługi jako świadczone na rzecz osób trzecich, w jego ocenie, nie obejmują szeroko zakrojonych działań marketingowych producenta w stosunku do swoich produktów. Urząd podzielił stanowisko obydwu stron w zakresie identyczności i podobieństwa towarów z kl. 3 i części usług z kl. 35 oznaczanych znakiem spornym względem towarów z kl. 3 sygnowanych znakiem przeciwstawionym. Przyjął, że ujęte w wykazie spornego znaku towary z kl. 3, jak: "barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynem kosmetycznym, kosmetyki, kosmetyki pielęgnujące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, mascara, maseczki kosmetyczne, i środki czystości, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, lotony do celów kosmetycznych, naklejane ozdoby do paznokci, kalkomanie ozdobne do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne, preparaty depilacyjne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne przeciwsłoneczne, perfumy i wyroby perfumeryjne, pasty i płyny do zębów, pumeks, sole do kąpieli, środki przeciwpotowe, środki toaletowe, wazelina kosmetyczna, woda toaletowa, woda zapachowa, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci" zawierają się w szerokim pojęciu "wszystkie produkty kosmetyczne" objętym ochroną znaku przeciwstawionego, w związku z czym należy je uznać za towary identyczne. Podobnie jest w przypadku towarów, takich jak: "mydła, mydło toaletowe, mydło zapachowe", które są identyczne względem "mydła" oznaczanego znakiem przeciwstawionym. Za bardzo podobne do "mydła", z uwagi na przeznaczenie i sposób zastosowania UP uznał oznaczane znakiem spornym "preparaty do czyszczenia" oraz "środki do moczenia i prania". Za towary identyczne względem zawartych w wykazie znaku wcześniejszego "olejków eterycznych" przyjął oznaczane spornym znakiem "esencje i olejki aromatyczne, ekstrakty zapachowe do perfum", zaś bardzo podobnym "preparaty zapachowe do pomieszczeń i pojazdów", które wytwarza się przy zastosowaniu ww. olejków eterycznych. Kierując się orzecznictwem usługi z kl. 35: "prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z artykułami kosmetycznymi, usługi sprzedaży wyrobów i produktów kosmetycznych za pomocą sieci komputerowej Internet" uznał za podobne wobec "wszystkich produktów kosmetycznych" objętych ochroną znaku przeciwstawionego. Skoro nie budziło wątpliwości, że przedmiotem usług, do sygnowania których przeznaczony jest sporny znak towarowy, są towary identyczne z tymi, które są ujęte w wykazie znaku przeciwstawionego, to również stosunek między usługami sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet produktów kosmetycznych, a identycznymi towarami objętymi rejestracją znaku wcześniejszego charakteryzował się ścisłym związkiem, jako że towary te są nieodzowne, a przynajmniej istotne dla świadczenia tych usług. Wobec stwierdzenia identyczności i podobieństwa towarów oraz części usług oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi UP dokonał analizy porównawczej samych oznaczeń. Podkreślił, że porównanie znaków należy dokonywać poprzez ocenę ogólnego wrażenia wywieranego przez te znaki postrzegane jako całość. Podał też, że porównanie znaków towarowych należy przeprowadzić na trzech płaszczyznach postrzegania: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem, że decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy. Urząd oceniając ww. znaki towarowe jako całość, uznał, że sama powtarzalność ich poszczególnych elementów lub zbieżność członów nie przesądzała o istnieniu ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Znak przeciwstawiony stanowi jedno słowo "BIODERMA". Znak sporny natomiast jest znakiem słowno-graficznym składającym się z elementów słownych "BioDermic" oraz "dermocosmetics", przy czym element "BioDermic" jest graficzne podzielony na dwa elementy "Bio" oraz "Dermic", poprzez użycie w nim wielkich liter "B" i "D". Element "BioDermic" został przedstawiony w górnej części znaku przy pomocy większej czcionki, zatem to on, w ocenie UP, miał charakter dominujący w znaku. Element "dermocosmetics" usytuowano pod spodem i przedstawiono czcionką mniejszą. Jednak elementy te stanowią określoną kompozycję - mają optycznie tę samą długość i przedzielone zostały poziomą linią. Mimo że element spornego znaku "BioDermic" posiada wspólny ze znakiem przeciwstawionym szereg liter "BIODERM", to w ocenie UP, trudno było uznać, że znaki te, postrzegane jako całość, są do siebie podobne w warstwie wizualnej w stopniu rodzącym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Sporny znak będzie odbierany jako znak trójelementowy ("Bio", "Dermic", "dermocosmetics"), tj. jako bardziej rozbudowany od znaku przeciwstawionego, przy czym tworzące wspólny szereg liter elementy "BIO" i "DERM" są w znaku spornym optycznie rozdzielone wielkimi literami, zaś "DERM" jest spójny z większym element - "DERMIC" (nie jest z niego w żaden sposób wyodrębniony). Chociaż element "dermocosmetics" został przedstawiony mniejszą czcionką, to jest usytuowany w naturalnym centrum postrzegania, a tym samym dobrze widoczny; ponadto stanowi element kompozycji znaku spornego. Analizując warstwę fonetyczną porównywanych znaków Urząd uznał, że sporny znak będzie odczytywany jako dwuczłonowy "BIODERMIK dermokosmetiks", użyta w ww. wyrazach litera "c", będzie odczytywana jako "k", z uwagi na upowszechnienie się wśród polskich konsumentów podstawowych reguł języka angielskiego, co potwierdza również materiał dowodowy w postaci raportu TNS Polska dotyczący badań znajomości języków obcych wśród Polaków przeprowadzonych w 2015 r., przedłożony do akt sprawy przez wnoszącego sprzeciw. Zdaniem UP odmienność fonetyczna końcówki elementów dominujących badanych znaków - "IK" oraz "A" jest dobrze słyszalna. W rezultacie, składający się z ośmiu sylab sporny znak będzie przez konsumentów odmiennie odbierany słuchowo (jako zdecydowanie dłużej wybrzmiewający) od trzysylabowego znaku przeciwstawionego, mimo że pierwsze dwie sylaby tych znaków są identyczne. Oceniając zaś warstwę znaczeniową badanych znaków Urząd stwierdził, że ich dominujące elementy składają się z członów: "bio" (będącego powszechnie używanym skrótem od słowa "biologiczny" lub "biologia" i nawiązującego do życia oraz przedmiotów ożywionych lub idei czegoś naturalnego i przyjaznego środowisku), który ma słaby charakter odróżniający względem kosmetyków z kl. 3, z uwagi na okoliczność, iż każdy kosmetyk może zawierać składniki organiczne. Podobnie "DERM" (pochodzący od greckiego słowa "derma" i odnoszący się do tkanki łącznej tworzącej wraz z naskórkiem i tkanką podskórną skórę i jest rdzeniem wielu słów dotyczących skóry, takich jak "dermatologia" i "dermatologiczny") również ma ograniczony charakter odróżniający w odniesieniu do towarów z kl. 3 sygnowanych porównywanymi znakami. Organ jednak podkreślił, że sporny znak zawiera dodatkowe, anglojęzyczne słowo - "dermocosmetics", którego znaczenie - "dermokosmetyki", z uwagi na jego zbieżność z polskim odpowiednikiem oraz znajomość podstawowych zasad języka angielskiego będzie zrozumiałe dla polskich konsumentów. Według UP użycie do budowy dominujących elementów porównywanych znaków towarowych identycznych członów - "bio" oraz "derm", nie przesądzało automatycznie o identycznym odbiorze ww. znaków towarowych jako całości w warstwie znaczeniowej. Dodatkowy element spornego znaku "dermocosmetics" bowiem, choć wskazuje na cechy sygnowanych spornym znakiem towarów, może być różnie rozumiany przez odbiorców - jako "kosmetyki o charakterze farmaceutycznym" lub "kosmetyki do skóry", o czym świadczy rozbieżność stanowisk stron w tym aspekcie. Analizując kolejną przesłankę wymienioną w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. -istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia oznaczanych towarów, organ wyjaśnił, że winno ono być oceniane całościowo, z uwzględnieniem wszystkich czynników istotnych w danej sprawie. Kluczowym elementem oceny istnienia omawianego ryzyka jest ustalenie kręgu odbiorców usług, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki. Urząd stwierdził, że krąg odbiorców identycznych i podobnych towarów i usług z kl. 3 i 35, do oznaczania których służą porównywane znaki towarowe jest taki sam, tj. są to osoby chcące dbać lub poprawić swój wygląd zewnętrzny. Towary te mają wpływ na samopoczucie, a nawet zdrowie klientów (np. uczulenia). Zatem będą zachowywać przy wyborze tych produktów podwyższony stopień uwagi względem poziomu uwagi wykazywanego przy zakupie dóbr bieżącej konsumpcji. Przyjął, że stanowisko to jest zasadne w świetle przedłożonej przez N. decyzji Wydziału Sprzeciwów EUIPO z dnia [...] listopada 2016 r., [...], w której wskazano, że stopień uwagi właściwego kręgu odbiorców dla towarów należących do kl. 3 będzie średni. Natomiast przeciętny konsument to osoba należycie poinformowana, uważna i ostrożna, która świadomie poszukuje właściwego towaru i w sposób przemyślany wybiera pomiędzy dostępnymi na rynku markami. Urząd uznał, że w rozpatrywanej sprawie, z uwagi na występujące różnice we wszystkich warstwach postrzegania porównywanych znaków, nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Ponadto uznał, że znak przeciwstawiony, który stanowi jedno słowo zbudowane z ww. dwóch elementów o charakterze zbliżonym do opisowego - "BIO" oraz "DERMA" jest ze swej istoty znakiem wyjątkowo słabym, aluzyjnym. Takie stanowisko UP potwierdzać miała także ww. decyzja Wydziału Sprzeciwów EUIPO z dnia [...] listopada 2016 r., [...], w której wprost wskazano, iż "znak wcześniejszy ("BIODERMA") ma słabszą zdolność odróżniającą". Organ, odnosząc się do twierdzeń wnoszącego sprzeciw, że znak towarowy przeciwstawiony posiada wzmożoną zdolność odróżniającą dzięki intensywności i długotrwałości jego używania na rynku, a także systematycznej reklamie i wysokiej jakości sygnowanych nim produktów stwierdziło, że z przedłożonego przez N. materiału dowodowego wynika, że towary te były obecne na rynku już w 2007 r., cieszą się dobrą opinią klientów, a wnoszący sprzeciw je reklamował. Zauważył jednak, że trudno uznać, aby tak słaby ze swojej natury znak towarowy, w wyniku jego używania w obrocie, nabył szczególnie silną zdolność odróżniającą, zwłaszcza, iż koncepcja tworzenia znaków towarowych przeznaczonych do sygnowania towarów z kl. 3, polegająca na użyciu do ich budowy znikomo dystynktywnych względem oznaczanych dóbr elementów "BIO" i/lub "DERMA" nie jest oryginalna, lecz wprost przeciwnie - powszechnie stosowana, o czym świadczy fakt rejestracji bardzo wielu znaków towarowych zawierających ww. elementy, m.in. takich jak "DERMIKA" [...], "DERMEDIC" [...], ""BIODERMAL BABY" [...] itd. Odwołując się do wyroku NSA z 19 czerwca 2018 r., sygn. akt II GSK 2336/16 organ zaznaczył, że uprawniony z rejestracji oznaczenia słabego, ze względu na jego aluzyjny charakter musi się liczyć z tym, że inni przedsiębiorcy z danej branży będą mieli prawo do oznaczania swoich wyrobów znakami zawierającymi podobny element aluzyjny, a ochrona wynikająca z udzielenia prawa wyłącznego jest ograniczona wyłącznie do przypadków ewidentnego naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Nawet przy założeniu, że dzięki używaniu w obrocie, znak przeciwstawiony w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku posiadał przeciętną zdolność odróżniającą, UP nie znalazł podstaw do stwierdzenia wobec tego oznaczenia mylącego podobieństwa przez znak późniejszy. Sporny znak, choć zawiera taki sam jak znak przeciwstawiony, mało dystynktywny element "Bio" oraz szereg liter - "Derm", to posiada dodatkowe elementy (kompozycja, elementy graficzne oraz słowo "dermocosmetics"), które niwelują istnienie ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Wnoszący sprzeciw nie wykazał okoliczności, które uzasadniałyby jego twierdzenie o istnieniu pośredniego ryzyka wprowadzenia w błąd, tzn. dlaczego konsumenci, widząc różnice między znakami, uznaliby, iż towary nimi sygnowane pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych. Właśnie wskazana powyżej praktyka stosowania elementów "bio" i "derm" w oznaczeniach przez różnych producentów kosmetyków, w ocenie UP, wykluczała takie założenie. Urząd podkreślił, że samo ryzyko skojarzenia znaku późniejszego z wcześniejszym nie wypełnia przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Organ podzielił również stanowisko uprawnionego, o braku podstaw do tego, aby przy dokonywaniu całościowej oceny podobieństwa badanych znaków towarowych pominąć występujące w znaku spornym słowo o charakterze opisowym - "dermocosmetics". Odnosząc się do powołanej przez N. na okoliczność wykazania podobieństwa badanych znaków towarowych, decyzji Wydziału Sprzeciwów EUIPO z dnia [...] listopada 2016 r. Urząd (niezależnie od okoliczności, iż decyzja ta nie jest w niniejszej sprawie wiążąca) stwierdził, że stan faktyczny, którego decyzja ta dotyczy jest odmienny od występującego w sprawie niniejszej. O ile znak przeciwstawiony jest identyczny - słowny znak "BIODERMA" to znak kwestionowany jest inny - jest to znak jednowyrazowy "biodermic", nie posiadający żadnych dodatkowych elementów słownych, o grafice nie wyróżniającej z niego poszczególnych elementów, a więc wywołujący na odbiorcach całkowicie odmienne wrażenie aniżeli znak sporny. W konkluzji UP stwierdził, że ogólne wrażenie, jakie wywołują porównywane znaki towarowe na zorientowanych odbiorcach towarów z kl. 3 i usług z kl. 35 jest na tyle różne, iż wyklucza ryzyko wprowadzenia ich w błąd co do komercyjnego źródła pochodzenia tych towarów i usług. Nie podzielając stanowiska Urzędu Patentowego, N. wystąpił ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zaskarżył w całości powyższą decyzję. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił: I. Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: "p.p.s.a.") istotne naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie: 1) art. 8 § 1 k.p.a. poprzez wydanie odmiennych decyzji i skrajnie odmiennych ocen podobieństwa znaków w przypadkach niemalże identycznych lub co najmniej podobnych do sprawy będącej przedmiotem niniejszej skargi, tj. dotyczących odmowy rejestracji oznaczeń: słownego znaku towarowego BIODERMIC [...], słowno-graficznego znaku BIODERMIC DERMOCOSMETIC nr [...], słowno-graficznego znaku: BIODERMIC LABORATOIRE DE BEAUTE [...] (dalej jako: "Znaki Biodermic") ze względu na wysokie podobieństwo do przeciwstawionego im znaku wcześniejszego BIODERMA, będącego przeciwstawionym znakiem wcześniejszym również w sprawie będącej przedmiotem niniejszej skargi; 2) art. 7, art. 11, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez brak wszechstronnego i wyczerpującego rozpoznania sprawy, dokonanie przez UP ustaleń faktycznych sprzecznych z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz nieuwzględniających okoliczności istotnych dla zastosowania przepisów prawa materialnego, dowolną ocenę dowodów wziętych pod uwagę, a w szczególności: a) dokonanie wadliwej, w tym wybiórczej analizy podobieństwa wizualnego znaków polegającej w szczególności na: - skupieniu się na poszukiwaniu i eksponowaniu różnic między znakami, marginalizując lub wręcz pomijając ich elementy wspólne, podczas gdy z orzecznictwa wyraźnie wynika, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic, - nieuzasadnionym skoncentrowaniu się na elementach spornego znaku, które nie posiadają zdolności odróżniającej, - nieuzasadnionym skoncentrowaniu się na graficznym przedstawieniu i zapisie znaku późniejszego, podczas gdy elementy te były nieistotne wobec faktu, że znak wcześniejszy jako znak słowny korzysta z ochrony niezależnie od sposobu zapisu, - nieuzasadnionym przyjęciu, że różnica w liczbie elementów słownych wyklucza podobieństwo znaków, podczas gdy z orzecznictwa wynika wniosek przeciwny, - pominięciu znaczenia identyczności początków porównywanych znaków, podczas gdy początkowa część znaków ma szczególne znaczenie dla oceny ich podobieństwa albowiem to na niej skupiają uwagę konsumenci; - nieuzasadnionym przyjęciu, że różnica pomiędzy znakami, polegająca na dodaniu elementu opisowego, poziomej linii i zmianie wielkości liter, skutkuje wykluczeniem podobieństwa znaków oraz nieuzasadnionym przyjęciu, że identyczność 7 liter umieszczonych na początku i w tym samym układzie w 8 i 9 literowych słowach nie wystarcza dla uznania ich za podobne; b) dokonanie wybiórczej analizy podobieństwa fonetycznego znaków polegającej w szczególności na: - skupieniu się na poszukiwaniu i eksponowaniu różnic między znakami, marginalizując lub wręcz pomijając ich elementy wspólne, podczas gdy z orzecznictwa wyraźnie wynika, podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic, - niezasadnym skoncentrowaniu się na różnicy w ostatniej głosce dominującego słownego elementu obu znaków, podczas gdy w świetle identycznych dwóch pierwszych sylab porównywanego elementu oraz mocno słyszalnego akcentu przypadającego w obu znakach na drugą sylabę, różnica w trzeciej sylabie nie pozostawia silnego wrażenia dźwiękowego, - zupełnym pominięciu analizy podobieństwa w zakresie akcentu, melodii znaków, czy rytmu wymawiania, podczas gdy z orzecznictwa wyraźnie wynika, że są to niezbędne elementy analizy porównawczej w płaszczyźnie fonetycznej, - pominięciu identyczności w zakresie układu spółgłosek i większości samogłosek i związanych z nimi identycznością w zakresie melodii i rytmu wymawiania dominujących elementów słownych; c) dokonanie wadliwej, w tym wybiórczej analizy podobieństwa semantycznego polegającej w szczególności na: - skupieniu się na poszukiwaniu i eksponowaniu różnic między znakami, marginalizując lub wręcz pomijając ich elementy wspólne, podczas gdy z orzecznictwa wyraźnie wynika, podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic, - zaniechaniu wszechstronnej analizy podobieństwa, skoncentrowaniu się na różnicy stanowisk stron względem rozumienia przez polskich konsumentów słowa "dermocosmetics", podczas, gdy słowo to jako obecne jedynie w jednym znaku i mające charakter opisowy nie może decydować o podobieństwie lub różnicy semantycznej pomiędzy znakami "bioderma" i "biodermic"; d) dokonanie wadliwej, w tym wybiórczej oceny ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd, polegającej na: - niezasadnym przyjęciu, że ryzyko to wykluczają dodatkowe elementy występujące w spornym znaku takie jak kompozycja, elementy graficzne oraz słowo "dermocosmectics", podczas gdy elementy te były nieistotne wobec faktu, że znak wcześniejszy jako znak słowny korzysta z ochrony niezależnie od sposobu zapisu, - pominięciu zasady współzależności, podczas gdy konieczność jej uwzględnienia wynika wyraźnie z orzecznictwa i była szczególnie istotna w niniejszej sprawie ze względu na identyczność towarów w klasie 3 wskazanych w wykazach dla porównywanych znaków, - zaniechaniu ustalenia stopnia rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego, podczas gdy rozpoznawalność znaku może być okolicznością przesądzającą o ryzyku wprowadzenia w błąd; e) uznaniu za nieistotne dowodów złożonych przez Skarżącego na okoliczność wzmożonej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku bez jednoczesnego odrzucenia tych dowodów i wskazania, że Organ odmówił tym dowodom wiary; f) niepełne, niekiedy wewnętrznie sprzeczne, uzasadnienie decyzji polegające w szczególności na: - nienadającym się do właściwego prześledzenia wywodzie dotyczącym podobieństwa semantycznego porównywanych towarów, - niezrozumiałym wywodzie dotyczącym zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego, z którego nie wynika jasno, czy organ dokładnie przeanalizował i uwzględnił dowody złożone przez skarżącą na okoliczność uzyskania przez wcześniejszy znak wzmożonej zdolności odróżniającej; w konsekwencji powyższych naruszeń wskazanych pod lit f): błędne ustalenie, że sporny znak nie jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do przeciwstawionego mu znaku N. oraz że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd. II. Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a w szczególności art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (w brzmieniu obowiązującym na dzień zgłoszenia spornego znaku) przez jego błędną wykładnię polegającą: a) pominięciu zasady współzależności przy wykładaniu pojęcia ryzyka wprowadzenia w błąd, o którym mowa we wzmiankowanym przepisie, podczas gdy z orzecznictwa unijnego i krajowego wynika wyraźnie, że niższy stopień podobieństwa oznaczeń może zostać skompensowany wyższym stopniem podobieństwa towarów, co miało wpływ na wynik sprawy, albowiem doprowadziło do niepełnej analizy ryzyka i w rezultacie niezasadnej (co najmniej przedwczesnej) odmowy zastosowania tego przepisu z uwagi na niespełnienie przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd; b) przyjęciu, że znak o słabej zdolności odróżniającej nie może nabyć wzmożonej zdolności odróżniającej nawet w przypadku wieloletniej obecności na właściwym rynku, pozytywnej rozpoznawalności wśród konsumentów i regularnych nakładów ponoszonych przez uprawnionego na reklamę towarów oznaczanych takim znakiem, podczas gdy takie rozumienie jest sprzeczne nie tylko z istotą zdolności odróżniającej, ale również pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p., c) pominięciu, że do czynników oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, o którym mówi wzmiankowany przepis, należy również rozpoznawalność wcześniejszego znaku, podczas gdy preambuła dyrektywy 2008/95/WE, w akapicie 11, jak również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu wskazywały na rozpoznawalność znaku towarowego jako jeden z elementów tej oceny, które to naruszenia miały wpływ na wynik sprawy, albowiem UP na tej podstawie uznał m.in. za nierelewantne dowody złożone przez skarżącego na okoliczność wzmożonej zdolności odróżniającej i w rezultacie co najmniej przedwcześnie odmówił zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.; d) nieprawidłowym wyłożeniu pojęcia podobieństwa w rozumieniu wzmiankowanego przepisu polegającym na przyjęciu, że analiza podobieństwa dokonywana jest w warunkach niejako laboratoryjnych, gdzie wszystkie elementy oznaczeń są równie ważne, podczas gdy zgodnie z prawidłową funkcjonalną wykładnią podobieństwo, o którym mowa jest podobieństwem z perspektywy właściwego - modelowego - odbiorcy, na percepcję którego poszczególne elementy oznaczeń mają różną siłę oddziaływania ze względu na aspekty psychologiczne związane z odbiorem i zapamiętywaniem oznaczeń oraz ze względu na warunki obrotu konkretnych towarów; naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem Organ wadliwie ustalił relewantne kryteria porównawcze, zmarginalizował warstwę słowną elementu dominującego i w rezultacie co najmniej przedwcześnie odmówił zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. uznawszy brak spełnienia przesłanki podobieństwa oznaczeń. Opierając się na powyższych zarzutach skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i zasądzenie od Urzędu na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych. W uzasadnieniu skargi N. obszernie przedstawił argumentację na poparcie zgłoszonych zarzutów. W odpowiedzi na skargę Urząd wnosił o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w decyzji. Na rozprawie w dniu 6 listopada 2019 r. zostało wyjaśnione, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego do znaku "BIODERMA" został oddalony i decyzja jest ostateczna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Skarga N. co do zasady zasługiwała na uwzględnienie. Rozpoznając skargę Sąd doszedł do wniosku, że należało ją uwzględnić, ponieważ przy wydawaniu decyzji doszło do naruszenia prawa w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Przedmiotem postępowania toczącego się przed UP było unieważnienie prawa ochronnego na słowno – graficzny znak towarowy "BioDermic DERMOCOSMETICS" nr [...] udzielonego na rzecz T. D. Postępowanie toczyło się na skutek sprzeciwu wniesionego przez N., uznanego przez uprawnionego za bezzasadny. Jako podstawę sprzeciwu wskazano art.132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Jako znak, do którego myląco miał być podobny sporny znak, wnoszący sprzeciw zgłosił znak słowny "BIODERMA" nr [...]. Przede wszystkim należało kierować się regułą z art. 315 ust. 3 p.w.p., że ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym. Co do sprzeciwu, zgodnie z art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji UP o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. Podstawę omawianego sprzeciwu, zgodnie z art. 246 ust. 2 p.w.p. stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. N. wniosła sprzeciw w terminie w ww przepisie powołanym (bezsporne). Z przepisu art. 164 p.w.p. wynika, że prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, jeżeli zostanie wykazane nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Zgodnie z powołaną podstawą sprzeciwu - art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Niedopuszczalne jest więc udzielenie stosownego prawa ochronnego, gdyby w jego wyniku powstało prawo wyłączne, którego zakres pokrywałby się z zakresem prawa z rejestracji (prawa ochronnego) z wcześniejszym pierwszeństwem. Na tle omawianego uregulowania, o tym, czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów/usług, do oznaczania których przeznaczony został sporny znak towarowy. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów/usług jest centralnym pojęciem prawa znaków towarowych. Najogólniej można stwierdzić, że polega ono na możliwości błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez odbiorcę pochodzenia danego towaru, ze względu na oznaczający go znak towarowy, przedsiębiorcy uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego (por. wyrok NSA z 27 lipca 2017 r., sygn. akt II GSK 3310/17; opubl.: orzeczenia.nsa.gov.pl; R. Skubisz /w:/ System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, pod red. prof. R. Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck/Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, Nb. 44, a także powołane tam orzecznictwo oraz literatura). Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd obejmuje niebezpieczeństwo skojarzenia późniejszego znaku towarowego osoby trzeciej z wcześniejszym znakiem towarowym osoby uprawnionej, jednak pojęcia te należy odróżnić. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest objęte normą art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U.UE.L.2008.299.25, dalej: "dyrektywa 2008/95"), art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 27 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L. z 2009r. poz. 78 s.1, dalej: "rozporządzenie 207/2009") oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Niebezpieczeństwo skojarzenia nie stanowi alternatywy dla pojęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, ale służy jedynie do doprecyzowania jego zakresu (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości WE z 11 listopada 1997 r., C-251/95 w sprawie SABEL, Zb. Orz. 1997, s. I-6191, pkt 18 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE z 22 czerwca 2000 r., C-425/98 w sprawie Marca Mode CV, Zb.Orz. 2000, s. I-4861, pkt 39). Niebezpieczeństwo skojarzenia pomiędzy późniejszym a wcześniejszym znakiem towarowym, jeżeli nie prowadzi do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, nie jest objęte zakresem wspomnianych przepisów (UP zaś bez bliższego wyjaśnienia przesłankę tę nieprawidłowo wykluczył, s. 19 decyzji). Ocena powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, ze względu na kolizję znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem z zarejestrowanym znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem, wymaga ustalenia przede wszystkim identyczności lub podobieństwa towarów/usług objętych przeciwstawionymi znakami, a następnie ustalenia identyczności lub podobieństwa samych przeciwstawionych znaków. Następnie, mając na względzie rezultat powyższych ustaleń, należy przeprowadzić całościową ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Wystarczające jest stwierdzenie ryzyka wprowadzenia w błąd, a nie zaistnienia wprowadzenia w błąd. Prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd zakłada przede wszystkim jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy oraz identyczność lub podobieństwo pomiędzy znakiem zgłaszanym, a znakiem wcześniejszym. Przesłanki te powinny być spełnione kumulatywnie (por.: wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P, Vedial vs. OHIM, Rec. s. I-9573, pkt 51). Zatem, przy braku jednej z przesłanek niezbędnych do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.wp., nie może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Oznacza to, że we wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch - ściśle ze sobą powiązanych - elementów: po pierwsze podobieństwa (jednorodzajowości) towarów/usług, dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane, a po drugie - podobieństwa oznaczeń. Oba te czynniki wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego (tak m.in. M. Kępiński /w:/ Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI, zeszyt nr 28 z 1982 r., s. 10). W tej sytuacji, w niniejszej sprawie, Urząd zobowiązany był ocenić w toku postępowania najpierw kwestię podobieństwa towarów/ usług – do oznaczania, których przeznaczone zostały przeciwstawione oznaczenia, podobieństwo samych oznaczeń, a na koniec kwestię ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów/usług oznaczonych spornym znakiem towarowym. Analizując te ostatnie zagadnienie organ powinien był zbadać, czy nie występują inne okoliczności wpływające na zmniejszenie lub też zwiększenie ryzyka konfuzji. Wśród okoliczności mających wpływ na ryzyko niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd jest rozpoznawalność znaku wcześniejszego. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie przyjmuje się, że rozpoznawalność towarowego stanowi istotną okoliczność, którą należy brać pod uwagę przy ocenie ryzyka wprowadzania odbiorców w błąd. Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie wymienia literalnie tej cechy znaku towarowego. Również art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy nr 2008/95, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009 nie określają expressis verbis tego czynnika oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Jednak, zauważyć należy, iż preambuła Dyrektywy nr 2008/95, w akapicie 11 oraz Preambuła rozporządzenia 207/2009 w motywie 8, wskazują na rozpoznawalność znaku towarowego, jako jeden z elementów tej oceny. Na rozpoznawalność wskazuje również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Sądu Pierwszej Instancji. Stąd należy, przy stosowaniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., uwzględniać także rozpoznawalność znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem (tak również: R. Skubisz /w:/ System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej ..., Nb. 94 i nast.). Nie ulega więc wątpliwości, że stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego powinien być uwzględniany przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Urząd do tego elementu na żądanie wnoszącego sprzeciw odniósł się. Jednak to stanowisko było pobieżne i wewnętrznie sprzeczne. Urząd generalnie powołał opisane reguły jako mające zastosowanie przy ocenie i porównaniu obu znaków. Należy zauważyć, że dokonana przez organ ocena podobieństwa towarów i usług do oznaczania, których został przeznaczony sporny znak towarowy do towarów i usług do oznaczania, których jest przeznaczony znak przeciwstawiony nie jest przedmiotem zarzutów skargi. Uprawniony w trakcie postępowania zmieniał stanowisko, stopniowo dostrzegając coraz większe podobieństwo między towarami/usługami objętymi jego znakiem a znakiem przeciwstawionym. W piśmie z 11 maja 2017 r. i w następnych, jak i na rozprawie przed organem przeprowadzonej 16 lutego 2018 r. przyznał, że towary zgłoszone w klasie 3 oraz usługi z klasy 35:prowadzenie sklepu/hurtowni z artykułami kosmetycznymi, usługi wyrobu i sprzedaży produktów kosmetycznych za pomocą sieci komputerowej Internet są identyczne bądź bardzo podobne do towarów z klasy 3 objętych wcześniejszym znakiem. Takie stanowisko co do podobieństwa objętych znakami towarów/usług przedstawił także z zaskarżonej decyzji UP. Organ szeroko i szczegółowo oraz logicznie uzasadnił swoje stanowisko w tym zakresie. Sąd je zaakceptował jako zgodne z przyjętymi regułami oceny. Skarżący nie kwestionował tego poglądu w skardze. Sporna pozostawała kwestia podobieństwa porównywanych oznaczeń oraz niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oraz przeprowadzenia badania tych przesłanek przez organ. W świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przedmiotem oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń jest określony znak, jako integralna całość, co jest uzasadnione percepcją przeciętnego konsumenta, który zwykle postrzega znak towarowy, jako całość i nie bada jego różnych elementów. Przy czym powyższe założenie nie oznacza zakazu dokonywania oceny poszczególnych elementów tego znaku (por. J. Sitko w: T. Demendecki i in., Prawo własności przemysłowej, Komentarz do art. 132, LEX 2015, teza 56). W orzecznictwie wspólnotowym podkreśla się, że w toku oceny podobieństwa oznaczeń szczególne znaczenie mają te ich elementy, które są jednocześnie odróżniające i dominujące. Zakodowany w pamięci przeciętnego konsumenta całościowy obraz znaku jest bowiem niedoskonały i stanowi odbicie tych elementów znaku, które zostały przez niego zapamiętane. Łatwiej zapamiętywane przez konsumentów - często nieświadomie - są właśnie elementy dominujące i odróżniające znaku (tak również: J. Dudzik, M. Mazurek /w:/ Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2008, s. 538 i cyt. tam wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 marca 2005 r., w sprawie T-185/03 Fusco vs. Urząd w Alicante, Zb. Orz. 2005, s. II-715, pkt 46). Podobieństwo znaków ocenia się - co do zasady - według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic, albowiem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, gdy różnice są dominujące, a zatem podobieństwo, w rozumieniu ustawy, nie zachodzi. Natomiast, gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, konsument może być wprowadzony w błąd. Oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń dokonuje się przy uwzględnieniu ogólnego wrażenia, jakie wywierają one na odbiorcy. Konfrontowane znaki porównuje się przy tym w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, biorąc pod uwagę siłę ich oddziaływania. Do potwierdzenia kolizji znaków towarowych może wystarczać ich podobieństwo tylko w jednej z trzech wspomnianych wyżej płaszczyzn. Z drugiej strony, różnica pomiędzy znakami w jednej płaszczyźnie może zneutralizować podobieństwo występujące na innych płaszczyznach i w konsekwencji doprowadzić do wyłączenia całościowego podobieństwa oznaczeń. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że ocena podobieństwa oznaczeń przeprowadzona we wskazanych trzech płaszczyznach powinna być całościowa (całościowe wrażenie wywierane przez obydwa oznaczenia), co zakłada konieczność uwzględnienia wszystkich składników porównywanych oznaczeń (por. R. Skubisz /w:/ System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, pod red. prof. R. Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck/Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, Nb. 68, a także powołane tam orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 12 czerwca 2007 r., C-344/05 P, OHIM vs. Shaker). W przypadku znaków kombinowanych, składających się z wielu składników, które mogą w zróżnicowanym stopniu w obrocie oddziaływać na odbiorcę, przyjąć trzeba, że całościowe oddziaływanie takiego znaku jest przede wszystkim rezultatem oddziaływania składnika (składników) tego znaku, mającego charakter odróżniający i dominujący. W tej sytuacji, przy badaniu podobieństwa znaków wieloelementowych ważne jest ustalenie, czy zbieżny element w obydwu oznaczeniach, jako odróżniający i dominujący, określa całościowe wrażenie wywierane na potencjalnego nabywcę oznaczanych towarów. Nie ulega wątpliwości, że przeciętny odbiorca łatwiej niż różnice dostrzega wspólne cechy w przeciwstawionych znakach towarowych. Pamiętać także należy, że ustalenie cech wspólnych znaków towarowych nie może prowadzić do akcentowania składników znaku towarowego pozbawionych możliwości realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia. Zasadą pozostaje, że składniki (elementy) znaków, które są pozbawione zdolności odróżniającej względem oznaczanych towarów, nie mogą decydować o kolizji znaków towarowych. Innymi słowy, konieczną przesłanką potwierdzenia kolizji znaków jest to, aby identyczny lub podobny wspólny element (lub elementy) był wyposażony w zdolność odróżniającą względem oznaczanych towarów, czy też usług (vide: R. Skubisz /w:/ System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej ..., Nb. 70-71, J.Sitko, tamże, teza 65). Nie zmienia tego stanowiska powołany przez organ wyrok NSA w sprawie II GSK 351/07. Stwierdzono w nim, że przy ocenie podobieństwa znaków towarowych nie można pomijać elementów niedystynktywnych znaku, zwłaszcza, gdy mają dominujący charakter. Przedstawienie graficzne, nawet czysto opisowych elementów w połączeniu z innymi elementami graficznymi, może mieć zdolność odróżniającą. Co do znaczenia elementów opisowych, które same w sobie nie mają zdolności odróżniającej, nie można pomijać ich pomocniczego (dodatkowego) znaczenia przy ocenie podobieństwa znaków, zwłaszcza gdy chodzi o znaki słowno-graficzne. Podsumowując, należy zauważyć, że mowa w orzeczeniu tym jest o dodatkowej (pomocniczej) roli elementu opisowego przy ocenie podobieństwie oznaczeń, a nie o jego podstawowym znaczeniu przy ocenie. Należy także wskazać, że przy ocenie podobieństwa znaków kombinowanych z elementem słownym w orzecznictwie, zarówno sądów polskich, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej akcentowana była zasada dominującego znaczenia elementów słownych, ze względu na to, że właśnie na podstawie elementu słownego odbiorcy zazwyczaj zapamiętują znak towarowy i oznaczany towar/usługę (por. J.Sitko, tamże, teza 70). Nie podważając tego stanowiska podkreślić jednak należy, że zasada ta nie znosi obowiązku całościowej oceny porównywanych znaków pod kątem ogólnego wrażenia wywieranego przez dane oznaczenia przy uwzględnieniu ich wszystkich elementów zarówno słownych jak i graficznych. Urząd w zasadzie zaprezentował takie stanowisko. Natomiast nie zastosował w pełni do przedstawionych i zaakceptowanych metod postępowania w trakcie oceny identyczności/podobieństwa porównywanych oznaczeń i niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przez sporny znak. Organ nie miał wątpliwości, że element "BioDermic" miał charakter dominujący w spornym znaku (s. 15 decyzji). Z drugiej strony przyjął, że element "BioDerm" jest elementem mało dystynktywnym (s. 18-19 decyzji), uznając, że dodatkowe elementy "dermocosmetics" (pisany mniejszą czcionką i mający charakter opisowy) oraz kompozycja niwelują istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (s. – 19 decyzji). Urząd nie rozważył wszechstronnie charakteru i mocy wspólnego elementu obu znaków "BIODERM" (w spornym znaku występującego na pierwszym miejscu, zapisanego większą czcionką, alfabetem łacińskim, a we wcześniejszym znaku wyczerpującego prawie całe oznaczenie: "BIODERMA"), czy zapis w spornym znaku "BioDermic" był tak istotny, że niwelował charakter odróżniający samego członu "bioderm" i w rezultacie skutkował zniesieniem podobieństwa porównywanych oznaczeń, nawet z uwzględnieniem elementu opisowego "dermocosmetics" i bardzo ubogiej grafiki. Słusznie skarżący zauważył, że UP skupił się przede wszystkim na różnicach, nie wyjaśniając dlaczego pobieżnie odniósł się do wspólnych elementów i ich znaczenia w spornym znaku, szeroko akcentowanych przez wnoszącego sprzeciw w licznych pismach i na rozprawach przez Urzędem. W powoływanym przez organ wyroku NSA w sprawie II GSK 2336/16 Sąd ten stwierdził także, że "przy ocenie podobieństwa znaków towarowych (chodzi przede wszystkim o znaki słowne) podstawowe znaczenie ma zasada, że przejęcie w znaku późniejszym wcześniejszego znaku słownego – z dodaniem innego słowa – stanowi wskazówkę co do podobieństwa znaków, jednak ta zasada wyrażona w wyroku Trybunału w sprawie Medion (wyrok ETS z 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion), nie jest równoznaczna z nakazem potwierdzania kolizji znaków słownych w każdym przypadku powtórzenia znaku wcześniejszego w znaku późniejszym. Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, potwierdzenie kolizji co do zasady nie będzie uzasadnione w przypadku, gdy elementy "dodane" w znaku późniejszym zdecydowanie przeważają". Czyli należało wyczerpująco przedstawić, dlaczego elementy dodane miały w spornym znaku zdecydowanie przeważać, mimo że dodatkowy, opisowy element zapisano znacznie mniejszą czcionką, oba wyrazy oddzielono cienką linią, a cała grafika pozostaje w kolorze czarno-białym. Z kolei Trybunał Sprawiedliwości UE w powołanym wyroku w sprawie C-120/04 podniósł także, że "Stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie można uzależniać od warunku, że całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie musi być zdominowane przez jego część, stanowiącą zarazem wcześniejszy znak towarowy (teza 32)". "W przypadku ustanowienia takiego warunku właściciel wcześniejszego znaku towarowego, w przypadku gdy ten znak towarowy zachowałby w złożonym oznaczeniu niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, która nie byłaby zarazem pozycją dominującą, zostałby pozbawiony wyłącznego prawa przyznanego mu na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy." (teza33). Z kolei w wyroku z 9 maja 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 2869/15 WSA w Warszawie przyjął, że "Co prawda słowo "derma" czyli "skóra" kojarzy się z dermatologią lecz to skojarzenie obejmuje oba porównywane znaki, co w rezultacie sprawia, że zwiększa się podobieństwo pomiędzy znakami i to we wszystkich warstwach poddawanych analizie.". Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie wspólny element jest dłuższy: "bioderm", do tego składający się z dwóch części "bio" i "derm". Przedstawione zastrzeżenia odnoszą się do analizy spornych znaków przeprowadzonych przez UP w odniesieniu do każdej z warstw podlegających ocenie: słownej, wizualnej i znaczeniowej, a w konsekwencji do ryzyka konfuzji. W ww. wyroku w sprawie C-120/04 TSUE stwierdził, że "całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie może niemniej jednak powodować, że odbiorcy uznają, iż dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, w którym to przypadku należałoby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd." (teza 31). Dla celów stwierdzenia istnienia wprowadzenia w błąd wystarczy, by z uwagi na nadającą charakter odróżniający niezależną pozycję zachowaną przez wcześniejszy znak towarowy odbiorcy przypisaliby właścicielowi tego znaku towarowego pochodzenie od niego również przez towary lub usługi oznaczone oznaczeniem złożonym (teza 36). Wobec tego za prawidłowe należało uznać zarzuty naruszenia art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. Przy ocenie podobieństwa oznaczeń UP nie wyjaśnił swego niespójnego stanowiska co do wybiórczego traktowania jako materiału dowodowego decyzji EUIPO z [...] listopada 2016 r. (s. 17, 18, 19 uzasadnienia decyzji). Następnym uchybieniem zaskarżonej decyzji jest pobieżne i niespójne stanowisko do opinii N. o posiadaniu przez przeciwstawiony znak wzmożonej zdolności odróżniającej. Urząd stwierdził, że przedstawione dowody potwierdzają, że towary opatrzone na rynku były już w 2007 r. (sporny znak zgłoszono 18 marca 2013r.), cieszą się dobra opinią klientów, a N. te produkty reklamował. Organ jednak przyjął, że trudno jest uznać, aby słaby ze swojej natury znak towarowy nabył szczególnie silną zdolność odróżniającą w skutek samego używania, zwłaszcza że zarejestrowano szereg znaków obejmujących sporne elementy "bio, derm". Inne stanowisko w tej kwestii zajął w odpowiedzi na skargę. W decyzji przyjął, że podstawowe znaczenie ma brak podobieństwa oznaczeń. Jak już zaznaczono ta ostatnia kwestia, sposób jej dokonania budzi uzasadnione wątpliwości Sądu. Należy zauważyć, że ocenę zdolności odróżniającej znaku, jego siłę wyznaczają cechy strukturalne znaku, jak i jego aktualna znajomość na rynku. Zdolność ta ma charakter dynamiczny co oznacza, że znak towarowy o przeciętnych znamionach odróżniających może wraz z upływem czasu osiągnąć status silnie, znacząco rozpoznawalnego, jak też możliwa jest sytuacja odwrotna, a mianowicie osłabienie siły odróżniającej znaku, np. w wyniku postępującego rozpowszechniania się na rynku podobnych znaków przy bezczynności uprawnionego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w [...], z [...] stycznia 2019 r., sygn. akt [...]). Znak BIODERMA funkcjonuje na rynku co najmniej od 1997 r. W wyroku z [...] sierpnia 2011r, sygn. [...] (opubl. curia.europa.eu) TSUE potwierdził zdolność odróżniającą tego znaku. Natomiast rodzi się wątpliwość o cel zgłoszeń przez podmioty, które wcześniej były uprawnionymi do spornego znaku, znaków towarowych obejmujących element "BIODERMIC", nie wspominając o identycznym znaku, jak sporny. W dacie wydawania zaskarżonej decyzji decyzje w ww sprawach nie były jeszcze wydane, co nastąpiło w trakcie długotrwałego sporządzania uzasadnienia przez UP. Organ, ponownie rozpoznając sprzeciw uwzględni uzupełnioną przez Sąd interpretację art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz przeprowadzi kompleksowe i wyczerpujące porównanie obu znaków w kontekście przesłanek wynikających z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Z powyższych względów na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) Sąd orzekł jak w pkt 1 wyroku. O kosztach (pkt 2 wyroku) orzekł na mocy art. 200, 205 § 2 i 4 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.), § 2 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193 z późn. zm.).