VI SA/Wa 1719/19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędziowie: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędzia WSA Sławomir Kozik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 19 listopada 2019 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Banku Spółdzielczego w J. na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2018 r.; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego Banku Spółdzielczego w J. kwotę 1300 (słownie: tysiąc trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżonym postanowieniem Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej "Urząd Patentowy RP") utrzymał w mocy swoje postanowienie z [...] lutego 2018 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia prawa ochronnego dla znaku towarowego "[...]" nr [...]. Jako podstawę skarżonego rozstrzygnięcia wskazano art. 61a § 1 k.p.a. w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 776, dalej jako: p.w.p.) oraz art. 235 ust. 2, art. 153 ust. 3 oraz art. 245 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 245 ust. 3 p.w.p. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym. Urząd Patentowy RP w dniu [...] marca 2003 r. wydał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" zgłoszony w dniu 9 sierpnia 1996 r., zarejestrowany następnie pod nr [...]. Na skutek wniosku z dnia 6 czerwca 2006 r. złożonego przez R. SSA (dalej "Uprawniony") przedłużono prawo ochronnego na ten znak na kolejny dziesięcioletni okres ochrony, tj. do dnia 9 sierpnia 2016 r. W dniu 16 sierpnia 2012 r. w rejestrze znaków towarowych dokonano wpisu o ustanowieniu zastawu rejestrowego na prawie ochronnym nr [...] w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących B. w J. wobec Uprawnionego. W dniu 9 lutego 2017 r. B. w J. ( dalej "Skarżący") złożył wniosek o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy nr [...]. Skarżący podniósł, że jako zastawnik uprawniony do zaspokojenia się z prawa z rejestracji znaku towarowego i posiada legitymację do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy objęty zastawem rejestrowym. Wraz z wnioskiem uiszczono stosowne opłaty. Postanowieniem z [...] lutego 2018 r. Urząd Patentowy RP odmówił wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z uwagi na brak legitymacji wnioskodawcy do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 235 ust. 2 p.w.p. stroną postępowania w sprawie uzyskania prawa ochronnego jest zgłaszający, a na podstawie art. 153 ust 3 p.w.p. wniosek o przedłużenie prawa ochronnego może być złożony przez uprawnionego. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Skarżący zarzucił organowi błędną wykładnię art. 253 ust. 2 w zw. z art 153 ust. 3 p.w.p., ponieważ Skarżący jako zastawnik jest podmiotem uprawnionym do prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art 153 ust. 3 p.w.p.. Zdaniem Skarżącego zastawnik na podstawie art. 330 k.c. może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do wykonania prawa objętego zastawem. Urząd Patentowy utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Zdaniem organu wnioskodawcy nie przysługuje przymiot strony w postępowaniu w sprawie przedłużenia prawa ochronnego na ww. znak towarowy gdyż stroną postępowania może być tylko uprawniony (zgłaszający), tj. podmiot, na którego rzecz prawo zostało udzielone. Stanowisko to zostało ugruntowane w orzecznictwie sądów administracyjnych, gdzie podkreśla się, że art. 235 ust. 2 p.w.p., zgodnie z którym stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania prawa ochronnego jest zgłaszający, ma zastosowania w postępowaniu o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy. Organ powołał się na postanowienie z dnia 15 maja 2008 r. (sygn. II GSK 389/07), w którym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że: "Według art 235 ust. 2 p.w.p. stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest zgłaszający. Oznacza to, że ustawodawca sformułował tu normę specjalną (lex specialis), odstępując od ogólnych kryteriów przyznawania statusu strony w postępowaniu administracyjnym, sformułowanych w art. 28 k.p.a., a odnoszących się do legitymowania się przez dany podmiot interesem prawnym, wynikającym z norm prawa materialnego. Należy przyjąć, że art. 235 ust. 2 p.w.p. dotyczy także postępowania w sprawie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy". Natomiast w postanowieniu z dnia 12 września 2006 r. (sygn. II GSK 71/06) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że "stosownie do art. 153 ust. 2 p.w.p. - poprzednio art. 13 ust. 3 u.z.t. - czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym (do rejestracji), a według art. 153 ust. 3 okres ten może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużony dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. (...) przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy (...) nie następuje wprost z mocy prawa tylko wskutek prawidłowego złożenia wniosku przez uprawnionego - nie ulega ono przedłużeniu, lecz może zostać przedłużone przez Urząd Patentowy na kolejny okres dziesięcioletni (por. stanowisko NSA zawarte w uzasadnieniu wyroku siedmiu sędziów z dnia 8.02.2006 r. II GSK 54/05 - ONSA i WSA 2006, nr 4, poz. 96)". Zdaniem Urzędu Patentowego w sprawie przedłużenia praw ochronnego konieczne jest "uzewnętrznienie woli jego przedłużenia przez uprawnionego, inny podmiot, choćby posiadający ograniczone prawo rzeczowe na prawie ochronnym, nie może go w tym akcie woli zastąpić" W przypadku upływu dziesięcioletniego okresu ochrony Urząd Patentowy decyduje o przedłużeniu prawa ochronnego jedynie w sytuacji ponowienia woli utrzymania prawa przez podmiot, na rzecz którego udzielono prawa (lub jego następców prawnych). Ponadto złożenie wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 153 ust. 3 p.w.p. (w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia przedmiotowego postępowania) nie mieści się w kategorii czynności zmierzających do zachowania prawa wymienionych w art. 330 k.c. bowiem sytuacja taka zachodzi jedynie w przypadku, gdy prawo byłoby udzielane bezterminowo i w celu jego zachowania należałoby wnieść jedynie opłatę lub też jeżeli do przedłużenia prawa dochodziłoby automatycznie z mocy samej ustawy, bez potrzeby składania wniosku przez uprawnionego. W związku z brzmieniem art. 235 ust. 2 p.w.p. Urząd nie bada również interesu prawnego do złożenia wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy przez podmiot inny niż podmiot uprawniony, gdyż przepis ten stanowi lex specialis wobec unormowania zawartego w art. 28 k.p.a. Skarżący z zachowaniem trybu i terminu zaskarżył postanowienie Urzędu Patentowego RP do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżący zarzucił nieważność postępowania na podstawie art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. poprzez wydanie zaskarżonego postanowienia przez osobę nieuprawnioną, która to wada jest nieusuwalna w toku postępowania przed Sądem Administracyjnym oraz naruszenie przepisów postępowania, a to art. 235 ust 2 p.w.p w związku z art. 153 ust. 3 p.w.p. w brzmieniu obowiązującym do 12 kwietnia 2017 r. tj. w dacie złożenia wniosku tj. 8 lutego 2017r. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że wnioskujący zastawnik nie jest uprawniony do złożenia wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy podczas gdy prawidłowa wykładnia jest przeciwna, tj. że zastawnik jest uprawniony do złożenia takiego wniosku Ponadto zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 330 k.c przez jego błędną wykładnię i uznanie, że złożenie wniosku o przedłużenie prawa ochronnego nie jest czynnością zachowawczą w rozumieniu tego przepisu, ze względu na terminowość ochrony Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia, ewentualnie w przypadku nie podzielenia zarzutu nieważności wniósł o uchylenie ww. postanowienia Urzędu Patentowego RP i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa adwokackiego. W uzasadnieniu skargi podniósł, że wbrew stanowisku organu przepis art. 330 k.c. nie może bowiem być rozważany w kontekście przyznania zastawnikowi statusu strony w postępowaniu rejestrowym na równi ze zgłaszającym. Po pierwsze, uprawnienia zastawnika pozostają ograniczone jedynie do czynności zachowawczych wobec istniejącego prawa, po drugie zastawnik nie działa w charakterze strony, a jedynie na prawach strony, wykonując gwarantowane mu ustawowo uprawnienia własne. Zdaniem Skarżącego zastawnik jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 153 ust 3 ustawy p.w.p. Tym samym zastawnik ma prawo skutecznie dokonać przed Urzędem Patentowym tych czynności formalnych, które zmierzają do przedłużenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy, przede wszystkim wnieść opłatę urzędową za kolejny okres ochrony. Przedmiotowy wniosek o przedłużenie prawa ochronnego jest tego rodzaju czynnością zachowawczą zwłaszcza wobec bierności uprawnionego do znaku podmiotu tj. spółki R. SSA. Ponadto, zdaniem Skarżącego postanowienie zostało wydane przez podpisanego pod postanowieniem "eksperta" nie zaś przez uprawniony do tego organ administracji, co uzasadnia stwierdzenie nieważności. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko wyrażone w uzasadnieniu skarżonego postanowienia. Uczestnik postępowania - Uprawniony wniósł o uwzględnienie skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje; Skarga zasługuje na uwzględnienie, choć zarzut dotyczący nieważności zaskarżonego postanowienia nie był zasadny. W kwestii zarzutu nieważności słusznie wskazano w odpowiedzi na skargę, że zgodnie z art. 261 ust. 1 p.w.p. Urząd Patentowy wykonuje zadania w sprawach własności przemysłowej, w ust. 2 cytowanego przepisu wymieniono zadania Urzędu Patentowego. Zgodnie z art. 261 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. do zadań Urzędu należy w szczególności orzekanie w sprawach udzielenia patentów i dodatkowych prawa ochronnych na wynalazki, prawa ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Orzekanie w ww. sprawach oraz w sprawach wpisów do rejestrów należy, zgodnie z brzmieniem art. 264 ust. 1 p.w.p., do powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspertów. Zatem skoro zaskarżone postanowienie zostało podpisane przez eksperta zatrudnionego w Urzędzie Patentowym, zatem nastąpiło to zgodnie z kompetencjami przyznanymi mu przez ustawę. W tym stanie rzeczy brak było uzasadnionych podstaw faktycznych i prawnych do uwzględnienia zarzutu nieważności. Pomijając zatem ten zarzut, Sąd doszedł do przekonania, że w rozpoznawanej sprawie naruszono art. 330 k.c. w związku z art. 153 ust. 3 p.w.p. Stosownie do treści art. 330 k.c. zastawnik może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania prawa obciążonego zastawem. Przepis ten dotyczy czynności zachowawczych, zmierzających do zachowania prawa zastawnika. Są to wszelkie czynności faktyczne, prawne, a także procesowe, które zmierzają do zachowania prawa, m.in. powództwo windykacyjne, negatoryjne, powództwo o ustalenie prawa, wniosek o zasiedzenie, pobieranie i dochodzenie pożytków, skarga pauliańska. (por. Z.K. Nowakowski [w:] System prawa cywilnego, t. 2, 1977, s. 823; J. Gołaczyński [w:] System Prawa Prywatnego, t. 4, 2005, s. 705; S. Rudnicki, Komentarz..., 2006, s. 502), podejmowanie czynności zmierzających do nieprzedawnienia wierzytelności, wykonywanie prawa głosu z akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (M. Bukaczewska, Uprawnienia korporacyjne..., s. 8). Czynności tych zastawnik może dokonywać samodzielnie lub obok dłużnika będącego właścicielem rzeczy, wspólnie lub niezależnie od niego (J. Gołaczyński [w:] Kodeks cywilny..., red. E. Gniewek, 2008, s. 474; G. Sikorski, Sytuacja prawna..., s. 176 i n.). Uprawnienie to bowiem przysługuje zastawnikowi niezależnie od praw, które posiada dłużnik. Sąd zaznacza, że omawiany przepis ten daje zastawnikowi tylko możliwość dokonywania wszelkich działań mających na celu zachowanie prawa obciążonego zastawem, chodzi zatem o wszelkie czynności zachowawcze mające na celu utrzymanie tego prawa w stanie niepogorszonym. Kompetencje zastawnika wynikające z art. 330 k.c. mają służyć "ochronie istnienia i wartości zastawu." Środki ochrony przysługują zastawnikowi, gdy zachowania zastawcy, właściciela rzeczy zastawionej lub osoby trzeciej zagrażają lub prowadzą do zmniejszenia wartości przedmiotu zastawu. Zastawcy przysługuje np. prawo podejmowania czynności powodujących przerwę biegu przedawnienia roszczenia (art. 123 k.c.) albo innych czynności zmierzających do ochrony prawa (art. 59 i 527 k.c.) (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2014 r. III CZP 37/14). Mając na uwadze powyższe rozumienie instytucji zastawu Sąd uważa, że Skarżący jako zastawnik wpisany do rejestru znaków towarowych był uprawniony do złożenia wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Podjęcie tylko takich czynności zachowawczych mogło zabezpieczyć istnienie prawa ochronnego, a tym samym zastawu. Po drugie, zdaniem Sądu z treści art. 153 ust. 3 p.w.p. nie wynika, aby w sytuacji, gdy prawo ochronne zostało zajęte przez zastaw, wykluczone było wystąpienie przez zastawnika z wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego. Sąd podziela stanowisko Skarżącego, że zastawnik jest uprawniony na mocy art. 330 k.c. do podejmowania przed Urzędem Patentowym tych czynności formalnych, które zmierzają do przedłużenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy ( zachowania prawa), co oznacza, że może wnieść opłatę urzędową za kolejny okres ochrony. W tym kontekście przepis art. 330 k.c. można zakwalifikować jako lex specialis w stosunku do przepisu art. 153 ust. 3 p.w.p. Wbrew stanowisku Urzędu Patentowego wniesienie przez zastawnika opłaty za przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy jest dozwoloną czynnością zmierzającą wprost do zachowania "prawa obciążonego zastawem". Ponadto Sąd zauważa, że w toku rozpoznawanej sprawy doszło do zmiany treści art. 153 ust. 3 p.w.p. I tak, na datę złożenia wniosku przez Skarżącego (9 luty 2017 r.) art. 153 ust. 3 p.w.p. (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.1) posiadał następującą treść: Art. 153. ust.3 " Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone, w drodze decyzji, dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie". Natomiast na dzień wydania zaskarżonego postanowienia ( [...] czerwca 2019 r.) treść tego przepisu uległa zmianie. Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2019.501 z dnia 2019.03.15) z dniem 16 marca 2019 r. wprowadziła następująca zmianę; "26) w art. 153 ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 3. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie opłata za dalszy okres ochrony." Według przepisów przejściowych ww. ustawy zmieniającej: "3. Do postępowań w sprawie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy na dalsze okresy ochrony, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe." Należy podkreślić, że zaskarżonym postanowieniem organ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia prawa ochronnego dla spornego znaku. W konsekwencji to postępowanie nie rozpoczęło swojego biegu. Dlatego, wobec brzmienia zmienionego art. 153 ust. 3 p.w.p., skuteczne stało się wniesienie przez Skarżącego jako zastawnika opłaty za kolejny okres ochronny. Zdaniem Sądu odmowa wszczęcia postępowania sprawia, że do Skarżącego będzie miał także zastosowanie cytowany wyżej przepis art. 153 ust. 3 p.w.p. w wersji obowiązującej na dzień wydania zaskarżonego postanowienia. Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O kosztach rozstrzygnięto na mocy w oparciu o art. 200, art. 205 § 1 i 2 oraz art. 209 p.p.s.a.