VI SA/Wa 2139/17

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2018 r. sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej B. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w [...] 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "UP", "Urząd") decyzją z dnia [...] sierpnia 2017 r., znak: [...], wydaną na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 i 3 oraz art. 131 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.), dalej "p.w.p.", oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015 r., poz. 1615), po rozpatrzeniu wniosku B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w [...] (dalej: "Spółka" lub "Skarżąca") o ponowne rozpatrzenie sprawy utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] grudnia 2016 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "Bakalie kuszą z natury". Do wydania powyższej decyzji doszło na podstawie następujących ustaleń: Spółka - w dniu 25 września 2014 r. - wniosła o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowny "Bakalie kuszą z natury" przeznaczony do oznaczania towarów i usług w zakresie klas 29, 30, 31. UP w decyzji z dnia [...] grudnia 2016 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, stwierdzając, że oznaczenie to nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. wobec części towarów (bakalie i mieszanki bakaliowe; chipsy owocowe; chrupki owocowe; orzechy i migdały spreparowane; orzechy łuskane; suszone orzechy; orzechy jadalne; owoce suszone; kandyzowane; lukrowane, konserwowane; pestki słonecznika; preparowane orzechy pistacjowe; rodzynki; skórki owocowe; wiórki kokosowe; batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych mieszanki płatków zbóż i bakalii; muesli; pieczywo z bakaliami; migdały (owoce); nieprzetworzone owoce; orzechy; orzeszki arachidowe świeże; orzechy laskowe świeże; orzechy świeże; orzechy w łupinach; pestki świeże; surowe orzechy; świeże orzechy laskowe; orzechy kokosowe), skoro oznaczenie słowne "Bakalie kuszą z natury" nie posiada dostatecznych znamion odróżniających dla wskazanych towarów pozwalających zindywidualizować źródło ich pochodzenia. Urząd uznał jednocześnie, że wobec pozostałych towarów objętych zgłoszeniem (dżemy; galaretki owocowe; grzyby konserwowane; jogurt; kefir; koktajle mleczne; kompoty owocowe; konserwy i marynaty warzywne; mak; marmolady; masło arachidowe; masło czekoladowe; masło kakaowe; mrożone owoce; oliwki konserwowane; oliwa z oliwek; oleje jadalne; owoce gotowane; przeciery owocowe; przeciery warzywne; przetwory warzywne; sałatki owocowe; sałatki warzywne; warzywa konserwowane, suszone i gotowane; chipsy (produkty zbożowe); ciasta; ciasteczka pełnoziarniste; cukierki; czekolada; galaretki owocowe (słodycze); płatki zbożowe śniadaniowe; przekąski ryżowe; przekąski zbożowe; słodycze; wyroby cukiernicze; wysoko-proteinowe batoniki zbożowe; otręby zbożowe; ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone) przedmiotowe oznaczenie będzie wprowadzało w błąd odbiorcę w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. - sugerując mu, że towary te są bakaliami, tj. suszonymi owocami południowymi. Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, Spółka - pismem z dnia 2 marca 2017 r. - wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy, podnosząc, że przedmiotowe oznaczenie zawiera także elementy inne niż opisowe, a rozpatrując je w całości, nadaje się ono do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone. Spółka nie zgodziła się również z tezą, jakoby oznaczenie zarejestrowane dla klas wskazanych w zgłoszeniu sugerowało, że towary nim oznaczone są bakaliami. Przywołaną na wstępie decyzją z dnia [...] sierpnia 2017 r. UP utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu organ zwrócił uwagę, że choć poszczególne części składowe znaku zostały zbadane zgodnie z orzecznictwem i obecną praktyką, to znak został oceniony w całości i zastrzeżenia w stosunku do niego zostały przedstawione ze względu na jego znaczenie jako całość, a nie ze względu na poszczególne jego elementy. Urząd podkreślił znaczenie nie tylko terminu "bakalie", ale też zwrotu "kuszą z natury" - w ocenie organu, zwrot ten może oznaczać również rodzaj oddziaływania, które ma skłonić kogoś do zrobienia czegoś, ponieważ dane produkty mają taką cechę/naturę, który wypływa z ich wysokiej jakości. UP wskazał, że zgłoszone oznaczenie stanowi wręcz typowy slogan reklamowy, przez co jest oznaczeniem wyłącznie informacyjnym, które może występować obok znaku towarowego, ale samo w sobie nie może być znakiem towarowym; ponadto jest to oznaczenie, które przez swoją użyteczność powinno pozostać do swobodnego użytku przez wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Dalej organ podkreślił, że oznaczenie "Bakalie kuszą z natury" nie jest abstrakcyjne (fantazyjne), a ponadto bezpośrednio kojarzy się z całokształtem działania na rynku w wymienionym zakresie, a więc nie spełnia cech jakie należy przypisać znakowi towarowemu. Organ zaznaczył, że oznaczenie nie posiada dodatkowych walorów odróżniających, np. w postaci fantazyjnych słów czy oryginalnej grafiki, przez co nie spełnia zasadniczej funkcji znaku towarowego i jako takie nie może być przedmiotem prawa ochronnego. Ostatecznie, w zakresie, w którym wobec niektórych towarów objętych zgłoszeniem przedmiotowe oznaczenie uznane zostało jako wprowadzające w błąd na zasadzie przepisu art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p., organ wskazał, że trudno wyobrazić sobie np. oleje, chipsy, przetwory warzywne i owocowe, oliwki konserwowane czy masło - wzbogacone bakaliami. Z tej przyczyny nie podzielił argumentu Spółki, jakoby rozsądny klient, widząc przedmiotowe oznaczenie na np. opakowaniu jogurtu, spodziewał się w istocie produktu mlecznego, jedynie wzbogaconego bakaliami. Na wskazane powyżej rozstrzygnięcie - pismem z dnia 7 września 2017 r. - Spółka złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, w której wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzuciła naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7 k.p.a., 77 k.p.a. w zw. z art. 130 p.w.p. - poprzez nieuwzględnienie przez organ wszystkich okoliczności związanych z oznaczeniem towarów zgłoszonym oznaczeniem słownym, oraz nieuwzględnienie przez organ okoliczności, że oznaczenie to - nawet jeśliby uznać, że nie posiadało pierwotnej zdolności odróżniającej - to w wyniku jego używania nabrało charakteru odróżniającego. Nadto Skarżąca zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj. art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1, 2, 3 p.w.p. - poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie przez organ, że zgłoszone oznaczenie nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, podczas gdy zgłoszone oznaczenie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów. Uzasadniając powyższe zarzuty, Skarżąca podniosła, że jedynym elementem opisowym przedmiotowego oznaczenia "Bakalie kuszą z natury" jest słowo "bakalie". Wskazał, że z treści uzasadnienia nie wynika, aby organ przeanalizował poszczególne elementy oznaczenia i ich opisowość. W ocenie skarżącej organ pominął, że w zgłoszonym oznaczeniu zastosowano zabieg stylistyczny, tj. personifikacji, bowiem słowo "kusić" wyraża pewien rodzaj zachowania lub emocji. Zaznaczono, że odczytanie informacji o naturalnym pochodzeniu towarów wymaga pośredniego wnioskowania, a taka interpretacja wymaga od odbiorcy pewnego wysiłku intelektualnego, wykracza bowiem poza dosłowne przyswojenie warstwy znaczeniowej - jest ono zatem oznaczeniem aluzyjnym, a nie opisowym. Dodatkowo skarżąca ponownie podkreśliła, że sporne oznaczenie nie składa się wyłącznie z elementów opisowych, tak jak to błędnie przyjął organ. Spółka zaznaczyła, że zgodnie z poglądem judykatury nie ulega wątpliwości, że slogan reklamowy może podlegać ochronie jako znak towarowy, jako jeden z rodzajów znaków towarowych słownych. Podkreśliła również, że organ nie uwzględnił normy z art. 130 p.w.p., błędnie stosując przepis art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. - w sytuacji, w której odmowa udzielenia prawa ochronnego nie może nastąpić, jeśli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu - a tych okoliczności organ już nie badał. Ostatecznie skarżąca wskazała, że w rzeczywistości rynkowej sprzedawane są towary, których istnienie organ kwestionuje, a które świadczą o tym, że sporne oznaczenie nie wprowadza właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego odbiorcy w błąd, sugerując jedynie, że określony towar został wzbogacony bakaliami. Jako przykład skarżąca podała olej kokosowy, sezamowy, z orzechów arachidowych, ocet winny, chipsy orzechowe, sałatki z pestkami dyni i rodzynkami, dżemy z orzechami, oliwki faszerowane migdałami i masło orzechowe. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2188) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Ponadto stosownie do art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), dalej "p.p.s.a.", Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi. Skarga okazała się zasadna. I tak, wskazać należy, że wielowyrazowy slogan reklamowy, zawierający przekaz, którego celem jest kreacja preferencji u odbiorców, jest oznaczeniem słownym, zmysłowo postrzegalnym i tym samym stanowi oznaczenie w myśl przepisu art. 120 ust. 1 p.w.p., choć w katalogu oznaczeń zawartym w przepisie art. 120 ust. 2 p.w.p. nie został zasadniczo wymieniony. Może zatem podlegać ochronie jako słowny znak towarowy, niemniej przy ocenie możliwości udzielenia takiej ochrony slogan podlega takim samym zasadom - przesłankom rejestrowalności - jak inne znaki towarowe. W szczególności zatem, na znak towarowy w postaci oznaczenia stanowiącego z punktu widzenia zapatrywań przeciętnych odbiorców zgłoszonych towarów lub usług taki slogan, prawo ochronne nie będzie mogło być udzielone ze względu na jego niedystynktywność (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.), bądź ze względu na jego opisowość (art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), albo też łącznie z obydwu tych powodów. Na gruncie unormowań prawa europejskiego podkreśla się, że reklamowy charakter oznaczenia w postaci sloganu nigdy sam w sobie nie czyni go niedystynktywnym, podobnie jak nieoryginalność sloganu - rozumiana jako brak fantazyjnego charakteru komunikatu, jego banalność, zwyczajność, nietwórczość, potoczność - nie decyduje sama w sobie o niedystynktywności oznaczenia (tak m.in. Wydział Odwoławczy Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe) w decyzji z dnia [...] lutego 1999 r., Nr Odw. [...]). Należy bowiem wyraźnie podkreślić, że przymioty te (bądź ich brak) nie stanowią jakiejkolwiek przesłanki zdolności rejestrowej znaków towarowych. W tym miejscu należy zauważyć, że zarówno na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, jak i w świetle obecnie obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, a przede wszystkim na gruncie prawa europejskiego przyjmuje się zgodnie, że nie można uważać sloganu reklamowego - rozpatrywanego jako całość - za oznaczenie niedystynktywne tylko dlatego, że zawierają one w swej treści element opisowy względem zgłoszonych towarów lub usług, sugerują określone cechy zgłoszonych towarów lub usług (znaki towarowe sugerujące) lub stanowią aluzję do tych cech (znaki aluzyjne) (por. W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001, s. 81). Podkreślić trzeba, że za opisowe można uważać jedynie te slogany, które są wyraźną i bezpośrednią wskazówką na cechy produktów lub usług. Związek tego rodzaju będzie istniał tylko wtedy, jeżeli właściwy krąg odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpoznaje w takim oznaczeniu opis towarów lub ich cech. Tym samym opisowość takiego oznaczenia musi być oczywista i niewątpliwa z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy danych towarów (por. K. Szczepanowska-Kozłowska /w:/ System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, pod red. prof. R. Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, s. 584-585, a także powołane tam orzecznictwo oraz literatura). W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się również, iż informacja o cechach towaru musi mieć charakter bezpośredni, co wyłącza opisowość tych oznaczeń, które są zdolne taką informację przekazać, ale w drodze pośredniego wnioskowania (tak: m.in. wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r., sygn. akt II GSK 214/09, niepubl.). Tak więc, oznaczeniami opisowymi są tylko takie oznaczenia, w przypadku których wskazane powyżej skojarzenie z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy występuje bez głębszej refleksji (por. R. Skubisz, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, /w:/ Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, zeszyt 29). Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy wskazać należy, że sporne oznaczenie wyraża się krótką sentencją "Bakalie kuszą z natury". W ocenie Sądu, sentencji tej nie można odmówić charakteru dystynktywnego, i jednocześnie nie można przypisać jej charakteru opisowego w rozumieniu art. 129 p.w.p. Na przedstawionym wyżej tle, stanowisko organu wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym slogan reklamowy może funkcjonować obok znaku towarowego, ale sam w sobie znakiem takim być nie może, a nadto, dla udzielenia mu ochrony, powinien być abstrakcyjny lub fantazyjny, nie zasługuje na aprobatę. Choć niewątpliwie trzonem spornego oznaczenia jest słowo "bakalie", posiadające charakter dobitnie opisowy (suszone owoce południowe), to jednak, zgodnie z zaprezentowanym wyżej poglądem, nie ujmuje to badanemu oznaczeniu dystynktywności, gdyż słowo to jest jedynie elementem całości, a zgodnie z koncepcją holistycznej oceny znaku towarowego (oznaczenia), uwzględniać należy również inne elementy - w szczególności nie opisowe, co miało miejsce w niniejszej sprawie. Tym samym, przy uznaniu, że przedmiotowe oznaczenie nie jest wyłącznie zestawieniem słów jedynie o charakterze opisowym - skoro brak przesłanki "wyłączności" w rozumieniu przepisu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - to nie można było przypisać oznaczeniu znamiona opisowości per se. Dalej, jakkolwiek organ zasygnalizował, to jednak nie ocenił prawidłowo, swoistej gry słów, jaką wprowadza przedmiotowy slogan, a powodowanej celowym, kontekstowym użyciem dwojako rozumianego zwrotu "z natury". Z jednej strony bowiem zwrot ten, odczytany dosłownie, wyraża - w sposób pośredni - cechę w postaci naturalnego pochodzenia produktu. Z drugiej zaś strony, zwrot rozumiany kontekstowo, jako "z natury rzeczy", "z istoty rzeczy", wzmacnia - także pośrednio - komunikat, przydając czynności "kuszenia" cechę "oczywistości", "istotności". W ocenie Sądu zatem, sporne oznaczenie tylko prima facie jest banalne, prozaiczne - a nawet przy przyjęciu poglądu przeciwnego, to zgodnie z ugruntowanym, zaprezentowanym wyżej stanowiskiem judykatury, nieoryginalność komunikatu (sloganu) nie decyduje jeszcze o niedystynktywności oznaczenia. Trzeba zauważyć, że poprzez zastosowanie zabiegów personifikacji ("bakalie kuszą") oraz przywołanego wyżej zabiegu stylistycznego, przedmiotowe oznaczenie niesie za sobą wartość odróżniającą i nadaje się do oznaczania nim towarów, dla których zostało zgłoszone, nie wskazując wyłącznie li tylko pochodzenia czy cech towaru w rozumieniu przepisu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Odnosząc się zaś do zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim organ odmówił udzielenia prawa ochronnego dla oznaczania towarów, co do których oznaczenie takie mogłoby wprowadzać w błąd (art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p.), w ocenie Sądu argumentacja organu nie zasługuje na aprobatę. Słusznie wskazuje skarżący, że slogan reklamowy w postaci "Bakalie kuszą z natury" nie oznacza, nie firmuje, nie promuje wyłącznie produktów w postaci bakalii (suszonych owoców południowych), a dostatecznie zorientowany, uważny i rozsądny konsument nie powinien mieć najmniejszych problemów z odczytaniem jasnej sugestii, że oznaczenie to jedynie sygnalizuje obecność bakalii w produkcie, a nie towar w takiej postaci. Skarżący precyzyjnie też wskazał na możliwość wzbogacenia bakaliami produktów, co do których wątpliwości powziął organ, a Sąd, opierając się na zasadach doświadczenia życiowego, argumentację taką w pełni podziela. Wobec powyższych konkluzji Sąd nie rozstrzygał już zarzutu naruszenia przepisów postępowania w związku z art. 130 p.w.p., niemniej słusznie zasygnalizował organ w odpowiedzi na skargę, że skarżący nie wykazał w jakikolwiek sposób, by przed datą zgłoszenia w Urzędzie Patentowym sporny znak nabrał wtórnego charakteru odróżniającego. Mając na uwadze wszystko powyższe, sąd uchylił zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a. Orzekając ponownie Urząd zobowiązany będzie uwzględnić pogląd zawarty w niniejszym wyroku. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.).