VI SA/Wa 3456/13

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Protokolant ref. staż. Agata Próchniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2014 r. sprawy ze skargi P. Spółka Jawna [...] z siedzibą w K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny PROFIL TYRES oddala skargę VI SA/Wa 3456/13 Uzasadnienie Decyzja z dnia [...] kwietnia 2013 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (i.t. Dz. Z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – także jako P.w.p., unieważnił prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy PROFIL TYRES nr R-233800 w części w zakresie towarów z kl. 12 – "opony, bieżniki do bieżnikowania opon" oraz z kl. 37 – "obsługa pojazdów", udzielona na rzecz P. – także jako wspólnicy lub uprawnieni. Decyzje wydano w następujących ustaleniach; Podaniem z dnia 2 listopada 2009 r. wspólnicy wystąpili o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny PROFIL TYRES składający się z głównego napisu PROFIL oraz po prawej stronie pod nim ze strony prawej umieszczony mały napis TYRES, kolor znaku jasnoniebieski i granatowy, otrzymując prawo ochronne na zgłoszony znak towarowy decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r., ujawnione w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr [...].Znak został przeznaczony do oznaczania towarów i usług w kl. 12 – opony, bieżniki do bieżnikowania opon, w kl. 37 – obsługa pojazdów i w kl. 40 – recykling odpadków o odpadów. W dniu 27 stycznia 2011 r. wpłynął do Urzędu Patentowego sprzeciw A. (także jako spółka lub wnioskodawca) od udzielonego prawa ochronnego oparty na przepisie art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego w zakresie klas towarów 12 i 37. Wnioskodawca podniósł, że jest uprawniony z rejestracji międzynarodowej do znaku towarowego słowno-graficznego PROFILE TYRECENTER nr IR-694792 z pierwszeństwem od 29 maja 1998 r. przeznaczonego do oznaczania towarów i usług w k. 9 – akumulatory, w kl. 12 – pojazdy do poruszania się po ziemi oraz części nie zawarte w innych klasach, w kl. 37 – konstrukcja i naprawy. Ponadto 24 czerwca 2009 r. zarejestrował znak międzynarodowy słowno-graficzny PROFILE TYRECENTER nr IR-1009363 wyznaczony na terytorium Unii Europejskiej dla towarów i usług w kl. 9, w kl.12 – pojazdy, opony oraz koła dla pojazdów poruszających się po ziemi, w kl. 37 – konserwacja i naprawy, w szczególności naprawa wad i uszkodzeń pojazdów spowodowanych awariami i wypadkami (stale oferując swoje towary i usługi na terenie Polski m.in. za pośrednictwem spółki zależnej P.). Zdaniem wnioskodawcy towary oznaczane znakiem sporym w kl. 12 są identyczne z towarami oznaczanymi znakiem IR-1009363 (opony), a bardzo duże podobieństwo zachodzi także dla towarów oznaczanych znakiem IR-694792 (części pojazdów) z towarami oznaczanymi znakiem spornym (opony, bieżniki do bieżnikowania opon). Porównywalne usługi z kl. 37 (obsługa pojazdów) są bardzo podobne. Same znaki są zdaniem wnioskodawcy również bardzo podobne. Pod względem wizualnym znak PROFIL różni się jedynie od znaku PROFILE jedną literą "e". Pozostała część słowna znaku spornego "tyres" jest również podobna do części znaku wnioskodawcy "tyrecenter" ze względu na pierwszą część tego słowa "tyre-", a kolorystyka znaku spornego jest bardzo uboga nie przykuwając uwagi odbiorców. Pod względem fonetycznym znaki są bardzo podobne. Pierwsze elementy znaków są wymawiane niemal tak samo: "profil" "profile". Także podobieństwo koncepcyjne pomiędzy znakami występuje, gdyż oba znaki odbiorca polski będzie odnosił do tego samego pojęcia – tyres (w j. angielskim opona). W związku z tymi stwierdzeniami wnioskodawca uznał, że będzie zachodziło ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami. W odpowiedzi na sprzeciw wspólnicy, uznając go za bezzasadny, wnosili o jego oddalenie. Podkreślali, że pod firma o nazwie P. prowadzą działalność od 15 września 1997 r. przyjmując tę nazwę od firmy ojca P. B. (S. B.), który wykonywał działalność od 1992 r. Pomysł na nazwę przedsiębiorstwa powstał od wzoru bieżnika nazywanego "profilem". Ze względu na notoryjność posługiwania się w obrocie tym określeniem do znaku dodano słowo "tyres", które na rynku wykorzystywane jest przez wiele firm, w tym polskich, z branży oponiarskiej. Wskazano na przykłady powszechności rejestracji w trybie międzynarodowym słowa "tyres" w wersji słownej i słowno-graficznej. Podkreślano natomiast, że w sprzeciwie brak jest dowodów wskazujących na wprowadzenie produktów wnioskodawcy pod określonym oznaczeniem na terenie całej Polski oraz dowodów na posługiwanie się zarejestrowanym oznaczeniami. W ocenie uprawnionych ich znak postrzegany całościowo nie jest podobny do przedstawionych znaków przez wnioskodawcę. Odwołując się do orzecznictwa ETS uprawnieni stwierdzali, że samo podobieństwo fonetyczne między znakami nie wystarcza dla wprowadzenia odbiorców w błąd. Całościowa ocena podobieństwa znaków nie może być ograniczona do oceny poszczególnych słów w znakach z pominięciem całościowego brzmienia znaków oraz całościowego ich podobieństwa wizualnego. Zdaniem uprawnionych istotne całościowe znaczenie w znaku spornym mają nie tylko słowa "Profil Tyres", w których wyraźnie dominującym jest słowo "Profil" (co zostało w sprzeciwie zupełnie pominięte), lecz również grafika przeciwstawionych znaków wyraźnie różniąca się w warstwie wizualnej. Znaki różnią się fonetycznie ze względu na różną ilość sylab (w znaku uprawnionych występuje cztery, a w znaku wnioskodawcy siedem sylab). Występujący w znakach przeciwstawionych element słowny "tyres" pozbawiony jest jako taki zdolności odróżniającej nie mając zdolności dystynktywnej. W języku angielskim oznacza oponę i jest bardzo często używane w obrocie dla oznaczenia przedmiotu działalności. Nie może być więc uznany za odróżniający. Dodanie zaś do tego słowa "-center" w znaku wnioskodawcy wyraźnie jego znaki odróżnia od znaku spornego. Zdaniem uprawnionych elementem dominującym w porównywanych znakach jest ich grafika w zapisie poszczególnych słów w fantazyjnej niebieskiej kolorystyce w znaku spornym, a nie elementy słowne znaków. Co do możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd podkreślano, że w Polsce oznaczenia odnoszące się do słowa "tyres", których przykłady podano, są powszechnie stosowane, tak jak w oznaczeniach z rejestracji międzynarodowych (przykłady). W tym zakresie istotnym jest, że usługi i towary oznaczane tym słowem są eksponowane w Internecie i w czasopismach branży motoryzacyjnej z przeznaczeniem dla profesjonalistów i hurtowi. Nie może zatem dochodzić do możliwości wprowadzenia w błąd takich odbiorców, mając także na uwadze fakt wykonywania przez uprawnionych działalności w Polsce pod nazwą P. od co najmniej 1997 r. W tych ustaleniach Urząd Patentowy wydał wymieniona na wstępie decyzję administracyjną. Opisując stan faktyczny sprawy oraz cytując przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. Urząd Patentowy stwierdził, że dla niedopuszczalności rejestracji znaku muszą wystąpić wszystkie wskazane w tym przepisie przesłanki łącznie: jednorodzajowość towarów, kwalifikowane podobieństwo znaków mogące wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów/usług, które jest wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń. Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd powinno być oceniane w szczególności ze względu na stopień rozpoznawalności znaku wcześniejszego, skojarzeń jakie mogą wystąpić pomiędzy znakami i stopień podobieństwa pomiędzy znakami i towarami/usługami oznaczanymi znakami porównywanymi. W ocenie Urzędu Patentowego porównywane znaki są w szczególności przeznaczone do oznaczania towarów w kl. 12. "Opony i bieżniki do bieżnikowania opon" (znak sporny PROFIL TYRES" R- 233800), które to towary są towarami komplementarnymi i uzupełniającym w stosunku do "pojazdów" i "części zapasowych urządzeń służących do poruszania się po lądzie" (znak wnioskodawcy PROFILE TYRECENTER" IR-694792). Opony są integralnym i niezbędnym składnikiem pojazdów poruszających się po lądzie, a bieżniki są częścią składową opon. Zatem towary te są o tożsamym lub o podobnym przeznaczeniu. Urząd Patentowy uznał także , że "naprawa" (znak wnioskodawcy PROFILE TYRECENTER IR-694792) w kl. 37 jest usługą podobną, często komplementarną/uzupełniającą w stosunku do usługi "obsługa pojazdów" (znak sporny R-233800). Może być usługą samodzielną, nieodzowną lub istotną dla świadczonej równolegle usługi "obsługi pojazdów". W związku z tym oba rodzaje usług we wskazanym zakresie są tożsame lub o zbliżonym zakresie i przeznaczeniu, świadczone w podobnych miejscach/okolicznościach zaspakajając zbliżone potrzeby usługobiorców. Omawiane towary i usługi mogą być kierowane do tego samego nieograniczonego kręgu odbiorców (posiadaczy pojazdów i do podmiotów z branży motoryzacyjnej). Urząd Patentowy podzielił pogląd wnioskodawcy o podobieństwie badanych znaków towarowych, mając na uwadze ich całościową ocenę co do proporcji w sile odróżniania poszczególnych elementów, ich oryginalność, rozmiary i miejsca w znakach. Odwołując się do literatury tematu i orzecznictwa sądowego oraz prezentując znak sporny na porównanie do znaku spółki (PROFILR TYRECENTER nr IR-694792) zdaniem organu patentowego najlepiej postrzeganym przez odbiorców elementem w znaku spornym jest słowo "profil", jako umiejscowione i wyeksponowane na pierwszym planie, widoczne i łatwo zauważalne dla odbiorców, gdyż jest pisane dużymi drukowanymi literami ze stylizowaną, pogrubioną w kolorze niebiesko-grantowym czcionką. Element ten ma decydujące znaczenia dla osób spotykających się z tym znakiem, a jest on bardzo podobny do elementu słownego w znaku wnioskodawcy PROFILE. Okoliczność ta, w ocenie Urzędu Patentowego, decyduje o wizualnym podobieństwie znaków, jako że w znaku PROFILE TYRECENTER w całości zawiera się pierwszoplanowa część spornego znak PROFIL. Dominujące na płaszczyźnie wizualnej w obu znakach elementy słowne "profil" i "profile" są jednowyrazowe 6 i 7. literowe posiadając sześć liter wspólnych umiejscowionych w tej samej kolejności. Litera "e" w znaku wnioskodawcy (znajdująca się na końcu elementu słownego PROFILE) odgrywa znacznie mniejszą rolę niż pierwsze litery i w ocenie organu ma niewielką moc oddziaływania. Zdaniem Urzędu Patentowego drugoplanowe elementy słowne w obu znakach "tyres" i "tyrecenter" nie posiadają dostatecznej zdolności odróżniającej, a nadto mają identyczne początkowe człony "tyre-". Urząd Patentowy miał na uwadze także fakt, że w spornym znaku element słowny TYRES umiejscowiono w prawym dolnym rogu przy użyciu nieproporcjonalnie małej (w porównaniu do podstawowego elementu słownego tego znaku) czcionki, co może powodować przeoczenie, jako mało istotnego, tego elementu. W tym zakresie zwrócił uwagę na opis znaku w zgłoszeniu, gdzie również podano, iż ten element słowny jest napisem małym. Zdaniem Urzędu Patentowego grafika w porównywanych znakach nie jest charakterystyczna, gdyż nie jest na tyle wyróżniająca, by nadać całości oryginalną postać. Elementy graficzne w spornym znaku pełnią przede wszystkim funkcję dekoracyjną w stosunku do elementów słownych, w szczególności w stosunku do dominującego wyrażenia "profil". W konsekwencji, rozpatrywane oddzielnie elementy graficzne tego znaku, posiadają stosunkowo niewielką moc wyróżniającą. Podobnie w znaku przeciwstawionym PROFILE TYRECENTER stylizacja słów, użycie dla nich pogrubionej czcionki o różnym rozmiarze nie nadaje tej grafice dużej mocy wyróżniającej. Pozostałe elementy graficzne obu znaków, nawiązujące do śladów bieżnika, mogą przyciągać uwagę odbiorcy, lecz z uwagi na ich rozmiar i miejsce w znaku, nie posiadają dostatecznej mocy odróżniającej aby samodzielnie przesądzić o braku podobieństwa porównywanych znaków na płaszczyźnie wizualnej. Oceniając znaki na płaszczyźnie fonetycznego ich odbioru Urząd Patentowy stwierdził, że również i w tym zakresie znaki są podobne, przede wszystkim z uwagi na bardzo podobne brzmienie ich pierwszoplanowych elementów słownych przykuwających uwagę przeciętnego odbiorcy, jak i ze względu na fakt, iż drugoplanowe elementy słowne TYRES i TYRECENTER posiadają identyczny początkowy człon "TYRE-". Znak sporny PROFIL dzieli się na dwie sylaby: pro-fil, natomiast znak przeciwstawiony na trzy sylaby: pro-fi-le, jednakże w ocenie organu człon PROFIL- jest tak mocno wymawiany i dobrze słyszalny, że dominuje w przeciwstawionym znaku końcowa literę "e". Drugoplanowe elementy słowne obu znaków TYRES i TYRECENTER, pomimo posiadania wspólnego elementu "TYRE-", mogą wywierać odmienne wrażenie słuchowe. Jednakże te drugoplanowe elementy słowne w obu znakach posiadają zdecydowanie mniejsze znaczenie od elementów pierwszoplanowych PROFIL i PROFILE. Reasumując Urząd Patentowy uznał, że pomimo odmiennej długości porównywanych oznaczeń oraz zróżnicowanej ilości występujących w nich sylab, nie można przyjąć braku podobieństwa pomiędzy znakami. Zdaniem Urzędu Patentowego w warstwie znaczeniowej wyrażenia użyte w spornym znaku "profil" i "tyres" oznaczają w języku angielskim opony, tak jak słowo "profile" (znak IR-694792) będące liczbą mnogą od słowa "profil", które posiada także inne znaczenia. Natomiast wyrażenie "tyrecenter" w znaku IR-694792 jest oznaczeniem fantazyjnym bez konkretnego znaczenia, w związku z tym zestawienie łącznie słów "profile tyrecenter" jest również oznaczeniem fantazyjnym, tak jak zestawienie słów "profil tyres" dla części odbiorców będzie określeniem fantazyjnym. Jednakże dla części odbiorców, znających język angielski i zajmujących się branżą motoryzacyjną, wyrażenie "profil tyres" będzie oznaczało "profil opony" – stosunek jej wysokości do szerokości w procentach. Wobec powyższego zdaniem Kolegium w warstwie znaczeniowej nie można mówić o podobieństwie lub różnicach pomiędzy tymi znakami ujmowanymi jako całości, aczkolwiek na tej płaszczyźnie same słowa "profil" i "profile" są podobne. Uznając, że ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd może mieć charakter bezpośredni lub pośredni Urząd Patentowy stwierdził, iż dla odbiorców (należycie poinformowanych, uważnych i rozsądnych) mających styczność z branżą motoryzacyjną i/lub pojazdami oba oznaczenia na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej mogą ich wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów i usług z kl. 12 i 37. Niebezpieczeństwo to może powstawać w związku z podobieństwem pierwszych i dominujących elementów (PROFIL i PROFILE) w obu znakach. Analizowane oznaczenia mogą być mylone w zwykłych warunkach obrotu ze względu na występujący w nich pierwszy dominujący człon (PROFIL-) mogący sugerować, że sporny znak jest odmianą znaku PROFILE TYRECENTER i pochodzi od tego samego przedsiębiorstwa. Jeżeli nawet odbiorca odróżni znaki jako pochodzące od różnych przedsiębiorców, to ze względu na używanie przez uprawnionych dla nazwy swojego przedsiębiorstwa określenia PROFIL może uznać, że strony łącza powiązania organizacyjne, prawne lub gospodarcze. Od decyzji P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Patentowy oraz zasądzenia kosztów postępowania. Decyzji zarzucono naruszenie przepisów postępowania (art. 7, art. 77 § 1, art. 107 § 3 i art. 80 w zw. z art. 75 § 1 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 2 i art. 368 P.p.w.) przez dowolność oceny dowodów, zaniechanie dokładnego wyjaśnienia sprawy i zignorowanie pewnych dowodów - wypisu z ewidencji działalności gospodarczej firmy P. z 1992 r., wypisu z tej ewidencji A. Ż. i listy płac za styczeń 1994 r. firmy Profil oraz ujawnionych rejestracji w Hiszpanii i w Anglii znaków z wyrażeniem "Tyres" jak i występujących w Internecie, potwierdzających powszechność w używaniu tego wyrażenia także w nazwach firm, co spowodowało nieprawidłowe uzasadnienie decyzji. Zarzucono naruszenie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. przez nieprawidłowe ustalenia faktyczne z pominięciem używania przez skarżącą z wcześniejszym pierwszeństwem wyrażenia "Profil", przez przyjęcia podobieństwa towarów i wadliwa ocenę znaczenia grafiki porównywanych znaków, przez ocenę podobieństwa znaku spornego na skutek jego podziału na dwa słowa z pominięciem jego oceny całościowej. Zarzucono także naruszenie art. 131 pkt 1 ppkt 1 P.w.p. przez naruszenie praw majątkowych skarżącej do firmy P. istniejącej od 1992 r. i art. 129 pkt 1 i pkt 2 P.w.p. przez nieuwzględnienie braku zdolności odróżniającej drugiego członu znaku spornego – TYRES. Organ całkowicie pominął podane przez skarżącą przykłady rejestracji innych znaków z wyrażeniem "Tyres" potwierdzające słabą siłę oddziaływania na odbiorców tego słowa dla towarów z kl. 12 i 37. W związku z tym ponownie w skardze znaki te podała. Urząd Patentowy nie odniósł się także do powszechnego używania wyrażenia "Tyres: na terenie Polski. Dowody te wskazują na brak zdolności odróżniającej tego wyrażenia oraz w tym zakresie na powszechną znajomość języka angielskiego w Polsce. Przedkładając przykłady podkreślano, że Urząd Patentowy pominął także powszechne posługiwanie się zagranicą w nazwach firm określeniem "tyres". Odwołując się do zarzutu opartego na wskazanych wypisach z ewidencji działalności gospodarczej i liście płac, skarżąca stwierdziła pominięcie tych dowodów przez organ mających istotne znaczenie w sprawie. Zdaniem skarżącej prowadzenie od ponad 20 lat działalności gospodarczej pod firmą P. (przez ojca wspólnika od 1992 r. i następnie przez wspólników skarżącej od 15 września 1997 r.) wskazuje na brak możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd – art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. Z naruszeniem przepisów postępowania Urząd Patentowy nie odniósł się do powszechnego rozumienia, już od lat dziewięćdziesiątych, słowa "profil" pojmowanego w obrocie (także w Polsce) zamiennie jako "bieżnik". W momencie tworzenia firmy Profil przed 20 laty pojęcie to nie było jeszcze powszechne, dlatego przyjęto je dla nazwy firmy. Natomiast ze względu na notoryjność używania w j. angielskim, dla określenia opony wyrażenia "tyres", słowo to dodano do spornego oznaczenia. Odnosząc się do zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego skarżąca (odwołując się do orzecznictwa OHIM, wspólnotowego i sądów polskich) zakwestionowała podobieństwo towarów i usług stwierdzając, że ocena tego podobieństwa powinna wynikać z porównania nie tylko samych towarów, lecz również ich przeznaczenia, wykorzystania oraz formy i miejsca dystrybucji (warunków zbytu), a także ich konkurencyjności. Zdaniem skarżącej organ powinien dokonać w tym zakresie oceny podobieństwa z punktu widzenia konkretnego, a nie potencjalnego konsumenta tych towarów i usług. Przeprowadzając zestawienie towarów i usług oznaczanych przeciwstawionymi znakami skarżąca stwierdziła ich brak podobieństwa, różny krąg odbiorców i dystrybucji oraz różny sposób serwisowania i różne potrzeby odbiorców finalnych tych towarów i usług. W ocenie skarżącej błędnie uznano jako usługi komplementarne: "obsługę pojazdów" (sporny znak) z "naprawy i usług budowlanych" (znak IR-694792). W wykazie usług uczestnika postępowania nie podano, że "naprawa" odnosi się do pojazdów, a wręcz przeciwnie, kolejne wskazane klasy to usługi budowlane. W związku z tym Urząd Patentowy dowolnie ocenił wolę uczestnika uznając za komplementarne usługi "naprawa pojazdów" z usługami budowlanymi. Te uwagi doprowadziły skarżącą do stwierdzenia o braku możliwości konfuzji pomiędzy znakami. W związku z tym przedstawiono (na podstawie wytycznych OHIM) własną ocenę podobieństwa znaków stwierdzającą błędność tej oceny dokonanej przez Urząd Patentowy. W tym zakresie Urząd Patentowy, oceniając w warstwie słownej znaki, pominął ich całościowe brzmienie ograniczając się do oceny poszczególnych słów. Wyrażenie "tyres" ma charakter opisowy, do czego organ się nie odniósł, dlatego ze względu na powszechną znajomość języka angielskiego, użyte w nazwie firmy nie może posiadać zdolności odróżniającej. Zdaniem skarżącej organ nieprawidłowo uznał grafikę znaków za drugorzędną przypisując wyłącznie słowom charakter odróżniający. W znaku IR-694792 wprowadzono charakterystyczny element do słowa "Profile" i dlatego grafika odgrywa w znakach zasadniczą rolę je odróżniające, gdyż bez niej znaki jako opisowe nie zostałyby zarejestrowane. Grafika ma dla odbiorców z branży motoryzacyjnej istotne znaczenie ze względu na charakterystyczny wygląd znaku, tak jak nazwa dystrybuowanej opony, a nie nazwa firmy. Odnosząc się do ustaleń w zakresie kręgu odbiorców i sposobu dystrybucji, z punktu widzenia możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd, Urząd Patentowy dokonał tych ustaleń sprzecznie ze stanem faktycznym w związku ze sposobem posługiwania się znakami przez skarżącą i uczestnika postępowania. Skarżąca posługuje się swoim znakiem wyłącznie do sygnowania nim produkowanych przez siebie opon, wprowadzając je do obrotu hurtowego na targach motoryzacyjnych. Uczestnik postępowania posługuje się swoim znakiem w świadczonych usługach związanych z szeroko pojętym rynkiem oponiarskim, które jednak nie dotyczą produkcji opon. Jest on po prostu sprzedawcą opon różnych producentów. Dodatkowo wskazano na to, że dystrybucja tego rodzaju towarów skierowana jest do wyspecjalizowanych odbiorców, a sam towar jako znacznej wartości, wyklucza ryzyko konfuzji, gdyż jego odbiorcy są zdecydowanie bardziej uważni. Uzasadniając naruszenie art. 131 pkt 1 ppkt 1 P.w.p. skarżąca podnosiła naruszenie praw majątkowych do znaku niezarejestrowanego wcześniej a używanego na rynku jako oznaczenie firmy P. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy podtrzymał swoje stanowisko zawarte w decyzji wskazując, że w sprzeciwie oraz w postępowaniu administracyjnym zarzut naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 i art. 129 ust. 1 i ust. 2 P.w.p. nie był podnoszony. Urząd Patentowy podkreślał, że porównywał sporny znak wyłącznie do znaku PROFILE TYRECENTER IR-694792, a nie do znaku PROFILE TYRECENTER IR-1009363. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje; Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności. Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają w pierwszej instancji wojewódzkie sądy administracyjne (art. 3 § 1 ww. ustawy). Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, iż skarga nie ma uzasadnionych podstaw dla jej uwzględnienia. Sąd rozpoznający niniejsza sprawę nie dokonuje ponownej oceny tożsamości/podobieństwa towarów i usług oznaczanych porównywanymi przez Urząd Patentowy znakami, jak i nie dokonuje ponownego badania znaków na ich podobieństwo, gdyż nie jest uprawniony do ustalania stanu faktycznego w sprawie. Zadaniem Sądu jest zbadanie, czy Urząd Patentowy przeprowadził postępowanie z zachowaniem zasad procedury, czy zbadał na podobieństwo/identyczność towary/usługi oznaczane porównywanymi znakami oraz czy zbadał znaki w zakresie ich kwalifikowanego podobieństwa i czy swoje rozstrzygnięcie właściwie uzasadnił także pod kątem ewentualnej możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów/usług oznaczanych porównywanymi znakami, w przypadku uznania znaków za kolizyjnie podobne. Zgodnie z art. 246 P.w.p. sprzeciw został wniesiony w terminie i ze wskazaniem podstawy prawnej – art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. Zgodnie zatem z art. 255 ust. 4 P.w.p. Urząd Patentowy, będąc związany wskazaną w sprzeciwie podstawą prawną, rozpatrzył sprawę w jej granicach nie przekraczając także granic wniosku uczestnika postępowania. Skarżąca duże znaczenie w skardze przywiązała do błędnego, jak to określiła, ustalenia przez Urząd Patentowy podobieństwa towarów i usług oznaczanych przeciwstawionymi znakami towarowymi, jednocześnie odnosząc się do znaku słowno-graficznego PROFILE TYRECENTER IR-1009363 uczestnika postępowania, zarzucając organowi patentowemu nie odniesienie w analizie znaków na podobieństwo do tego znaku towarowego. Co do drugiego zarzutu należy zauważyć, że Urząd Patentowy dokonał analizy na podobieństwo spornego znaku jedynie do znaku uczestnika postępowania PROFILE TYRECENTER IR-694792, a nie do znaku dodatkowo wskazywanego w skardze, uznając jedynie znak PROFILE TYRECENTER IR-694792 za zbieżny ze znakiem spornym. Z tych względów zarzuty skargi wywodzone względem znaku PROFILE TYRECENTER IR-1009363 nie znajdują uzasadnienia, tak co do kwestii procesowych, jak i w zakresie zarzutów materialnych. Istota badania na podobieństwo znaków towarowych polega na tym, że znaki te porównuje się w zakresie w jakim zostały zgłoszone do oznaczania towarów i usług podanych w zgłoszonym wykazie towarów/usług, a nie w zakresie w jakim uprawniony podmiot z prawa ochronnego aktualnie prowadzi działalność gospodarczą, czy w jakim zakresie używa znaku w obrocie gospodarczy oznaczając nim inne towary i usługi. Sporny znak towarowy PROFIL TYRES R-233800 przeznaczono do oznaczania w kl. 12 towarów: "opony, bieżniki do bieżnikowania opon" zaś znak uczestnika postępowania PROFILE TYRECENTER IR-694792 w tej samej klasie dla oznaczania: "pojazdy do poruszania się po ziemi oraz ich części nie zawarte w innych klasach". Urząd Patentowy uznał i w tym zakresie skład orzekający Sądu nie ma podstaw do stwierdzenia nieprawidłowości tego ustalenia, że opony i bieżniki do ich bieżnikowania są częściami pojazdów poruszających się po ziemi. Stąd stwierdzenie organu patentowego o komplementarności i uzupełnianiu się towarów oznaczanych oboma znakami było trafne. Jest w zakresie powszechnej wiedzy każdego użytkownika pojazdu, że opona jest częścią pojazdu poruszającego się po ziemi, gdyż bez niej pojazd nie jest w stanie się poruszać. Sporny znak towarowy PROFIL TYRES R-233800 przeznaczono do oznaczania w kl. 37 usług: "obsługa pojazdów", natomiast znak uczestnika postępowania PROFILE TYRECENTER IR-694792 w tej samej klasie dla usług: "konserwacja i naprawy". Jak wynika więc z zakresu usług podanych przez uczestnika postępowania oznaczanych znakiem PROFILE TYRECENTER IR-694792 nie występują w nim usługi budowlane. Stąd zarzut skarżącej o sprzecznych ze stanem faktycznym i dowolnych ustaleniach organu patentowego, niezgodnych także z materiałem dowodowym, nie znajduje potwierdzenia. Urząd Patentowy uznał, że w zakres obsługi pojazdów wchodzi także naprawa i konserwacja rozumiane jako serwis. Zatem i w tym zakresie trudno uznać, by to ustalenie organu było błędne co do tożsamej lub zbliżonej natury usług świadczonych przez strony postępowania, a oznaczanych badanymi znakami. Jak podkreślał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r. wydanym w sprawie II GSK 2100/11 - przy ocenie podobieństwa towarów (usług), jako jednej z przesłanek oceny ryzyka konfuzji, bierze się pod uwagę zakres towarów (usług) wskazany dla danego prawa ochronnego (lub zgłoszenia) spornego znaku towarowego, nie zaś zakres aktualnie prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej. W związku z tym wskazywanie w skardze na usługi budowlane jakoby obecnie świadczone przez uczestnika postępowania pod znakiem PROFILE TYRECENTER IR-694792, w świetle usług faktycznie w kl. 37 sprecyzowanych w zgłoszeniu, nie miało znaczenia dla podobieństwa usług świadczonych przez skarżącą w tej samej klasie, a oznaczanych znakiem PROFIL TYRES R-233800. W sytuacji zatem, gdy mamy do czynienia z jednorodzajowością usług należy stosować zaostrzone kryterium odnośnie zachowania dystansu pomiędzy poszczególnymi oznaczeniami, ponieważ im bardziej podobne usługi (towary), tym większa możliwość uznania znaków za podobne (wyrok NSA jw. teza 2). Stosownie do treści art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Jak słusznie podnosi się w literaturze przedmiotu (przykładowo M. Kępiński: Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenie towarów w prawie znaków towarowych. ZNUJ PWOWI 1982, nr 28, s. 10) i orzecznictwie sądowym we wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch - ściśle ze sobą powiązanych elementów, tj. podobieństwa oznaczeń i podobieństwa (jednorodzajowości) towarów (usług), dla których są znaki zgłaszane i zarejestrowane. Oba te elementy wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego. Urząd Patentowy badając znaki na podobieństwo zwrócił uwagę na pierwszy ich człon, PROFIL w znaku spornym i PROFILE w znaku przeciwstawionym uznając, że posiada on charakter dominujący (pierwszoplanowy) w stosunku do drugiej części występującej w znakach - TYRES i TYRECENTER. W znaku spornym słowo "tyres" jest bardzo mało widoczne i umiejscowiono je w linii podkreślającej słowo "profil". Nadto zdaniem organu słowo "tyres" i "tyrescenter" ma znaczenie drugoplanowe w stosunku do słowa "profil" i "profile" i należy je traktować w zasadzie jako fantazyjne. W związku z tym organ patentowy badając znaki w ich całościowej postaci i stwierdzając podobieństwo badanych oznaczeń, słusznie zasadnicze znaczenie przydał pierwszemu członowi w obu znakach. Mając na względzie utrwalony pogląd w literaturze i w orzecznictwie co do zasad badania znaków na podobieństwo, przyjętej przez Urząd Patentowy metodzie ustalenia podobieństwa oznaczeń nie można zarzucić niepoprawności. Odwołanie się przy całościowej ocenie podobieństwa znaków do składnika dominującego jest istotnym kryterium badania tego podobieństwa. Zwrócić należy uwagę, że przeciętny odbiorca łatwiej niż różnice dostrzega wspólne cechy w przeciwstawionych znakach. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące, ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy natomiast dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, przeciętny odbiorca może być znakiem towarowym wprowadzony w błąd, co do pochodzenia towaru. Ocena podobieństwa powinna więc prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, a ich sumę należy odnieść do przeciętnej uwagi rozsądnego kupującego (por. U. Promińska - Naruszenia praw w dobrach niematerialnych, PIRzP, 2001 r., s. 95 i literatura tam przytoczona). Przydając zatem w podobieństwie znaków istotne znaczenie ich pierwszemu członowi, nie można zarzucić organowi patentowemu błędu w metodzie ustalenia tego podobieństwa. Faktycznie ten pierwszy człon obu znaków (PROFIL – znak sporny i PROFILE – znak przeciwstawiony) są znacząco podobne. Zasadnie jednocześnie Urząd Patentowy uznał, że w pierwszym członie znaku uczestnika postępowania (PROFILE) w całości zawarty jest znak skarżącej (PROFIL), co niejako pogłębia podobieństwo oznaczeń. Urząd Patentowy zbadał na podobieństwo przeciwstawione znaki w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, mając na względzie to, że ich elementem wyróżniającym (dominującym) jest element pierwszoplanowy (PROFIL, PROFILE). Ten element znaków dzielił na litery i sylaby dochodząc każdorazowo do przekonania, że jest on podobny kolizyjnie. Organ administracji miał na uwadze różnicę w znaku uczestnika postępowania przez wystąpienie w nim dodatkowej litery "e", jednakże stwierdził, iż w warstwie fonetycznej różnica ta jest co najmniej mało słyszalna, nie wpływając na odmienną słyszalność znaku. Ustalenia te w ocenie Sądu nie są nieprawidłowe w odniesieniu do zasad wymaganych przy dokonywaniu oceny podobieństwa znaków towarowych. W warstwie znaczeniowej Urząd Patentowy, mając na względzie całą postać obu znaków, doszedł do wniosku, iż znaki należy uznać za fantazyjne. W tym zakresie pogląd swój uzasadnił zgodnie z wymaganiami art. 107 § 3 k.p.a. Skarżąca zarzucała organowi niezbadanie obu znaków w ich całokształcie, bez szczególnego uwzględnienia ich drugiego członu (TYRES – znak sporny i TYRECENTER – znak uczestnika). W ocenie Sądu zarzut skargi w tej kwestii, w świetle wywodów organu administracji zawartych w uzasadnieniu decyzji, nie był trafny. Urząd Patentowy, oceniając ten człon obu znaków na płaszczyźnie wizualnej, doszedł do wniosku, iż nie posiada on dostatecznej zdolności odróżniającej aby wyłączyć podobieństwo oznaczeń. Wyrażenia te mają zdecydowanie słabszą, od pierwszego członu znaków, moc oddziaływania na przeciętnego odbiorcę (prawidłowo zdefiniowanego przez organ). Nie sposób nie zgodzić się co do tego poglądu z organem administracji, mając na uwadze przytoczone przez niego argumenty. Faktycznie w spornym znaku słowo "tyres" znajdując się w ciągu linii podkreślającej słowo "profil" jest prawie niewidoczne, a w znaku uczestnika postępowania jest zdominowane przez pierwszy jego człon PROFILE. Oceniając więc znaki na podobieństwo w ich całokształcie i stwierdzając jednoznacznie wyróżniającą (dominującą) rolę, jaką w nich pełni pierwszy człon, zdaniem Sądu nie można odmówić zasadności Urzędowi Patentowemu przyjęcia, że ocena podobieństwa wynikała z dominacji tego pierwszoplanowego składnika występującego w obu znakach. Organ administracji uzasadnił dlaczego uznał, że pierwszy człon w badanych znakach zdominował ich wizerunek, który zachowa w pamięci właściwy krąg odbiorców, w związku z tym wszystkie pozostałe składniki znaków stają się bez znaczenia w wywieranym przez nie całościowym wrażeniu. Gdy bowiem, jak w niniejszej sprawie, dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, przeciętny odbiorca może być wprowadzony w błąd. Oceny podobieństwa organ administracji dokonał na podstawie obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, a ich sumę odniósł do przeciętnej uwagi rozsądnego odbiorcy. Ustalając właściwy krąg odbiorców Urząd Patentowy miał na względzie towary i usługi oferowane przez strony pod ich znakami towarowymi. W tym przedmiocie skarżąca podkreślała, że produkuje opony sygnowane własnym znakiem, a uczestnik postępowania jedynie je sprzedaje. Jednakże nie zaprzeczała w skardze, iż także zajmuje się sprzedażą opon. Zgodnie natomiast ze zgłoszeniem dla kl. 12 tak skarżąca, jak i uczestnik postępowania nie ograniczyli towarów w nim wskazanym wyłącznie do ich produkcji lub do sprzedaży. W tych ustaleniach organu administracji nie można uznać, że ustalił on nieprawidłowo krąg odbiorców towarów i usług stron stwierdzając, iż mogą być to zarówno osoby będące posiadaczami pojazdów, jak i profesjonalnie zajmujące ich naprawą oraz serwisowaniem, a także hurtownie. Urząd Patentowy wskazał niejako dodatkowo na okoliczność podnoszoną w skardze o rozpoczęciu działalności przez poprzednika skarżącej w 1992 r. pod nazwą firmy P. Jednakże z tego spostrzeżenia wyprowadził odmienne wnioski od skarżącej stwierdzając, że ta okoliczność może mieć wpływ na wprowadzanie w błąd odbiorców. Odbiorcy ci mogą bowiem przypuszczać, że strony łączą powiązania organizacyjno-handlowe lub prawne, przez co mogą sugerować się nieprawdziwą wiedzą o wprowadzaniu do obrotu danego towaru lub usługi. Temu poglądowi Urzędu Patentowego nie można odmówić słuszności, gdyż jest on argumentem na poparcie stwierdzenia o możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów/usług, w przeciwieństwie do argumentacji skarżącej mającej uzasadniać stanowisko przeciwne. W tych warunkach Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 151 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.