VI SA/Wa 794/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Protokolant ref. staż. Monika Piotrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2011 r. sprawy ze skargi [...] M. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "SOK OWOCOWY ŻELKI ZOZOLE HELLO ŻELO MIŚKI" 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2010 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz [...] M. S.A. z siedzibą w W. kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z dnia [...] lutego 2011 r. Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu wniosku z dnia 1 września 2010 roku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] czerwca 2010 roku o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] zgłoszony dnia 21 listopada 2008 roku pod numerem [...] przez Zakłady [...] S.A. z W. (dalej: skarżąca), zgłoszonego w dniu [...] listopada 2008 r. i przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 30: "wyroby cukiernicze i słodycze", utrzymał w mocy zaskarżona decyzję. Podstawą prawną wydania decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...], był art.132 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.). Urząd Patentowy RP zakwestionował omawiany znak, gdyż uznał, że jest on łudząco podobny do zarejestrowanego pod numerem [...] znaku towarowego [...] z pierwszeństwem od dnia [...] maja 1992 r. na rzecz [...] Sp. z o.o. z O., przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 30: "wyroby cukiernicze". Skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r., w którym nie podzieliła stanowiska Urzędu Patentowego twierdząc, że Urząd Patentowy nie wykazał podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami: słownym [...] [...] i słowno-graficznym [...] [...] w rozumieniu przesłanki z art.132 ust.2 pkt.2 pwp. W jej ocenie nagromadzenie w zgłoszonym znaku elementów słownych i graficznych przemawia za tym, że nabywca uzna go za kolejny z serii znaków zawierających zwrot [...], zarejestrowanych na jej rzecz. Słowo [...] natomiast zostanie uznane za informację o kształcie żelków. Podniosła nadto, iż wobec niewielkiej zdolności odróżniającej słowa: [...] oraz występujących między znakami różnic, nie istnieje w jej ocenie ryzyko skojarzenia obu znaków i pomyłki u nabywców. Zdaniem Urzędu Patentowego, w opisanym stanie faktycznym sprawy nie jest możliwe udzielenie ochrony z uwagi na zachodzące ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które polega na ryzyku skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Urząd przyjął, że towary, dla oznaczenia których przeciwstawione sobie znaki są przeznaczone, są jednorodne. Stwierdził jednocześnie, iż w przedmiotowej sprawie bezsporny jest fakt podobieństwa omawianych oznaczeń. Organ podkreślił, iż podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic, gdyż ich istnienie nie wyklucza podobieństwa. Podkreślił, iż podobieństwo oznaczeń należy oceniać w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Analizując podobieństwo oznaczeń Urząd zauważył, że przedmiotowe oznaczenie zgłoszone zostało jako słowno-graficzne, ma postać kolorowej etykiety. Na pomarańczowym prostokątnym tle umieszczony jest z lewej strony zielony pionowy pasek (z białym napisem [...] ułożonym pionowo w górnej części, ponad którym widnieje zarys misia otoczony białą linią koła), prawy górny róg ma kolor zielony z białym napisem [...], w górnej połowie etykiety umieszczone są wielobarwne napisy [...], poniżej znajduje się kolorowy fantazyjny ludzik na hulajnodze, oraz zarys misia, w którym umieszczono żelki w kształcie misiów, poniżej znajduje się napis [...] wykonany fantazyjną, pogrubioną czcionką, przy czym litera "i" wpisana jest w zarys małego misia. Znak przeciwstawiony – [...] [...] jest natomiast wyłącznie słowny. Urząd w konsekwencji doszedł do przekonania, że znak, na który udzielono prawo ochronne oraz zgłoszony [...] [...] są oznaczeniami podobnymi z uwagi na fakt, iż ich wspólnym elementem wyróżniającym jest słowo [...]. Podobieństwo występujące w obu rozpatrywanych znakach – zdaniem organu - przesądza o uznaniu znaków za podobne w sposób mogący wprowadzić w błąd odbiorców. Urząd wyraził pogląd, iż pojawienie się w obrocie znaku podobnego może sugerować, że znak jest tylko odmianą wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego i pochodzi od tego samego przedsiębiorcy. Tym samym nie zostaje wyeliminowana możliwość pomyłki wśród odbiorców, którzy mogą uznać, że oznaczenie zawierające identyczne słowo (z dodatkową grafiką), może być rozpoczęciem nowej serii znaków tego samego przedsiębiorstwa, czy też nową wersją dotychczasowego oznaczenia, co stanowi popularny chwyt marketingowy. Pojawienie się nowego znaku może też stanowić "odświeżenie" marki na rynku. Zdaniem Urzędu, inkorporacja do późniejszego znaku towarowego istniejącego już prawa przyznanego uprzednio na rzecz innego podmiotu stanowi naruszenie wskazanego prawa wcześniejszego. Przedmiotowe oznaczenie posiada wiele charakterystycznych elementów słownych i graficznych, jednak użyte w nim słowo [...] stanowi jednocześnie cały znak towarowy udzielony wcześniej na rzecz innego uprawnionego. Skarżąca wniosła od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając naruszenie prawa, w szczególności: 1. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, 2. naruszenie art. 77 § 1 kpa wskutek pominięcia wielu istotnych okoliczności sprawy mających wpływ na jej rozstrzygnięcie. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonych decyzji, nie podzielając argumentacji Urzędu zawartej w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] czerwca 2010 r. Przyznała, iż nigdy nie kwestionowała podobieństwa towarów. Podkreśliła, iż w zakresie podobieństwa porównywanych oznaczeń, jako jedyny argument mający świadczyć o ich mylącym podobieństwie Urząd Patentowy przyjął fakt występowania w obu znakach słownego elementu [...]. Urząd Patentowy nie uwzględnił argumentów Skarżącej zawartych w piśmie z dnia 8 maja 2010 r. W szczególności nie uwzględnił tego, że: a) słowno-graficzny znak sok owocowy [...] [...] to znak barwny i wieloelementowy, podczas gdy przeciwstawiony mu znak [...] [...] to jednoelementowy znak słowny; b) w znaku Skarżącej uwagę odbiorców przykuwa przede wszystkim napis [...], który to napis jest chroniony w Polsce na rzecz Skarżącej zarówno jako znak słowny [...] [...], jak i jako znak słowno-graficzny [...] [...], a ponadto wchodzi w skład dwóch innych znaków towarowych, w odniesieniu do których UPRP wydał decyzje warunkowe o udzieleniu prawa ochronnego, mianowicie znaków [...] kwaśne [...] [...] nadziane [...]; znak sok owocowy [...] [...] to zatem jeden z całej serii znaków Skarżącego, zawierających napis [...], a seria ta dobrze znana jest odbiorcom; c) zawarty w znaku sok owocowy [...] [...] słowny element [...] pełni w nim funkcję czysto informacyjną - informuje o kształcie sprzedawanych pod tym znakiem żelków. Skarżąca wskazała, iż już we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, podniosła, że Urząd nie był w stanie wykazać faktycznego podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami, tak aby spełnione były przesłanki zastosowania w tej sprawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp. Skarżąca podkreśliła, ze Urząd Patentowy nie kwestionował faktu, iż żelki w kształcie miśków znajdują się od lat w sprzedaży i że są wprowadzane do obrotu przez różnych producentów. Na tym tle argument Urzędu, jakoby przeciętny nabywca miał uznać znak sok owocowy [...] za odmianę wcześniej istniejącego znaku [...] [...] był nieprzekonywujący. Ze względu na nagromadzone w znaku sok owocowy [...] elementy słowne i graficzne jest dalece bardziej prawdopodobne, że nabywca uznałby ten znak za kolejny znak Zakładów [...] S A. z serii znaków zawierających zwrot [...],a słowo [...] w powiązaniu z widocznym w znaku słowem "żelki", uznałby wyłącznie za informację o kształcie żelek. Skarżąca ponadto podniosła, że nawet, jeżeli nastąpiła inkorporacja słowa [...] do znaku sok owocowy [...], to wobec niewielkiej zdolności odróżniającej znaku [...], z trudem wystarczającej dla spełnienia wymogów rejestracyjnych, nie może być tu mowy o naruszeniu prawa wcześniejszego. Znak sok owocowy [...] różni się od słownego znaku [...] w stopniu eliminującym ryzyko powstania pomyłek u nabywców i ryzyko skojarzenia obu znaków. W uzasadnieniu zaskarżanej decyzji nie wyjaśniono, na czym w rzeczywistości polega podobieństwo znaków: słownego znaku [...] i słowno- graficznego, wielobarwnego i wieloelementowego znaku sok owocowy [...]. Na stronie 3 decyzji uwagę zwracają dwa, umieszczone jeden pod drugim i jakby wyrwane z kontekstu akapity: 1) "W przedmiotowej sprawie bezsporny jest fakt podobieństwa omawianych oznaczeń." 2) Podobieństwo oznaczeń należy oceniać w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej" po których nie pojawiają się żadne argumenty przemawiające za podobieństwem porównywanych znaków, w tym żadne argumenty dotyczące ich podobieństwa wizualnego, brzmieniowego lub znaczeniowego, a Urząd Patentowy płynnie przechodzi do kwestii jednorodzajowości towarów i/lub usług. Urząd Patentowy stwierdził nadto, iż nie ulega wątpliwości, że znak [...] na który udzielono prawo ochronne, oraz zgłoszony znak [...] są oznaczeniami podobnymi, gdyż ich elementem wyróżniającym jest słowo [...]. To ostatnie stwierdzenie, zdaniem skarżącej, trudno traktować poważnie, zwłaszcza w kontekście dotychczasowej korespondencji Skarżącego z Urzędem Patentowym, w której niejednokrotnie pojawiały się argumenty dotyczące słowno-graficznego, wieloelementowego charakteru jego znaku sok owocowy [...], zawartego w tym znaku i posiadającego silne znamiona odróżniające zwrotu [...] oraz czysto informacyjnej funkcji, jaką pełni w nim słowo [...]. Odnosząc się do poglądu wyrażonego przez Urząd, iż "Pierwszoplanowym elementem, który sprawia, że znaki są do siebie bardzo podobne jest identyczne oznaczenie [...] skarżąca podała, iż słowo [...] nie pełni w znaku Skarżącego roli "pierwszoplanowej". Stanowi ono ostatni element słowny w tym znaku i pełni w nim rolę czysto informacyjną opisową. Argument Urzędu, że pojawienie się w obu znakach jednego elementu wspólnego czyni je "bardzo podobnymi" nie jest zdaniem skarżącej przekonywający. Skarżąca podniosła nadto, iż nie przekonuje również kolejny argument Urzędu Patentowego, jakoby przeciętny nabywca miał uznać znak sok owocowy [...] za odmianę lub "odświeżenie" wcześniejszego znaku [...]. Ze względu na nagromadzone w znaku sok owocowy [...] elementy słowne i graficzne jest dalece bardziej prawdopodobne, że nabywca uzna ten znak za kolejny znak Zakładów [...] S.A. ze znanej mu serii znaków zawierających zwrot [...], a słowo [...], w powiązaniu z widocznym w znaku słowem "żelki", uzna wyłącznie za informację o kształcie żelków. Nie przekonał również skarżącej argument Urzędu Patentowego, jakoby na podobieństwo oznaczeń wskazywała całościowa ich analiza, gdyż jej zdaniem porównywane oznaczenia trudno uznać za podobne pod względem wizualnym, a ich podobieństwo brzmieniowe i znaczeniowe jest tak niewielkie, że uznać je można wręcz za śladowe. Ponadto, argument Urzędu Patentowego, zgodnie z którym dla konsumenta podstawowe znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń, miałby istotne znaczenie w sytuacji, gdyby zbieżny słowny element [...] pełnił dominującą lub pierwszoplanową rolę w znaku zgłoszonym. Tymczasem, pełni w nim rolę marginalną. W ocenie skarżącej nie ulega wątpliwości, że istnieje dużo więcej elementów odróżniających oba znaki, niż elementów dla nich zbieżnych, i taka właśnie proporcja elementów nagromadzonych w znakach wskazuje na brak ich podobieństwa. Skarżąca wyraziła pogląd, iż wprawdzie podobieństwo oznaczanych porównywanymi znakami towarów może wpłynąć na zaostrzenie kryteriów oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń, jednakże nie jest w stanie tego podobieństwa stworzyć w sytuacji, gdy w porównywanych oznaczeniach nad elementami zbieżnymi przeważają elementy odróżniające je od siebie. Odmienna wykładnia przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, jaką stara się przeforsować Urząd Patentowy w swojej decyzji z dnia z dnia [...] lutego 2011 r. jest – w jej ocenie - błędna. Reasumując swoje stanowisko skarżąca stwierdziła, iż w przedmiotowej sprawie, wobec braku podobieństwa porównywanych oznaczeń i braku ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp nie powinien znaleźć zastosowania. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy podtrzymał swoje stanowisko, uznając za niezasadne zarzuty naruszenia prawa materialnego i procesowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, na podstawie art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej także p.p.s.a. Skarga w ocenie Sądu jest zasadna. Zaskarżoną decyzję cechują bowiem wady sprowadzające się do braku prawidłowej oceny oraz pełnego wywodu prawnego w zakresie przesłanek ustawowych determinujących istnienie – bądź brak - uregulowanej w przepisie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. względnej przeszkody w rejestracji znaku towarowego wynikającej z kolizji z innym znakiem towarowym (naruszenie art. art. 7, art. 77 § 1 art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie). Organ w zaskarżonej decyzji nie wyjaśnił swojego stanowiska odnośnie wyżej powołanej przeszkody rejestracyjnej. Nie ustosunkował się w szczególności do poszczególnych zarzutów stawianych przez skarżącą we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przede wszystkim – organ nie dokonał dotychczas prawidłowej analizy porównawczej znaków jako całości, przy czym – co na tle dotychczasowego orzecznictwa i judykatury wydaje się być oczywiste - winien porównać kolejno: najpierw podobieństwa, a następnie różnice. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego. Kwestii tej Urząd nie omówił w należyty sposób oraz nie uzasadnił, dlaczego uznał za prawdopodobne skojarzenie spornego znaku ze znakiem [...], a nie z serią znaków zarejestrowanych na rzecz skarżącej. Konsekwentnie wskazywała ona w toku postępowania administracyjnego przed Urzędem na fakt objęcia wcześniejszą ochroną na jej rzecz znaków zawierających fantazyjne wyrazy: [...], [...] i [...]. W swoim wywodzie Urząd zaniechał ustosunkowania się do argumentacji skarżącej dotyczącej "serii znaków". Skarżąca podniosła, iż uwagę odbiorców w zgłoszonym znaku przykuwa przede wszystkim napis [...], który to napis chroniony jest w Polsce na jej rzecz zarówno jako znak słowny [...], jak i jako znak słowno-graficzny [...], a ponadto wchodzi w skład dwóch innych znaków towarowych, w odniesieniu do których UP wydał decyzje warunkowe o udzieleniu prawa ochronnego, mianowicie znaków [...] kwaśne [...] i [...] nadziane [...]; znak sok owocowy [...] to zatem jeden z całej serii znaków Skarżącego, zawierających napis [...], a seria ta dobrze znana jest odbiorcom. Urząd kwestię powyższą pominął milczeniem, nie ustosunkowując się do argumentacji skarżącej w tym zakresie. Nadto w ocenie Sądu nie został z należytą uwagą potraktowany argument o znikomej (lub, jak chce strona – żadnej) mocy odróżniającej elementu słownego [...]. Skarżąca podniosła, a w uzasadnieniu decyzji Urząd nie zakwestionował expressis verbis tezy, iż słowo to ma konkretne znaczenie w branży cukierniczej, gdyż oznacza cukierki – żelki – o określonym kształcie, które są obecnie wytwarzane przez rozmaitych producentów. Jeżeli tak, to stoi to w sprzeczności z wyrażonym przez Urząd na użytek niniejszej sprawy poglądem, iż element słowny [...] ma silny charakter odróżniający, a zatem dominuje w zgłoszonym znaku. Sąd orzekający w niniejszej sprawie wyraża pogląd, iż co do zasady charakter dominujący mają te elementy słowne oznaczenia, które mają charakter fantazyjny, zwłaszcza w sytuacji, gdy stanowią one kontynuację zapoczątkowanej przez ten sam podmiot serii znaków. Niezależnie od powyższego, Urząd nie ustosunkował się w sposób dostateczny do kwestii kolorystyki spornego znaku oraz bogactwa elementów graficznych i słownych w nim zastosowanych. Tak więc, zdaniem Sądu, nie przesądza o mylącym podobieństwie oznaczeń sam fakt inkorporowania jako elementu słownego zgłoszonego znaku – innego znaku słownego składającego się z jednego słowa. Warunkiem zaistnienia tzw. mylącego podobieństwa, t.j. podobieństwa w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest ustalenie, iż ten właśnie element słowny ma charakter dominujący w nowoutworzonym znaku. W tym celu niezbędna jest pełna ocena zgłoszonego znaku pod kątem efektu wizualnego, fonetycznego, jak również graficznego, z uwzględnieniem wszystkich elementów znaku. Znak winien być przy tym rozpatrywany jako integralna całość. W odniesieniu do realiów kontrolowanej sprawy, rzuca się w oczy zarówno bogata kolorystyka zgłoszonego znaku, jak i liczba siedmiu użytych w nim wyrażeń słownych, w tym trzech o zdecydowanie fantazyjnym charakterze [...]. W kontekście argumentacji skarżącej spółki odniesienia wymaga negacja dominującego charakteru słowa [...], co obliguje Urząd do szczególnie wnikliwej oceny każdego z elementów znaku zgłoszonego pod tym kątem. Wymaga przy tym omówienia, czy pozostałe elementy (w tym w szczególności wspomniana szata graficzna oraz wskazywany przez skarżącą jako dominujący element słowny [...] bądź zestawienie słów: [...] przeważają, czy też nie przeważają nad użytym w końcowej części zgłoszonego znaku wyrazem: [...]. Rozpoznając sprawę ponownie, organ winien poddać analizie porównywane znaki pod kątem przesłanek względnej przeszkody w rejestracji znaku towarowego wynikającej z kolizji z innym znakiem towarowym (art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Przede wszystkim zaś będzie obowiązany wziąć pod uwagę, iż znaki towarowe służą do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, która to funkcja ma ułatwiać klientom powiązanie towarów z producentem, a nie zaciemniać obraz rynku i prowadzić do dezorientacji. Należy zaznaczyć, iż nie zasługuje na aprobatę Sądu automatyzm działania organu, który uznał za przesądzoną kwestię podobieństwa oznaczeń poprzez wskazanie na sam fakt użycia w znaku kombinowanym słowno – graficznym – wyrazu, będącego przedmiotem wcześniejszej ochrony jako znaku słownego. Reasumując, Urząd przy ponownym rozpoznaniu sprawy, działając na skutek niniejszego wyroku, winien dokonać ponownej oceny znaków we wszystkich płaszczyznach: fonetycznej, wizualnej oraz znaczeniowej przy uwzględnieniu powyższych wskazań i poglądów. Sąd orzekł w myśl art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a., zaś o kosztach – na podstawie art. 200 p.p.s.a.