II CR 1165/89

SentencjaSąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług "Techma" Spółka z o.o. (jgu) w W. jako następcy prawnemu Zrzeszenia Producentów Urządzeń Technologicznych w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcji Aparatury Energetycznej "Energeo" Spółka z o.o. w W. o 3.000.000 zł na skutek odwołania powoda od orzeczenia Okręgowej Komisji Arbitrażowej we Wrocławiu z dnia 31 maja 1989 r. Wr 1089/89 - uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu - Sąd Gospodarczy we Wrocławiu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego.Uzasadnienie faktyczneTwórcą wynalazku objętego patentem nr 123470 UP PRL na urządzenie do samoczynnej regulacji temperatury wody w piecu centralnego ogrzewania - był Jerzy G. W dniu 9.IX.1986 r. właściciel patentu udzielił Adamowi B., rzemieślnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w W. licencji na produkowanie i sprzedaż tego urządzenia, ale jednocześnie zabronił mu udzielania innym osobom sublicencji (§ 3). W umowie z 26.IV.1988 r. Jerzy G. udzielił licencji na produkowanie i sprzedaż powyższego urządzenia powodowemu PPHiU "Techma". Licencja miała - jak wskazuje § 2 umowy "(...) charakter wyłączny (...), z wyjątkiem wcześniej udzielonej licencji na produkcję i sprzedaż przedmiotowego urządzenia (...) Adamowi B. (...)". Na przełomie lat 1988/1989 rozpoczęła działalność gospodarczą pozwana PPAE "Energeo" - Spółka z o.o. w W., do której przystąpił Adam B. Aneksem z 21.VII.1988 r. strony nadały § 3 umowy licencyjnej z 9.IX.1986 r. brzmienie "Licencjodawca zezwala na stosowanie licencji przez PPAE "Energeo", które przejmie zakład rzemieślniczy licencjobiorcy". W tej sytuacji Adam B. swój zakład rzemieślniczy wniósł - wraz z uprawnieniem do wytwarzania i sprzedaży przedmiotowego urządzenia - jako swój wkład do spółki z o.o. działającej pod firmą PPAE "Energeo".Powodowe PPHiU "Techma" nie uruchomiło, w terminie 12 dni od zawarcia z twórcą umowy licencyjnej, produkcji wynalazku objętego patentem nr 123470. Z dniem 26.IV.1989 r. wygasła więc - zgodnie z jej postanowieniami - umowa licencyjna zawarta z twórcą Jerzym G. przez to Przedsiębiorstwo. W międzyczasie jednak "urządzenie do samoczynnej regulacji temperatury wody w piecu centralnego ogrzewania" wytwarzało i sprzedawało pozwane PPAE "Energeo". W tej sytuacji strona powodowa żądała od pozwanego PPAE "Energeo" zwrotu korzyści w kwocie 3.000.000 zł, z uwagi na naruszenie przez to jej uprawnień, jakie - do 26.IV.1989 r. - miała z umowy licencyjnej zawartej z Jerzym G. Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, że uprawnienie do produkcji i sprzedaży powyższego urządzenia wywodzi z licencji udzielonej przez twórcę jej członkowi Adamowi B. Uznając obronę pozwanego PPAE "Energeo" za wykazaną Okręgowa Komisja Arbitrażowa - orzeczeniem z 31.V.1989 r. - oddaliła powództwo.W odwołaniu - powołującym naruszenie prawa materialnego oraz sprzeczności - powodowe Przedsiębiorstwo wniosło o zmianę zaskarżonego orzeczenia i orzeczenie zgodne ze zgłoszonym przez nie żądaniem.Odwołanie jest uzasadnione.Rację ma Okręgowa Komisja Arbitrażowa, że licencjobiorcy służy roszczenie z art. 57 ust. 1 ustawy z 19.X.1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r., Nr 33, poz. 177) tylko wówczas, gdy naruszyciel wkracza w sferę wyłączności (art. 16 ust. 1 art. 46 ust. 3 tej ustawy) przyznanej mu na podstawie umowy licencyjnej. Z umowy licencyjnej, wiążącej strony od 26.IV.1988 r. do 16.IV.1989 r., wypływają zaś dla powodowego PPHiU "Techma" uprawnienia wyłączne do wytwarzania i sprzedaży wynalazku objętego patentem nr 123470 UP PRL, "z wyjątkiem wcześniej udzielonej licencji na produkcję i sprzedaż udzielonej ob. inż. Adamowi B. - rzemieślnikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w W." W tym okresie zaś - jak wskazuje ustalenia zaskarżonego postanowienia - produkowało, sprzedawało i reklamowało wspomniane urządzenie pozwane PPAE "Energeo". Zaktualizowało to - jak przytacza Okręgowa Komisja Arbitrażowa - potrzeba wyjaśnienia czy w ten sposób wkraczało ono bezpośrednio w sferę wyłączności uzyskaną w dniu 26.IV.1988 r. z umowy licencyjnej przez powodowe PPHiU "Techma".Można się zgodzić ze stanowiskiem skarżącego, że za daleko poszła Okręgowa Komisja Arbitrażowa w wypowiedzi, że pozwane PPAE "Energeo" miało prawo korzystania z przedmiotowego wynalazku, wypływające z wcześniejszej (9.IX. 1986 r.) licencji, udzielonej przez twórcę Adamowi B., i następnie wraz z zakładem rzemieślniczym - wniesione przez tegoż tytułem wkładu na pokrycie udziału do Spółki. Tego, że przedmiotem wkładu wnoszonego na pokrycie udziału do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być również prawa związane z prowadzeniem zakładu rzemieślniczego (art. 163 k.c.), skarżący nie zakwestionował. Zwrócił jednak uwagę na to, że - do czego istotnej wagi nie przywiązywała Okręgowa Komisja Arbitrażowa, że uprawnienie wypływające z tej licencji dla Adama B. ograniczył licencjodawca zakazem, "odstąpienia licencji innej osobie prawnej lub j.g.u. na stosowanie wynalazku", uzupełnionym w umowie licencyjnej zawartej później z PPHiU "Techma", że "licencjodawca nie udzielił i nie udzieli w przyszłości Adamowi B. zgody na udzielenie sublicencji innym jednostkom i osobom fizycznym".Myli się jednak Okręgowa Komisja Arbitrażowa podnosząc, że przytoczone uregulowania utraciły moc z dniem sporządzenia Aneksu do umowy licencyjnej zawartej przez twórcę z Adamem B. Prawdą jest, że w miejsce wspomnianego zakazu wprowadziły do tej umowy strony postanowienie, iż "licencjodawca zezwala na stosowanie licencji przez PPAE "Energeo", które przejmuje zakład licencjobiorcy". Uszło jednak uwadze organu orzekającego, że już niezachowanie przy tym formy zastrzeżonej w art. 46 ust. 2 powołanej ustawy spowodowało nieważność odnośnego postanowienia Aneksu (art. 73 § 2 zd. 1 k.c.). Obowiązuje - w konsekwencji - wzmianka pierwotnej umowy, według której "licencjodawca nie zezwala na odstąpienie licencji innej osobie, uzupełniona przytoczonym fragmentem umowy licencyjnej wiążącej twórcę z powodowym PPHiU "Techma". Zignorowanie tego zakazu byłoby jednoznaczne, tak z tolerowaniem zwiększenia - z uszczerbkiem majątkowym dla PPHiU "Techma" - w stosunku do stanu dotychczasowego produkcji przedmiotowego urządzenia, jak i z przejściem do porządku nad tym, że pozwana PPAE "Energeo", posiadając - jako wieloosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - osobowość prawną (art. 171 k.h.), jest "inną osobą" w rozumieniu postanowień umowy licencyjnej zawartej przez twórcę tego urządzenia z jej członkiem (wspólnikiem) Adamem B. Uznać - w konsekwencji - należy, że postanowienie umowy licencyjnej, zabraniające odstępowania licencji na stworzenie w produkcji rzemieślniczej wynalazku "innej osobie", obejmuje swym zakresem również zakaz wniesienia przez licencjobiorcę tego uprawnienia - wraz z zakładem rzemieślniczym - tytułem wkładu na pokrycie jego udziału do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Skoro tak, to można przyznać rację skarżącemu, że pozwane PPAE "Energeo" nie mogło - na usprawiedliwienie wkraczania w sferę wyłączności zastrzeżonej dla PPHiU "Techma" - skutecznie powoływać się na uprawnienia wypływające z licencji udzielonej wcześniej przez twórcę jego wspólnikowi Adamowi B.Bezprawne wkroczenie w sferę jego wyłączności usprawiedliwiało - jak powiedziano - żądanie PPHiU "Techma" wydania mu przez naruszyciela uzyskanych korzyści (art. 57 ust. 1 cyt. ustawy) stosownie do przepisów normujących bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 i nast. k.c.). Innymi słowy, wygaśnięcie licencji wskutek nieprzystąpienia w terminie zastrzeżonym przez uprawnionego z patentu do stosowania jego wynalazku, nie niweczy roszczenia licencjobiorcy do udzielania sublicencji - o wydanie korzyści uzyskanych dotychczas przez osobę, która bezprawnie wkroczyła w sferę wyłączności ustanowionej dla niego, w wyniku zawarcia umowy licencyjnej. Z nieprzystąpienia we właściwym czasie do stosowania przedmiotowego wynalazku rozliczył bowiem zubożone Przedsiębiorstwo podmiot uprawniony z patentu. Uszczerbek majątkowy tego Przedsiębiorstwa i odpowiadającą mu korzyść pozwanego PPAE "Emergeo" obejmuje w zasadzie to, co pozwana Spółka miałaby obowiązek wnieść do PPHiU "Techma" tytułem opłaty, gdyby powodowe Przedsiębiorstwo udzieliło jej - z umocowania przyznanego mu przez uprawnione z patentu - sublicencji na produkowanie i sprzedaż urządzenia objętego tym patentem. W tym przedmiocie jednak zaskarżone orzeczenie nie zawiera żadnych ustaleń. Luka ta konkretyzuje zaś zarzut niewyjaśnienia sprawy (art. 368 pkt 3 k.p.c.).Dlatego zaskarżone orzeczenie uchylono (art. 388 § 1 k.p.c.).Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego znajduje uzasadnienie w przepisie art. 108 § 2 k.p.c.