C-276/05

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ELEANOR SHARPSTON przedstawiona w dniu 9 października 2008 r.(1) Sprawa C‑276/05 The Wellcome Foundation Ltd przeciwko Paranova Pharmazeutika Handels GmbH wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) Znaki towarowe – Produkty lecznicze – Przepakowywanie – Przywóz równoległy – Zmiana wyglądu opakowania – Obowiązek wcześniejszego zawiadomienia 1.        Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy), Austria, dotyczy wykładni art. 7 dyrektywy o znakach towarowych(2). Stanowi on (pod względem poruszonych zagadnień, jeśli nie stron postępowania) kolejną część długiego cyklu spraw, wśród których wymienić można niedawne sprawy C‑143/00 Boehringer Ingelheim i in. („Boehringer I”)(3) oraz C‑348/04 Boehringer Ingelheim i in. („Boehringer II”)(4). 2.        W sprawach tych Trybunał udzielił licznych wskazówek co do okoliczności, w których właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzaniu na rynek przez podmiot dokonujący przywozu równoległego produktów leczniczych oznaczonych jego znakiem towarowym, w sytuacji gdy produkty te zostały przepakowane przez podmiot dokonujący przywozu. 3.        W niniejszej sprawie sąd krajowy przyznaje, że odpowiedź na jego zasadnicze pytanie została zawarta w wyroku Trybunału w sprawie Boehringer II, który wydany został po dacie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Sąd ten podtrzymał jednak dwa pytania, na które wzmiankowany wyrok odpowiedzi nie udziela. Pytania te dotyczą dozwolonego wyglądu opakowania po przepakowaniu oraz zakresu obowiązków podmiotu dokonującego przywozu w odniesieniu do kwestii powiadomienia właściciela znaku towarowego o zamiarze przepakowania produktu.  Ramy prawne 4.        Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy o znakach towarowych przewiduje, że prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu tego znaku „nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium [Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej »EOG«)](5) pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą”. 5.        Artykuł 7 ust. 2 stanowi, że art. 1 ust. 2 „nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu”. 6.        Paragraf 10b ust. 1 i 2 austriackiej Markenschutzgesetz (ustawy o ochronie znaków) transponuje art. 7 dyrektywy w sposób dosłowny. 7.        Źródła dyrektywy o znakach towarowych można odnaleźć w orzecznictwie Trybunału dotyczącym wykładni art. 28 WE i 30 WE. Orzecznictwo to, jak również szereg orzeczeń Trybunału odnoszących się do wykładni dyrektywy zostało wyjaśnione obszernie w opinii rzecznika generalnego F. G. Jacobsa wydanej w sprawie Boehringer I oraz w opinii wydanej przeze mnie w sprawie Boehringer II. Nie zamierzam zatem ponownie przeprowadzać ogólnej analizy tego orzecznictwa. Dla potrzeb niniejszej sprawy ograniczę się do przypomnienia wyroków wydanych w sprawach Bristol‑Myers Squibb(6), a także Boehringer I i II(7). 8.        W wyroku wydanym w sprawie Bristol‑Myers Squibb Trybunał orzekł, że zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy właściciel znaku towarowego może w sposób zgodny z prawem sprzeciwić się dalszemu oferowaniu do sprzedaży przepakowanych produktów leczniczych, chyba że: 1)      przyczyniłoby się to do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwa członkowskie; jest tak w szczególności, gdy właściciel wprowadził na rynek w kilku państwach członkowskich identyczny produkt leczniczy, w różnych opakowaniach, przepakowanie jest niezbędne w celu wprowadzenia tego produktu do obrotu w państwie członkowskim przywozu i odbywa się w takich warunkach, że nie może ono mieć wpływu na pierwotny stan produktu; 2)      przepakowanie nie może wpłynąć na pierwotny stan produktu wewnątrz opakowania; 3)      nowe opakowanie wyraźnie wskazuje podmiot, który przepakował produkt, oraz nazwę producenta; 4)      wygląd przepakowanego produktu nie może zaszkodzić renomie znaku towarowego ani renomie podmiotu do niego uprawnionego; opakowanie nie może być zatem złej jakości, uszkodzone ani nieschludne; oraz 5)      podmiot dokonujący przywozu zawiadomi właściciela znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży, a na jego żądanie – dostarczy mu próbkę przepakowanego produktu. 9.        Te pięć przesłanek określać będę dalej mianem „przesłanek BMS”. 10.      W sprawie Boehringer I Trybunał udzielił dalszych wskazówek odnoszących się do pojęcia „niezbędne” użytego w pierwszej przesłance BMS oraz do wymogu powiadomienia zawartego w piątej przesłance BMS. Trybunał orzekł (w zakresie, w jakim jest to istotne z punktu widzenia niniejszej sprawy): –        przepakowywanie produktów leczniczych do nowych opakowań jest obiektywnie niezbędne w myśl orzecznictwa Trybunału, jeżeli można uznać, że w razie niedokonania przepakowania rzeczywisty dostęp do danego rynku lub do jego istotnej części jest utrudniony ze względu na silny opór znacznej grupy konsumentów wobec produktów leczniczych ze zmienioną etykietą; –        aby podmiot dokonujący przywozu równoległego miał prawo przepakowywania produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym, musi on w każdym wypadku spełnić przesłankę wcześniejszego zawiadomienia. W razie niespełnienia tej przesłanki uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego. Obowiązkiem podmiotu dokonującego przywozu równoległego jest samodzielne zawiadomienie uprawnionego do znaku towarowego o zamierzonym przepakowaniu. W razie sporu do sądu krajowego należy dokonanie oceny, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności, czy uprawniony do znaku towarowego miał wystarczający czas na ustosunkowanie się do planowanego przepakowania”. 11.      W sprawie Boehringer II, udzielając odpowiedzi na kolejną serię pytań dotyczących znaczenia pojęcia „niezbędne”, ciężaru dowodu oraz konsekwencji braku zawiadomienia, Trybunał orzekł (w zakresie, w jakim jest to istotne z punktu widzenia niniejszej sprawy): –        wymóg, by przepakowanie produktu leczniczego było niezbędne w celu dalszego wprowadzania go do obrotu w państwie członkowskim przywozu, odnosi się wyłącznie do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane; –        wymóg, by wygląd przepakowanego produktu nie był w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego, nie jest ograniczony do przypadków, w których nowe opakowanie jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne; –        okoliczność, iż podmiot dokonujący przywozu równoległego nie umieścił znaku towarowego na nowym opakowaniu zewnętrznym produktu („de‑branding”) lub umieścił na tym opakowaniu swoje własne logo lub identyfikację graficzną, lub też oznaczenie firmowe, lub oznaczenie używane dla wielu różnych towarów („co‑branding”), lub nakleił dodatkową etykietę na tym opakowaniu w taki sposób, że zasłania ona całkowicie lub częściowo znak towarowy uprawnionego, lub nie zamieścił na dodatkowej etykiecie informacji, że znak towarowy należy do uprawnionego, lub też wydrukował swoją nazwę wielkimi literami, może zaszkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy.  Postępowanie przed sądem krajowym i przedstawione pytania prejudycjalne 12.      Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia kwestii podniesionych przed Trybunałem można przedstawić w sposób dosyć zwięzły. 13.      The Wellcome Foundation Ltd (zwana dalej „Wellcome”) jest właścicielem znaku towarowego ZOVIRAX(8), zarejestrowanego w Austrii dla produktów leczniczych oferowanych do sprzedaży na terytorium EOG przez nią samą lub za jej zgodą. Paranova Pharmazeutika Handel GmbH (zwana dalej „Paranova”) dokonała przywozu produktów oznaczonych marką ZOVIRAX z Grecji, gdzie oferowane są one do sprzedaży w zestawach zawierających 70 tabletek. Ponieważ Austria wymaga, aby były one sprzedawane w opakowaniach zawierających 60 tabletek, Paranova przepakowała produkty w opakowania liczące 60 tabletek po 400 mg. Nowe opakowanie różni się także od opakowania oryginalnego produktu tym, że na przedniej stronie opakowania figuruje oznaczenie „przepakowane i importowane przez Paranova”, zapisane drukowanymi literami i pogrubioną czcionką, podczas gdy oznaczenie producenta figuruje na bocznych stronach opakowania i zapisane jest zwykłą czcionką; na krawędziach opakowania umieszczony jest niebieski pasek taki jak ten, którym Paranova zwykle oznacza oferowane przez siebie produkty lecznicze. 14.      Paranova powiadomiła Wellcome o swym zamiarze wprowadzenia produktu ZOVIRAX na rynek w Austrii. Załączyła kolorowe wydruki opakowań zewnętrznych, opakowań wewnętrznych (blister) oraz instrukcji opisującej sposób stosowania produktu. Wellcome zwróciła się do spółki Paranova, by w przyszłości, po pierwsze, dołączała ona kompletną próbkę każdego rodzaju opakowania, po drugie zaś, by ujawniła państwo wywozu oraz dokładne przyczyny przepakowania produktu. Paranova wskazała przyczyny przepakowania (inny rozmiar opakowania), nie wskazując jednak państwa wywozu; odmówiła także dostarczenia próbek, chyba że Wellcome gotowa byłaby za nie zapłacić. Paranova została ponownie poproszona o wskazanie państwa wywozu oraz dokładnych przyczyn przepakowania. Wellcome zakwestionowała także opisane wyżej cechy nowego opakowania. 15.      Wellcome wniosła o zakazanie spółce Paranova wprowadzania na rynek produktu ZOVIRAX w opakowaniach noszących te cechy, a nadto bez uprzedniego wskazania jej państwa wywozu oraz dokładnych przyczyn przepakowania. Spór toczy się obecnie przed Oberster Gerichtshof, który zwrócił się z wnioskiem o rozstrzygnięcie w trybie prejudycjalnym następujących pytań: „1)      a) Czy art. 7 dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, jak również dotyczące go dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości należy interpretować w ten sposób, że dowód na to, iż powołanie się na prawa ze znaku towarowego przyczyniłoby się do sztucznego podziału rynku, należy przedłożyć nie tylko w odniesieniu do przepakowywania jako takiego, ale również w odniesieniu do wyglądu nowego opakowania? W przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi przeczącej: b)      Czy wygląd nowego opakowania należy oceniać w świetle zasady najmniejszej możliwej ingerencji, czy też (jedynie) z uwagi na to, czy jest ono zdolne zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela? 2)      Czy art. 7 dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, jak również dotyczące go dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości należy interpretować w ten sposób, że podmiot dokonujący przywozu równoległego spełnia swój obowiązek powiadomienia jedynie wtedy, gdy informuje właściciela znaku towarowego również o państwie wywozu i szczegółowych przyczynach przepakowania?”. 16.      Ze względu na to, że przedstawione pytania częściowo się pokrywały, postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone do czasu wydania przez Trybunał wyroku w sprawie Boehringer II, co nastąpiło w dniu 26 kwietnia 2007 r. W wyroku tym na pytanie 1a) została w istocie udzielona odpowiedź przecząca. W niniejszej sprawie sąd krajowy wskazał, iż zamierza podtrzymać pytania 1b) i 2, na które konkretna odpowiedź nie została udzielona. 17.      Wellcome, Paranova, rząd grecki, rząd portugalski oraz Komisja przedstawiły uwagi na piśmie; uczestnicy ci byli również reprezentowani na rozprawie.  Kryteria odnoszące się do wyglądu nowego opakowania 18.      Zwracając się z pytaniem 1b), sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy wygląd nowego opakowania należy oceniać w świetle zasady najmniejszej możliwej ingerencji, czy też (jedynie) z uwagi na to, czy jest ono zdolne zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela. 19.      W postanowieniu odsyłającym sąd krajowy wyjaśnia, że mówiąc o „zasadzie najmniejszej możliwej ingerencji”, ma na myśli to, że „osoba nakładająca nowe etykiety powinna wykorzystać środki umożliwiające prowadzenie równoległego handlu, jednocześnie w najmniejszym możliwym stopniu naruszając szczególny przedmiot praw do znaku towarowego”, jak stwierdził Trybunał w wyroku wydanym w sprawie Loendersloot(9). 20.      Wellcome, Grecja i Portugalia podnoszą, że wygląd nowego opakowania należy oceniać nie tylko przez pryzmat tego, czy jest ono zdolne zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela, lecz także w świetle tejże zasady. Paranova i Komisja prezentują pogląd przeciwny. 21.      Podzielam stanowisko spółki Paranova oraz Komisji, zgodnie z którym wygląd nowego opakowania należy oceniać przez pryzmat tego, czy jest ono zdolne zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela.  Wyrok w sprawie Loendersloot 22.      U źródła sprawy Loendersloot leżała próba właściciela znaku towarowego uniemożliwienia podmiotowi dokonującemu przywozu równoległego whisky oznaczonej jego marką, po pierwsze, usunięcia etykiet umieszczonych na butelkach i zastąpienia ich podobnymi etykietami, na których pominięte zostało jednak słowo „czysta” występujące na oryginalnych etykietach i na których nazwa importera autoryzowanego przez właściciela znaku towarowego została zastąpiona inną nazwą, a po drugie, usunięcia numerów identyfikacyjnych umieszczonych na oryginalnych etykietach lub pod nimi, a także na opakowaniu. 23.      Wellcome, Grecja i Portugalia w sposób dobitny powołują się na wskazaną w pkt 19 niniejszej opinii tezę Trybunału, sformułowaną w wyroku w sprawie Loendersloot. Nie jestem jednak przekonana, czy teza ta jest istotnie pomocna w kontekście niniejszej sprawy. 24.      Po pierwsze, jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie Loendersloot Trybunał rozstrzygnął w wyroku wydanym w sprawie Bristol‑Myers Squibb, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się przepakowaniu do opakowania zastępczego, w sytuacji gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego był w stanie ponownie wykorzystać pierwotne opakowanie w celu wprowadzenia produktu do obrotu w państwie członkowskim przywozu poprzez opatrzenie tego opakowania etykietami(10). Sprawa Bristol‑Myers Squibb dotyczyła jednak produktów leczniczych, które zostały przepakowane przez podmiot dokonujący przywozu równoległego (tak się składa, że była to spółka Paranova) w jego własnym stylu(11). Wyrok ten nie sugeruje w żaden sposób, że możliwość przepakowania była wykluczona per se. Wręcz przeciwnie, wyrok ów opiera się najwyraźniej na założeniu, że przepakowanie będzie zgodne z prawem, o ile spełnione zostaną przesłanki w nim sformułowane. 25.      Po drugie, jak wskazuje Komisja, w sprawie Loendersloot Trybunał rozważał, czy przepakowanie (w szerokim rozumieniu obejmujące także zmianę etykiety) było konieczne do wprowadzenia produktu na rynek w państwie członkowskim przywozu. Jednakże z wyroku wydanego w sprawie Boehringer II wynika teraz, iż „wspomniana przesłanka odnosi się wyłącznie do faktu dokonania przepakowania produktu – oraz wyboru pomiędzy nowym opakowaniem a nową etykietą – w celu umożliwienia wprowadzania tego produktu na rynek państwa członkowskiego przywozu, a nie do sposobu lub stylu, w jakim przepakowanie zostało dokonane”(12). 26.      Po trzecie w wyroku wydanym w sprawie Loendersloot Trybunał dokonał wyraźnego rozróżnienia pomiędzy sprawami dotyczącymi produktów farmaceutycznych a sprawami, które – jak ta przezeń rozpatrywana – nie dotyczą takich produktów(13). 27.      Wreszcie powoływana w niniejszej sprawie teza sformułowana przez Trybunał w sprawie Loendersloot odnosi się do przepakowywania, które „w najmniejszym możliwym stopniu narusz[a] szczególny przedmiot praw do znaku towarowego”. 28.      W opinii wydanej przeze mnie w sprawie Boehringer II wyjaśniłam, iż z orzecznictwa Trybunału jasno wynika, że na szczególny przedmiot prawa do znaku towarowego składają się dwa elementy: prawo używania tego znaku w celu wprowadzenia produktu nim chronionego do obrotu po raz pierwszy na terytorium EOG, które to prawo następnie ulega wyczerpaniu, oraz prawo sprzeciwiania się wykorzystywaniu znaku towarowego w sposób, który może osłabiać gwarancję pochodzenia, obejmującą zarówno gwarancję tożsamości pochodzenia, jak i gwarancję integralności produktu opatrzonego znakiem towarowym(14). 29.      W sprawach takich jak niniejsza, dotyczących produktów, które zostały już wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, pierwsze z tych praw uległo już oczywiście wyczerpaniu. 30.      Jeśli zaś chodzi o to drugie złożone prawo, wydaje mi się, iż obydwa elementy powyższej gwarancji są odpowiednio chronione bez wprowadzania dalszych ograniczeń, których domaga się Wellcome. 31.      Druga przesłanka BMS formułuje wyraźnie wymóg zachowania integralności produktu opatrzonego znakiem towarowym. 32.      Do rozstrzygnięcia pozostaje zatem kwestia gwarancji tożsamości pochodzenia. W sprawie Boehringer II do Trybunału zwrócono się z pytaniem, czy co‑braniding winien zostać uznany za szkodzący renomie znaku towarowego, czy też szkoda dla renomy znaku jest kwestią faktyczną. Pytanie to powstało, ponieważ sąd krajowy stanął na stanowisku, że w niektórych przypadkach co‑branding może taką szkodę powodować, na przykład jeżeli stworzone zostanie wrażenie, że właściciel marki wskazanej na opakowaniu zewnętrznym jest producentem lub że podmiot dokonujący przywozu oraz producenta wiąże pewien rodzaj współpracy o charakterze „joint venture”. Trybunał orzekł, że „podobnie jak kwestia, czy reklama może stwarzać wrażenie istnienia gospodarczego związku pomiędzy podmiotem dokonującym dalszej sprzedaży a uprawnionym do znaku towarowego, a przez to stanowić uzasadniony powód sprzeciwu w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy [o znakach towarowych] […], kwestia, czy [okoliczność, że podmiot dokonujący przywozu równoległego stosuje co‑branding], mo[że] szkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy”(15). Wydaje się zatem oczywiste, że Trybunał potraktował kwestię gwarancji tożsamości pochodzenia w kontekście co‑brandingu jako zagadnienie dotyczące renomy. Gdyby zastosowanie znalazła zasada najmniejszej możliwej ingerencji, nie istniałaby potrzeba zajmowania takiego stanowiska. Wystarczyłoby stwierdzić, że co‑branding jest niezgodny z prawem per se.  Nowe opakowanie według własnego projektu 33.      Wydaje się zatem wątpliwe, by Trybunał – pośrednio i w sposób dorozumiany – poparł pogląd, że wygląd nowego opakowania należy oceniać w świetle zasady najmniejszej możliwej ingerencji, gdy w wyroku wydanym w sprawie Boehringer II orzekł, iż „wspomniana przesłanka odnosi się wyłącznie do faktu dokonania przepakowania produktu – oraz wyboru pomiędzy nowym opakowaniem a nową etykietą – w celu umożliwienia wprowadzania tego produktu na rynek państwa członkowskiego przywozu, a nie do sposobu lub stylu, w jakim przepakowanie zostało dokonane (zob. również wyrok Trybunału EFTA z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie E‑3/02 Paranova przeciwko Merck, EFTA Court Report 2004, s. 1, pkt 41–45)”(16). 34.      W sprawie Paranova przeciwko Merck do Trybunału EFTA zwrócono się między innymi z pytaniem, czy kryterium niezbędności zastosowane przez Trybunał przy dokonywaniu wykładni terminu „prawnie uzasadnionych powodów” w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych znajduje zastosowanie także do bliżej określonego projektu opakowania, czy też bliżej określony projekt opakowania oceniać należy wyłącznie w kontekście warunku, że przepakowywanie nie może naruszać reputacji uprawnionego do znaku ani samego znaku. 35.      Trybunał EFTA przeanalizował orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, a w szczególności kwestię przesłanek BMS. Uznał, że na podstawie przesłanki pierwszej „ustala się, czy podmiot dokonujący przywozu równoległego ma prawo do przepakowywania towaru i ponownego nakładania znaku towarowego producenta, natomiast pozostałe kryteria wyznaczają przesłanki dla wykonania tego prawa celem zapewnienia ochrony uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego”. Przywołując wyroki w sprawach Bristol‑Myers Squibb i in., Merck, Sharp & Dohme(17), Boehringer I oraz Upjohn(18), Trybunał EFTA uznał, że „[d]opuszczenie dokonywania przywozu równoległego oraz przepakowywania jest środkiem służącym ochronie swobodnego przepływu towarów. [...] Przysługujące podmiotowi dokonującemu przywozu równoległego prawo do przepakowywania jest – innymi słowy – uzasadnione, ponieważ stanowi znaczący wkład w zniesienie podziału rynku EOG według granic państwowych. W tym świetle Trybunał Sprawiedliwości ustanowił kryterium niezbędności [...]. Wynika z tego, że [kryterium to] ma znaczenie w kwestii ustalenia przysługującego podmiotowi dokonującemu przywozu prawa do przepakowywania jako takiego, w przypadku gdy działania uprawnionego do znaku towarowego oraz faktyczne i prawne ograniczenia w zakresie prowadzenia handlu utrudniają rzeczywisty dostęp do rynku państwa przywozu. W przypadku gdy [...] prawo do dokonywania przepakowywania przysługuje ponad wszelką wątpliwość, a podmiot dokonujący przywozu równoległego – wykonując to prawo – uzyskał rzeczywisty dostęp do rynku, wówczas wymóg niezbędności nie może mieć decydującego znaczenia przy dokonywaniu wykładni terminu »prawnie uzasadnionych powodów« w świetle art. 7 ust. 2 dyrektywy. [...] Wprowadzenie wymogu niezbędności wobec działań rynkowych podejmowanych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego po uzyskaniu dostępu do rynku, a w szczególności wobec przyjętej przez niego strategii prezentacji produktu, takiej jak reklama lub projekt opakowania, stanowiłoby nieproporcjonalne ograniczenie swobody przepływu towarów”(19). 36.      Wydaje mi się, że teza sformułowana przez Trybunał EFTA – a także jej poparcie przez Trybunał Sprawiedliwości wyrażone w sposób dorozumiany w wyroku wydanym w sprawie Boehringer II – byłyby pozbawione sensu, gdyby przepakowanie wykraczające poza zakres najmniejszej możliwej ingerencji było automatycznie uznawane za bezprawne. 37.      Można nadto zwrócić uwagę, że w wyroku wydanym w sprawie Merck, Sharp & Dohme(20) Trybunał wyjaśnił, że „przedstawione pytanie odnosi się do sytuacji, w której właściciel znaku towarowego sprzeciwił się przepakowaniu polegającemu na zastąpieniu pierwotnego opakowania nowym opakowaniem zaprojektowanym przez podmiot dokonujący przywozu i zażądał, aby podmiot dokonujący przywozu ograniczył się do zmiany etykiet poprzez umieszczenie etykiet samoprzylepnych”(21). Trybunał stwierdził dalej, że „przepakowywanie produktów leczniczych do nowych opakowań jest obiektywnie niezbędne w myśl orzecznictwa Trybunału, jeżeli można uznać, że w razie niedokonania przepakowania rzeczywisty dostęp do danego rynku lub do jego istotnej części jest utrudniony ze względu na silny opór znacznej grupy konsumentów wobec produktów leczniczych ze zmienioną etykietą”(22). Wydając to rozstrzygnięcie, Trybunał nie ustosunkował się do kwestii, czy podmiot dokonujący przywozu równoległego używał nowego opakowania wytworzonego na podstawie własnego projektu. Rozsądny wydaje się więc wniosek, że Trybunał nie uznał takiej możliwości za wykluczoną per se.  Korzyść gospodarcza 38.      Wellcome podnosi wreszcie, że jeśli wygląd nowego opakowania nie podlega zasadzie najmniejszej możliwej ingerencji, to podmiot dokonujący przywozu równoległego może przepakować produkt wyłącznie w celu uzyskania korzyści gospodarczej. Możliwość należytego wyważenia uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego i podmiotu dokonującego przywozu równoległego, a także zagwarantowania, aby podmiot dokonujący przywozu równoległego nie korzystał z renomy i reputacji znaku towarowego, istnieć będzie tylko wówczas, gdy wygląd nowego opakowania oceniany będzie w świetle zasady najmniejszej możliwej ingerencji. 39.      Wydaje mi się jednak, że argument ten opiera się na dwu błędnych przesłankach. 40.      Po pierwsze Trybunał wyjaśnił, że przesłanka niezbędności przepakowania nie zostaje w żadnym razie spełniona, jeżeli przepakowanie produktu wynika wyłącznie z chęci uzyskania korzyści gospodarczej przez podmiot dokonujący przywozu równoległego(23). Dopuszczalność przepakowania dokonywanego wyłącznie w celu uzyskania korzyści gospodarczej nie będzie więc zależeć od tego, czy zasada najmniejszej możliwej ingerencji stanowić będzie kryterium właściwe dla ustalenia, czy konkretne przepakowanie jest dopuszczalne. Przepakowanie takie jest bowiem niedopuszczalne w każdym przypadku. 41.      Po drugie systematyka dyrektywy o znakach towarowych jasno wskazuje, że właściciel znaku towarowego nie musi koniecznie mieć prawa do sprzeciwienia się użyciu jego znaku przez osobę trzecią, które „bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego”. Prawo takie nie zostało wymienione pośród praw przyznanych w art. 5 ust. 1 dyrektywy. Będzie ono istnieć tylko, jeżeli dane państwo członkowskie skorzystało z możliwości przewidzianej w art. 5 ust. 2. 42.      Ponadto należy tak czy inaczej mieć na względzie, że w przypadku takim jak niniejszy punkt wyjścia stanowić winna okoliczność wyczerpania przez właściciela znaku istniejących po jego stronie uprawnień. Uprawnienia te ożywają tylko wówczas, gdy istnieją „uzasadnione powody” do sprzeciwienia się dalszemu obrotowi towarami w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy.  Zakres obowiązku zawiadomienia 43.      W swym drugim pytaniu sąd krajowy zmierza zasadniczo do wyjaśnienia, czy art. 7 dyrektywy o znakach towarowych wymaga, aby w zawiadomieniu skierowanym do właściciela znaku towarowego podmiot dokonujący przywozu równoległego wskazał państwo wywozu oraz bardziej szczegółowe przyczyny przepakowania. 44.      Wellcome oraz Portugalia podnoszą, że na pytanie to należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, zaś Paranova i Grecja wyrażają przeciwny pogląd. Stanowisko prezentowane przez Komisję jest natomiast bardziej złożone.  Wskazanie państwa wywozu 45.      Wymóg wcześniejszego zawiadomienia określony został już w wyroku wydanym w sprawie Hoffmann‑LaRoche(24). W sprawie tej Trybunał orzekł, że biorąc pod uwagę interes właściciela znaku towarowego polegający na tym, by konsument nie został wprowadzony w błąd co do pochodzenia produktu, należy stwierdzić, że podmiot gospodarczy winien mieć możliwość sprzedaży przepakowanego produktu jedynie pod warunkiem, że powiadomi on o tym wcześniej właściciela znaku. W wyroku wydanym w sprawie Bristol‑Myers Squibb Trybunał dodał, że właściciel może także zażądać od podmiotu dokonującego przywozu dostarczenia mu próbki przepakowanego produktu przed wprowadzeniem go do sprzedaży, aby mieć możliwość sprawdzenia, czy przepakowanie nie zostało dokonane w sposób mogący wpłynąć bezpośrednio lub pośrednio na pierwotny stan produktu oraz czy jego wygląd po przepakowaniu nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego, oraz że wymóg taki zapewnia właścicielowi znaku możliwość lepszej ochrony przed podrabianiem jego produktów(25). 46.      Trybunał stwierdził dalej w wyroku w sprawie Boehringer I, że „[c]elem [tych wymogów] jest zapewnienie ochrony uzasadnionych interesów właścicieli znaków towarowych. […] [S]pełnienie tych wymogów nie stwarza praktycznie żadnych istotnych trudności po stronie podmiotów dokonujących przywozu równoległego, o ile właściciele znaków reagować będą na ich zawiadomienia w rozsądnym terminie. Właściwe funkcjonowanie systemu zawiadomień oparte jest na założeniu, że strony dołożą szczerych starań dla wzajemnego poszanowania swych uzasadnionych interesów”(26). 47.      W tym kontekście z wyroku wydanego w sprawie Bristol‑Myers Squibb jasno wynika, że uzasadnionymi interesami właściciela znaku towarowego, do których odnosi się Trybunał, są interesy w tym: i) aby konsument nie został wprowadzony w błąd co do pochodzenia produktu, ii) aby przepakowanie nie wpływało na pierwotny stan produktu, iii) aby wygląd po przepakowaniu nie był w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego, oraz iv) aby produkt mający zostać wprowadzony na rynek nie był produktem podrobionym(27). Należy mieć na względzie, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony nie tylko do otrzymania wcześniejszego zawiadomienia, ale także do zażądania dostarczenia mu próbki przepakowanego produktu przed jego wprowadzeniem do sprzedaży. Wobec powyższego zgadzam się ze spółką Paranova, z Grecją oraz z Komisją, że formułowanie pod adresem podmiotu dokonującego przywozu równoległego wymogu wskazania państwa wywozu nie służy żadnemu z tych interesów. 48.      Wellcome podnosi, że informacja taka jest niezbędna, by właściciel znaku towarowego mógł sprawdzić, czy przepakowanie było rzeczywiście konieczne. Jedynie wówczas, gdy zna on państwo wywozu, może ocenić, czy jedyna wielkość opakowań, w których produkt jest dostępny w tym państwie, różni się od wielkości opakowań dozwolonych w państwie przywozu. 49.      Nie przekonuje mnie ten argument. W wyroku wydanym w sprawie Bristol‑Myers Squibb Trybunał orzekł, że „[j]eżeli zgodnie z regułami i praktykami obowiązującymi w państwie członkowskim przywozu właściciel znaku towarowego używa w tym państwie wielu różnych rodzajów opakowań, ustalenie, że jeden z tych rozmiarów oferowany jest także na rynku państwa członkowskiego wywozu, nie wystarczy, by uzasadnić wniosek, że przepakowanie nie jest konieczne. Podział rynków istniałby, gdyby podmiot dokonujący przywozu był w stanie oferować ten produkt do sprzedaży jedynie na części rynku [dla tego produktu]”(28). 50.      Wobec powyższego rozstrzygająca nie jest okoliczność, że jedyna wielkość opakowań, w których produkt jest dostępny w państwie wywozu, różni się od wielkości opakowań dozwolonych w państwie przywozu. Nawet jeśli „prawidłowa” wielkość opakowania w istocie występuje w państwie wywozu, nie musi to wcale oznaczać, że podmiot dokonujący przywozu pozbawiony jest całkowicie możliwości przepakowania. 51.      Paranova podnosi, że jeśli podmiot dokonujący przywozu równoległego byłby zobowiązany do zawiadomienia właściciela znaku towarowego o państwie wywozu, właściciel znaku towarowego mógłby wprowadzić limity ilościowe dla dostaw swych produktów leczniczych do tego państwa, co stanowiłoby przeszkodę dla konkurencji. 52.      W dniu 16 września 2008 r. wydany został wyrok w sprawie Sot. Lélos Kai Sia(29). Trybunał orzekł w nim, że chociaż art. 82 WE ma zastosowanie do praktyk przedsiębiorstw farmaceutycznych zajmujących pozycję dominującą mających na celu uniknięcie wszelkiego wywozu równoległego z danego państwa członkowskiego do innych państw członkowskich, przedsiębiorstwa takie powinny jednak móc podjąć rozsądne i proporcjonalne środki, jeżeli wymaga tego ochrona ich własnych interesów handlowych(30). Można tu zwrócić uwagę, iż w sprawie Loendersloot (która nie dotyczyła oczywiście produktów farmaceutycznych) Trybunał orzekł, że jeżeli wykazano, że właściciel znaku towarowego umieścił na opakowaniu lub na etykiecie produktu oznaczonego jego marką numery identyfikacyjne w celach, które z punktu widzenia prawa wspólnotowego są uzasadnione (takich jak wywiązanie się z przewidzianego prawem zobowiązania, ułatwienie zwrotu produktów wadliwych lub zwalczanie fałszerstw), lecz także po to, by zapewnić sobie możliwość wykrycia słabych punktów organizacji sprzedaży, a przez to zwalczać równoległy obrót handlowy jego produktami, to zgodnie z postanowieniami traktatu dotyczącymi konkurencji podmioty zaangażowane w równoległy obrót handlowy winny domagać się ochrony przed działaniami tego drugiego rodzaju(31).  Szczegółowe przyczyny przepakowania 53.      W odniesieniu do twierdzenia, że zawiadomienie kierowane przez podmiot dokonujący przywozu równoległego do właściciela znaku towarowego winno wskazywać szczegółowe przyczyny przepakowania, w wyroku wydanym w sprawie Boehringer II Trybunał orzekł, iż to na podmiotach dokonujących przywozu równoległego spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnione zostały przesłanki BMS(32). 54.      Pierwsza z tych przesłanek (przeformułowana przez Trybunał w wyroku w sprawie Boehringer II) polega na tym, że powoływanie się na prawa wynikające ze znaku towarowego przez jego właściciela w celu sprzeciwienia się wprowadzeniu do obrotu przepakowanych produktów oznaczonych tym znakiem towarowym przyczyniłoby się do sztucznego podziału rynku pomiędzy państwa członkowskie. 55.      Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że gdy właściciel znaku towarowego powołuje się na swe prawa związane z tym znakiem w celu uniemożliwienia podmiotowi dokonującemu przywozu równoległego przepakowania produktów leczniczych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wprowadzenia ich na rynek w państwie przywozu, przyczynia się to do sprzecznego z prawem wspólnotowym sztucznego podziału rynku pomiędzy państwa członkowskie. Sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec przepakowania nie jest uzasadniony, gdy utrudnia on skuteczny dostęp przywiezionego produktu do rynku tego państwa(33). 56.      Dlatego to na podmiocie dokonującym przywozu równoległego spoczywa obowiązek wykazania, po pierwsze, że powołanie się przez właściciela znaku towarowego na prawa z niego wynikające w celu sprzeciwienia się wprowadzeniu do obrotu przepakowanych produktów oznaczonych tym znakiem przyczyniłoby się do sztucznego podziału rynku pomiędzy państwa członkowskie, a po drugie, że powoływanie się na te prawa przyczyni się do sztucznego podziału rynku w sytuacji, gdy przepakowanie jest konieczne do uzyskania skutecznego dostępu do rynku. 57.      Nieunikniony wydaje się wniosek, że to podmiot dokonujący przywozu równoległego winien wykazać istnienie konieczności przepakowania. 58.      Wniosek ten wywodzony jest jednak z orzecznictwa Trybunału wypracowanego na gruncie pytań przedstawionych w kontekście toczących się już postępowań sądowych. Nie jest dla mnie oczywiste, czy można się nim posłużyć w celu rozszerzenia zakresu ciążącego na podmiocie dokonującym przywozu równoległego obowiązku wcześniejszego zawiadomienia właściciela znaku towarowego o zamiarze wprowadzenia do obrotu przepakowanego produktu. 59.      Powtórzę nadto, że z wyroku w sprawie Boehringer II jasno wynika, iż wymóg, by przepakowanie produktu leczniczego było niezbędne, odnosi się wyłącznie do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane. 60.      Według mnie to podmiot dokonujący przywozu równoległego winien przekazać właścicielowi znaku towarowego informacje na tyle szczegółowe, aby konieczność tę wykazać. Podmiot dokonujący przywozu równoległego może to uczynić, zależnie od okoliczności, przekazując jakikolwiek zestaw informacji, z których w sposób obiektywny wynikać będzie, że przepakowanie jest niezbędne w celu umożliwienia wprowadzenia danych produktów na rynek państwa przywozu. Informacje, jakie podmiot dokonujący przywozu równoległego przekaże właścicielowi znaku towarowego, stanowić będą podstawę prawną kierowanych przezeń roszczeń. 61.      Do właściciela znaku towarowego należy zatem decyzja, czy uznać konieczność przepakowania w oparciu o dostarczone mu informacje, czy też wszcząć przeciwko podmiotowi dokonującemu przywozu postępowanie zmierzające do zakazania mu sprzedaży przepakowanych produktów. Jeżeli właściciel znaku towarowego zdecyduje się na wszczęcie postępowania, to kwestia, czy podmiot dokonujący przywozu równoległego zdoła wykazać konieczność przepakowania, zależeć będzie od mocy materiału dowodowego przedstawionego przezeń właścicielowi znaku towarowego. Podmiot dokonujący przywozu równoległego nie powinien mieć w tym stadium możliwości zmiany podanych przez siebie podstaw. 62.      Jeżeli sąd krajowy prowadzący takie postępowanie uzna, że konieczność przepakowania została obiektywnie wykazana, nie zakaże on podmiotowi dokonującemu przywozu równoległego wprowadzania na rynek przepakowanych produktów. Z drugiej zaś strony, jeśli podmiot dokonujący przywozu równoległego nie wykaże istnienia takiej konieczności, sąd krajowy wyda rzeczony zakaz.  Wnioski 63.      Z powyższych przyczyn uważam, że na pytania przedstawione przez Oberster Gerichtshof, Austria, należy udzielić następujących odpowiedzi: 1)      W sytuacji gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego produktów leczniczych przepakowuje te produkty do nowych opakowań ze względu na to, że przepakowanie jest niezbędne do wprowadzenia produktu do obrotu w państwie członkowskim przywozu, zgodność z prawem nowego opakowania należy oceniać, mając jedynie na względzie to, czy jest ono w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela. 2)      W takich okolicznościach, aby podmiot dokonujący przywozu równoległego mógł spełnić swój obowiązek wcześniejszego powiadomienia wynikający z art. 7 dyrektywy o znakach towarowych, rozumiany zgodnie z wykładnią tego przepisu dokonaną przez Trybunał, musi on przekazać właścicielowi znaku towarowego informacje, z których obiektywnie wynika, że przepakowanie było konieczne. Informacje takie mogą, lecz nie muszą obejmować wskazania państwa członkowskiego wywozu. 1 – Język oryginału: angielski. 2 – Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1). 3 – Wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r., Rec. s. I‑3759. 4 – Wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Zb. Orz. s. I‑3391. 5 – Zgodnie z art. 65 ust. 2 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) oraz zgodnie z pkt 4 załącznika XVII do tego porozumienia, dla jego potrzeb art. 7 ust. 1 należy czytać w jego oryginalnym brzmieniu, zastępując słowa „we Wspólnocie” słowami „na terytorium umawiającej się strony”. 6 – Wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C‑427/93, C‑429/93 i C‑436/93, Rec. s. I‑3457, pkt 41. 7 – Więcej szczegółów dotyczących postępowań, które doprowadziły do wydania obydwu wyroków w sprawach Boehringer, zawarłam w pkt 21–27 opinii wydanej przeze mnie w sprawie Boehringer II. 8 – W istocie jest ona właścicielem dwóch odrębnych znaków słownych, a także jednego znaku słowno‑graficznego, lecz numer ani rodzaj znaku nie został wskazany. 9 – Wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C‑349/94, Rec. s. I‑6227, pkt 46. 10 – Punkt 55. 11 – Zobacz pkt 11. 12 – Punkt 38. 13 – Punkt 38. 14 – Punkt 9. 15 – Punkt 46. 16 – Punkt 38. 17 – Wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C‑443/99, Rec. s. I‑3703. 18 – Wyrok z dnia 12 października 1999 r. w sprawie C‑379/97, Rec. s. I‑6927. 19 – Punkt 41–45, podkreślenie moje. 20 – Wymienionym w przypisie 17. 21 – Punkt 22, podkreślenie moje. 22 – Punkt 33 oraz sentencja wyroku. 23 – Wyrok w sprawie Boehringer II, pkt 37. 24 – Wyrok z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77, Rec. s. 1139, pkt 12. 25 – Punkt 78. 26 – Punkt 62. 27 – Punkt 78. 28 – Punkt 54. Ostatnie dwa słowa w wersji angielskiej brzmią „his market”. Jednakże z francuskiej wersji ostatniego zdania („En effet, il existerait un cloisonnement des marchés si l’importateur ne pouvait commercialiser le produit que sur une partie limitée du marché de celui‑ci”) jasno wynika, że wskazany wyżej tekst stanowi prawidłowe tłumaczenie. 29 – Wyrok z dnia 16 września 2008 r. w sprawach połączonych od C‑468/06 do C‑478/06, dotychczas niepublikowany w Zbiorze; zob. także opinię rzecznika generalnego D. Ruiza‑Jaraba Colomera przedstawioną w dniu 1 kwietnia 2008 r. W wyroku z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie C‑53/03 Syfait, Zb. Orz. s. I‑4609, w której podniesiono podobne zagadnienia, Trybunał orzekł, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym był niedopuszczalny, wobec czego nie rozstrzygnął przedstawionych pytań co do istoty. Odmiennie niż rzeczony wyrok, opinia rzecznika generalnego F. G. Jacobsa odnosi się do istoty tego zagadnienia w sposób podobny jak późniejszy wyrok w sprawie Sot. Lélos Kai Sia. 30 – Zobacz pkt 66–69 ww. w przypisie 29 wyroku w sprawie Sot. Lélos Kai Sia. 31 – Punkt 41–43. 32 – Punkt 52 i 54, a także sentencja wyroku. 33 – Punkt 45 i 46 wyroku w sprawie Boehringer I.