C-348/04

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ELEANOR SHARPSTON przedstawiona w dniu 6 kwietnia 2006 r.(1) Sprawa C‑348/04 Boehringer Ingelheim KG Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Glaxo Group Ltd przeciwko Swingward Ltd oraz Boehringer Ingelheim KG Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Glaxo Group Ltd Smithkline Beecham plc Beecham Group plc Smithkline and French Laboratories Ltd Eli Lilly and Co. The Wellcome Foundation Ltd przeciwko Dowelhurst Ltd [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo)] Własność przemysłowa i handlowa – Prawo do znaku towarowego – Produkty lecznicze 1.        W niniejszej sprawie Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o udzielenie dalszych wskazówek w zakresie skutków wyroku wydanego przez Trybunał w sprawie Boehringer Ingelheim i in. (zwana dalej „sprawą Boehringer I”)(2). Sprawa ta dotyczyła okoliczności, w jakich uprawniony do znaku towarowego może powoływać się na swoje prawa w celu uniemożliwienia podmiotowi dokonującemu przywozu równoległego, który przepakował produkty opatrzone znakiem towarowym, wprowadzenia tych produktów na rynek. 2.        W wyroku wydanym przez Court of Appeal, w konsekwencji którego zwrócono się o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, Lord Justice Jacob stwierdził: „Czasem odnoszę wrażenie, że prawo traci w tej dziedzinie walor realizmu – my przecież jedynie rozważamy kwestię używania znaku towarowego uprawnionego dla jego własnych towarów w nienagannym stanie. Tymczasem powstały galimatias prawniczy wprawiłby, jak sądzę, przeciętnego konsumenta w zdumienie”. 3.        Zgadzam się z tym stanowiskiem. W mojej opinii 30 lat orzecznictwa w sprawach dotyczących przepakowywania produktów leczniczych powinno pozwolić na ustalenie zasad umożliwiających sądom krajowym stosowanie przepisów prawa do stale powtarzających się sporów sądowych pomiędzy producentami i podmiotami dokonującymi przywozu równoległego. Spróbuję wyłożyć te zasady w niniejszej opinii. Mam jednocześnie nadzieję, że sądy krajowe wykażą zdecydowane podejście w zakresie stosowania tych zasad do okoliczności faktycznych, stanowiących przedmiot toczących się przed nimi spraw i nie będą wnosić o ich dalsze wyjaśnianie. Każdy sędzia wie, że pomysłowy prawnik zawsze znajdzie powód, dla którego dany wniosek znajduje zastosowanie – bądź nie – do sytuacji, w jakiej znalazł się jego klient. Moim zdaniem Trybunał Sprawiedliwości nie powinien już nigdy więcej orzekać w sprawach tak szczegółowych(3).  Ramy prawne 4.        Orzecznictwo Trybunału w sprawach dotyczących przepakowywania produktów poddane zostało dość szczegółowej analizie przez rzecznika generalnego F.G. Jacobsa oraz przez Trybunał w sprawie Boehringer I. Nie będę powtarzać tej analizy. Wskażę jedynie kilka punktów, które moim zdaniem mają szczególne znaczenie w niniejszej sprawie. 5.        Historyczne podstawy tego orzecznictwa wywodzą się oczywiście z przepisów art. 28 WE i 30 WE. O przepisach art. 30 WE wspomina się w tej sprawie wielokrotnie, niewiele jest natomiast wzmianek na temat art. 28 WE. Nie należy jednak zapominać, że art. 30 WE stanowi wyjątek od fundamentalnej zasady zapisanej w art. 28 WE, stanowiącej o swobodnym przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Artykuł 30 WE stanowi odstępstwo od tej podstawowej zasady, w związku z czym należy go interpretować w sposób ścisły(4). 6.        Dokonując takiej wykładni art. 30 WE w kontekście praw własności intelektualnej i przemysłowej, Trybunał na wczesnym etapie stworzył koncepcję szczególnego przedmiotu tego prawa, orzekając, że art. 30 WE „pozwala […] na odstępstwa od [swobodnego przepływu towarów] wyłącznie w zakresie, w którym jest to uzasadnione względami ochrony praw, które stanowią szczególny przedmiot tej własności”(5). Zasada ta umożliwia określenie – w odniesieniu do każdego rodzaju własności intelektualnej – okoliczności, w których wykonywanie tego prawa jest dopuszczalne na mocy przepisów prawa wspólnotowego, nawet jeżeli w kontekście transgranicznym jego wykonywanie z definicji zakłóca swobodę przepływu(6). 7.        Także na wczesnym etapie Trybunał zdefiniował szczególny przedmiot prawa do znaku towarowego jako „zapewnienie uprawnionemu do znaku towarowego wyłącznego prawa używania tego znaku towarowego w celu wprowadzenia produktu do obrotu po raz pierwszy”(7). Z powyższej definicji w sposób naturalny wywiedziono zasadę wyczerpania praw do znaku towarowego(8). Trybunał stwierdził zatem, że „wykonanie przez uprawnionego do znaku towarowego przysługującego mu na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego prawa, by zabronić wprowadzania na rynek w tym państwie produktów już wprowadzonych na rynek pod danym znakiem towarowym przez uprawnionego do znaku towarowego bądź za jego zgodą w innym państwie członkowskim, jest niezgodne z zasadami traktatu EWG dotyczącymi swobodnego przepływu towarów na wspólnym rynku”(9). 8.        Trybunał rozwinął pojęcie szczególnego przedmiotu prawa do znaku towarowego w wyroku wydanym w sprawie Hoffmann-La Roche(10), wyjaśniając, że „zasadniczą funkcją znaku towarowego […] jest zagwarantowanie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu tożsamości pochodzenia produktu oznaczonego znakiem towarowym poprzez umożliwienie mu odróżnienia tego produktu – bez ryzyka pomyłki – od produktów innego pochodzenia, [oraz] zapewnienie, że produkt oznaczony znakiem towarowym […] nie został poddany na wcześniejszym etapie wprowadzania na rynek jakiejkolwiek ingerencji […] mającej wpływ na pierwotny stan produktu”. Ochrona szczególnego przedmiotu prawa do znaku towarowego obejmuje zatem prawo zakazywania „wykorzystywania znaku towarowego w sposób, który może osłabić gwarancję pochodzenia”. 9.        Na szczególny przedmiot prawa do znaku towarowego składają się zatem dwa elementy. Pierwszy z nich to prawo używania tego znaku w celu wprowadzenia produktu nim chronionego do obrotu po raz pierwszy we Wspólnocie, które to prawo następnie ulega wyczerpaniu. Drugi element to prawo sprzeciwiania się wykorzystywaniu znaku towarowego w sposób, który może osłabiać gwarancję pochodzenia, obejmującą zarówno gwarancję tożsamości pochodzenia, jak i gwarancję integralności produktu opatrzonego znakiem towarowym. 10.      Prawa te odzwierciedla dyrektywa w sprawie znaków towarowych(11). Artykuł 5 ust. 1 stanowi, że znak towarowy przyznaje właścicielowi „wyłączne prawa do tego znaku”, a w szczególności prawo do zakazania używania w obrocie handlowym a) identycznego oznaczenia dla identycznych towarów lub usług oraz b) oznaczenia identycznego lub łudząco podobnego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług(12). 11.      Gdyby nie istniały dalsze zastrzeżenia, art. 5 ust. 1 lit. a) przyznawałby właścicielowi znaku prawo do zapobiegania wszystkim przypadkom używania w odniesieniu do towarów, których znak ten dotyczy. Właściciele mogliby zatem zakazać przywozu takich towarów do jednego państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego, i zanegować w ten sposób swobodny przepływ towarów zagwarantowany w art. 28 WE. Byłoby to jednak sprzeczne zarówno z traktatem, jak i określonym celem dyrektywy w sprawie znaków towarowych, która ma „eliminować rozbieżności pomiędzy ustawodawstwami państw członkowskich w zakresie znaków towarowych, które mogą utrudniać swobodny przepływ towarów i swobodę świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku”(13), a tym samym chronić funkcjonowanie rynku wewnętrznego(14). Artykuł 7 ust. 1 stanowi zatem, że przysługujące uprawnionemu do znaku towarowego prawo zakazywania używania znaku „nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty(15) pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą”, formułując tym samym zasadę wspólnotowego wyczerpania praw do znaku towarowego. 12.      Jakkolwiek art. 7 ust. 1 dyrektywy w sprawie znaków towarowych opisuje się jako wyjątek od zasady ustanowionej w art. 5 ust. 1(16), nie uważam, aby była to w pełni właściwa analiza relacji pomiędzy tymi dwoma przepisami. Moim zdaniem o wiele bardziej trafne byłoby określenie ich jako wzajemnie się równoważących. Jeżeli już używamy języka zasad i wyjątków od tych zasad, to bardziej zgodne z duchem wzajemnej relacji pomiędzy art. 28 WE i art. 30 WE byłoby interpretowanie art. 5 ust. 1, który potencjalnie ogranicza import, jako wyjątku od art. 7 ust. 1, który wyraża zasadę swobodnego przepływu towarów. 13.      Natomiast art. 7 ust. 2 stanowi, że przepis art. 7 ust. 1 „nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu.” Artykuł 7 ust. 2 stanowi zatem niewątpliwie wyjątek od podstawowej zasady swobodnego przepływu towarów. Nie należy go więc interpretować zbyt szeroko(17). Wynika z tego, że nie należy także zbyt szeroko interpretować w ujęciu ogólnym terminu „prawnie uzasadnionych powodów” ani w ujęciu szczególnym – pojęcia „stanu” towarów, który „zmienił się lub pogorszył”. 14.      Artykuły 5–7 dyrektywy w sprawie znaków towarowych(18) dokonują pełnej harmonizacji przepisów dotyczących praw przyznanych przez znak towarowy i tym samym określają prawa do znaków towarowych we Wspólnocie(19). Trybunał stwierdził już jednak, że jego wcześniejsze orzecznictwo dotyczące art. 30 WE musi stanowić podstawę do ustalania, czy uprawniony do znaku towarowego może na mocy art. 7 ust. 2 sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu przepakowanych produktów, na które ponownie nałożono znak towarowy(20). W stosunku do pozostałych rodzajów przepakowywania, którym sprzeciwiają się uprawnieni do znaku towarowego, stosować należy te same kryteria interpretacji. Dyrektywę interpretować należy zgodnie z ramami traktatu oraz podstawowymi prawami opracowanymi przez Trybunał, a wskazanymi powyżej(21). 15.      W związku z powyższym nie uważam, aby dalsze orzekanie w kontekście art. 30 WE było dla Trybunału szczególnie pomocne lub pożądane (podobnie jak opieranie przez same strony argumentacji na tejże podstawie). Z dyrektywą w sprawie znaków towarowych mamy do czynienia od roku 1988. Już najwyższy czas, aby uczynić krok naprzód. 16.      Na tym tle pomocne będzie przeformułowanie niektórych propozycji opartych na rozstrzygnięciu Trybunału w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.(22) determinujących kształt pytań prejudycjalnych przedstawionych w niniejszej sprawie. 17.      W sprawie tej Trybunał orzekł, że zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego, chyba że: 1)      przyczyniłoby się to do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwa członkowskie; ma to miejsce, w szczególności gdy przepakowanie produktu jest niezbędne dla wprowadzenia go do obrotu w państwie członkowskim przywozu, a ponadto dokonywane w takich okolicznościach, że oryginalny stan produktu nie może przez to zostać naruszony, 2)      przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, 3)      na nowym opakowaniu wyraźnie wymieniony jest podmiot, który dokonał przepakowania, jak również nazwa wytwórcy produktu, 4)      wygląd przepakowanego produktu nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; opakowanie nie może być zatem uszkodzone, złej jakości lub nieschludne, oraz 5)      podmiot dokonujący przywozu zawiadomi uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu. 18.      Powyższe pięć wymogów, które znalazły odzwierciedlenie w pytaniach prejudycjalnych przedstawionych w niniejszej sprawie, będę określać w dalszej części jako „przesłanki BMS”. 19.      Chociaż w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. Trybunał interpretuje art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych w ten sposób, że uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu, dopóki nie zostaną spełnione określone kryteria, to jednak nie uważam, aby przepis ten przyznawał niezależne prawo do wniesienia powództwa. Jak stwierdził Trybunał w wyroku wydanym w sprawie Silhouette(23), „o ile bezsporne jest, że dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia przepisów, na podstawie których właściciel znaku towarowego – jeżeli jego prawa zostaną naruszone – musi mieć możliwość uzyskania nakazu powstrzymującego osoby trzecie od wykorzystywania jego znaku, o tyle wymóg ten wynika nie z art. 7, ale z art. 5 dyrektywy”. 20.      Podsumowując treść przesłanek BMS w sposób dostosowany do struktury i języka dyrektywy w sprawie znaków towarowych, można powiedzieć, że przepakowywanie – a przynajmniej określone rodzaje przepakowywania – stanowi „uzasadniony powód” w rozumieniu art. 7 ust. 2, chyba że i) przepakowywanie towaru jest niezbędne, by uzyskać dostęp do rynku; ii) przepakowywanie nie może naruszać oryginalnego stanu produktu; iii) na nowym opakowaniu wymieniony jest podmiot dokonujący przywozu, jak również nazwa wytwórcy produktu; iv) wygląd przepakowanego produktu nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku i podmiotu do niego uprawnionego; oraz v) podmiot dokonujący przywozu zawiadomi uprawnionego do znaku towarowego.  Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne 21.      Powodami są wytwórcy produktów leczniczych, a pozwanymi podmioty dokonujące przywozu równoległego produktów leczniczych (inhalatorów i tabletek) produkowanych i wprowadzanych do obrotu na terytorium Wspólnoty pod znakiem towarowym jednego z powodów. Spór dotyczy okoliczności, w których pozwany może zgodnie z prawem nałożyć nową etykietę(24) lub przepakować(25) te produkty lecznicze. 22.      Pytania postawione w niniejszej sprawie dotyczą w szczególności dwóch metod przepakowywania produktów w nowe opakowania zewnętrzne opracowane przez jednego z pozwanych, na których zamieszczono część lub całe logo własne pozwanego lub znak towarowy lub identyfikację graficzną, lub też oznaczenie firmowe. Pierwszą z tych metod sąd krajowy określił mianem „cobranding”: podmiot dokonujący przywozu równoległego umieszcza na nowym opakowaniu zewnętrznym oryginalny znak towarowy(26). Drugą z nich sąd odsyłający określił mianem „debranding”: oryginalny znak towarowy nie jest umieszczany na nowym opakowaniu zewnętrznym, jednak pozostaje on na samych tabletkach i inhalatorach oraz listkach; zamiast niego podawana jest nazwa generyczna leku(27). 23.      W pierwszym wyroku wydanym w postępowaniu krajowym(28) High Court stwierdził i) że zaistniał „powszechny i wyraźny opór wobec produktów leczniczych będących przedmiotem przywozu równoległego i dostarczanych w opakowaniach z nową etykietą” w przeciwieństwie do produktów przepakowanych oraz ii) że działania podejmowane przez pozwanych nie zaszkodziły ani nawet nie zagroziły „szczególnemu przedmiotowi” prawa powodów do znaku towarowego: „używanie zarejestrowanych znaków powodów we wszystkich przypadkach odbywa się w sposób odpowiedni, w takim znaczeniu, że wykorzystuje się je w sposób pozbawiony znamion oszustwa i naruszenia celem przekazania prawdziwej informacji o pochodzeniu i odpowiedzialności za jakość”. High Court zaznaczył także, że nie sugerowano, jakoby działania podejmowane przez pozwanych, względem których zgłoszono sprzeciw, prowadziły do obniżenia lub jakiegokolwiek zagrożenia jakości produktów. 24.      High Court skierował do Trybunału kilka pytań, zmierzając do uzyskania wyjaśnień w zakresie zasad ustanowionych w ramach wcześniejszego orzecznictwa Trybunału. Po części pytania te dotyczą zakresu obowiązywania zasady głoszącej, że podmioty dokonujące przywozu równoległego produktów leczniczych powinny mieć prawo do przepakowywania produktów, o ile jest to niezbędne dla ich wprowadzenia do obrotu, a po części dotyczą one zakresu spoczywającego na podmiocie dokonującym przywozu równoległego obowiązku zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego o zamiarze używania tego znaku. 25.      W wyroku w sprawie Boehringer I Trybunał na tak postawione pytania udzielił następującej odpowiedzi: „1.   Artykuł 7 ust. 2 [dyrektywy w sprawie znaków towarowych] należy interpretować w ten sposób, że uprawniony do znaku towarowego może powoływać się na swoje prawo w celu uniemożliwienia podmiotowi dokonującemu przywozu równoległego przepakowywania produktów leczniczych, chyba że wykonywanie tego prawa przyczynia się do sztucznego podziału rynku pomiędzy państwa członkowskie. 2.     Przepakowywanie produktów leczniczych do nowych opakowań jest obiektywnie niezbędne w myśl orzecznictwa Trybunału, jeżeli można uznać, że w razie niedokonania przepakowania rzeczywisty dostęp do danego rynku lub do jego istotnej części jest utrudniony ze względu na silny opór znacznej grupy konsumentów wobec produktów leczniczych ze zmienioną etykietą. 3.     Aby podmiot dokonujący przywozu równoległego miał prawo przepakowywania produktów leczniczych, musi on w każdym wypadku spełnić przesłankę wcześniejszego zawiadomienia. W razie niespełnienia tej przesłanki uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwiać się wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego. Obowiązkiem podmiotu dokonującego przywozu równoległego jest samodzielne zawiadomienie uprawnionego do znaku towarowego o zamierzonym przepakowaniu towarów. W razie sporu do sądu krajowego należy dokonanie oceny, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności, czy uprawniony do znaku towarowego miał wystarczający czas na ustosunkowanie się do planowanego przepakowania”. 26.      W drugim wyroku(29) High Court uznał, że z wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości wynikają dwa twierdzenia. Pierwsze – że należy przyjąć założenie, iż naruszenie szczególnego przedmiotu praw uprawnionego do znaku towarowego nastąpiło w konsekwencji przepakowywania, nawet jeżeli w rzeczywistości nie doszło do obniżenia jakości towarów ani naruszenia funkcji znaku polegającej na wskazywaniu pochodzenia, oraz drugie – że badanie niezbędności przeprowadza się nie tylko celem określenia, czy podmiot dokonujący przywozu mógł dokonać przepakowania, ale również – jeżeli odpowiedź na to pytanie byłaby twierdząca – celem wskazania dopuszczalnego rodzaju przepakowywania, tak aby jedynym dopuszczalnym rodzajem był ten, który z punktu widzenia znaku towarowego jest w miarę możliwości jak najbardziej dyskretny. High Court doszedł zatem do wniosku, że zarówno „debranding”, jak i „cobranding” naruszają prawa powodów do znaków towarowych. 27.      Pozwani wnieśli apelację do Court of Appeal. Strona powodowa również odwołała się do tego sądu, kwestionując ustalenie poczynione w pierwszym wyroku wydanym przez High Court, jakoby zaistniał powszechny i wyraźny opór wobec opakowań z nową etykietą. Court of Appeal podtrzymał to ustalenie, argumentując, że gdyby podmioty dokonujące przywozu równoległego nie mogły dokonać przepakowania, napotkałyby poważne utrudnienia w prowadzeniu sprzedaży. Rozpatrując apelację od drugiego wyroku wydanego przez High Court, Court of Appeal, choć wyraził zdecydowany pogląd w poszczególnych kwestiach, to jednak przyznał, że przepisy prawa budzą w niektórych aspektach uzasadnione wątpliwości(30). Dotyczą one w szczególności znaczenia terminu „niezbędny”, ciężaru dowodu oraz konsekwencji braku zawiadomienia. W związku z tym Court of Appeal przedstawił kolejne pytania: „Produkty przepakowane 1.     W przypadku gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego wprowadza do obrotu w jednym z państw członkowskich przywożony z innego państwa członkowskiego produkt leczniczy w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym, lecz w nowym opakowaniu zewnętrznym z nadrukiem w języku państwa członkowskiego przywozu (produkt »przepakowany«): a)      czy ciężar dowodu, że nowe opakowanie spełnia wszystkie wymogi określone w wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.] spoczywa na podmiocie dokonującym przywozu, czy też to uprawniony do znaku towarowego winien wykazać, że przesłanki te nie zostały spełnione, czy może rozkład ciężaru dowodu uzależniony jest od okoliczności sprawy, a jeżeli tak jest, to w jaki sposób? b)      czy pierwsza przesłanka określona w wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.], zgodnie z wykładnią przyjętą w wyroku [w sprawie Pharmacia & Upjohn(31)] oraz w wyroku [w sprawie Boehringer I], to znaczy przesłanka wykazania, że przepakowanie towaru jest niezbędne do tego, by uzyskanie rzeczywistego dostępu do rynku nie napotykało przeszkód, znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do faktu przepakowywania polegającego na zmianie zewnętrznego opakowania (jak to orzekł Trybunał Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w sprawie E‑3/02 Paranova przeciwko Merck), czy również do konkretnego sposobu i stylu przepakowania w drodze zmiany opakowania zewnętrznego, przyjętego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, a jeżeli tak, to w jaki sposób? c)      czy czwarta przesłanka określona w wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.], zgodnie z którą wygląd towaru przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego lub podmiotu do niego uprawnionego, zostaje naruszona jedynie wówczas, gdy opakowanie jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne, czy też obejmuje ona wszelkie działania mogące szkodzić renomie znaku towarowego? d)      jeżeli odpowiedź na pytanie 1 lit. c) jest taka, że czwarta przesłanka zostaje naruszona przez wszelkie działania mogące szkodzić renomie znaku towarowego i jeżeli: 1) znak towarowy nie jest umieszczany na nowym opakowaniu zewnętrznym (»debranding«) bądź 2) podmiot dokonujący przywozu równoległego umieszcza na nowym opakowaniu zewnętrznym swoje własne logo lub identyfikację graficzną lub też oznaczenie firmowe lub oznaczenie używane dla wielu różnych towarów (»cobranding«), czy należy uznać, że tego rodzaju projekty opakowań szkodzą renomie znaku towarowego, czy też jest to kwestia faktyczna, której rozstrzygnięcie należy do sądu krajowego? e)      jeżeli odpowiedź na pytanie 1 lit. d) jest taka, że chodzi o kwestię faktyczną, to na kim spoczywa ciężar dowodu? Produkty z nową etykietą 2.     W przypadku gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego wprowadza do obrotu w jednym państwie członkowskim przywożony z innego państwa członkowskiego produkt medyczny w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, na którym umieszcza dodatkową etykietę zewnętrzną z nadrukiem w języku państwa członkowskiego przywozu (produkt »z nową etykietą«): a)      czy stosuje się zasadniczo wszystkie pięć przesłanek określonych w wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.]? b)      jeżeli odpowiedź na pytanie 2 lit. a) jest twierdząca, to czy ciężar udowodnienia, że opakowanie z umieszczoną na nim etykietą spełnia wszystkie wymogi określone w wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.], spoczywa na podmiocie dokonującym przywozu, czy też uprawniony do znaku towarowego winien wykazać, że przesłanki te nie zostały spełnione, czy może rozkład ciężaru dowodu uzależniony jest od okoliczności sprawy? c)      jeżeli odpowiedź na pytanie 2 lit. a) jest twierdząca, to czy pierwsza przesłanka określona w wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.] zgodnie z wykładnią przyjętą w wyroku [w sprawie Pharmacia & Upjohn] oraz w wyroku [w sprawie Boehringer I], to znaczy przesłanka wykazania, że przepakowanie towaru jest niezbędne do tego, by uzyskanie rzeczywistego dostępu do rynku nie napotykało przeszkód, znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do faktu umieszczenia etykiety, czy również do konkretnego sposobu i stylu umieszczenia etykiety przez podmiot dokonujący przywozu równoległego? d)      jeżeli odpowiedź na pytanie 2 lit. a) jest twierdząca, to czy czwarta przesłanka określona w wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.], to znaczy przesłanka, zgodnie z którą wygląd towaru przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego lub podmiotu do niego uprawnionego, zostaje naruszona jedynie wówczas, gdy opakowanie jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne, czy też przesłanka ta obejmuje wszelkie działania mogące szkodzić renomie znaku towarowego? e)      jeżeli odpowiedź na pytanie 2 lit. a) jest twierdząca i jeżeli odpowiedź na pytanie 2 lit. d) jest taka, że czwarta przesłanka zostaje naruszona przez wszelkie działania mogące szkodzić renomie znaku towarowego, to czy w tym rozumieniu szkodliwe dla renomy znaku towarowego będzie: i) umieszczenie dodatkowej etykiety w sposób całkowicie lub częściowo zasłaniający jeden ze znaków towarowych należących do podmiotu uprawnionego, albo ii) brak wzmianki na dodatkowej etykiecie, że dany znak towarowy należy do podmiotu uprawnionego, albo iii) wydrukowanie nazwy podmiotu dokonującego przywozu równoległego wielkimi literami? Zawiadomienie 3.     W przypadku gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego zaniechał zawiadomienia o przepakowaniu towaru, co stanowi piątą przesłankę określoną w przywołanym powyżej wyroku [w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.], a tym samym naruszył prawa do znaku towarowego (znaków towarowych) podmiotu uprawnionego: a)      czy każda kolejna czynność przywozu tego towaru stanowi naruszenie, czy też naruszenie trwa tylko do chwili, w której uprawniony do znaku towarowego dowiedział się o towarze, a termin na dokonanie zawiadomienia upłynął? b)      czy na skutek naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu, uprawniony do znaku towarowego może dochodzić roszczeń pieniężnych (to znaczy naprawienia szkody lub wydania korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia) na takich samych zasadach jak w przypadku podrabiania towarów? c)      czy zasądzenie świadczeń pieniężnych na rzecz uprawnionego do znaku towarowego z tytułu tego rodzaju naruszenia przysługujących mu praw przez podmiot dokonujący przywozu winno być dokonane z uwzględnieniem zasady proporcjonalności? d)      w przypadku odpowiedzi przeczącej, na jakiej podstawie należy dokonywać szacowania należnej kwoty, biorąc pod uwagę okoliczność, że produkt został wprowadzony na rynek w obrębie EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą?”. 28.      Uwagi na piśmie zostały przedstawione przez powodów, pozwanych i Komisję, przy czym wszystkie te podmioty były reprezentowane na rozprawie.  Czy wszystkie pięć przesłanek określonych w wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. stosuje się do towarów z nową etykietą? 29.      Jak wskazuje Komisja, jeżeli na to pytanie(32) zostanie udzielona odpowiedź twierdząca, wówczas pytania 2 lit. b)–e) można w konsekwencji połączyć z pytaniami 1 lit. a)–d). Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, wówczas pytania 2 lit. b)–e) nie będą zasadne. Rozsądne zatem wydaje się rozważyć pytanie 2 lit. a) w pierwszej kolejności. 30.      W drugim wyroku High Court dokonał interpretacji wyroku Trybunału wydanego w sprawie Boehringer I jako ograniczającego się do kwestii przepakowywania, na takiej podstawie, że jedynie przepakowywanie immanentnie narusza szczególny przedmiot znaku towarowego. Sąd krajowy zgodził się z tym, że umieszczanie nowej etykiety nie szkodzi renomie powodów i należących do nich oznaczeń. 31.      Strona powodowa i Komisja uważają, że Trybunał potwierdził, iż przesłanki BMS znajdują zastosowanie do opakowań z nową etykietą(33). Pozwani utrzymują, że z orzecznictwa Trybunału(34) wynika, że przesłanki BMS nie mają zastosowania do opakowań z nową etykietą. 32.      Jak słusznie zauważyli pozwani, wszystkie wcześniejsze sprawy dotyczyły różnych rodzajów przepakowywania. Kwestia umieszczania nowej etykiety w kontekście produktów leczniczych podniesiona została przed Trybunałem dopiero w sprawie Boehringer I, ale tu – wbrew twierdzeniu strony powodowej – nie miała ona kluczowego znaczenia. 33.      Moim zdaniem mocniejsze wsparcie w orzecznictwie i zasadach, z których ono wyrasta, znajduje stanowisko reprezentowane przez pozwanych, aniżeli przez stronę powodową i Komisję. 34.      W wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. Trybunał stwierdził: „Uprawniony [do znaku towarowego] może [...] sprzeciwiać się przepakowywaniu produktu do nowego opakowania zewnętrznego, jeżeli podmiot dokonujący przywozu jest w stanie zapewnić opakowanie, które może być wprowadzane do obrotu w państwie członkowskim przywozu poprzez, przykładowo, umieszczanie na oryginalnym opakowaniu zewnętrznym lub wewnętrznym nowych etykiet z nadrukiem w języku państwa członkowskiego przywozu [….]”(35). 35.      Podobnie w wyroku w sprawie Loendersloot: „Osoba nakładająca nowe etykiety powinna [...] wykorzystać środki umożliwiające prowadzenie równoległego handlu, jednocześnie w najmniejszym możliwym stopniu naruszając szczególny przedmiot praw do znaku towarowego. A zatem, jeżeli informacje zawarte na oryginalnych etykietach zgodne są z zasadami dotyczącymi etykietowania obowiązującymi w państwie członkowskim przeznaczenia, ale zasady te nakładają obowiązek zamieszczania informacji dodatkowych, wówczas usuwanie i ponowne nakładanie bądź zastępowanie oryginalnych etykiet nie jest konieczne, ponieważ wystarczające może być samo umieszczenie na omawianych butelkach nalepki zawierającej takie informacje dodatkowe”(36). 36.      Jakkolwiek powyższe stwierdzenia Trybunału nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zamieszczanie nowych etykiet jest równoznaczne z „przepakowywaniem” w kontekście orzecznictwa Trybunału dotyczącego art. 30 WE, to jednak zawierają wyraźne sugestie, że uprawniony do znaku towarowego nie może sprzeciwiać się umieszczaniu nowej etykiety zewnętrznej. Zgodnie z logiką sugerują one zatem, że tak nie jest. 37.      Prawdą jest, że w wyroku w sprawie Phytheron International(37), poprzedzającym wyrok w sprawie Loendersloot, Trybunał orzekł, że „samo uzupełnienie etykiety o [określoną liczbę informacji spełniających wymogi przepisów państwa członkowskiego przywozu] nie może stanowić uzasadnionego powodu w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, o ile zmodyfikowana w ten sposób etykieta nie pomija istotnych informacji lub nie przedstawia nieprecyzyjnych informacji, a jej wygląd nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego (zobacz wyrok w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 65, 75 i 76)”(38). 38.      Z odesłania przez Trybunał, w ramach powyższego cytatu, do wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. w oczywisty sposób wynika, że zastrzeżenie odnoszące się do informacji dotyczy drugiej przesłanki BMS, a mianowicie tej, zgodnie z którą przepakowywanie nie może naruszać oryginalnego stanu produktu. Jakkolwiek może to brzmieć zaskakująco, w wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. Trybunał stanął na stanowisku, że w przypadku produktów leczniczych przedstawienie niewystarczających informacji może „pośrednio naruszyć” oryginalny stan produktu; czy rzeczywiście to nastąpiło, pozostaje kwestią faktyczną, której oceny dokonać musi sąd krajowy(39). Wyrok w sprawie Phytheron International wskazuje zatem na to, iż druga i czwarta (brak naruszenia reputacji) przesłanka BMS znajdują zastosowanie do umieszczania nowej etykiety. W samym jednak wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. przyznano, że zamieszczenie nowej etykiety na opakowaniu wewnętrznym nie stanowiło naruszenia drugiej przesłanki(40). Można by zatem sądzić a fortiori, że zmieszczenie nowej etykiety na opakowaniu zewnętrznym, a więc dokonanie tego, czego dokonali pozwani w niniejszej sprawie, nie stanowi naruszenia tej przesłanki. Co więcej, wyrok w sprawie Phytheron International nie dotyczył produktów leczniczych. Nie skłaniam się zatem ku temu, by wyrok w sprawie Phytheron International traktować jako podstawę twierdzenia, że druga przesłanka BMS znajduje zastosowanie do umieszczania nowej etykiety. 39.      Z uwagi na sprzeczne wskazówki zawarte w najnowszym orzecznictwie (widoczne na przykładzie tego, że zarówno strona powodowa, jak i pozwani powołują się na wyroki w sprawach Loendersloot oraz Boehringer I) sądzę, że odpowiedzi szukać należy, odwołując się do zasad podstawowych. 40.      Pierwotne źródło przesłanek BMS – wyrok w sprawie Hoffmann-La Roche(41)– nawiązuje do prawa właściciela znaku towarowego do sprzeciwu wobec jakiegokolwiek użycia tego znaku, które mogłoby osłabić gwarancję pochodzenia(42). Bez względu na to, jaki pogląd w przeszłości prezentował Trybunał w odniesieniu do ryzyka wiążącego się z zastępowaniem opakowania zewnętrznego, umieszczanie nowej etykiety będące przedmiotem niniejszego postępowania nie stanowi moim zdaniem takiego rodzaju użycia znaku towarowego. Znak umieszczany jest na towarach autentycznych, bez zagrożenia naruszenia pierwotnego stanu samego produktu. Pogląd ten dodatkowo potwierdzają ustalenia faktyczne dokonane przez High Court, utrzymane w mocy przez sąd krajowy w postępowaniu apelacyjnym. Moim zdaniem w sytuacjach, w których nie istnieje ryzyko osłabienia gwarancji pochodzenia, tak jak w przypadku dołączania dodatkowej etykiety zewnętrznej na oryginalnym opakowaniu zewnętrznym przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego opakowania wewnętrznego(43), przesłanki BMS nie mają zastosowania. 41.      Takie podejście najlepiej moim zdaniem odzwierciedla właściwą równowagę pomiędzy podstawową zasadą traktatu dotyczącą swobody przepływu towarów a przysługującymi uprawnionym do znaku towarowego prawami związanymi z przywozem równoległym. W przypadkach braku zagrożenia osłabienia gwarancji pochodzenia zdefiniowanego przez Trybunał, decydujące znaczenie musi mieć zasada swobodnego przepływu towarów. Jeżeli w zakresie faktów uprawniony do znaku towarowego jest w stanie wykazać, że umieszczanie nowej etykiety niesie ze sobą zagrożenie osłabienia tak rozumianej gwarancji pochodzenia, wówczas – na zasadzie odstępstwa od zasady swobodnego przepływu towarów – prawa przysługujące uprawnionemu do znaku towarowego mogą wyjątkowo mieć znaczenie rozstrzygające. Wynika to z przedstawionych przez Trybunał definicji podstawowych praw i szczególnego przedmiotu znaku towarowego. 42.      Co do pytania 2 lit. a) dochodzę zatem do wniosku, że przesłanki BMS nie znajdują zastosowania, w przypadku gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego wprowadza do obrotu w jednym państwie członkowskim przywożony z innego państwa członkowskiego produkt medyczny w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, na którym umieszcza dodatkową etykietę zewnętrzną z nadrukiem w języku państwa członkowskiego przywozu. Z uwagi na powyższe argumenty pytania 2 lit. b)–e) nie są zasadne.  Czy wymóg, by przepakowanie było niezbędne odnosi się jedynie do faktu przepakowywania, czy też do ściśle określonego sposobu i stylu przepakowywania, a jeżeli tak, to w jaki sposób? 43.      Ta kwestia(44) powstaje, ponieważ High Court w swoim drugim wyroku uznał, że kryterium niezbędności stosuje się nie tylko do przepakowywania jako takiego, ale także do szczegółów sposobu przepakowania. High Court stwierdził zatem, że przepakowywanie powinno być z punktu widzenia znaku towarowego w miarę możliwości jak najbardziej dyskretne. Sąd krajowy nie podziela takiego stanowiska. 44.      Strona powodowa, przywołując ponownie wyroki w sprawach Boehringer I oraz Loendersloot(45), utrzymuje, że wymóg niezbędności znajduje zastosowanie do ściśle określonego sposobu i stylu przepakowywania(46). Pozwani i Komisja, również powołując się na wyroki wydane w tych sprawach, stoją na stanowisku przeciwnym. 45.      Zasadniczo kwestia niezbędności pojawiła się w związku z prezentowanym przez High Court poglądem, że orzecznictwo Trybunału w zakresie przepakowywania tworzy „nienaruszalną fikcję prawną”, zgodnie z którą – nawet w sytuacji (która została uznana za stan faktyczny w postępowaniu przed sądem krajowym), gdy będące przedmiotem sporu przepakowywanie nie naruszyło i nie mogło naruszyć jakości towarów i realnie nie wpłynęło niekorzystnie na funkcję znaku polegającą na wskazywaniu pochodzenia, to jednak należy przyjąć założenie, że zaistniała szkoda lub naruszenie szczególnego przedmiotu praw do znaku towarowego. Konkluzja ta wywodzi się z tezy zawartej w wyroku Trybunału w sprawie Boehringer I, zgodnie z którą „to właśnie przepakowywanie produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym samo w sobie narusza specyficzny przedmiot tego znaku i w tym kontekście nie jest konieczne badanie konkretnych skutków przepakowywania dokonanego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego”(47). 46.      Stwierdzenie to stanowiło w rzeczywistości parafrazę wyroku wydanego w sprawie Hoffmann-La Roche(48). Z całym szacunkiem, ale nie jestem przekonana o poprawności takiego podsumowania twierdzeń Trybunału. W rzeczywistości w sprawie Hoffmann-La Roche Trybunał stwierdził, że gwarancja pochodzenia stanowi dla konsumenta zapewnienie, że produkt opatrzony znakiem towarowym nie podlegał nieupoważnionej ingerencji osoby trzeciej, „naruszającej [jego] stan oryginalny”(49). Wskazuje to zatem na to, że ściśle określony sposób i styl przepakowywania, który narusza wyłącznie opakowanie zewnętrzne, nie stanowi naruszenia gwarancji pochodzenia. 47.      Ponadto – jak już wspomniałam(50) – nie uważam, aby pojęcie „przypadku, gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył” (brzmienie art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, odzwierciedlające warunki wskazane w wyroku w sprawie Hoffmann-La Roche) należało interpretować zbyt szeroko. 48.      Przebieg prac przygotowawczych (travaux préparatoires)(51) także sugeruje, że początkowo zamiarem Komisji było, aby wymóg niezbędności stosował się do faktu przepakowywania; ponadto przewidywała ona, że podmiot dokonujący przywozu równoległego powinien posiadać pewną swobodę w zakresie konkretnego sposobu przepakowywania, pod warunkiem jednak spełnienia przesłanek określonych w wyroku w sprawie Hoffman-La Roche(52). Nie ma żadnych podstaw, które mogłoby sugerować, że zamiar ten nie przetrwał w procesie legislacyjnym. 49.      Sąd krajowy i pozwani utrzymują, że decyzja Trybunału EFTA w sprawie Paranova przeciwko Merck(53) potwierdza pogląd, iż przesłanka niezbędności znajduje zastosowanie wyłącznie do samego faktu przepakowywania, a nie do jego ściśle określonego sposobu i stylu. Nie jestem przekonana, czy ten wyrok jest rzeczywiście tak jednoznaczny, jak się sugeruje. Jest on jednak z pewnością istotny. 50.      W tamtej sprawie do Trybunału EFTA zwrócono się między innymi z pytaniem, czy kryterium niezbędności zastosowane przez Trybunał Sprawiedliwości przy dokonywaniu wykładni terminu „prawnie uzasadnionych powodów” w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych znajduje zastosowanie także do bliżej określonego projektu opakowania, czy też bliżej określony projekt opakowania oceniać należy wyłącznie w kontekście warunku, że przepakowywanie nie może naruszać reputacji uprawnionego do znaku ani samego znaku. 51.      Trybunał EFTA przeanalizował orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, a w szczególności kwestię przesłanek BMS. Uznał, że na podstawie przesłanki pierwszej „ustala się, czy podmiot dokonujący przywozu równoległego ma prawo do przepakowywania towaru i ponownego nakładaniu znaku towarowego producenta, natomiast pozostałe kryteria wyznaczają przesłanki dla wykonania tego prawa celem zapewnienia ochrony uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego.” Przywołując wyroki w sprawach Bristol-Myers Squibb i in., Merck Sharpe & Dohme(54), Boehringer I oraz Pharmacia & Upjohn(55), Trybunał EFTA uznał, że „[d]opuszczenie dokonywania przywozu równoległego oraz przepakowywania jest środkiem służącym ochronie swobodnego przepływu towarów. [...] Przysługujące podmiotowi dokonującemu przywozu równoległego prawo do przepakowywania jest – innymi słowy – uzasadnione, ponieważ stanowi znaczący wkład w zniesienie podziału rynku EOG według granic państwowych. W tym świetle Trybunał Sprawiedliwości ustanowił kryterium niezbędności [...]. Wynika z tego, że [kryterium to] ma znaczenie w kwestii ustalenia przysługującego podmiotowi dokonującemu przywozu prawa do przepakowywania jako takiego, w przypadku gdy działania uprawnionego do znaku towarowego oraz faktyczne i prawne ograniczenia w zakresie prowadzenia handlu utrudniają rzeczywisty dostęp do rynku państwa przywozu. W przypadku gdy [...] prawo do dokonywania przepakowywania przysługuje ponad wszelką wątpliwość, a podmiot dokonujący przywozu równoległego – wykonując to prawo – uzyskał rzeczywisty dostęp do rynku, wówczas wymóg niezbędności nie może mieć decydującego znaczenia przy dokonywaniu wykładni terminu „prawnie uzasadnionych powodów” w świetle art. 7 ust. 2 dyrektywy. [...] Wprowadzenie wymogu niezbędności wobec działań rynkowych podejmowanych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego po uzyskaniu dostępu do rynku, a w szczególności wobec przyjętej przez niego strategii prezentacji produktu, takiej jak reklama lub projekt opakowania, stanowiłoby nieproporcjonalne ograniczenie swobody przepływu towarów”(56). 52.      Jest to moim zdaniem prawidłowa argumentacja. Struktura przesłanek BMS (a także pierwotnych wymogów określonych w wyroku w sprawie Hoffmann-La Roche) również pasuje do tej analizy. Dodatkowo potwierdza ją stanowisko Trybunału w wyroku w sprawie Pharmacia&Upjohn(57), w którym stwierdził on, że „przesłanka niezbędności zostaje spełniona, jeżeli [...] zasady lub praktyki stosowane w państwie członkowskim przywozu zabraniają wprowadzania danego produktu do obrotu w tym państwie”. 53.      Sugerowano(58), że wyrok Trybunału EFTA nie przypisuje wystarczającej wagi „prawu właściciela znaku towarowego do przedstawiania znaku towarowego w sposób przez siebie wybrany”, w związku z czym nie jest to dobra podstawa prawna. Właściciel znaku towarowego ma oczywiście takie prawo. Zostaje ono jednak wyczerpane z chwilą wprowadzenia – przez niego lub za jego zgodą – produktów do obrotu handlowego we Wspólnocie. To jest punkt zasady wyczerpania, który ma gwarantować, aby prawa własności intelektualnej nie były wykorzystywane w celu utrudniania swobodnego przepływu towarów. Moim zdaniem potrzeba by niezwykle silnych argumentów, by móc go podważyć. 54.      Istnieje ponadto silny pragmatyczny argument (który – moim zdaniem – jest nie mniej istotny niż koncepcyjna spójność prawa) przemawiający przeciwko poglądowi, że kryterium niezbędności stosuje się do ściśle określonego sposobu i stylu przepakowywania. Taka interpretacja prowadziłaby do niedopuszczalnego obciążenia sądów krajowych, które zobowiązane byłyby do podejmowania decyzji w błahych sprawach dotyczących szczegółów wzornictwa i kolorystki, co oczywiście nie należy do kompetencji władzy sądowniczej. 55.      Sądzę zatem, że wymóg niezbędności przepakowywania znajduje zastosowanie do samego tylko faktu przepakowywania, nie obejmuje on jednak ściśle określonego sposobu i stylu przepakowywania.  Czy czwarta przesłanka BMS zostaje naruszona jedynie wówczas, gdy opakowanie jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne, czy też obejmuje ona wszelkie działania mogące szkodzić renomie znaku towarowego? 56.      Zgodnie z czwartą przesłanką BMS „wygląd przepakowanego produktu nie [powinien] szkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; opakowanie nie może być zatem uszkodzone, złej jakości lub nieschludne”. 57.      Powodem postawienia tego pytania(59) było twierdzenie pozwanych, iż czwarta przesłanka BMS ogranicza się do niewłaściwego opakowania. Sąd krajowy nie podziela tego stanowiska, uznając, że każde naruszenie renomy znaku towarowego oznacza niespełnienie tej przesłanki; sąd zapewne zdawał sobie jednak sprawę z tego, że kwestia te nie jest jednoznaczna. 58.      Podzielam stanowisko strony powodowej i Komisji w zakresie, w jakim twierdzą one, że nie istnieje żaden powód ku temu, by zawężać zakres czwartej przesłanki BMS tylko do opakowań uszkodzonych, złej jakości lub nieschludnych. Z pkt. 75–77 wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. jednoznacznie wynika, że Trybunał nawiązywał do takich opakowań, jako do przykładów „niewłaściwego wyglądu” w przypadku produktów leczniczych, który może zaszkodzić renomie znaku towarowego. 59.      Ponadto od czasu sprawy Bristol-Myers Squibb i in. Trybunał uznał inne przykłady naruszenia reputacji, które mogłyby co do zasady stanowić „uzasadniony powód” w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, umożliwiający uprawnionemu sprzeciwianie się dalszemu obrotowi towarami, które zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie przez niego lub za jego zgodą(60). I tak w wyroku w sprawie Parfums Christian Dior(61) Trybunał stwierdził ogólnie, że naruszenie reputacji znaku towarowego może stanowić „uzasadniony powód” – oraz bardziej konkretnie – że wykorzystywanie znaku towarowego w reklamie, która poważnie narusza reputację znaku, może stanowić taki uzasadniony powód. W wyroku w sprawie BMW(62) Trybunał uznał, że fakt użycia znaku towarowego w reklamie odsprzedającego w sposób sugerujący istnienie powiązań handlowych między odsprzedającym a uprawnionym do znaku towarowego może stanowić uzasadniony powód. 60.      Pozwani w mało przekonujący moim zdaniem sposób wykorzystują to orzecznictwo. Opierają się na włączeniu słowa „zatem”(63) do treści czwartej przesłanki BMS, co miałoby sugerować, że naruszenie czwartej przesłanki ograniczone jest do przypadków, w których opakowanie po dokonanym przepakowaniu jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne. Słowo „zatem” stanowi nad wyraz niepewny punkt oparcia dla takiej interpretacji. Zawsze może ono znaczyć tyle co „przykładowo”, i tym samym uzasadniać pogląd przeciwny. 61.      Uważam więc, że czwarta przesłanka BMS nie ogranicza się do opakowań uszkodzonych, złej jakości lub nieschludnych: istotą rzeczy jest tu istnienie lub brak poważnego ryzyka naruszenia reputacji znaku towarowego.  Czy istnieją konkretne (określone) metody przepakowywania, które zawsze prowadzić będą do naruszenia reputacji znaku towarowego, czy też może naruszenie reputacji stanowi okoliczność uzależnioną od stanu faktycznego? 62.      Stawiając to pytanie(64), sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy o działaniach mogących szkodzić renomie znaku towarowego jest mowa zawsze wtedy, gdy i) znak towarowy nie jest umieszczany na nowym opakowaniu zewnętrznym („debranding”) bądź ii) podmiot dokonujący przywozu równoległego umieszcza na nowym opakowaniu zewnętrznym swoje własne logo lub identyfikację graficzną lub też oznaczenie firmowe lub oznaczenie używane dla wielu różnych towarów („cobranding”), czy też może naruszenie reputacji stanowi okoliczność faktyczną. 63.      Jak wskazano powyżej, High Court w drugim wyroku uznał, że każde przepakowywanie należy uznać za naruszające renomę znaku. Sąd odsyłający nie podziela tej opinii. Stwierdza, że w niektórych przypadkach „cobranding” może stanowić takie naruszenie, przykładowo w sytuacji gdy tworzy wrażenie, że właściciel oznaczenia stosujący „cobranding” jest producentem lub że podmiot dokonujący przywozu i producent tworzą razem pewnego rodzaju wspólne przedsięwzięcie. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w niniejszym postępowaniu. Jeżeli chodzi o „debranding”, sąd odsyłający także nie dostrzega uszczerbku na reputacji: uprawniony do znaku towarowego nie ma możliwości zobowiązania podmiotów prowadzących dalszą dystrybucję do zachowania na produkcie jego znaku towarowego. 64.      Strona powodowa twierdzi, że zarówno „cobranding”, jak i „debranding” immanentnie naruszają reputację znaku towarowego. Pozwani utrzymują, że „debranding” w żadnym razie nie stanowi naruszenia, jako że nie stanowi „używania” znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Jeżeli chodzi o „cobranding”, w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. nie sugerowano, że zamieszczenie przez podmiot dokonujący przywozu równoległego identyfikacji graficznej na swoich opakowaniach miałoby szkodzić renomie znaku towarowego(65). Komisja stoi na stanowisku, że choć wszystkie te okoliczności mogą zasadniczo szkodzić renomie znaku towarowego, to w każdym przypadku sąd krajowy zobowiązany jest dokonać szczegółowej oceny stanu faktycznego celem ustalenia, czy jest tak w rzeczywistości. 65.      Podzielam stanowisko Komisji. Jest oczywiste (zobacz pkt 58 i 59 powyżej), że zarówno niewłaściwy wygląd znaku towarowego, jak i nieprawdziwa sugestia dotyczącą handlowych powiązań z uprawnionym do znaku mogą zasadniczo szkodzić renomie znaku (choć z wyroku w sprawie Parfums Chrystian Dior bezspornie wynika, że jedynie poważny uszczerbek na renomie stanowi uzasadniony powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych(66)). W wyroku w sprawie BMW Trybunał potwierdził, że ustalenie, czy reklama może stwarzać wrażenie powiązań handlowych między odsprzedającym a właścicielem znaku towarowego, stanowi kwestię faktyczną, którą ustala sąd krajowy na podstawie okoliczności danej sprawy(67). Jestem zdania, że analogiczne rozumowanie zastosować należy w pozostałych okolicznościach, które mogłyby stanowić „uzasadnione powody” w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Ustalenie, czy dane okoliczności (np. naruszenie reputacji) mogą co do zasady stanowić „uzasadniony powód”, jest kwestią prawną, natomiast ustalenie tego, czy w danym przypadku okoliczności takie wystąpiły – pozostaje okolicznością faktyczną. 66.      Sądzę zatem, że renomie znaku towarowego zasadniczo szkodzić może zarówno niewłaściwy wygląd znaku towarowego, jak i nieprawdziwa sugestia dotyczącą powiązań handlowych. Kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy, pozostaje ustalenie, czy określone formy przepakowywania stanowią takie naruszenie oraz czy naruszenie to jest wystarczająco poważne, by uznać je za „uzasadniony powód” w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy.  Jakie są konsekwencje braku zawiadomienia stanowiącego piątą przesłankę BMS? 67.      Piąta przesłanka BMS nakłada na podmiot dokonujący przywozu obowiązek zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczenia mu, na żądanie, próbki przepakowanego produktu. 68.      W wyroku w sprawie Boehringer I Trybunał orzekł, że jeżeli podmiot dokonujący przywozu równoległego sam nie spełni wymogu wcześniejszego zawiadomienia, uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu, oraz że w razie sporu do sądu krajowego należy dokonanie oceny, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności, czy uprawniony do znaku towarowego miał wystarczającą ilość czasu na to, by ustosunkować się do zamierzonego przepakowania. Trybunał „wyłącznie tytułem wskazówki” zasugerował, że wystarczającym okresem może być 15 dni roboczych(68). 69.      W drugim wyroku High Court uznał, że z wyroku wydanego w sprawie Boehringer I nie wynika jednoznacznie, co należy uznać za właściwy środek, w przypadku gdy podmiot dokonujący przywozu nie dopełnił obowiązku zawiadomienia, ale spełnił wszystkie pozostałe przesłanki BMS. Sąd krajowy zmierza zatem do ustalenia(69) – zakładając, że taka właśnie sytuacja zaistniała – a) czy każdy kolejny przywóz tego produktu przez podmiot dokonujący przywozu jest naruszeniem, czy też naruszenie trwa jedynie do momentu, kiedy uprawniony do znaku towarowego dowiedział się o produkcie, a termin zawiadomienia upłynął bezskutecznie; b) czy uprawnionemu do znaku towarowego przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania lub kwot przyznanych na takich samych podstawach, jak w przypadku produktów podrobionych; c) czy zasądzenie odszkodowania podlega zasadzie proporcjonalności, oraz d) w przypadku odpowiedzi przeczącej – na jakiej podstawie należy dokonywać oszacowania należnej kwoty. 70.      Strona powodowa twierdzi, że każda czynność następująca po niedokonaniu zawiadomienia stanowi naruszenie, bez względu na to, czy uprawniony miał na ten temat wiedzę, czy też nie, jako że każda taka czynność wprowadza konsumentów w błąd co do pochodzenia danego produktu. Roszczenia powinny być określone w prawie krajowym. Pozwani utrzymują, że uprawniony ma prawo do żądania odszkodowania w ciągu 15 dni od daty, w której w dowolny sposób dowiedział się o danym opakowaniu. Zasada proporcjonalności znajduje zastosowanie zarówno do roszczeń, jak i środków o charakterze materialnoprawnym. Komisja zgadza się ze stroną powodową, że na pytanie 3 lit. a) udzielono już odpowiedzi w rozumieniu pierwszej alternatywy proponowanej przez sąd krajowy: zobacz wyrok w sprawie Boehringer I. Rekompensata powinna być ustalana zgodnie z krajowymi zasadami dotyczącymi roszczeń pieniężnych, o ile są one zgodne z prawem wspólnotowym i międzynarodowym, a w szczególności z zasadami równoważności, skuteczności (effet utile) i proporcjonalności. 71.      Sąd krajowy słusznie zaznacza, że wymóg zawiadomienia nie wydaje się mieć żadnego uzasadnienia w traktacie. Wprowadzono go w wyroku w sprawie Hoffmann-La Roche na takiej podstawie, że ogranicza on ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towaru(70). Uzasadnienie to zostało uzupełnione w wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., gdzie Trybunał wyjaśnił, że wymóg zawiadomienia wraz z możliwością (wprowadzoną w tymże wyroku) zażądania przez uprawnionego do znaku towarowego dostarczenia mu próbki przepakowanego produktu ma pozwolić uprawnionemu na sprawdzenie, czy przepakowanie nie zostało dokonane w sposób naruszający oryginalny stan produktu i czy jego wygląd nie stwarza niebezpieczeństwa uszczerbku dla renomy znaku towarowego. Umożliwia on także uprawnionemu ochronę przed podrabianiem towarów(71). 72.      Wymóg ten, w przeciwieństwie do pierwszych czterech przesłanek BMS, które można określić jako materialne, ma charakter proceduralny. W mojej opinii z powyższego wynika zatem, że niespełnienie obowiązku wcześniejszego zawiadomienia rodzi sankcję odmienną od sankcji znajdujących zastosowanie w przypadku niespełnienia pozostałych – materialnych – przesłanek BMS. 73.      Nie ma to na celu umniejszania znaczenia wymogu zawiadomienia. Może ma on charakter zasadniczo proceduralny, niemniej jednak stanowi istotne zabezpieczenie dla uprawnionego do znaku towarowego. Brak zawiadomienia nie jest kwestią błahą. 74.      Warto także zaznaczyć, że – poza niezwykle rzadkimi przypadkami – zaniechanie zawiadomienia jest działaniem celowym. Podmiot dokonujący przywozu równoległego wie, kto jest uprawniony do znaku towarowego i jak się z nim skontaktować. Jak wskazano w opinii rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie Boehringer I, wymóg zawiadomienia „łatwo stosować i bez problemu można go przestrzegać, przyczyniając się tym samym do jednolitego stosowania prawa wspólnotowego”(72). 75.      Zaistnieć mogą dwa scenariusze: brak zawiadomienia (lub niewłaściwe zawiadomienie) i spełnienie pierwszych czterech przesłanek BMS oraz brak zawiadomienia (lub niewłaściwe zawiadomienie) i niespełnienie co najmniej jednej z pierwszych czterech przesłanek BMS. 76.      W pierwszym z tych scenariuszy, stanowiącym podstawę pytania sądu krajowego, nałożenie na podmiot dokonujący przywozu równoległego równie surowej sankcji za brak zawiadomienia, jak w przypadku gdy oprócz niespełnienia wymogu zawiadomienia nie spełnił on co najmniej jednej przesłanki materialnej, byłoby nieproporcjonalne. Niemniej jednak zastosowanie sankcji jest celowe, ponieważ – jak wspominałam powyżej – zawiadomienie stanowi istotny wymóg proceduralny, a nie dopełniając obowiązku zawiadomienia, podmiot dokonujący przywozu równoległego (celowo) pozbawia uprawnionego do znaku towarowego możliwości wykonania uprzedniej kontroli, na którą pozwala mu prawo wspólnotowe. Sankcja powinna zatem być skuteczna i odstraszająca. Nie powinna ona jednak być równie surowa jak sankcja nakładana w przypadku niespełnienia przesłanek materialnych, gdyż byłoby to nieproporcjonalne. 77.      Pozwani wyrażają obawę, że uprawniony do znaku towarowego może – po powzięciu z innego źródła wiedzy na temat przepakowanego produktu – celowo zwlekać z wniesieniem powództwa celem uzyskania wyższego odszkodowania z tytułu naruszenia. Również nieproporcjonalne i oczywiście niesprawiedliwe byłoby moim zdaniem, gdyby uprawniony do znaku towarowego czerpał w ten sposób korzyści z własnej zwłoki. 78.      Podobnie, skoro podmiot dokonujący przywozu równoległego wykonuje (w rzeczywistości) prawa wynikające z prawodawstwa wspólnotowego, sankcja nie może mieć wobec niego charakteru dyskryminacyjnego tylko dlatego, że wykonuje on prawa wspólnotowe, a nie krajowe; w praktyce nie może ona uniemożliwiać mu wykonywania tychże praw. 79.      W każdym przypadku nałożenie odpowiedniej sankcji uwzględniającej te wymogi należy do sądu krajowego. 80.      Drugi przedstawiony powyżej scenariusz ma oczywiście w niniejszej sprawie charakter hipotetyczny. Niemniej jednak opiszę go tytułem uzupełnienia. Tutaj sytuacja jest zdecydowanie odmienna. Brak zawiadomienia stanowi w takiej sytuacji okoliczność obciążającą, gdyż utrudnia uprawnionemu do znaku towarowego zasadne sprzeciwianie się wykorzystywaniu nowego opakowania produktu (ogólnie, na takiej podstawie, że dokonanie przepakowania nie jest niezbędne, lub bardziej szczegółowo, z tego powodu, że nowe opakowanie nie spełnia drugiej, trzeciej lub czwartej przesłanki BMS). Jeżeli brak zawiadomienia jest zaniechaniem celowym – co jest prawdopodobne – to jego prawdopodobnym celem jest umożliwienie podmiotowi dokonującemu przywozu równoległego wejście na rynek zanim uprawniony do znaku towarowego będzie w stanie wyegzekwować przysługujące mu prawa. W takiej sytuacji sąd krajowy powinien moim zdaniem zastosować zwykłe sankcje przewidziane w prawie krajowym za niespełnienie przesłanek materialnych oraz nałożyć osobną, dodatkową sankcję z tytułu niespełnienia wymogu dotyczącego zawiadomienia.  Na kim spoczywa ciężar dowodu? 81.      Sąd krajowy zmierza do ustalenia(73), czy ciężar udowodnienia, że nowe opakowanie spełnia wszystkie przesłanki BMS, spoczywa na podmiocie dokonującym przywozu, czy też rozkład ciężaru dowodu uzależniony jest od okoliczności sprawy, a jeżeli tak jest, to w jaki sposób? W kontekście czwartej przesłanki BMS (naruszenie reputacji), sąd krajowy zmierza także do ustalenia(74), na kim spoczywa ciężar udowodnienia, że dany rodzaj projektu opakowania szkodzi renomie znaku towarowego, jeżeli (a tak jest moim zdaniem w niniejszej sprawie) ustalenie, czy projekt ma takie właśnie właściwości, jest kwestią faktyczną. 82.      Oczywiście wpływ pięciu przesłanek BMS oraz ocena tego, czy w praktyce pozwalają one na zachowanie właściwego stosunku przepisów art. 7 ust. 1 do przepisów art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych będzie w znacznej mierze zależało od tego, na której stronie spoczywa ciężar udowodnienia, że zostały one spełnione. Wskazówki udzielone w sprawie Boehringer I, a mianowicie że ciężar dowodu pozostać powinien kwestią proceduralną rozstrzyganą przez sąd krajowy w sposób niedyskryminacyjny, okazały się niewystarczająco precyzyjne, co pokazuje wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przedstawiony w niniejszej sprawie. W zależności od tego, na którą stronę sąd krajowy nałoży ciężar dowodu w danym państwie członkowskim, te same okoliczności faktyczne mogą prowadzić do różnych wniosków w różnych państwach członkowskich, co stałoby w sprzeczności z celem dyrektywy w postaci harmonizacji prawa(75). 83.      Rozstrzygając, jaką rolę odgrywa tu odpowiednio prawo wspólnotowe i prawo krajowe, rozróżnić należy kwestię ustalenia po czyjej stronie leży obowiązek dowodowy od kwestii ustalenia, w jaki sposób należy ten obowiązek wykonać. Podzielam stanowisko sądu krajowego w takim zakresie, w jakim uznał on, że do Trybunału należy wskazanie sądom krajowym, po której stronie spoczywa ciężar dowodowy w kontekście pięciu przesłanek BMS. Sposób wykonania obowiązku dowodowego w danych okolicznościach podlegać będzie krajowym zasadom proceduralnym i dowodowym. 84.      Strona powodowa utrzymuje, że ciężar dowodu w odniesieniu do wszystkich pięciu przesłanek spoczywać powinien na pozwanych z powodu immanentnego zagrożenia naruszenia praw uprawnionego do znaku towarowego na skutek przepakowania. 85.      Pozwani przedstawiają dwa twierdzenia. Po pierwsze, utrzymują, że ciężar dowodowy w odniesieniu do wszystkich pięciu przesłanek spoczywać powinien na uprawnionym do znaku towarowego. Takiej interpretacji nie można pogodzić z podejściem przedstawionym w wyroku Trybunału w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.(76), nie będę jej zatem więcej analizować. 86.      Alternatywnie pozwani twierdzą, że ciężar dowodowy w odniesieniu do poszczególnych przesłanek mógłby spoczywać na tej stronie postępowania, która stoi na stanowisku, że na podniesione pytanie udzielić należy odpowiedzi twierdzącej (aby uniknąć ryzyka wymogu przeprowadzenia dowodu negatywnego). Pozwani zgodziliby się zatem, że na podmiocie dokonującym przywozu równoległego spoczywać powinien ciężar dowodowy w odniesieniu do przesłanki pierwszej (niezbędność przepakowywania celem wprowadzenia produktu na rynek), trzeciej (jednoznaczna identyfikacja producenta i podmiotu dokonującego przywozu) i piątej (zawiadomienie). Twierdzą jednak, że uprawniony do znaku towarowego powinien być zobowiązany do przeprowadzenia dowodu na to, że przepakowanie nie spełnia drugiej przesłanki (nienaruszony oryginalny stan produktu, właściwe wskazówki) lub czwartej przesłanki (wygląd nienaruszający reputacji). 87.      Komisja twierdzi, że punktem wyjścia jest ustalenie – zgodnie z krajowymi zasadami proceduralnymi – na kim spoczywa ciężar udowodnienia, że spełnione zostały przesłanki BMS. Jednak stosowanie krajowych zasad proceduralnych nakładających obowiązek dowodowy na podmiot dokonujący przywozu równoległego można podważyć, jeżeli podmiot dokonujący przywozu jest w stanie dowieść, że ich działanie prowadzi do realnego zagrożenia podziału rynków krajowych(77). W takim przypadku ciężar dowodowy w odniesieniu do poszczególnych przesłanek BMS spoczywa na tej stronie, w stosunku do której istnieje większe prawdopodobieństwo, że jest ona w posiadaniu informacji istotnych z punktu widzenia oceny danej przesłanki. 88.      Po przeanalizowaniu pięciu przesłanek BMS staje się oczywiste, że nie mają one jednorodnego charakteru. Pierwsza przesłanka jest potencjalnie złożona. W zależności od okoliczności konieczna może okazać się szczegółowa analiza okoliczności prawnych i faktycznych charakteryzujących rynek danego państwa członkowskiego przywozu w celu ustalenia, czy przepakowywanie jest niezbędne, aby podmiot dokonujący przywozu równoległego uzyskał dostęp do tego rynku i możliwość prowadzenia na nim skutecznej sprzedaży. Pozornie przesłanki druga i czwarta wydają się być skomplikowane. Jednak moim zdaniem w ramach każdej z nich niezbędne jest dokonanie oceny względnie prostej kwestii, a mianowicie: czy zmiany produktu, które nastąpiły wskutek przepakowywania, niosą ze sobą realne zagrożenie, że oryginalny stan produktu zostanie naruszony (druga przesłanka), oraz czy nowy wygląd produktu niesie ze sobą realne zagrożenie naruszenia renomy znaku towarowego (czwarta przesłanka). Przesłanka trzecia i piąta są prostsze. 89.      W zależności od tego, które przesłanki stanowią przedmiot badania, zebranie niezbędnego materiału pozwalającego wykazać, że konkretna przesłanka została (bądź nie została) spełniona może okazać się łatwiejsze dla podmiotu dokonującego przywozu równoległego bądź dla uprawnionego do znaku towarowego i stąd racjonalnym może być zobowiązanie danej strony do wykonania tych czynności celem wypełnienia obowiązku dowodowego. 90.      Na bardziej fundamentalnym poziomie, konsekwencją zobowiązania podmiotu dokonującego przywozu do spełnienia wszystkich pięciu przesłanek byłoby bardziej zdecydowane przechylenie szali ze strony swobodnego przepływu towarów (zasada podstawowa) w kierunku ochrony praw własności intelektualnej (wyjątek od tej zasady). Natomiast zobowiązanie uprawnionego do znaku towarowego do spełnienia wszystkich pięciu przesłanek mogłoby odpowiednio utrudnić mu powoływanie się na prawa przysługujące mu na podstawie art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, a ponadto (jak już wspominałam) stoi w sprzeczności z treścią wyroku wydanego w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. 91.      Moim zdaniem obie powyższe możliwości są zatem niedopuszczalne, a poszczególne przesłanki należy rozpatrywać kolejno.  Pierwsza przesłanka: niezbędność 92.      W wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. Trybunał zaznaczył, że „prawa uprawnionego do znaku towarowego podlegającego ochronie w państwie członkowskim do sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu przepakowanych produktów z tym znakiem towarowym powinny ograniczać się wyłącznie do takich przypadków, gdy przepakowanie dokonane przez podmiot dokonujący przywozu jest niezbędne dla wprowadzania produktu do obrotu w państwie członkowskim przywozu”(78). Moim zdaniem z logiki tego stwierdzenia w sposób dorozumiany wynika, że podmiot dokonujący przywozu równoległego musi wykazać zaistnienie takiej niezbędności, aby obalić założenie, że uprawniony do znaku towarowego zachowuje prawo do sprzeciwiania się wprowadzaniu do obrotu produktów przepakowanych. Nielogiczne byłoby wymaganie od osoby posiadającej określone uprawnienia, by udowodniła, że w określonych okolicznościach nie może z nich skorzystać. 93.      Uważam także, że stroną, w stosunku do której istnieje największe prawdopodobieństwo, że jest ona w posiadaniu informacji umożliwiających wypełnienie obowiązku dowodowego w odniesieniu do przesłanki niezbędności, jest podmiot dokonujący przywozu równoległego. W normalnym toku zdarzeń podmiot dokonujący przywozu równoległego zapoznaje się z wymogami regulacyjnymi w zakresie dystrybucji i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych w państwie członkowskim przywozu oraz dysponuje wiedzą na temat tego, jakie informacje i w jakim języku powinny się znaleźć na ulotce informacyjnej, na temat rozmiarów opakowań produktów standardowo przepisywanych (lub nie) i standardowo refundowanych w ramach systemu opieki społecznej. Jest on także zainteresowany podjęciem niezbędnych działań celem ustalenia, czy (przykładowo) istnieje opór konsumentów w danym państwie członkowskim wobec opakowań z nową etykietą(79), powodujący, że w celu wprowadzenia do obrotu produktu niezbędne jest przepakowanie, a nie nakładanie nowej etykiety na produkt. 94.      Stoję zatem na stanowisku, że ciężar dowodowy w zakresie przesłanki niezbędności spoczywać powinien na podmiocie dokonującym przywozu równoległego.  Druga przesłanka: brak niekorzystnego wypływu na stan produktu 95.      Decyzja o tym, w jakim zakresie i jaką metodą dokonać przepakowania produktu, a także o tym, kto będzie pełnił nadzór (a więc i kontrolę) nad procesem przepakowania, należy do podmiotu dokonującego przywozu równoległego. Ma on świadomość tego, że uprawniony do znaku towarowego może zasadnie „sprzeciwiać się przepakowywaniu wiążącemu się z zagrożeniem narażenia produktu znajdującego się wewnątrz opakowania na ingerencję lub oddziaływania naruszające jego stan oryginalny”(80) oraz że przepakowywanie musi nastąpić „w takich okolicznościach, aby nie został naruszony oryginalny stan produktu”(81). A zatem do podmiotu dokonującego przywozu równoległego należy wykazanie, że działania, na jakie się zdecydował, i sposób, w jaki będą one wykonane, zagwarantują integralność produktu opatrzonego znakiem towarowym. Nie jest to moim zdaniem równoznaczne z przeprowadzeniem dowodu negatywnego, jak to utrzymują pozwani. Ponadto w kontekście produktów leczniczych podmiot dokonujący przywozu równoległego oczywiście niemal na pewno będzie musiał już wcześniej wykazać wobec stosownych organów regulacyjnych, że proces przepakowania nie pociąga za sobą niebezpieczeństwa naruszenia oryginalnego stanu produktu. Trybunał wyjaśniał już(82), że w kontekście drugiej przesłanki BMS niebezpieczeństwo to musi być realne, a nie hipotetyczne lub abstrakcyjne. 96.      Zatem moim zdaniem to na podmiocie dokonującym przywozu równoległego spoczywać powinien ciężar wykazania braku niekorzystnego wpływu na stan produktu.  Trzecia przesłanka: jednoznaczna identyfikacja podmiotu dokonującego przywozu i producenta 97.      Podmiot dokonujący przywozu równoległego decyduje w kwestii przepakowywania i pełni nad tym kontrolę. To on określa szczegóły, takie jak kolorystyka, rozmiar, krój pisma, które zostaną zastosowane celem przekazania informacji; decyduje także o lokalizacji informacji na opakowaniu. Na podmiocie dokonującym przywozu równoległego spoczywać zatem powinien obowiązek wykazania, że zarówno uprawniony do znaku towarowego, jak i podmiot dokonujący przywozu równoległego zostali wyraźnie wskazani na przepakowanym produkcie.  Przesłanka czwarta: wygląd niestwarzający zagrożenia naruszenia renomy znaku towarowego. 98.      Wspomniałam już, że moim zdaniem czwarta przesłanka BMS zostaje naruszona w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia naruszenia renomy znaku towarowego(83). Wynika z tego, że obowiązek udowodnienia, że do takiej sytuacji doszło, spoczywać powinien na uprawnionym do znaku towarowego. Znajduje się on w najkorzystniejszej sytuacji do tego, by ocenić, czy przepakowywanie stwarza (potencjalne) zagrożenie naruszenia renomy znaku towarowego. Gdyby uznał, że ryzyko jest poważne, może przedstawić odpowiednie dowody na potwierdzenie swojej tezy. Na uprawnionym do znaku towarowego powinien zatem spoczywać obowiązek przeprowadzenia pozytywnego dowodu na zaistnienie ingerencji w przysługujące mu prawa do znaku towarowego(84).  Piąta przesłanka: zawiadomienie 99.      Podmiot dokonujący przywozu równoległego sprawuje kontrolę w zakresie tego, czy, kiedy i jakimi środkami poinformuje uprawnionego do znaku towarowego o swoim zamiarze przepakowania produktu opatrzonego znakiem towarowym i sprzedaży takiego produktu w państwie członkowskim przywozu. Wynika z tego, że to na nim ciążyć powinien obowiązek udowodnienia, że podjął wszelkie uzasadnione kroki celem dokonania stosownego zawiadomienia(85).  Wnioski 100. Z uwagi na powyższe argumenty proponuję, aby Trybunał udzielił następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division): –        Pięć przesłanek określonych w wyroku z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C‑427/93, C‑429/93 i C‑436/93 Bristol-Myers Squibb i in., Rec. str. I‑3457 (zwanych dalej „przesłankami BMS”) nie znajduje zastosowania, gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego wprowadza do obrotu w jednym państwie członkowskim przywożony z innego państwa członkowskiego produkt medyczny w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, na którym podmiot ten umieszcza dodatkową etykietę zewnętrzną z nadrukiem w języku państwa członkowskiego przywozu. –        Wymóg niezbędności przepakowywania (pierwsza przesłanka BMS) znajduje zastosowanie do samego tylko faktu przepakowywania i nie obejmuje określonego sposobu i stylu przepakowywania. –        Wymóg, zgodnie z którym wygląd towaru przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego lub podmiotu do niego uprawnionego (czwarta przesłanka BMS), nie ogranicza się do opakowań uszkodzonych, złej jakości lub nieschludnych; istotą rzeczy jest tu istnienie lub brak poważnego ryzyka naruszenia renomy znaku towarowego. –        Renomie znaku towarowego zasadniczo szkodzić może zarówno niewłaściwy wygląd znaku towarowego, jak i nieprawdziwa sugestia dotyczącą istnienia powiązań handlowych. Kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy, jest ustalenie, czy określone formy przepakowywania stanowią takie naruszenie oraz czy naruszenie to jest wystarczająco poważne, by uznać je za „uzasadniony powód” w rozumieniu art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. –        W przypadku gdy podmiot dokonujący przywozu nie dopełnił obowiązku zawiadomienia, ale spełnił wszystkie pozostałe przesłanki BMS, każdy kolejny przywóz dokonany przez ten podmiot stanowi naruszenie. Do sądu krajowego należy nałożenie właściwej sankcji, która powinna być skuteczna i odstraszająca. Powinna być także proporcjonalna, a zatem nie powinna być równie surowa, jak sankcja nakładana w przypadku niespełnienia również pozostałych przesłanek BMS. –        Na podmiocie dokonującym przywozu równoległego spoczywa ciężar udowodnienia, że spełniona została pierwsza, druga, trzecia i piąta przesłanka BMS. Na uprawnionym do znaku towarowego spoczywa ciężar udowodnienia, że istnieje realne zagrożenie naruszenia renomy znaku towarowego lub renomy jego samego (czwarta przesłanka BMS). 1 – Język oryginału: angielski. 2 – Wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C‑143/00, Rec. str. I‑3759. 3 – Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 9 lat temu rzecznik generalny F.G. Jacobs sformułował podobną uwagę w pkt 33 swojej opinii w sprawie C‑349/95 Loendersloot (wyrok z dnia 11 listopada 1997 r.), Rec. str. I‑6227, wyrażając pogląd, że „Trybunał […] wykraczałby poza zakres funkcji przypisanych mu w art. [234 WE], gdyby miał rozstrzygać spory dotyczące wszystkich aspektów przepakowywania różnych produktów i nakładania nowych etykiet przez podmioty dokonujące przywozu równoległego. Po sformułowaniu przez Trybunał kluczowych zasad stosowanie ich w poszczególnych sprawach pozostawić należy sądom krajowym, przed którymi takie sprawy się toczą”. 4 – Wyrok z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie 113/80 Komisja przeciwko Irlandii, Rec str. 1625, pkt 7. 5 – Wyrok z dnia 8 czerwca 1971 r. w sprawie 78/70 Deutsche Grammophon, Rec. str. 487, pkt 11. „Specific subject-matter” [szczególny przedmiot] to dość niefortunne tłumaczenie francuskiego terminu „objet spécifique”. Zobacz rozdział 6 [w:] D. Keeling, „Intellectual Property Rights in EU Law”, 2003; zawarto tu ciekawe rozważania o charakterze historycznym i lingwistycznym. 6 – Punkt 14 opinii rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie C‑10/89 HAG GF (wyrok z dnia 17 października 1990 r., zwany dalej „HAG II”), Rec. str. I‑3711. 7 – Wyrok z dnia 31 października 1974 r. w sprawie 16/74 Centrafarm przeciwko Winthrop, Rec. str. 1183, pkt 8. 8 – Analogiczne wnioski pojawiały się w kontekście innych praw własności intelektualnej: zob. wyrok w sprawie Deutsche Grammophon, przywołany w przypisie 5, dotyczącej praw autorskich i praw pokrewnych, oraz wyrok z dnia 31 października 1974 r. w sprawie 15/74 Centrafarm przeciwko Sterling Drug, Rec. str. 1147, dotyczącej praw patentowych oraz wyrok z dnia 22 stycznia 1981 r. w sprawie 58/80 Dansk Supermarked, Rec. str. 181, dotyczącej praw autorskich. 9 – Zobacz wyrok w sprawie Centrafarm przeciwko Winthrop, przywołany w przypisie 7, pkt 12. 10 – Wyrok z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77, Rec. str. 1139, pkt 7. 11 – Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1, zwana dalej „dyrektywą w sprawie znaków towarowych”). 12 – Jako że niniejsza sprawa nie dotyczy usług, moje dalsze rozważania ograniczę do towarów. 13 – Motyw pierwszy preambuły, sparafrazowany przez Trybunał w wyroku z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C‑206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I‑10273, pkt 46. 14 – Wyrok z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C‑355/96 Silhouette International Schmied, Rec. str. I‑4799, pkt 27. 15 – Zgodnie z art. 65 ust. 2 w związku z pkt 4 załącznika XVII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, str. 3) na potrzeby tego porozumienia zmieniono brzmienie art. 7 ust. 1, zastępując wyrażenie „na terytorium Wspólnoty” wyrażeniem „na rynek Umawiającej się Strony”. Jako że niniejsze postępowanie dotyczy jednak handlu wewnątrzwspólnotowego, w dalszym ciągu w ramach rozważań dotyczących zakresu art. 7 ust. 1 odwoływać się będę do Wspólnoty, a nie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 16 – Wyrok z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C‑16/03 Peak Holding, Zb.Orz. str. I‑11313, pkt 34 oraz przytoczone tam orzecznictwo. 17 – Zobacz pkt 5 powyżej. 18 – Artykuł 6 dotyczy ograniczeń skutków znaku towarowego niemających znaczenia w omawianej sprawie. 19 – Wyrok w sprawie Peak Holding, przywołany w przypisie 16, pkt 30 oraz przytoczone tam orzecznictwo. 20 – Wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C‑427/93, C‑429/93 i C‑436/93 Bristol-Myers Squibb i in., Rec. str. I‑3457, pkt 41. 21 – Punkty 7–9. 22 – Przywołana w przypisie 20. 23 – Przywołanym w przypisie 14, pkt 35. 24 – Postanowienie odsyłające definiuje produkt z nową etykietą jako „przywożony z innego państwa członkowskiego produkt w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, na którym podmiot dokonujący przywozu równoległego umieszcza dodatkową etykietę zewnętrzną z nadrukiem w języku państwa członkowskiego przywozu”. 25 – Postanowienie odsyłające definiuje produkt przepakowany jako „przywożony z innego państwa członkowskiego produkt w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym, lecz w nowym opakowaniu zewnętrznym z nadrukiem w języku państwa członkowskiego przywozu”. 26 – A w niektórych przypadkach znaki – jeżeli nazwa i logo producenta jako takie także podlegały rejestracji. 27 – Niektóre listki i inhalatory same posiadają nowe etykiety, jednak nie zasłaniają one w całości oryginalnych znaków towarowych i nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek wyrażał wobec tej sytuacji jakikolwiek sprzeciw. 28 – Wyrok J. Laddie wydany w dniu 28 lutego 2000 r., [2000] 2 CMLR 571. 29 – Wyrok J. Laddie wydany w dniu 6 lutego 2003 r., [2003] EWHC 110 (Ch). 30 – Co w pewnym sensie potwierdza fakt, iż każda ze stron twierdziła, że na skutek „wyjaśnień” Sądu to właśnie jej – w całości lub przeważającej części – przyznano rację w zakresie kwestii znaków towarowych. 31 –      Zobacz wyrok z dnia 12 października 1999 r. w sprawie C‑379/97, Rec. str. I‑6927. 32 – Pytanie 2 lit. a). 33 – Wyrok w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., przywołany w przypisie 20, pkt 55, wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych od C‑71/94 do C‑73/94 Eurim-Pharm, Rec. str. I‑3603, wyrok w sprawie Loendersloot, przywołany w przypisie 3, pkt 27, oraz wyrok w sprawie Boehringer I. 34 – Wyrok w sprawie Hoffmann-La Roche, przywołany w przypisie 10, wyrok z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie 1/81 Pfizer, Rec. str. 2913, wyrok w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., przywołany w przypisie 20, wyrok w sprawie Pharmacia & Upjohn, przywołany w przypisie 31, wyrok w sprawie Loendersloot, przywołany w przypisie 3, pkt 27, oraz wyrok w sprawie Boehringer I. 35 –      Punkt 55. 36 –      Punkt 46. 37 – Zobacz wyrok z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie C‑352/95, Rec. str. I‑1729. 38 – Punkt 23. 39 – Zobacz pkt 65 i 66. 40 – Zobacz pkt 64. 41 – Przywołany w przypisie 10. 42 – Punkt 7. 43 – Jak wynika z treści pytania. 44 – Pytanie 1 lit. b) [pytanie 1 lit. a) rozważam poniżej, w pkt 81–99]. 45 – Przywołane w przypisie 3, pkt 46. 46 – Być może warto zaznaczyć, że postawione pytanie ogranicza się do zmian opakowania zewnętrznego. Z tego powodu podjęta przez stronę powodową próba przeprowadzenia analogii do wprowadzania do obrotu markowych samochodów w Chinach (na rozprawie określona przez Komisję jako „wyjątkowo nierozsądna”) nie wydaje się szczególnie użyteczna. Przykład wprowadzania do obrotu samochodów – jeżeli w ogóle ma jakieś znaczenie – tak naprawdę osłabia pozycję strony powodowej, ponieważ sprzedawcy często stosują cobranding, przykładowo zapewniając, aby ich nazwa znalazła sie na tablicy rejestracyjnej lub w innym dowolnym miejscu na samochodzie. 47 – Punkt 30. 48 – Przywołany w przypisie 10. 49 – Punkt 7. Następnie (w pkt 9–12) Trybunał przeszedł do opracowania koncepcji, która przyjęła później kształt badania niezbędności, i nieco bardziej pobieżnie poruszył kwestię pozostałych przesłanek BMS. 50 – Punkt 13 powyżej. 51 – Zobacz uzasadnienie do projektu pierwszej dyrektywy Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [COM(80) 635 wersja ostateczna z dnia 19 listopada 1980 r.], komentarz dotyczący art. 6. 52 – Porównaj wyrok w sprawie Pfizer, przywołany w przypisie 34, gdzie podmiot dokonujący przywozu równoległego nad wyraz skrupulatnie spełnił wymogi określone w sprawie Hoffmann-La Roche, a Trybunał wyraził aprobatę dla takiego podejścia. 53 – Wyrok z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie E‑3/02, ETMR 2004, str. 1. 54 – Zobacz wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C‑443/99, Rec. str. I‑3703. 55 – Przywołane w przypisie 31. 56 – Punkty 41–45. 57 – Przywołany w przypisie 31, pkt 43. Jakkolwiek cytowany powyżej fragment dotyczy usuwania i zastępowania znaku towarowego, a nie przepakowywania w ujęciu ogólnym, z pkt 37–39 wyroku bezsprzecznie wynika, iż Trybunał uznaje, że oba te przypadki podlegają tym samym zasadom. 58 – Sugestia przedstawiona przez Eli Lilly and Co., jednego z powodów. 59 – Pytanie 1 lit. c). 60 – Pomimo tak sformułowanej treści, art. 7 ust. 2 sam nie daje prawa do wniesienia powództwa. Uprawniony do znaku towarowego, który chciałby sprzeciwić się domniemanemu naruszeniu, musi oprzeć się na art. 5 ust. 1 dyrektywy: zob. pkt 19 powyżej. 61 – Wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C‑337/95, Rec. str. I‑6013, pkt 43 i 46. 62 – Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C‑63/97, Rec. str. I‑905, pkt 51. 63 – „Ainsi” we francuskiej wersji językowej. 64 – Pytanie 1 lit. d). 65 – Zobacz także wyrok w sprawie Pfizer, przywołany w przypisie 34. 66 – Punkt 46. 67 – Punkt 55. 68 – Sentencja wyroku i pkt 67. 69 – W przedmiocie pytania trzeciego. 70 – Punkt 12. 71 – Punkt 78, powtórzony w wyroku w sprawie Boehringer I, pkt 61. Zobacz także wyrok w sprawie Loendersloot, przywołany w przypisie 3, pkt 49. 72 – Punkt 133. 73 – Pytanie 1 lit. a). 74 – Pytanie 1 lit. d). 75 – Zobacz także wyrok z dnia 18 października 2005 r. w sprawie C‑405/03 Class International, Zb.Orz. str. I‑8735, pkt 73. – Zobacz np. sformułowanie pkt 49, 50, 69, 73, 74 i 78 wyroku. 77 – Zobacz także wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C‑244/00 Van Doren + Q, Rec. str. I‑3051, pkt 37 i 41. 78 – Punkt 56. 79– Przykładowo z tego względu, że opakowania takie nadal zawierają – częściowo – informacje w języku obcym dla pacjentów w podeszłym wieku, które mogą wywoływać u nich nieufność, lub – bardziej ogólnie – ponieważ pacjenci mogą podejrzewać, że doszło do ingerencji w te opakowania. – Punkt 59 wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. – Punkt 60 wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. – Zobacz pkt 61–63 wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. – Punkt 61 powyżej. – Porównaj wyrok w sprawie Van Doren + Q, przywołany w przypisie 77, pkt 41. Trybunał uznał, że w okolicznościach, w jakich istnieje rzeczywiste zagrożenie podziału rynku, jeżeli obowiązek udowodnienia, że towary zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą spoczywać będzie na podmiocie dokonującym przywozu, to właśnie uprawniony do znaku towarowego powinien w pierwszej kolejności udowodnić, że dane towary zostały początkowo wprowadzone na rynek poza EOG, aby móc dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia praw przyznanych mu na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy w sprawie znaku towarowego, zanim podmiot dokonujący przywozu równoległego zobowiązany będzie do wykazania późniejszego wprowadzenia do obrotu w EOG przez uprawnionego do znaku lub za jego zgodą. Zobacz także wyrok w sprawie Class International, przywołany w przypisie 75, pkt 70–75, zawierający przykład określania przez Trybunał, na kim spoczywa ciężar dowodu naruszenia prawa do znaku towarowego. 85 – Przedstawiam to w ten sposób, ponieważ nie uważam, aby podmiot dokonujący przywozu równoległego miał podlegać karze w przypadku, gdyby podjął wszelkie uzasadnione kroki celem dostarczenia zawiadomienia, ale z jakiegoś powodu – na przykład niewłaściwej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa uprawnionego do znaku towarowego – zawiadomienie nie dotarło do właściwego działu.