C-48/09

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PAOLA MENGOZZIEGO przedstawiona w dniu 26 stycznia 2010 r.(1) Sprawa C‑48/09 P Lego Juris A/S przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i MEGA Brands Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Trójwymiarowy znak towarowy w kształcie klocka Lego – Wniosek o unieważnienie – Częściowe unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego I –    Wprowadzenie 1.        „Lego życia”. Tak kilka miesięcy temu niemiecki tygodnik DIE ZEIT zatytułował artykuł(2) poświęcony nowej gałęzi nauki, biologii syntetycznej. Podobieństwo do znanej zabawki konstrukcyjnej polega na tym, że naukowcy w celu tworzenia organizmów z bakterii, na przykład sztucznych protein, postępują w taki sam sposób, jak dziecko z pudełkiem Lego: najpierw łączy się cegiełki (biobricks lub, dla badaczy, standardowe fragmenty biologiczne), których jest już ponad trzy tysiące; następnie wybiera się zdolności w zależności od cech, jakie zamierza się nadać nowej komórce i wreszcie wszczepia się fragmenty DNA do pamięci genetycznej innej komórki w celu „narodzin” nowej istoty. 2.        W drodze niniejszego odwołania Lego Juris zaskarża wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 listopada 2008 r.(3) w sprawie Lego Juris przeciwko OHIM. Nie chodzi o rozważanie zalet tej rozrywki, bowiem nikt nie wątpi w jej walory pedagogiczne, pobudzania logiki oraz kreatywności, lecz o sprawdzenie, czy wykładnia przepisów o wspólnotowym znaku towarowym oraz jedynego na ten temat wcześniejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, jakiej wspomniany Sąd dokonał, wykazuje błędy zarzucane temu sądowi przez duńską spółkę. 3.        Spółka Lego i jej największy konkurent, MEGA Brands, spierają się o możliwość zarejestrowania jako znaku fotograficznego przedstawienia spornego typowego klocka lub o to, czy takie przedstawienie zawiera podstawowe cechy kształtu tej bryły, które z uwagi na jej właściwości funkcjonalne, muszą być dostępne wszystkim producentom zabawek, a zatem uniemożliwiają zarejestrowanie takiego kształtu. II – Ramy prawne A –    Właściwe uregulowanie 4.        Począwszy od dnia 13 kwietnia 2009 r. wspólnotowy znak towarowy podlega, co do zasady, przepisom rozporządzenia (WE) nr 207/2009(4), jednak dla celów rozstrzygnięcia niniejszego odwołania w dalszym ciągu mają zastosowanie, ratione temporis, przepisy rozporządzenia (WE) nr 40/94(5). 5.        W rozporządzeniu nr 40/94 należy zwrócić uwagę na art. 4, zgodnie z którym: „Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”. 6.        Zgodnie z art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia: „1.      Nie są rejestrowane: a)      znaki towarowe, które nie spełniają wymagań art. 4; b)      znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru; […] e)      oznaczenia, które składają się wyłącznie z: i)      […] ii)      kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego; iii)      kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru; […]”. 7.        Z kolei art. 7 ust. 3 precyzuje, że: „3.      Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację”. B –    Orzecznictwo: wyrok w sprawie Philips(6) 8.        Chociaż w ramach przedstawienia przepisów właściwych dla rozstrzygnięcia sprawy przedstawionej Trybunałowi nie zwykło się zamieszczać fragmentów jego orzecznictwa, fakt, że do dnia dzisiejszego istnieje tylko jeden wyrok mający znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu, w pełni uzasadnia odniesienie się w tej części opinii do niektórych punktów wyroku w sprawie Philips. W tych okolicznościach interpretacja wywodów zawartych we wspomnianym wyroku jest w pewien sposób porównywalna z normą prawną. 9.        Spór przed sądem krajowym w sprawie Philips dotyczył graficznego przedstawienia kształtu górnej części elektrycznej maszynki do golenia zaprojektowanej przez wspomnianą spółkę holenderską. 10.      Wspomniany wyrok uznał zatem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 za „wstępną przeszkodę” do tego, aby „znak składający się wyłącznie z kształtu towaru mógł zostać zarejestrowany”(7). 11.      Trybunał wskazał również, iż celem art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104/EWG(8) było uniknięcie tego, aby ochrona prawa do znaku towarowego prowadziła do przyznania właścicielowi tego znaku monopolu na rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencji, i w ten sposób zmierza do uniknięcia tego, by ochrona przyznana przez prawa do znaku towarowego rozciągała się ponad oznaczenia umożliwiające odróżnienie towarów lub usług od towarów lub usług oferowanych przez konkurencję w sposób prowadzący do stworzenia przeszkody uniemożliwiającej konkurencji swobodne oferowanie towarów, zawierających te same rozwiązania techniczne lub powyższe właściwości użytkowe, w konkurencji z właścicielem znaku(9). 12.      Trybunał zwrócił szczególną uwagę na przedmiot tego przepisu, dodając, że ma on na celu odmowę rejestracji kształtów, których zasadnicze właściwości spełniają funkcję techniczną, albowiem wyłączność, stanowiąca nieodłączną cechę praw ze znaku, tworzyłaby przeszkodę dla możliwości oferowania przez konkurentów towaru spełniającego tę samą funkcję(10), oraz że „służy [on] ochronie interesu ogólnego, który wymaga, by kształt, którego podstawowe elementy są związane z funkcją techniczną […], mógł być swobodnie używany przez wszystkich”(11). 13.      Wreszcie Trybunał stwierdził, że przepis sporny w tej sprawie „stanowi odzwierciedlenie słusznego celu, jakim jest niepozwolenie jednostkom na wykorzystywanie rejestracji znaku towarowego dla osiągnięcia lub przedłużenia wyłącznych praw w stosunku do rozwiązań technicznych”(12), oraz że nic w treści tego przepisu nie prowadzi do wniosku, iż istnienie innych kształtów, które pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu technicznego, może pozwolić na obejście podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji(13). III – Stan faktyczny sprawy 14.      W dniu 1 kwietnia 1996 r. poprzednik prawny Lego Juris A/S dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). Wnosił o zarejestrowanie przedstawionego poniżej trójwymiarowego klocka do zabawy koloru czerwonego: 15.      Znak towarowy miał być używany dla towarów należących do klas 9 (bez znaczenia dla niniejszego odwołania, dlatego też nie są one wymieniane) i 28 porozumienia nicejskiego(14), ze szczególnym wskazaniem w ramach tej ostatniej kategorii na „gry i zabawki”. 16.      W dniu 19 października 1999 r. przyznano wnioskowany tytuł własności przemysłowej, lecz dwa dni później, w dniu 21 października 1999 r. przedsiębiorstwo będące poprzednikiem prawnym MEGA Brands, Inc. (zwane dalej „MEGA Brands”) wystąpiło o unieważnienie tej rejestracji na postawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do „zabawek konstrukcyjnych”, należących do klasy 28. Zdaniem MEGA Brands rejestracja spornego znaku napotykała na bezwzględne podstawy odmowy rejestracji wynikające z art. 7 ust. 1 lit. a), art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) i iii) oraz art. 7 ust. 1 lit. f) tego rozporządzenia. 17.      Wydział Unieważnień, przed którym toczyło się postępowanie, zawiesił je do czasu wydania przez Trybunał wyroku w sprawie Philips, który został ogłoszony w czerwcu 2002 r., podejmując je w dniu 31 lipca 2002 r. Decyzją z dnia 30 lipca 2004 r. Wydział Unieważnień unieważnił rejestrację w odniesieniu do „zabawek konstrukcyjnych” należących do klasy 28 na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, uznając, że sporny znak towarowy składa się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego. 18.      W dniu 20 września 2004 r. wnosząca odwołanie odwołała się od tej decyzji do izb odwoławczych OHIM, prezydium których, po serii rozstrzygnięć o charakterze proceduralnym(15) i na wniosek zainteresowanej, przekazało sprawę do rozstrzygnięcia przez Wielką Izbę Odwoławczą(16). 19.      Decyzją z dnia 10 lipca 2006 r.(17) Wielka Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie jako bezzasadne, uznając, że zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 sporny znak nie podlega rejestracji w odniesieniu do „zabawek konstrukcyjnych” należących do klasy 28. 20.      Uznała ona, iż uzyskanie charakteru odróżniającego, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) tego rozporządzenia(18). Wskazała, że ten ostatni przepis ma na celu odmowę rejestracji kształtów, których zasadnicze właściwości spełniają funkcję techniczną, tak by mogły one być swobodnie używane przez wszystkich, oraz że kształt powinien spotkać się z taką odmową, mimo iż zawiera drugorzędną cechę w postaci koloru(19). Uznała ona za nieistotny fakt istnienia innych kształtów umożliwiających uzyskanie takiego samego efektu technicznego(20). 21.      Ponadto Wielka Izba Odwoławcza wskazała, iż termin „wyłącznie” użyty w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 oznacza, że kształt nie ma innego celu, niż cel prowadzący do uzyskania efektu technicznego, a użyty w tym przepisie termin „niezbędny” oznacza, że dany kształt jest wymagany do osiągnięcia tego efektu technicznego, lecz nie wynika z tego, że inne kształty nie mogą również spełnić tego zadania(21). Wskazała również te właściwości omawianego kształtu, które uważa za zasadnicze(22) i przeprowadziła analizę ich funkcjonalności(23). IV – Postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji i zaskarżony wyrok 22.      W dniu 25 września 2006 r. Lego Juris złożyła w sekretariacie Sądu odwołanie, wnosząc o stwierdzenie nieważności decyzji Wielkiej Izby Odwoławczej; w skardze podniesiono tylko jeden zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 (zwanego dalej „spornym przepisem”), który dzielił się na dwie części, odwołujące się odpowiednio do błędnej wykładni tego przepisu oraz błędnej oceny przedmiotu spornego znaku towarowego. 23.      W skrócie(24) Lego Juris zarzuca Wielkiej Izbie Odwoławczej pominięcie rzeczywistego zakresu przywołanego przepisu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, który nie wyklucza rejestrowania kształtów o charakterze funkcjonalnym per se, a jedynie oznaczeń składających się „wyłącznie” z kształtu towarów „niezbędnego” do uzyskania efektu technicznego. Twierdzi, iż aby zostać objętym zakresem tego przepisu kształt powinien odznaczać się jedynie właściwościami funkcjonalnymi, a zmiana właściwości odróżniających w jego wyglądzie zewnętrznym musi prowadzić do utraty przez niego funkcjonalności. Utrzymuje zatem, iż ewentualne, alternatywne kształty, równie funkcjonalne, zawierające to samo rozwiązanie techniczne, są właściwym kryterium dla ustalenia, czy udzielenie ochrony ze znaku towarowego może skutkować powstaniem monopolu w rozumieniu przywołanego przepisu. 24.      Sporny przepis, na który powołała się wnosząca odwołanie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, nie stanowi przeszkody dla przyznania ochrony ze znaku towarowego „wzorom przemysłowym”, które można zarejestrować jako znaki towarowe, nawet jeżeli składają się wyłącznie z elementów spełniających jakąś funkcję. Decydującym byłoby zbadanie, czy przyznanie tej ochrony spowodowałoby powstanie monopolu na rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe danego kształtu lub czy konkurenci mogliby wystarczająco swobodnie stosować podobne rozwiązanie techniczne i wykorzystywać podobne właściwości użytkowe. 25.      Niemniej Sąd nie podzielił tego rozumowania. W odniesieniu do wyrazu „wyłącznie” użytego w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94(25) uznał, iż należy rozumieć go w kontekście wyrażenia „zasadnicze właściwości spełniające funkcję techniczną”, użytego w pkt 79, 80 i 83 wyroku w sprawie Philips. Wywiódł on z tego wyrażenia, że dodanie właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznej, nie powoduje, że dany kształt nie podlega tej bezwzględnej podstawie odmowy rejestracji, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości tego kształtu spełniają taką właśnie funkcję. 26.      Co się tyczy wyrażenia „niezbędny dla uzyskania efektu technicznego” zawartego zarówno w spornym przepisie, jak i w pkt 81 i 83 wyroku w sprawie Philips, Sąd stwierdził, iż nie przypuszcza, aby ta bezwzględna podstawa odmowy rejestracji miała zastosowanie tylko wtedy, gdy dany kształt stanowi jedyną możliwość osiągnięcia zamierzonego efektu. Przypomniał, że we wspomnianym w pkt 81 wyroku w sprawie Philips Trybunał uznał, że „istnieni[e] innych kształtów, które pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu technicznego, [nie] może pozwolić na obejście podstawy odmowy [rejestracji]”, a w pkt 83 tego wyroku, że „wyklucza [się] rejestrację oznaczenia składającego się z tego kształtu, nawet jeśli efekt techniczny […] może zostać osiągnięty za pomocą innych kształtów”. Z ustaleń tych Sąd wywiódł, iż dla zastosowania tej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji wystarczy, żeby zasadnicze właściwości kształtu miały cechy mające powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczające do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, tak że są one uwarunkowane efektem technicznym. 27.      Sąd odrzucił również argument podniesiony przez Lego Juris, że ma znaczenie to, czy istnieją inne kształty, które pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu technicznego, ponieważ Trybunał w pkt 81 i 83 wyroku w sprawie Philips uznał, iż okoliczność ta jest nieistotna, nie czyniąc rozróżnienia między kształtami, w których stosuje się inne „rozwiązanie techniczne”, a tymi, w których stosuje się to samo „rozwiązanie techniczne”. 28.      Ponadto Sąd przytoczył, z jednej strony, pkt 78 wyroku w sprawie Philips, zgodnie z którym ratio legis spornego przepisu jest uniknięcie tego, aby ochrona prawa do znaku towarowego prowadziła do przyznania jego właścicielowi monopolu na właściwości użytkowe towaru i stanowiła przeszkodę dla swobodnego oferowania przez konkurentów towarów zawierających takie właściwości użytkowe. Dodał, iż nie można wykluczyć, że cechy użytkowe towaru, które w opinii Trybunału powinny również pozostawać do dyspozycji konkurentów, będą właściwe konkretnemu kształtowi. Natomiast z drugiej strony, opierając się na pkt 80 wspomnianego wyroku, zgodnie z którym sporny przepis służy ochronie interesu ogólnego wymagającego swobodnego używania przez wszystkich kształtu, którego podstawowe elementy są związane z funkcją techniczną, Sąd podkreślił, że cel ten nie odnosi się jedynie do rozwiązania technicznego zawartego w takim kształcie, lecz również do samego kształtu i jego zasadniczych właściwości. Zatem jeżeli kształt jako taki powinien być wykorzystywany swobodnie, nie można zaakceptować przedstawionego przez Lego Juris rozróżnienia pomiędzy tymi kształtami, które wykorzystują inne „rozwiązanie techniczne”, a tymi, w których stosuje się to samo „rozwiązanie techniczne”. 29.      W konsekwencji zdaniem Sądu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 stoi na przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek kształtu składającego się wyłącznie, jeśli chodzi o jego zasadnicze właściwości, z kształtu towaru mającego powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczającego do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, choćby nawet efekt ten można było osiągnąć za pomocą innych kształtów. Tym samym podzielił analizę dokonaną przez Wielką Izbę Odwoławczą i oddalił pierwszą część jedynego zarzutu skargi. 30.      Druga część zarzutu dzieliła się w istocie na trzy argumenty, z których jedynie dwa mają znaczenie dla niniejszego odwołania. Pierwszy z nich dotyczy braku ustalenia zasadniczych właściwości znaku towarowego, a drugi błędów w ocenie funkcjonalnego charakteru jego zasadniczych właściwości(26). 31.      W ramach pierwszego z tych argumentów wnosząca odwołanie zarzuciła Wielkiej Izbie Odwoławczej, iż nie ustaliła zasadniczych właściwości spornego kształtu, to jest wzoru i proporcji bolców, badając funkcjonalność klocka Lego jako całości, włączając w to pewne elementy, które nie wchodzą w zakres wniosku o objęcie ochroną, jak spodnia, wklęsła strona i dodatkowe wypustki. Tak więc w zaskarżonej decyzji nie wzięto pod uwagę, iż posiadając ten znak towarowy wnosząca odwołanie mogłaby sprzeciwić się zgłoszeniom rejestracji dotyczącym klocków konstrukcyjnych o tym samym wyglądzie, lecz nie klocków o innym wyglądzie, bez względu na to, jakie zastosowano w nich rozwiązanie techniczne. 32.      Wnosząca odwołanie zwróciła także uwagę na to, iż owe zasadnicze właściwości kształtu należy ustalać z punktu widzenia konsumenta, a nie za pomocą ekspertów w oparciu o czysto techniczną analizę. 33.      W ramach drugiego z argumentów, dotyczącego funkcjonalnego charakteru zasadniczych właściwości znaku towarowego, Lego Juris zarzuciła Wielkiej Izbie Odwoławczej, iż uznała wzory zamienne, równoważne z funkcjonalnego punktu widzenia i stosowane przez konkurentów, za nieistotne pomimo ich znaczenia dla oceny, czy ochrona danego kształtu powoduje powstanie monopolu na dane rozwiązanie techniczne. Zarzuciła jej również pominięcie wpływu wcześniejszej ochrony patentowej w odniesieniu do oceny funkcjonalnego charakteru danego kształtu. 34.      Wreszcie Lego Juris oświadczyła, że uzyskanie ochrony spornego kształtu jako znaku towarowego nie prowadziłoby do uzyskania przez nią monopolu na dane rozwiązanie techniczne oraz że jej konkurenci nie byli zmuszeni do kopiowania kształtu klocka Lego w celu zastosowania tego rozwiązania technicznego. 35.      Sąd odmówił uwzględnienia również drugiej części jedynego zarzutu skargi(27). 36.      Jeśli chodzi o pierwszy z tych argumentów, z jednej strony Sąd odmówił uznania punktu widzenia konsumentów za istotny, ponieważ jest nieprawdopodobnym, by posiadali oni wiedzę techniczną niezbędną dla właściwej oceny zasadniczych właściwości. Z drugiej strony Sąd uznał, że ze względu na prawidłowe ustalenie przez Wielką Izbę Odwoławczą wszystkich zasadniczych właściwości klocka Lego okoliczność, iż wzięła ona pod uwagę również inne właściwości, jest bez znaczenia dla zgodności z prawem wydanej przez nią decyzji. 37.      Odnosząc się do drugiego argumentu, Sąd odrzucił twierdzenia wnoszącej odwołanie w przedmiocie znaczenia alternatywnych kształtów, odwołując się ponownie do pkt 80 wyroku w sprawie Philips, z którego wynika, iż oceny funkcjonalności kształtu należy dokonywać niezależnie od istnienia innych kształtów. W zakresie mocy dowodowej uzyskanych uprzednio patentów Sąd stwierdził, iż ten argument skarżącej nie jest właściwy, ponieważ Wielka Izba Odwoławcza wyraźnie wskazała w pkt 39 swojej decyzji, iż dopuszczalna jest ochrona oznaczenia jednocześnie za pomocą patentu i jako znaku towarowego, odniósłszy się do pierwszego z tych dwóch praw własności przemysłowej jedynie w celu wyjaśnienia zakresu zasadniczych właściwości klocka Lego (podstawowe okrągłe wypustki). 38.      Wreszcie w odniesieniu do stwierdzenia, iż po to, by stosować to samo rozwiązanie techniczne, konkurenci nie muszą kopiować kształtu klocka Lego, Sąd podkreślił, że teza ta opiera się na błędnej koncepcji, iż dostępność innych kształtów z zastosowaniem tego samego rozwiązania technicznego miałaby dowodzić braku funkcjonalnego charakteru spornego kształtu, co zostało już wcześniej odrzucone, zgodnie z wyrokiem w sprawie Philips, z którego wynika zasada, że to sam funkcjonalny kształt powinien być dostępny dla wszystkich. 39.      Nie uwzględniwszy żadnego z argumentów wysuniętych przez Lego Juris, Sąd oddalił skargę. V –    Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i żądania stron 40.      Odwołanie Lego Juris wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 2 lutego 2009 r., a odpowiedzi na odwołanie zostały wniesione przez MEGA Brands i OHIM odpowiednio w dniach 15 i 23 kwietnia 2009 r.(28). Nie wniesiono repliki ani dupliki. 41.      Lego Juris wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd, obciążając kosztami postępowania OHIM. 42.      OHIM i MEGA Brands wnoszą o oddalenie odwołania i obciążenie kosztami postępowania strony wnoszącej odwołanie. 43.      Na rozprawie, która odbyła się w dniu 10 listopada 2009 r., pełnomocnicy obu stron i MEGA Brands przedstawili ustne stanowiska i odpowiadali na pytania formułowane przez członków wielkiej izby i rzecznika generalnego. VI – Analiza odwołania A –    Streszczenie stanowisk stron i plan mojej analizy 1.      Przedstawienie stanowisk stron 44.      Spółka Lego Juris opiera swoje odwołanie na trzech zarzutach, które przedstawię zwięźle w dalszej części i które są zasadniczo zbieżne z zarzutami podniesionymi przed Sądem. 45.      Po pierwsze, wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi dokonanie w zaskarżonym wyroku błędnej wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, która prowadzi do odmowy przyznania ochrony gwarantowanej przez prawo znaków towarowych wszelkim kształtom, które spełniają określoną funkcję, niezależnie od kryteriów wskazanych w tym przepisie. Podnosi, iż Sąd odszedł od wyroku w sprawie Philips, w którym Trybunał poczynił rozróżnienie pomiędzy „rozwiązaniem technicznym” a „efektem technicznym”, przydając pierwszemu z nich wymóg dostępności w tym celu, aby nie zobowiązywać konkurentów do poszukiwania innych rozwiązań technicznych o tym samym przeznaczeniu, lecz aby nakazać im poszukiwanie innych kształtów, które pozwolą na takie samo rozwiązanie. Ten błąd Sądu doprowadził go do stwierdzenia, iż kształt o właściwościach funkcjonalnych jako taki musi pozostać dostępny dla wszystkich, podczas gdy z wyroku w sprawie Philips wynika, iż należy oczekiwać takiej dostępności jedynie w odniesieniu do właściwości użytkowych kształtu. 46.      Po drugie, Lego Juris zarzuca Sądowi, że w zaskarżonym wyroku zastosował nieprawidłowe kryteria dla określenia zasadniczych właściwości oznaczeń trójwymiarowych. W ramach rzeczywistego korzystania z prawa do znaku towarowego „zasadnicze właściwości” są równoważne „elementom dominującym i odróżniającym”, które należy badać z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego(29). Natomiast Sąd w pkt 70 swego wyroku odszedł od kryterium konsumenta i posłużył się niejasnym tokiem rozumowania, aby wywieść zasadnicze właściwości właśnie z funkcji, które pełniły poszczególne części kształtu. 47.      Po trzecie, Lego Juris zarzuca Sądowi zastosowanie w analizowanym wyroku niewłaściwych kryteriów funkcjonalności. Jej zdaniem najlepszy sposób zbadania funkcjonalności określonej właściwości kształtu przedmiotu polega na jej zmianie; jeżeli zmiana nie wpływa na tę funkcję, właściwość ta nie ma charakteru funkcjonalnego. W tym zakresie należy brać pod uwagę kształty alternatywne, ponieważ wykazano, iż przyznanie praw ze znaku towarowego określonemu kształtowi nie oznacza powstania monopolu, w związku z czym bezwzględny zakaz rejestracji wynikający z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 nie dotyczy tego kształtu. 48.      Zarówno OHIM, jak i MEGA Brands odrzucają wszelkie argumenty wnoszącej odwołanie i uważają, że uzasadnienie i sentencja zaskarżonego wyroku są prawidłowe. 2.      Plan mojej analizy 49.      Odwołanie to wymaga wyjaśnienia przedsiębiorcom właściwych kryteriów dotyczących rejestrowania jako znaku towarowego kształtów produktów dopasowywanych do funkcji technicznych, które mają pełnić. 50.      Nie ma wątpliwości, że w wyroku w sprawie Philips ustanowiono zasady wykładni spornego przepisu, chociaż odnosił się on do przepisu dyrektywy. Niemniej okoliczności faktyczne tamtej sprawy legły u podstaw orzeczenia relatywnie kategorycznego w odniesieniu do możliwości rejestrowania znaków tworzonych przez kształty o właściwościach funkcjonalnych. Z wyroku tego wynika, że niewątpliwie istniała zgoda co do wyłącznie funkcjonalnego znaczenia graficznego przedstawienia górnej części elektrycznej maszynki do golenia sprzedawanej przez tę holenderską spółkę. 51.      Ściśle związana z okolicznościami faktycznymi tego sporu odpowiedź Trybunału udzielona angielskiemu Court of Appeal podkreślała powody, dla których należy odmówić zarejestrowania oznaczenia o tych właściwościach, natomiast w niewielkim stopniu wskazywała przedsiębiorstwom przesłanki wpisania oznaczeń o charakterze funkcjonalnym do rejestru znaków towarowych. Wyrok ten, zgodny z duchem przepisu, nie wyklucza całkowicie możliwości rejestrowania oznaczeń tworzonych przez kształty o właściwościach funkcjonalnych, chociaż nie czyni tego prostym. Używając przenośni, Trybunał nie zamknął drzwi urzędów do spraw znaków towarowych przed oznaczeniami o właściwościach funkcjonalnych, tylko pozostawił je uchylone; niniejsze odwołanie zobowiązuje z kolei do zmierzenia szerokości szpary pozostawionej przez niedomknięte drzwi. 52.      W istocie Lego Juris zarzuca Sądowi nie tylko błąd w wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 dokonanej w zaskarżonym wyroku (pierwszy zarzut), ale również użycie niewłaściwych kryteriów hermeneutycznych dla określenia właściwości funkcjonalnych tej bryły lub klocka (zarzuty drugi i trzeci). W konsekwencji analiza odwołania musi zagłębić się zarówno w aspekty materialnoprawne, ewentualne błędy w wykładni, jak i w aspekty metodologiczne, modus operandi w celu dokonania oceny właściwości tych przedmiotów i określenia ich funkcjonalności. 53.      W moim przekonaniu do tej pory mieliśmy do czynienia tylko z jednym takim przypadkiem i niniejsze odwołanie jest dla Trybunału drugą okazją w ciągu dziesięciu lat do zbadania tajników spornego przepisu, co uzasadnia zamiar zaoferowania odpowiedzi wykraczającej poza granice zakreślone przez zarzuty podniesione przez wnoszącą odwołanie przed ich zbadaniem. Ponadto mam nadzieję, że w ten sposób zaspokojone zostaną zasadne oczekiwania świata przemysłu w zakresie przesłanek rejestracji oznaczeń o charakterze funkcjonalnym, z niecierpliwością wyczekującego wyjaśnienia tego zawiłego problemu. B –    W kierunku szerokiej wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 1.      Ujednolicone, mniej restrykcyjne wskazówki hermeneutyczne 54.      Zestawiając wyrok w sprawie Philips z orzecznictwem niektórych krajowych porządków prawnych, dostrzegam pewne związki interpretacyjne w wykładni przepisów stanowiących transpozycję przepisów dyrektywy, jak też pewne istotne różnice, bardzo wymowne w odniesieniu do stosowności zharmonizowania przesłanek rejestracji znaków o charakterze funkcjonalnym. W pismach złożonych przez strony niniejszego postępowania w Trybunale bada się północnoamerykańskie prawo znaków towarowych, wskutek czego czuję się zobowiązany do poczynienia pewnych odniesień, o ile będą one użyteczne dla niniejszej sprawy. 55.      Co się tyczy podobieństw, przyznaje się jednomyślnie, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, jak też jego odpowiedniki krajowe, zgadzają się co do dwóch przesłanek: z jednej strony co do uniknięcia zmonopolizowania rozwiązań technicznych towarów za pośrednictwem prawa znaków towarowych, zwłaszcza jeżeli rozwiązania były objęte wcześniej ochroną na podstawie prawa własności przemysłowej(30); z drugiej strony co do utrzymania rozgraniczenia pomiędzy ochroną wynikającą ze znaku towarowego a ochroną, jakiej udzielają inne rodzaje praw własności intelektualnej(31). 56.      Dla większej jasności należy przypomnieć, iż w wyroku w sprawie Philips odpowiedź udzielona na czwarte pytanie prejudycjalne przedstawione przez Court of Appeal została oparta dokładnie na tych dwóch założeniach(32), podążając w ten sposób za opinią rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba(33). 57.      Jednak ten wspólny element praw krajowych i wspólnotowego prawa znaków towarowych nie wystarczył dla całkowitego ujednolicenia praktyki sądów. I tak na przykład w samej sprawie Philips toczącej się przed sądami różnych państw, podczas gdy sądy szwedzkie uważały, iż kształt należy uznać za mający wyłącznie funkcjonalny charakter wtedy, kiedy żaden inny kształt nie pozwala na spełnienie tej funkcji, sądy angielskie wolały opowiedzieć się za tym, że przepis krajowy będący odpowiednikiem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 wyklucza możliwość rejestracji we wszystkich tych przypadkach, gdy funkcjonalność jest głównym powodem, dla którego dany towar posiada kształt, który jest przedmiotem zgłoszenia do rejestracji jako znak towarowy(34). 58.      Orzeczenia sądów krajowych wskazane w punkcie poprzednim poprzedzały wyrok Trybunału w sprawie Philips, jednak w niektórych wypadkach krajowe sądy najwyższe wydają się ograniczać do minimum postulaty zawarte we wspomnianym wyroku, co powoduje, że zakaz zawarty w spornym przepisie lub jego odpowiedniku w prawie krajowym traci skuteczność wraz ze stałym wzrostem trudności, jakie napotykają konkurenci w zdobywaniu rynku towaru, którego kształt o charakterze funkcjonalnym udało się zarejestrować(35). 59.      Wspomniana rozbieżność wynika prawdopodobnie z tego, iż w wyroku w sprawie Philips, chociaż można było zastosować kryterium bardziej restrykcyjne, które ograniczałoby zakaz do oznaczeń składających się wyłącznie z właściwości o charakterze funkcjonalnym, zdecydowano się na kryterium swobodniejsze, które objęło zakazem większość oznaczeń o charakterze funkcjonalnym, stawiając wymóg, aby „zasadniczymi właściwościami” były te, które pełnią funkcję techniczną(36). Tymczasem, postępując w ten sposób wprowadzono pewną niepewność, której skutki obecnie odczuwamy. 60.      Powstaje zatem niebezpieczeństwo, iż przesłanki wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości nie będą jednakowo stosowane we wszystkich państwach członkowskich – powód, dla którego uważam za celowe znalezienie kryteriów dodatkowych, które pozwolą rozwinąć orzecznictwo zbytnio koncentrujące się, z uwagi na to, że sprawa Philips jest jedynym takim precedensem, na oznaczeniach, którym należy odmówić rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94. Najlepszym sposobem dokładniejszego zdefiniowania zakresu stosowania tego przepisu jest zbadanie także tych przypadków, w których znak towarowy będący przedmiotem zgłoszenia powinien zostać zarejestrowany pomimo posiadania pewnych cech funkcjonalnych. 2.      Proponowana egzegeza 61.      Na wstępie oznajmiam, iż nie sugeruję zmiany linii orzecznictwa, lecz jedynie wprowadzenie pewnych modyfikacji, zasadniczo metodologicznych, ponieważ zasady ustalone wyrokiem w sprawie Philips w dalszym ciągu obowiązują(37). Zmiany te miałyby dotyczyć zasadniczo z jednej strony podwójnego ratio, już wspomnianego, na którym opiera się art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, które sprowadza się do kryteriów „antymonopolowych” i ścisłego rozgraniczenia różnych praw własności przemysłowej; z drugiej strony okoliczności, że sporny przepis uniemożliwia rejestrowanie kształtów, których zasadnicze właściwości spełniają funkcję techniczną(38) i wreszcie okoliczności, że wykazanie istnienia innych kształtów, które pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu technicznego, nie osłabia bezwzględnej podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji zawartej we wspomnianym przepisie(39). 62.      Należy jednakże uzupełnić to stanowisko, odwołując się do pewnych wskazówek metodologicznych stosowania wspomnianego przepisu; moim zdaniem proces stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 obejmuje trzy fazy(40). a)      Faza pierwsza 63.      Po pierwsze, organ odpowiedzialny za zbadanie bezwzględnej podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji musi określić najbardziej istotne elementy kształtu, który przedstawiono mu do zarejestrowania. Na tym etapie zasadniczego znaczenia nabiera wytyczna, do której należy się zastosować. 64.      Ponieważ nie chodzi tu wciąż o ustalenie charakteru odróżniającego oznaczenia, lecz wyłącznie skonkretyzowanie jego podstawowych właściwości, należy przeanalizować kolejno różne elementy przedstawienia wykorzystane we wspomnianym znaku towarowym(41). Inaczej niż na etapie badania zdolności odróżniającej znaku, nie jest tu konieczne branie pod uwagę całościowego wrażenia, chyba że, na przykład w przypadku prostego przedmiotu, wszystkie właściwości, które składają się na dany kształt, zostaną uznane za podstawowe. 65.      Z treści art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) wynika, iż należy ustalić zasadnicze właściwości danego kształtu i porównać je z efektem technicznym w celu dokonania oceny, czy istnieje konieczny związek pomiędzy tymi właściwościami a wspomnianym efektem technicznym. W tym kontekście bowiem określenie owych głównych cech służy nie ustaleniu, czy oznaczenie to może pełnić podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie pochodzenia towarów nim oznaczonych(42), ale ocenie, czy są one niezbędne do osiągnięcia danego efektu technicznego, którego cechy również wymagają dokładnego zdefiniowania. 66.      Na tym wstępnym etapie punkt widzenia konsumenta nie jest zatem istotny, bowiem, jak zaznaczono w wyroku w sprawie Philips(43), rozstrzyga się jedynie warunek wstępny, któremu podlegają oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt danego towaru, mogący w przypadku jego niespełnienia uniemożliwić ich zarejestrowanie; nie jest to jeszcze etap badania charakteru odróżniającego, na którym orzecznictwo podkreśla zawsze znaczenie opinii użytkownika(44). 67.      Wreszcie w ramach tej pierwszej fazy pozostaje do zbadania funkcjonalność każdej z odkrytych, zasadniczych właściwości. Przypisanie tej funkcjonalności rodzi ze swej strony problemy metodologiczne. Bez wątpienia nie można opierać się na zwykłych przypuszczeniach lub ogólnikach wynikających z prostego doświadczenia życiowego(45). Zwykle w przypadku towarów, którym przyznano ochronę z tytułu patentu lub wzoru, wyjaśnienia załączone do świadectw rejestracji tych praw własności przemysłowej stanowią zwykłe domniemanie, aczkolwiek bardzo silne, iż podstawowe właściwości kształtu danego przedmiotu pełnią funkcję techniczną, na co zwróciła już uwagę Wielka Izba Odwoławcza, powołując się na orzecznictwo sądu najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie TrafFix(46). Poza tymi przypadkami zawsze należy uciec się do usług biegłego. 68.      Od rezultatu, jaki przyniesie analiza funkcjonalności, zależy dalszy ciąg procesu: jeżeli (hipoteza A) wszystkie podstawowe cechy zgłoszonego do rejestracji kształtu spełniają funkcję techniczną, sam kształt uznany zostanie za funkcjonalny i nie powinien zostać on zarejestrowany lub, jeżeli został już zarejestrowany, rejestracja ta winna podlegać unieważnieniu; w takim przypadku analiza nie wykracza poza ten etap wstępny. Natomiast jeżeli przeciwnie (hipoteza B), nie wszystkie te właściwości mają charakter funkcjonalny, przechodzi się do drugiej fazy. b)      Faza druga 69.      W drugiej kolejności zatem organ odpowiedzialny za badanie oznaczenia jest skonfrontowany z kształtem, w przypadku którego tylko niektóre spośród głównych aspektów mają częściowo charakter funkcjonalny. Ścisłe rozumienie wyroku w sprawie Philips prowadziłoby do niestosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ pkt 84 tego wyroku zakazuje wpisywania do rejestru oznaczeń tworzonych wyłącznie przez kształt danego produktu, „jeśli zostanie wykazane, że zasadnicze właściwości funkcjonalne tego kształtu są uwarunkowane wyłącznie efektem technicznym”. Jednakże uważam, ponownie, iż wyrok ten nadmiernie ogranicza się do okoliczności faktycznych tamtej sprawy. 70.      W rzeczywistości, biorąc pod uwagę dwie podstawowe przesłanki zawarte w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, to jest tę, iż „stanowi [on] odzwierciedlenie słusznego celu, jakim jest niepozwolenie [...] [na] osiągnięci[e] lub przedłużeni[e] wyłącznych praw w stosunku do rozwiązań technicznych”(47) i tę, by kształt o charakterze funkcjonalnym „mógł być swobodnie używany przez wszystkich”(48), uważam, że przepis ten wywołuje swe skutki w hybrydowym połączeniu cech określających o charakterze funkcjonalnym i niefunkcjonalnym. 71.      Analiza staje się po prostu bardziej złożona. 72.      Powstaje problem stwierdzenia, czy przyznanie praw ze znaku towarowego uniemożliwia konkurentom wykorzystywanie zasadniczych właściwości o charakterze funkcjonalnym, które podlegają ochronie z tytułu tego oznaczenia, gdyż w sytuacji takiej jak opisana, nie można wykluczyć, że kilka lub wiele z tych aspektów funkcjonalnych okaże się niezbędne dla konkurentów na danym rynku, na przykład do zapewnienia współdziałania odpowiednich produktów konkurentów z towarami właściciela zgłoszonego do rejestracji kształtu o charakterze funkcjonalnym. Ponieważ taki skutek jest całkowicie sprzeczny z postulatami zawartymi w wyroku w sprawie Philips, wyobrażam sobie dwa możliwe podejścia. 73.      Pierwsze z nich ogranicza prawo ze znaku towarowego do elementów istotnych i odróżniających o charakterze niefunkcjonalnym. Tak więc na przykład pamięci przenośne USB(49) składają się z części, która po prostu służy do połączenia z komputerem lub innym urządzeniem, i z części, która chociaż pełni funkcję techniczną, może być – i zwykle jest – projektowana w szczególnym kształcie, bardziej estetycznym. Ja nie widziałbym niczego niewłaściwego w przyznaniu złączom USB ochrony wynikającej ze znaku towarowego, aczkolwiek ograniczonej do części objętej projektem, bowiem ta druga zawsze zachowuje swoją funkcjonalność. Natomiast OHIM powinien uelastycznić swoją praktykę rejestracyjną poprzez szersze wykorzystanie oświadczeń o zrzeczeniu się praw wyłącznych („disclaimer”), ponieważ stosując rygorystycznie zasadę – niepotwierdzoną zresztą przez orzecznictwo Trybunału(50) – zgodnie z którą w przypadku oznaczeń zawierających wiele elementów nie można żądać ochrony tylko jednego z nich(51), nie korzysta z uprawnienia przyznanego mu przez art. 37 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009(52). Jednak chociaż producenci złączy USB mogliby wnosić o przyznanie ochrony elementowi estetycznemu, i to nawet bez uwzględnienia w graficznym przedstawieniu załączonym do zgłoszenia znaku towarowego części służącej połączeniu, dany znak wywierałby słabsze skutki, ponieważ konsument mógłby nie rozpoznać go jako części złącza USB, osłabiając w ten sposób interes producenta w posługiwaniu się takim znakiem towarowym. 74.      Trudność ta skłania mnie do zaproponowania drugiego rozwiązania. Wobec tego, że celem spornego przepisu w przeważającej mierze jest ochrona konkurencji, rozpatrywanie oznaczenia złożonego częściowo z elementów o charakterze funkcjonalnym musiałoby zostać podporządkowane warunkowi, że ewentualny tytuł własności przemysłowej nie może wyrządzać konkurentom istotnej szkody niezwiązanej z reputacją ich własnych oznaczeń(53). Na tym etapie należałoby porównać pozostałe możliwości zgodne z rynkiem, o co konsekwentnie wnosi strona wnosząca odwołanie. Nie roztrząsając w chwili obecnej tego rozwiązania, należy wskazać, że analiza kształtów zastępczych musiałaby zostać dokonana z uwzględnieniem współdziałania i nakazu dostępności jako wyrażenia interesu ogólnego, który również leży u źródła art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94. c)      Faza trzecia 75.      Wreszcie, pokonawszy te przeszkody za pomocą oświadczeń o zrzeczeniu się praw wyłącznych lub przeświadczenia, iż dany kształt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na konkurencję, organy odpowiedzialne za zbadanie funkcjonalności kształtu hybrydowego, zasadniczo urząd do spraw znaków towarowych lub sąd rozpoznający powództwo wzajemne w postępowaniu w sprawie unieważnienia, mogą przejść do fazy trzeciej, w której należy zbadać charakter odróżniający oznaczenia (kształtu). Na tym etapie nabierają znaczenia, zgodnie z orzecznictwem, wywierane przez dane oznaczenie całościowe wrażenie, punkt widzenia konsumenta oraz towary lub usługi, dla których znak ma zostać zarejestrowany(54). 76.      Ponadto zawsze może znaleźć zastosowanie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, który zakazuje właścicielowi kształtu o charakterze funkcjonalnym powoływania się na to, iż uzyskał on charakter odróżniający w następstwie używania(55). W tym zakresie z jednej strony uważam, że wyłączenie kształtów o charakterze funkcjonalnym spod ewentualnych korzyści przyznanych przez ten przepis zaspokaja pragnienie prawodawcy związane z uniknięciem tego, aby korzystał z tej możliwości przedmiot już podlegający ochronie z tytułu patentu lub wzoru. Po wygaśnięciu zatem tego innego prawa własności przemysłowej jest prawdopodobne, szczególnie w odniesieniu do towarów innowacyjnych, takich jak Lego, że uzyskają one już dla konsumentów to, co w zwykłych okolicznościach uchodziłoby za „charakter odróżniający” w wyniku pozostawania w okresie obowiązywania patentu lub wzoru jedynym towarem w tej klasie produktów(56); z drugiej strony Trybunał stwierdził, iż zamiarem prawodawcy wspólnotowego było przyznanie ochrony z tytułu wspólnotowego znaku towarowego tylko tym znakom towarowym, które uzyskały charakter odróżniający w następstwie używania mającego miejsce przed zgłoszeniem do rejestracji(57). W rezultacie właściciel znaku zarejestrowanego po złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się praw wyłącznych nigdy nie będzie mógł powoływać się na korzyści płynące z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 w celu rozszerzenia ochrony na zasadnicze właściwości o charakterze funkcjonalnym. C –    Skutki dla przedmiotowego odwołania 77.      Po przedstawieniu głównych zarysów szerszej wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, należy zbadać jej skutki dla oceny argumentów wysuniętych przez Lego Juris w ramach jedynego zarzutu odwołania. 78.      Już na wstępie uprzedzam, że analiza przedstawiona przez Sąd w zaskarżonym wyroku wydaje mi się wartościowa i spójna z wyrokiem w sprawie Philips; w szczególności rozważnie potraktował on argumenty Lego Juris, udzielając na nie odpowiedzi niepodważalnych z prawnego punktu widzenia. Z tego względu, zważywszy na to, że moja analiza pozbawia zarzuty Lego Juris podstaw, wystarczy, jeżeli ograniczę się jedynie do sedna tych zarzutów, nie umniejszając w niczym racji obalenia przeze mnie argumentów wnoszącej odwołanie. 1.      W przedmiocie pierwszego argumentu dotyczącego błędnej wykładni art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 79.      W odwołaniu, nie wolnym od pewnego zagmatwania, Lego Juris zarzuca Sądowi, że w zaskarżonym wyroku wydał rozstrzygnięcie, które odmawia ochrony przyznanej przez prawo znaków towarowych wszystkim kształtom o charakterze funkcjonalnym niezależnie od tego, czy spełniają kryteria zawarte w spornym przepisie. Zarzuca Sądowi odejście od wyroku w sprawie Philips, który zezwalał na zarejestrowanie takich kształtów, pod warunkiem że istnieją inne, równoważne kształty. W tym zakresie błędne byłoby stwierdzenie, iż kształt o charakterze funkcjonalnym jako taki musi pozostać dostępny dla wszystkich, bowiem wyrok w sprawie Philips zakładał taką dostępność jedynie w odniesieniu do właściwości użytkowych kształtu. 80.      Nie zgadzam się z takim rozumieniem zaskarżonego wyroku. 81.      Wnosząca odwołanie myli się, aczkolwiek interpretuje w sposób kreatywny zarówno wyrok w sprawie Philips, jak i sporny przepis. 82.      Z jednej strony, jak wskazuje MEGA Brands, szerokie rozważania na temat domniemanych rozbieżności pomiędzy „rozwiązaniem technicznym” a „efektem technicznym” nie znajdują podstaw w przywołanym wyroku ani w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94. Potwierdził to trafnie Sąd w pkt 40 zaskarżonego wyroku, powołując się na pkt 81 i 83 wyroku w sprawie Philips, w których nie różnicuje się pomiędzy „rozwiązaniem technicznym” a „efektem technicznym”. 83.      Z drugiej strony, z pkt 80 i 83 wyroku w sprawie Philips wynika, iż cel interesu ogólnego, któremu służy sporny przepis, wymaga, aby kształty o charakterze funkcjonalnym mogły być swobodnie używane przez wszystkich, a na ocenę ich funkcjonalności nie mogą wpływać ewentualne kształty alternatywne. W rezultacie z prawnego punktu widzenia nie można stwierdzić żadnego błędu popełnionego przez Sąd w zaskarżonym wyroku. 84.      Pozwolę sobie wrócić obecnie do przedstawionej powyżej egzegezy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94. 85.      Wskazałem uprzednio, iż wyrok w sprawie Philips był ściśle związany z okolicznościami faktycznymi tamtego sporu, co skutkowało dość bezwzględnym stanowiskiem Trybunału. Tymczasem w niniejszej sprawie także decydujące znaczenie mają okoliczności faktyczne. 86.      W pkt 75 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdza bowiem, iż Wielka Izba Odwoławcza OHIM przeprowadziła wyczerpującą analizę klocka Lego i stwierdziła, że cały kształt tej zabawki posiada właściwości funkcjonalne. W tej sytuacji, zgodnie z pierwszą częścią moich wskazówek interpretacyjnych, należałoby oczekiwać, iż wspomniany organ wspólnotowy odmówi zarejestrowania oznaczenia, o które wnioskowała Lego Juris, ponieważ nie tylko jego podstawowe właściwości, ale także klocek jako całość, podlegają wyłącznie wymogom wynikającym z pełnionej przez niego funkcji. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której nie można przejść do kolejnego etapu mojej egzegezy (hipoteza A)(58). 87.      Zważywszy na jasność wyroku w sprawie Philips, przynajmniej w zakresie dyskutowanych punktów, i biorąc pod uwagę niezależną ocenę funkcjonalności klocka Lego dokonaną przez Wielką Izbę Odwoławczą, podtrzymaną w całości w zaskarżonym wyroku, której zresztą wnosząca odwołanie nie podważa przed Trybunałem, nie podnosząc wypaczenia okoliczności faktycznych i dowodów, należy jedynie podtrzymać wykładnię art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 dokonaną przez Sąd i oddalić ten zarzut. 2.      W przedmiocie drugiego argumentu dotyczącego niewłaściwego określenia zasadniczych właściwości znaku trójwymiarowego 88.      Podnosząc ten argument, Lego Juris twierdzi w istocie, że analiza zasadniczych właściwości musi być dokonywana przy wzięciu pod uwagę punktu widzenia konsumenta, czego nie uczynił Sąd, wyraźnie odrzucając takie podejście w pkt 70 swego wyroku. 89.      Przy zastosowaniu wykładni, którą proponuję, oddalenie tego zarzutu nie jest trudne, bowiem zgodnie z przedstawionymi wskazówkami metodologicznymi badanie zdolności odróżniającej tkwiącej w znakach towarowych o charakterze funkcjonalnym ma miejsce dopiero w fazie trzeciej(59). Wskazałem już przy rozpatrywaniu poprzedniego argumentu, że w konsekwencji wyciągnięcia wniosku o funkcjonalności całego klocka Lego ani Wielka Izba Odwoławcza, ani Sąd nie musiały przechodzić do dalszych etapów badania. 90.      Jednak, nawet gdyby nie podzielać mojego stanowiska, uważam, iż zarzut Lego Juris jest w każdym razie niedopuszczalny. W pkt 76 wyroku w sprawie Philips Trybunał zauważył bowiem, że podstawa bezwzględnej odmowy badana w niniejszym sporze stanowiła „przeszkodę wstępną”, a zatem jej badania nie można dokonywać według tych samych wzorców, co badania elementów dominujących i odróżniających, których ustalenie służy ocenie, czy dany znak pełni w oczach konsumenta funkcję wskazywania pochodzenia towarów, co w znacznym stopniu różni się od określenia zasadniczych właściwości kształtu. 91.      W rzeczywistości, gdyby podążyć za argumentem Lego Juris i spojrzeć na następstwa, kryterium przeciętnego konsumenta, jak zwyczajowo opisuje je orzecznictwo Trybunału, należałoby stosować również w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94 i „dobre obyczaje” lub „porządek publiczny” należałoby wówczas oceniać z punktu widzenia użytkownika. 92.      Absurdalność takiego rozwiązania wynika z pominięcia założenia, że poszczególne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 odpowiadają różnym intencjom prawodawcy i każda z nich posiada własną siłę normatywną, ustanawiając kryteria, które mogą, lecz nie muszą, zbiegać się we wszystkich przypadkach odmowy lub unieważnienia rejestracji. W niniejszej sprawie, ponieważ ratio legis art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94, tak dalece odbiegające od podstawowej funkcji znaku towarowego, w przeciwieństwie do art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia (charakter odróżniający), nie pozwala na zaakceptowanie kryterium przeciętnego konsumenta. 93.      Myli się zatem wznosząca odwołanie, chcąc przenieść typowe kryteria badania charakteru odróżniającego na zasadnicze właściwości kształtu do celów określenia jego funkcjonalności, które należy określić w sposób obiektywny, jak to słusznie wyjaśnił Sąd w zaskarżonym wyroku. W rezultacie nie można zaakceptować także drugiego argumentu. 3.      W przedmiocie trzeciego argumentu dotyczącego zastosowania niewłaściwych kryteriów funkcjonalności 94.      Wysuwając trzeci argument, Lego Juris opowiada się za metodą porównawczą przy określaniu funkcjonalności właściwości kształtu. Z jednej strony nalega na zmianę tych zasadniczych właściwości jako środka oceny funkcjonalności, gdyż właściwości te okazują się funkcjonalne, jeżeli zmiana wpływa na ich funkcję. W tym zakresie podkreśla ona znaczenie kształtów zamiennych, które stanowiłyby wskazówkę, że znak towarowy przedstawiający konkretny kształt nie powodowałby powstania monopolu i nie byłby objęty bezwzględną podstawą odmowy rejestracji rozpatrywaną w niniejszym postępowaniu. 95.      Ta argumentacja wnoszącej odwołanie również mnie nie przekonuje. 96.      Jeśli przyjąć moją wykładnię metodologiczną art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, krytyka zaskarżonego wyroku nie jest trafna. Aczkolwiek zaakceptowałem ewentualne znaczenie porównania kształtów alternatywnych w celu oceny sytuacji konkurentów, przeniosłem taką analizę porównawczą do fazy drugiej; tam ma bowiem znaczenie ustalenie, czy monopol, jaki przyznaje znak towarowy towarowi posiadającemu pewne właściwości o charakterze funkcjonalnym, może unicestwić rywalizację na rynku. Jak już wspomniałem, po stwierdzeniu całkowitej funkcjonalności klocka Lego, nie ma potrzeby przechodzenia do kolejnych faz badania. 97.      Ponadto na podstawie wyroku w sprawie Philips i spornego przepisu widać brak zasadności zarzucanego Sądowi przez Lego Juris błędu, którego miał się on dopuścić w zaskarżonym wyroku. We wspomnianym wyroku Sąd jasno rozstrzygnął, w punktach 81–84, że „wykazanie istnienia innych kształtów, które pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu technicznego, [nie] może pozwolić na obejście podstawy odmowy lub [unieważnienia] rejestracji, zawartej w [spornym przepisie]”, który zważywszy na to, że wyklucza z rejestracji oznaczenia składające się wyłącznie kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, znajduje pełne zastosowanie w przypadku klocków Lego, w przypadku których została stwierdzona pełna funkcjonalność. Lego Juris nie może zatem powoływać się dla uzasadnienia swojego stanowiska na niuanse wyroku w sprawie Philips, zgodnie z którymi ogranicza się on do zasadniczych właściwości, ponieważ wszystkie właściwości klocka Lego, zasadnicze czy nie, mają charakter funkcjonalny. Przy takim założeniu nie ma potrzeby zajmować się kształtami alternatywnymi, ponieważ znak towarowy, który zostałby zarejestrowany, zawsze powodowałby powstanie monopolu na dany kształt. 98.      Biorąc powyższe pod uwagę, uważam argument trzeci za bezpodstawny, w związku z czym powinien on podzielić los pozostałych. W rezultacie wskutek oddalenia wszystkich argumentów upada jedyny zarzut odwołania. VII – Koszty 99.      Wskutek oddalenia wszystkich żądań podniesionych przez Lego Juris w odwołaniu, spółka ta powinna również zostać obciążona kosztami na podstawie art. 122 akapit pierwszy w związku z art. 69 § 2 akapit pierwszy regulaminu Trybunału. VIII – Wnioski 100. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, proponuję, aby Trybunał Sprawiedliwości: 1)         oddalił odwołanie wniesione przez Lego Juris od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (izba ósma) z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T‑270/06; 2)         obciążył wnoszącą odwołanie kosztami postępowania. 1 – Język oryginału: hiszpański. – J. Maier, „Lego des Lebens”, DIE ZEIT nr 32 z dnia 30 lipca 2009 r., s. 27. – Wyrok w sprawie T‑270/06, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze. 4 – Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). 5 – Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349, s. 83) i po raz ostatni rozporządzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, s. 1). 6 – Wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C‑299/99, Rec. s. I‑5475. – Punkt 76 wyroku. 8 – Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwana dalej „dyrektywą”); artykuł ten jest alter ego art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94. – Punkt 78 wyroku w sprawie Philips. – Punkt 79. – Punkt 80. – Punkt 82. – Punkt 81. 14 – Porozumienie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. 15 – Punkty 9 i 10 zaskarżonego wyroku. 16 – Stosownie do art. 1b ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiającego regulamin wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. L 28, s. 11). 17 – Decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2006 r. (sprawa R 856/2004 G) dotycząca postępowania o unieważnienie między MEGA Brands, Inc. a Lego Juris A/S. 18 – Punkty 32 i 33 decyzji. 19 – Punkty 34 i 36 tej decyzji. 20 – W punkcie 58. 21 – Punkt 60. 22 – W punktach 54 i 55. 23 – W punktach 41–63. 24 – Punkty 27–34 zaskarżonego wyroku. 25 – Znajduje się on również w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie, dyrektywy. Należy wspomnieć o tym przepisie, ponieważ jego wykładni dotyczy wyrok w sprawie Philips. 26 – Punkty 51–68 zaskarżonego wyroku. 27 – Punkty 70–88 zaskarżonego wyroku. – Faks z dnia 20 kwietnia 2009 r. – Poprzez odniesienie do wyroku z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C‑210/96 Gut Springenheide i Tusky, Rec. s. I‑4657, pkt 31, który ustanowił takie kryterium przyjęte następnie przez późniejsze orzecznictwo dotyczące znaków towarowych. – W prawie niemieckim patrz: F. Hacker, Als Marke Schutzfähige Zeichen ? § 3, w: Ströbele, Hacker, Markengesetz, 8.Aufl., Wyd. Carl Heymanns, Köln 2006, s. 85; w prawie hiszpańskim patrz: L.A. Marco Arcalá, Artículo 5. Prohibiciones absolutas, w: A. Bercovitz Rodríguez‑Cano, (red.), Comentarios a la Ley de Marcas, 2. editione, Wyd. Thomson Aranzadi, Pampeluna 2008, tom I, s. 204; w prawie francuskim patrz: J. Azéma, J.Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 6e éd., Wyd. Dalloz, Paris 2006, s. 773; w prawie północnoamerykańskim patrz M. Wong, The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection, Cornell Law Review, vol. 83, 1998, s. 1116, 1154. – Ibídem; pogląd ten jest szczególnie reprezentowany w prawie hiszpańskim i francuskim, w których wspomina się o „fraude de ley” i „abus de droit”, które miałyby miejsce, gdyby rozszerzono ochronę wynikającą z patentów lub wzorów przemysłowych poprzez prawo znaków towarowych. – W szczególności odpowiednio w pkt 79 i 82. – W szczególności w pkt 30 i 39. – W. Cornish, D. Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 6th ed., Wyd. Thomson Sweet & Maxwell, London 2007, s. 710. – W odniesieniu do krytyki swobodniejszego stosowania wyroku w sprawie Philips przez Bundesgerichtshof patrz: U. Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis, Wyd. Carl Heymann, Köln 2006, s. 109 i 110. Niemiecki sąd najwyższy nie zgodził się jednak na rejestrację klocka Lego będącego przedmiotem niniejszego sporu, uznając go za posiadający wyłącznie charakter funkcjonalny, co doprowadziło do unieważnienia rejestracji znaku towarowego, który początkowo zarejestrowano w Niemczech; Bundesgerichtshof, komunikat prasowy nr 158/2009 (http://juris.bundesgerichtshof.de /cgi‑bin/rechtsprechung). – Punkt 79 wyroku w sprawie Philips. – Zgodnie z wyrokiem w sprawie Philips zawsze postępowały Sąd, OHIM oraz, ze wskazanymi wahaniami, różne sądy krajowe. – Punkt 79 wyroku w sprawie Philips. – Punkty 81–83 wyroku w sprawie Philips. – Zainspirował mnie mutatis mutandis z prawa niemieckiego F. Hacker, op.cit., s. 88 oraz z prawa północnoamerykańskiego T. McCormick, „Will TrafFix »Fix« the Splintered Functionality Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.”, 40 Houston Law Review, (2003), s. 541, 566. – Wywodzę to stwierdzenie a contrario sensu z wyroku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie C‑286/04 P Eurocermex przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑5797, pkt 22, 23 i przytoczone tam orzecznictwo, potwierdzonego wyrokiem z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C‑238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑9375, pkt 82. – Utrwalone orzecznictwo Trybunału; np. wyroki: z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann La-Roche przeciwko Centrafarm, Rec. s. 1139, pkt 7; z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C‑206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I‑10273, pkt 48; z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C‑412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑3569, pkt 53. – W pkt 76. – Na przykład w wyrokach: z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C‑304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑3297, pkt 67; z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C‑25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑5719, pkt 25. – Jak celnie wskazuje F. Hacker, op. cit., s. 88. – Punkt 40 jego orzeczenia w sprawie Lego; TrafFix Devices, Inc. V. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23(2001). – Wyrok w sprawie Philips, pkt 82. – Punkt 80 wyroku w sprawie Philips. – Zwanych także „złączami USB” lub po angielsku „pendrive”. – Ponadto, jeżeli sam prawodawca przewiduje taką możliwość, że ochrona przyznana znakowi towarowemu nie musi obejmować całości tego oznaczenia, stanowisko zajmowane przez OHIM wydaje mi się mało przekonujące. 51 – A. Bender, Der Ablauf des Anmeldeverfahrens, w: K.H. Fezer, Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, Wyd. C.H. Beck, Monachium 2007, s. 585. – Mający identyczną treść normatywną z art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. – W prawie północnoamerykańskim określa się je jako „significant non-reputation related disadvantage”; T. McCormick, op. cit., s. 567. – Wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C‑473/01 P i C‑474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I‑5173, pkt 33; ww. wyroki: w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 25; w sprawie Eurohypo przeciwko OHIM, pkt 67. – Patrz ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 57; wyrok z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C‑371/06 Benetton Group, Zb.Orz. s. I‑7709, pkt 24–27. – W tym samym znaczeniu patrz U. Hildebrandt, op.cit., s. 110. – Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C‑542/07 P Imagination Technologies przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 44. – Punkt 68 niniejszej opinii. – Punkt 75 powyżej.