C-51/09

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PEDRA CRUZA VILLALÓNA przedstawiona w dniu 25 marca 2010 r.1(1) Sprawa C‑51/09 P Barbara Becker Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Słowny znak towarowy „Barbara Becker” – Sprzeciw właściciela słownych wspólnotowych znaków towarowych „BECKER” i „BECKER ONLINE PRO” I –    Wprowadzenie 1.        Barbara Becker wniosła odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 2 grudnia 2008 r. w sprawie Harman International Industries przeciwko OHIM(2), w którym stwierdzono nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „OHIM”)(3) przyznającej jej prawo zarejestrowania wspólnotowego znaku towarowego „Barbara Becker”. 2.        Źródłem niniejszego sporu jest sprzeciw, który wniosło z powodzeniem przedsiębiorstwo Harman International Industries, Inc. (zwane dalej „Harman Int. Industries”) do Wydziału Sprzeciwów OHIM, podnosząc ewentualne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku znaku towarowego, którego rejestrację zgłasza wnosząca odwołanie, oraz jej wcześniejszych praw, tzn. praw wynikających zarówno ze wspólnotowego znaku towarowego „BECKER ONLINE PRO” jak i ze zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego „BECKER”, w odniesieniu do którego data złożenia wniosku o rejestrację była wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację znaku towarowego będącego przedmiotem postępowania. 3.        Chociaż w pismach procesowych zarówno wnosząca odwołanie jak i OHIM oparły swe żądania na błędach w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, dyskusja podczas rozprawy przerodziła się w krytykę skierowaną na naruszenie prawa wynikające głównie z błędnej wykładni orzecznictwa. II – Właściwe przepisy dotyczące znaków towarowych 4.        Od dnia 13 kwietnia 2009 r. wspólnotowy znak towarowy regulowany jest zasadniczo przez rozporządzenie (WE) nr 207/2009(4), niezależnie od czego do niniejszego odwołania mają zastosowanie ratione temporis przepisy rozporządzenia (WE) nr 40/94(5). 5.        Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (którego treść została następnie powtórzona w odpowiadającym mu artykule rozporządzenia nr 207/2009) stanowi: „W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli: [...] b)      z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”. 6.        Zgodnie z art. 8 ust. 2 „wcześniejsze znaki towarowe” oznaczają m.in. wspólnotowe znaki towarowe, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego. III – Stan faktyczny w postępowaniu przed Sądem Pierwszej Instancji i zaskarżony wyrok A –    Okoliczności faktyczne i postępowanie przed OHIM 7.        W dniu 19 listopada 2002 r. strona wnosząca odwołanie, Barbara Becker, wniosła, zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, o rejestrację jako słownego wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia składającego się z jej własnego imienia i nazwiska(6). 8.        Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego(7) i odpowiadają następującemu opisowi „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; automaty maszyny sprzedające i mechanizmy do automatów uruchamianych za pomocą pieniędzy; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery”. 9.        W dniu 24 czerwca 2004 r. Harman Int. Industries, wniosła do Wydziału Sprzeciwów OHIM na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji rozpatrywanego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów ujętych w omawianej klasie 9 porozumienia nicejskiego. Swój sprzeciw uzasadniła ona zarówno istnieniem słownego wspólnotowego znaku towarowego BECKER ONLINE PRO(8), jak i zgłoszonym słownym wspólnotowym znakiem towarowym BECKER(9). Towary objęte rejestracjami wcześniejszych znaków towarowych należały również do uprzednio wspomnianej klasy 9, przy czym identyczność lub podobieństwo rozpatrywanych towarów nie były kwestionowane przez strony(10). 10.      Uznając, iż istniało prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń, Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw Harman Int. Industries(11). Wydział Sprzeciwów orzekł, że towary oznaczone rozpatrywanymi znakami są identyczne, a same znaki są ogólnie podobne, ponieważ z jednej strony wykazują przeciętny stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego, a z drugiej strony są identyczne pod względem koncepcyjnym, gdyż odnoszą się do tego samego nazwiska. 11.      Odwołanie wniesione przez Barbarę Becker do Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM zostało uwzględnione, a decyzja Wydziału Sprzeciwów została uchylona(12). Izba Odwoławcza orzekła, że oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towary są po części identyczne, a po części podobne, dokonując ich rozróżnienia, w zależności od ich charakteru i celu, na towary przeznaczone dla ogółu odbiorców, towary przeznaczone dla specjalistów oraz towary należące do pośredniej kategorii, przeznaczone dla tych obydwu grup osób(13). 12.      Co się tyczy kolidujących ze sobą oznaczeń, należy wziąć pod uwagę, że z przyczyn ekonomii procesowej Izba Odwoławcza uwzględniła jedynie wcześniejszy słowny znak towarowy BECKER, z jednej strony, i zgłoszone oznaczenie Barbara Becker, z drugiej strony. Stwierdziła ona po prostu, że między kolidującymi ze sobą oznaczeniami występuje jedynie pewien poziom podobieństwa wizualnego i fonetycznego, ponieważ pozostały element zgłoszonego znaku towarowego, a mianowicie imię Barbara, został w nim umieszczony na początku(14). 13.      Pod względem koncepcyjnym natomiast uznała ona, że kolidujące ze sobą oznaczenia wyraźnie się od siebie różnią w Niemczech i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Zdaniem Izby Odwoławczej nazwisko Becker nie stanowi elementu odróżniającego i dominującego zgłoszonego do rejestracji znaku, ponieważ właściwy krąg odbiorców będzie go postrzegał zasadniczo jako całość, czyli jako „Barbara Becker”, a nie jako połączenie imienia i nazwiska. Wskazała ona również, że Barbara Becker „uzyskała status osoby znanej”(15) [tłumaczenie nieoficjalne] w Niemczech, podczas gdy nazwisko Becker jest ogólnie uznawane za nazwisko niczym niewyróżniające się i często spotykane. W rezultacie Izba Odwoławcza stwierdziła, że występujące między rozpatrywanymi oznaczeniami różnice koncepcyjne są wystarczająco znaczące, aby wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd(16). 14.      Ponadto Izba Odwoławcza odrzuciła argument, jakoby wypracowana w orzecznictwie przesłanka stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, która wymaga, by stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi był na tyle duży, aby dany krąg odbiorców dostrzegł istnienie związku między tymi znakami, została w niniejszej sprawie spełniona(17). B –    Streszczenie zaskarżonego wyroku 15.      W dniu 15 czerwca 2007 r. Harman Int. Industries wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej. Na poparcie swojej skargi podniosła dwa zarzuty wywodzone z naruszenia odpowiednio art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Z uwagi na to, że odwołanie nie dotyczy drugiego z tych zarzutów, argumenty dotyczące zastosowania art. 8 ust. 5 omawianego rozporządzenia nie zostają powtórzone. 16.      Sąd uwzględnił pierwszy zarzut dotyczący nieważności uznając, iż Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wyraźnie się różnią. Bez względu bowiem na większe lub mniejsze różnice występujące pomiędzy tymi dwoma znakami towarowymi na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej(18) Sąd odrzucił ocenę Izby Odwoławczej dotyczącą wagi, jaką należy przypisać elementowi „becker” w stosunku do elementu „barbara” w znaku towarowym Barbara Becker, opierając się na następującym rozumowaniu(19). 17.      Po pierwsze, Sąd przywołał jeden ze swych wyroków, w którym stwierdził, iż, mimo że sposób postrzegania znaków towarowych składających się z imienia i nazwiska osoby może być odmienny w różnych krajach Wspólnoty, to konsumenci, przynajmniej we Włoszech, przypisują co do zasady bardziej odróżniający charakter nazwiskom, a nie imionom, zawartym w znakach towarowych(20). Wywnioskował z tego, że w przypadku znaku towarowego Barbara Becker należało również przypisać nazwisku Becker, a nie imieniu Barbara bardziej odróżniający charakter. 18.      Po drugie, Sąd zakwestionował okoliczność, że status osoby powszechnie znanej, jaki posiada Barbara Becker w Niemczech jako była żona Borisa Beckera mógłby wyeliminować koncepcyjne podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych, gdyż obydwa te znaki towarowe odwołują się do tego samego nazwiska: Becker. Podobieństwo to zdaniem Sądu wzmacniała okoliczność, że w części Wspólnoty elementowi „becker” mógł zostać przypisany charakter bardziej odróżniający niż elementowi „Barbara”, który stanowi jedynie zwykłe imię. 19.      Po trzecie, Sąd przywołał wyrok Trybunału w sprawie Medion(21), zgodnie z którym złożony znak towarowy składający się z zestawienia odrębnego elementu z oznaczeniem tworzącym zarejestrowany wcześniej znak towarowy może zostać uznany za podobny do tego innego znaku towarowego, gdy ten ostatni znak, nawet jeśli nie stanowi dominującego elementu złożonego znaku towarowego, może zachować w nim niezależną pozycję odróżniającą. Stosując to kryterium w niniejszej sprawie, Sąd uznał element „becker” za nazwisko, które jest potocznie używane do określenia osoby, zajmujący w znaku Barbara Becker niezależną pozycję odróżniającą, wystarczającą dla stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. 20.      Wreszcie, ze względu na to, iż nie kwestionowano ani identyczności, ani podobieństwa towarów, w odniesieniu do których zamierzano zastosować każdy z kolidujących ze sobą znaków towarowych oraz biorąc także pod uwagę podobieństwa wizualne, fonetyczne i koncepcyjne znaków towarowych Barbara Becker i BECKER, Sąd stwierdził istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku tych znaków towarowych, nawet gdyby rozpatrywane towary były przeznaczone dla odbiorców wykazujących stosunkowo wysoki poziom uwagi. W tym względzie Sąd odrzucił argument OHIM, że złożony znak towarowy może zostać uznany za podobny do innego znaku towarowego wyłącznie wówczas, gdy ich wspólny element składowy jest elementem dominującym w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez złożony znak towarowy. Sąd nie przyjął również argumentu podniesionego przez Barbarę Becker odnośnie do braku możliwości zastosowania do nazw własnych orzecznictwa, które dotyczy złożonych znaków towarowych, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. IV – Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron 21.      Odwołanie wniesione przez Barbarę Becker wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 3 lutego 2009 r. W odwołaniu tym wnosi ona do Trybunału o: –        uchylenie pkt 1 sentencji zaskarżonego wyroku, na mocy którego stwierdzono nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 7 marca 2007 r.; –        uchylenie pkt 3 sentencji zaskarżonego wyroku, na mocy którego OHIM został, poza własnymi kosztami, obciążony kosztami poniesionymi przez Harman Int. Industries; –        obciążenie Harman Int. Industries kosztami postępowania. 22.      Odpowiedź Harman Int. Industries na odwołanie wpłynęła do sekretariatu Trybunału w dniu 27 marca 2009 r. Spółka ta zwraca się do Trybunału o: –        utrzymanie w mocy całości zaskarżonego wyroku. –        obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania poniesionymi przez Harman Int. Industries we wszystkich instancjach przed OHIM i przed sądami wspólnotowymi. 23.      OHIM złożył ze swej strony odpowiedź na odwołanie w dniu 8 maja 2009 r.(22), wnosząc do Trybunału o: –        uchylenie w całości zaskarżonego wyroku; –        obciążenie Harman Int. Industries kosztami postępowania poniesionymi przez OHIM. 24.      Podczas rozprawy, która miała miejsce w dniu 11 lutego 2010 r., pełnomocnicy Barbary Becker, Harman Int. Industries i OHIM przedstawili swoje uwagi i odpowiedzieli na pytania postawione przez członków Izby i przez rzecznika generalnego. V –    Analiza odwołania A –    Stanowiska stron 25.      Barbara Becker podnosi jedyny zarzut odwołania oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Mianowicie, zarzuca ona Sądowi nieprawidłowe zastosowanie do rozpatrywanej sprawy rozstrzygnięcia zawartego w ww. wyroku Sądu w sprawie Fusco oraz błędne zastosowanie w niniejszym sporze ww. wyroku w sprawie Medion. 26.      Co się tyczy pierwszego zarzutu, wnosząca odwołanie krytykuje Sąd za to, że zastosował w niniejszej sprawie ustalenie dokonane w wyroku w sprawie Fusco, zgodnie z którym, przynajmniej we Włoszech, konsumenci przypisują co do zasady bardziej odróżniający charakter nazwiskom, a nie imionom, zawartym w znakach towarowych, nie biorąc pod uwagę jednego ze swych późniejszych wyroków, w którym Sąd orzekł, że zasada ta nie powinna być stosowana w sposób automatyczny, bez uwzględnienia szczególnych okoliczności danej sprawy(23). W tym ostatnim wyroku, mimo iż obydwa znaki towarowe będące przedmiotem tej sprawy zawierały to samo włoskie nazwisko „Rossi”, nie zostało ono uznane za wystarczająco dominujące, aby mogło spowodować zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd(24). 27.      W odniesieniu do drugiego zarzutu Barbara Becker zarzuca Sądowi, iż wywiódł w zaskarżonym wyroku, na podstawie wyroku w sprawie Medion, że element „Becker” zajmował niezależną pozycję odróżniającą w złożonym znaku towarowym, co doprowadziło do stwierdzenia podobieństwa pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. W tym względzie Barbara Becker uważa, że wyrok w sprawie Medion miał na celu jedynie uniknięcie sytuacji, w której osoba trzecia mogłaby dodać nazwę swego przedsiębiorstwa, mającą prawdopodobnie niewielki charakter odróżniający, do już zarejestrowanego znaku towarowego i żądać ochrony dla całości, ze szkodą dla omawianego znaku towarowego. W każdym razie twierdzi ona, że ww. wyrok w sprawie Medion nie ustanowił ogólnej zasady, zgodnie z którą jakikolwiek element wspólny dla dwóch znaków towarowych, nawet jeżeli nie jest dominujący w złożonym znaku towarowym, powinien być uznany za odróżniający w rozumieniu tego wyroku, powodując w ten sposób zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. 28.      Wnosząca odwołanie wskazuje wreszcie na odmienny kontekst, w którym wydany został ten wyrok, ponieważ dotyczył on umieszczenia nazwy przedsiębiorstwa we wcześniejszym znaku towarowym, podczas gdy niniejsza sprawa dotyczy wniosku o rejestrację pełnego imienia i nazwiska osoby, w którym nazwisko odpowiada innemu zarejestrowanemu znakowi towarowemu. Utrzymuje ona, iż odbiorcy postrzegają oznaczenie „Barbara Becker” jako określające osobę płci żeńskiej, lecz że nie należy mylić go po prostu z nazwiskiem Becker, które jest często spotykane i w rezultacie w niewielkim stopniu przydatne do stwierdzenia podobieństwa koncepcyjnego pomiędzy kolidującymi znakami towarowymi. Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd popełnił błąd, uznając za „zwykłe imię”(25) słowo „Barbara”, ponieważ to ostatnie, dodane do rozpatrywanego nazwiska, znacząco wpłynęłoby na całościowe wrażenie wywoływane przez jej znak towarowy, dodając w ten sposób zupełnie nowe znaczenie koncepcyjne nazwisku „Becker”. 29.      OHIM podtrzymuje zasadniczo ze swej strony argumenty wnoszącej odwołanie, w szczególności okoliczność faktyczną, że Sąd nie uwzględnił wszystkich szczególnych okoliczności rozpatrywanej sprawy, takich jak fakt, że była żona znanego tenisisty jest osobą znaną, czy też błędów popełnionych przy zastosowaniu ww. wyroku w sprawie Medion. Krytykuje on wreszcie, tak jak Barbara Becker, uzasadnienie zaskarżonego wyroku, które uważa z uwagi na wyżej przedstawione powody za sprzeczne i niewystarczające. Podczas rozprawy Urząd skoncentrował się jednak na krytyce automatycznego zastosowania kryteriów ustanowionych w wyroku w sprawie Medion. 30.      Harman Int. Industries wnosi natomiast o oddalenie odwołania, uznając, że analiza, jakiej dokonał Sąd, jest właściwa, oraz wnosi o utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku. B –    Analiza jedynego zarzutu odwołania 1.      W przedmiocie dopuszczalności odwołania 31.      Przede wszystkim należy przypomnieć, że wobec braku wniosku jednej ze stron sporu, na Trybunale spoczywa obowiązek podniesienia z urzędu jakiejkolwiek kwestii dotyczącej dopuszczalności odwołania lub niektórych jego zarzutów(26). Co się tyczy orzecznictwa, wskazuje ono niezmiennie, iż zgodnie z art. 225 ust. 1 akapit drugi WE (obecnie art. 256 TFUE) i art. 58 statutu Trybunału Sprawiedliwości odwołanie do Trybunału jest ograniczone do kwestii prawnych i może ono być oparte na zarzutach odnoszących się między innymi do naruszenia prawa wspólnotowego przez Sąd(27). 32.      W tych okolicznościach oraz uwzględniając wyrażone przez Harman Int. Industries podczas rozprawy sugestie dotyczące potencjalnej niedopuszczalności podniesionych przez stronę przeciwną argumentów, wydaje się stosowne zbadanie z urzędu dopuszczalności jedynego zarzutu niniejszego odwołania. 33.      Rozpatrywana kwestia pojawia się w szczególności w związku z krytyką dokonaną zarówno przez wnoszącą odwołanie, jak i przez OHIM dotyczącą faktu, że w zaskarżonym wyroku brakuje oceny zgłoszonego znaku towarowego z punktu widzenia skutku, jaki w odniesieniu do całościowego wrażenia wywołuje dodanie imienia do nazwiska, oraz odwołania się do potencjalnie „potocznego” i często spotykanego charakteru tego nazwiska. Takie zarzuty mogłyby bowiem wywołać pewne podejrzenie niedopuszczalności, gdyby zmierzały jedynie do uzyskania od Trybunału nowej oceny okoliczności faktycznych, której to oceny Trybunał nie ma prawa dokonać, orzekając w tym postępowaniu(28). 34.      Nie sądzę, aby zachodziła tu powyższa sytuacja. 35.      Po pierwsze, jak wskazuje OHIM, tym, co jest podważane przez wnoszącą odwołanie i sam Urząd, nie jest wynik tychże ocen stanu faktycznego, lecz uzasadnienie in extenso zaskarżonego wyroku. Opierają oni swoje stanowisko na utrwalonym orzecznictwie, z którego wynika, że brak uzasadnienia lub jego niewystarczający charakter są kwestiami prawnymi należącymi do istotnych wymogów proceduralnych w rozumieniu art. 230 WE (obecnie art. 263 TFUE), na które można się powołać w ramach odwołania(29) lub nawet podnieść z urzędu jako bezwzględne przeszkody procesowe(30). 36.      Po drugie, jak zostało to już wcześniej wskazane, podczas rozprawy określono w sposób bardziej precyzyjny zarzut odwołania, w każdym razie w odniesieniu do OHIM, przechodząc od krytyki skupionej na błędach w uzasadnieniu do innej, bardziej czytelnej opartej na naruszeniu prawa przy zastosowaniu wyroku w sprawie Medion. 37.      W związku z powyższym uważam za właściwe zakwalifikowanie do kategorii naruszenia prawa zarzuty podniesione wobec zaskarżonego wyroku. 2.      Co do istoty odwołania 38.      Uwagi krytyczne, wyrażone przez wnoszącą odwołanie w skardze wszczynającej postępowanie, łącznie z uwagami OHIM, nasuwają przede wszystkim pytania o adekwatność i o wykładnię wyroków (szczególnie w sprawach Fusco i Medion), które zostały wykorzystane w zaskarżonym wyroku w celu rozstrzygnięcia sporu „przede wszystkim w oparciu o kontekst niniejszej sprawy”. Uwzględniając istotę tego odwołania, to znaczy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, jak również zasadność zarzutu, to znaczy błędną wykładnię i błędne zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, należy odnieść się do obowiązujących kryteriów prawnych oraz kryteriów ustanowionych przez orzecznictwo stosowanych przy rozstrzyganiu tego typu sporów. 39.      Zgodnie z wymienionym przepisem w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Takie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. 40.      Z kolei motyw siódmy rozporządzenia 40/94 wskazuje, iż ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego budzić skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, jak również między oznaczonymi nimi towarami lub usługami. 41.      Co się tyczy orzecznictwa Trybunału, a szczególnie w odniesieniu do definicji prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, potwierdza ono niezmiennie, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b), jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo(31). 42.      Co się tyczy metody, zgodnie z którą należy określić istnienie w odczuciu odbiorców takiego prawdopodobieństwa w odniesieniu do dwóch oznaczeń, Trybunał orzekł, że należy je oceniać całościowo, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności istotnych dla danej sprawy(32). 43.      Podobnie, z tego utrwalonego orzecznictwa wynika, że całościowa ocena zawiera analizę wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych, przy czym całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd winna ponadto opierać się na wywieranym przez te znaki całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Trybunał ponadto twierdził, że sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym zakresie orzecznictwo zawsze podtrzymywało pogląd, że przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali(33). 44.      W niniejszej sprawie nie jest kwestionowane podobieństwo towarów ani stopień podobieństwa między rozpatrywanymi znakami towarowymi na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej. Ostatecznie rozważana kwestia dotyczy podobieństwa koncepcyjnego, co w niniejszej sprawie oznacza zasadniczo poszukiwanie znaczenia nazwiska „Becker” i pełnego imienia i nazwiska „Barbara Becker”, a w szczególności określenie wpływu, jaki wywiera imię na nazwisko. 45.      W tym celu konieczne było, jak powtarza orzecznictwo przywołane w pkt 43 niniejszej opinii, „uwzględnienie [...] wszelkich okoliczności istotnych dla danej sprawy ”. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera okoliczność, że w decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM będącej przedmiotem sporu przed Sądem uznano różnicę koncepcyjną pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi, opierając się w znacznym stopniu na słabej zdolności odróżniającej znaku towarowego BECKER, z uwagi na niczym niewyróżniający się charakter nazwiska i na popularność Barbary Becker w Niemczech(34). 46.      Zaskarżony wyrok, jak przedstawiono poniżej, powiela jednakże schematyczne podejście stworzone w oparciu zarówno o wcześniejsze wyroki Sądu (w sprawie Fusco), jak i Trybunału (w sprawie Medion), stosunkowo odosobnione, w których konkretne okoliczności rozpatrywanych spraw miały szczególne, o ile nie decydujące, znaczenie. 47.      W istocie w pkt 34–43 zaskarżonego wyroku zadano pytanie dotyczące podobieństwa na płaszczyźnie koncepcyjnej i udzielono na nie odpowiedzi. Rozstrzygnięcie, zgodnie z którym istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, wywodzi się przede wszystkim z pkt 35 i 36, które opierają się na wyroku w sprawie Fusco, i pkt 37 i 41, które opierają się na wyroku w sprawie Medion. 48.      Po pierwsze, Sąd w zaskarżonym wyroku orzeka, że nazwisko „Becker” posiada „charakter bardziej odróżniający” niż element „Barbara”, opierając się na wyroku w sprawie Fusco, w którym Sąd orzekł o istniejącym w przypadku znaków towarowych „Enzo Fusco” i „Antonio Fusco” prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd, wychodząc z powtórzonego w niniejszej sprawie założenia, iż co się tyczy znaków towarowych, to konsumenci, przynajmniej we Włoszech, nadają co do zasady bardziej odróżniający charakter nazwiskom, a nie imionom. Większa lub mniejsza popularność wnoszącej odwołanie w Niemczech nie miałaby znaczenia na płaszczyźnie koncepcyjnej (pkt 34 i 35). 49.      Trudno jest jednakże przyjąć tak automatyczne, należałoby powiedzieć, rozszerzenie zakresu wyroku w sprawie Fusco na sprawę, którą się obecnie zajmujemy, z uwagi na znaczenie, jakie przypisano w sprawie Fusco jej okolicznościom przy pomocy wyrażeń takich jak „w takich okolicznościach” i „w niniejszej sprawie” lub „w rozpatrywanych znakach towarowych” zawartych w pkt 54 ww. wyroku. 50.      Waga przywiązana do okoliczności sprawy w tym ostatnim wyroku została ukazana w wyroku wydanym niedługo później przez tę samą izbę Sądu w sprawie Marcorossi, której przedmiotem były również włoskie nazwiska. Po przypomnieniu, że postrzeganie oznaczeń złożonych z nazwiska i imienia może być odmienne w różnych krajach Wspólnoty Europejskiej i że nie można wykluczyć, iż w pewnych krajach konsumenci zapamiętują lepiej nazwisko niż imię, Sąd powołując się wyraźnie na wyrok w sprawie Fusco, podkreślił, iż „jednakże tej generalnej reguły […] nie można stosować w sposób automatyczny, bez uwzględnienia szczególnych okoliczności danej sprawy”. 51.      Po drugie, i tej kwestii dotyczą głównie moje zastrzeżenia, zaskarżony wyrok przywołuje wyrok wydany przez tenże Trybunał w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne w sprawie Medion. 52.      Należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pojawiające się w tym pytaniu prejudycjalnym odnosiło się do znaku towarowego LIFE, zarejestrowanego przez niemiecką spółkę Medion dla urządzeń elektronicznych z zakresu rozrywki pod nazwą THOMSON LIFE, pod którą spółka Thomson sprzedawała niektóre ze swych towarów. W tej sprawie towary objęte obydwoma znakami towarowymi były, przynajmniej częściowo, identyczne, w związku z czym Medion wystąpiła do sądu krajowego o zakazanie Thomsonowi używania wspomnianej nazwy w odniesieniu do towarów, w stosunku do których ustalona została ich identyczność(35). 53.      W tym kontekście, rzeczywisty zakres linii orzeczniczej wyrażonej w wyroku w sprawie Medion wynika z kontrastu istniejącego pomiędzy dosłownym charakterem pytania sformułowanego przez sąd krajowy i odpowiedzią, jakiej udzielił Trybunał. W istocie, podczas gdy sąd krajowy pyta, czy „występuje” prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w takich okolicznościach sprawy, jakie zostały przedstawione, Trybunał odpowiada, iż takie prawdopodobieństwo „może występować” w takich jak opisane okolicznościach. Znaczenie tego sposobu sformułowania użytego przez Trybunał w jego odpowiedzi uwidacznia się bez trudu w pkt 30 przytoczonego wyroku. W tym wyroku bowiem po przywołaniu jako zasady obowiązku dokonania w trakcie analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd „całościowej oceny” lub odniesienia się do „całościowego wrażenia” z uwzględnieniem w szczególności elementów odróżniających i dominujących spornych znaków (pkt 28), Trybunał dopuszcza możliwość, którą należy uznać za wyjątkową, że wcześniejszy znak towarowy, używany przez osoby trzecie w oznaczeniu złożonym, zachowuje w tym oznaczeniu złożonym niezależną pozycję odróżniającą, nie stanowiąc przy tym elementu dominującego. 54.      Badając bowiem w tej sprawie przesłanki potencjalnego stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Trybunał w pkt 30 wyroku orzekł, iż „jednakże poza zwykłymi przypadkami, w których przeciętny konsument postrzega znak towarowy jako całość, i z zastrzeżeniem okoliczności, że całościowe wrażenie może być zdominowane przez jeden lub kilka ze składników złożonego znaku towarowego, w żaden sposób nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach wcześniejszy znak towarowy używany przez osoby trzecie w oznaczeniu złożonym, zawierającym nazwę przedsiębiorstwa tej osoby, który zachowuje w tym oznaczeniu złożonym niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, nie stanowi z tego względu elementu dominującego”(36). 55.      W ten sposób Trybunał odpowiedział w tej sprawie sądowi krajowemu, jeśli chodzi o weryfikację istnienia w odniesieniu do dwóch oznaczeń prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadkach, w których złożony znak towarowy zawiera jako jeden ze swych elementów wcześniej zarejestrowany znak towarowy, i nakazał mu odrzucenie tzw. Prägetheorie (teorii wywieranego wrażenia)(37). 56.      Z powyższych rozważań wynika wyraźnie, że gdyby Sąd chciał w zaskarżonym wyroku oprzeć się w decydujący sposób na linii orzeczniczej wykształconej w sprawie Medion celem stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku rozpatrywanych znaków towarowych, powinien był rozumować w drodze wyjątku(38), to znaczy, powinien był wyjaśnić dlaczego w niniejszej sprawie, należało wyjątkowo odejść od ogólnego wymogu zbadania wniosku o rejestrację złożonego znaku towarowego w oparciu o całościowe wrażenie przy uwzględnieniu w szczególności jego elementów odróżniających i dominujących. Inaczej mówiąc, powinien był wytłumaczyć, w kontekście potencjalnego podobieństwa koncepcyjnego pomiędzy [określeniem] „barbara becker” i „becker”, dlaczego w tym przypadku nie było konieczne, aby element „becker” zajmował pozycję dominującą w całości. 57.      Jednakże żadne z powyższych rozważań nie pojawia się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Natomiast, niemalże z trudnością, można odnaleźć inne rozważanie (pkt 37) niż to, że „becker” odpowiada nazwisku, co nie jest kwestionowane i byłoby trudne do obalenia. Na podstawie powyższego Sąd dochodzi do bezpośredniego wniosku, że określenia „becker” i „barbara becker” są do siebie podobne i że (pkt 38) w konsekwencji Izba Odwoławcza naruszyła prawo (pkt 39). 58.      Należy przypomnieć, że zaskarżony wyrok nie zawiera żadnych uwag czy analizy w odniesieniu do nazwiska Becker w celu określenia, czy zajmuje ono tę niezależną pozycję odróżniającą, przywołaną w wyroku w sprawie Medion, co do której nie wymaga się, by stanowiła element dominujący w całości znaku towarowego, podczas gdy w okolicznościach niniejszej sprawy pierwszorzędną kwestią było dokonanie oceny charakteru odróżniającego pierwszego znaku towarowego BECKER(39). W przypadku bowiem gdyby ten ostatni znak towarowy był w wysokim stopniu rozpoznawalny przez odbiorców, jakikolwiek inny znak towarowy, który miałby być umieszczony na identycznych towarach, napotkałby na znaczne trudności w roszczeniu sobie praw do tego nazwiska. 59.      Wreszcie, opierając się na ogólnym i w części niewłaściwym zrozumieniu współoddziaływania wyroków w sprawach Fusco i Medion, zaskarżony wyrok może doprowadzić do błędnego przekonania, że co do zasady każde nazwisko zbieżne z wcześniejszym znakiem towarowym może stanowić skuteczną przeszkodę dla rejestracji złożonego znaku towarowego utworzonego z omawianego imienia i nazwiska z uwagi na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. 60.      Innymi słowy, dodanie do domniemanej podstawowej zasady wywiedzionej z wcześniejszego wyroku samego Sądu innej zasady wywiedzionej z wyroku Trybunału zdaje się prowadzić do niemalże koniecznego rezultatu, przy którym kwestia podobieństwa koncepcyjnego zostaje praktycznie pominięta, ponieważ Sąd nie uwzględnił w zaskarżonym wyroku wszystkich okoliczności faktycznych, do czego był zgodnie z orzecznictwem zobowiązany. W szczególności Sąd pominął analizę potencjalnego wpływu imienia na zakres koncepcyjny znaku towarowego Barbara Becker oraz większego lub mniejszego charakteru odróżniającego znaku towarowego składającego się z jednego nazwiska. 61.      W związku z powyższym zaskarżony wyrok narusza moim zdaniem prawo. Należy zatem uwzględnić jedyny zarzut odwołania i uchylić omawiany wyrok. 62.      Ponieważ wydaje się, iż ujawniony błąd można naprawić jedynie poprzez dokonanie oceny stanu faktycznego, o której mowa w punkcie powyżej, i pozostawiając na marginesie okoliczność, że Sąd w zaskarżonym wyroku, z uwagi na jego brzmienie, nie powinien był rozważać drugiego z dwóch podniesionych przez skarżącą zarzutów, uważam, iż sprawa nie znajduje się w stadium postępowania, które pozwala na wydanie orzeczenia przez Trybunał zgodnie z art. 61 ust. 1 jego statutu. Z tego względu zalecam skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd celem dokonania takiej oceny i wydania przezeń w oparciu o nią ponownego rozstrzygnięcia. VI – Koszty 63.      Ze względu na to, iż zaproponowano skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd, rozstrzygnięcie o kosztach związanych z postępowaniem odwoławczym nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. VII – Wnioski 64.      W świetle powyższych rozważań proponuję, by Trybunał: 1)         uchylił w całości wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (pierwsza izba) z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T‑212/07 Harman International Industries, Inc. przeciwko OHIM; 2)         przekazał sprawę Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania; 3)         rozstrzygnął o kosztach w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. 1 – Język oryginału: hiszpański. 2 – Wyrok w sprawie T‑212/07, Zb.Orz. s. II‑3431. 3 – Decyzja z dnia 7 marca 2007 r. (sprawa R 502/2006‑1). 4 – Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) weszło w życie wraz z wyżej wskazaną datą. 5 – Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w wykonaniu porozumień zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349, s. 83), i wreszcie rozporządzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, s. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94”). 6 – Zgłoszenie znaku towarowego opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 13/2004 z dnia 29 marca 2004 r. 7 – Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. 8 – Zarejestrowany pod nr 1 823 228 w dniu 1 lipca 2002 r. 9 – Zgłoszenie z dnia 2 listopada 2000 r. nr 1 944 578, zarejestrowane następnie jako znak towarowy w dniu 17 września 2004 r. 10 – Zobacz pkt 22 i 27 zaskarżonego wyroku. 11 – Decyzją z dnia 15 lutego 2005 r. 12 – Decyzja przytoczona w przypisie 3. 13 – Punkt 29 decyzji. 14 – Punkty 34 i 35 decyzji. 15 – Punkt 36 decyzji. 16 – Punkty 36–42 decyzji. 17 – Wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C‑408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I‑12537, pkt 41. 18 – Punkt 33 zaskarżonego wyroku. 19 – Zobacz pkt 34–38 zaskarżonego wyroku. 20 – Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T‑185/03 Fusco przeciwko OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), Zb.Orz. s. II‑715, pkt 54. 21 – Wyrok Trybunału z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C‑120/04, Zb.Orz. s. I‑8551, pkt 30, 37. 22 – Faks z dnia 4 maja. 23 – Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T‑97/05 Rossi przeciwko OHIM – Marcorossi (MARCOROSSI), zwany dalej „wyrokiem w sprawie Marcorossi”, pkt 45. 24 – Wyrok w sprawie Marcorossi, pkt 46, 47. 25 – Punkt 36 zaskarżonego wyroku. 26– Wyroki: z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie C‑23/00 P Rada przeciwko Boehringer, Rec. s. I‑1873, pkt 46; z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie C‑17/07 P Neirinck przeciwko Komisji, pkt 38. 27 – Wyroki: z dnia 8 kwietnia 1992 r. w sprawie C‑346/90 P F. przeciwko Komisji, Rec. s. I‑2691, pkt 6, 7; z dnia 2 marca 1994 r. w sprawie C‑53/92 P Hilti przeciwko Komisji, Rec. s. I‑667, pkt 10; z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie C‑136/92 P Komisja przeciwko Brazzelliemu Lualdiemu i in., Rec. s. I‑1981, pkt 47; z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie C‑494/06 P Komisja przeciwko Włochom i Wam, Zb.Orz. s. I‑3639, pkt 29. 28 – Wyrok z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C‑104/00 P DKV przeciwko OHIM (Companyline) Rec. s. I‑7561, pkt 21, 22; opinia rzecznika generalnego Ruiza-Jaraba Colomera, pkt 59, 60; zob. również postanowienia: z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C‑326/01 P Telefon & Buch przeciwko OHIM, Rec. s. I‑1371, pkt 35; w sprawie C‑150/02 P Streamservice przeciwko OHIM, Rec. s. I‑1461, pkt 30. 29 – Wyroki: z dnia 1 października 1991 r. w sprawie C‑283/90 P Vidrányi przeciwko Komisji, Rec. s. I‑4339, pkt 29; z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie C‑401/96 Somaco przeciwko Komisji, Rec. s. I‑2587, pkt 53; z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie C‑446/00 Cubero Vermurie przeciwko Komisji, Rec. s. I‑10315, pkt 20; z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie C‑3/06 P Groupe Danone przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I‑1331, pkt 45. 30 – Wyroki: z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie C‑166/95 P Komisja przeciwko Daffix, Rec. s. I‑983, pkt 24; z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C‑367/95 P Komisja przeciwko Sytraval i Brink’s France, Rec. s. I‑1719, pkt 67; z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie C‑265/97 P VBA przeciwko Florimex i in., Rec. s. I‑2061, pkt 114; z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie C‑413/06 Bertelsmann i Sony Corporation of America przeciwko Impala Zb.Orz. s. I‑4951, pkt 174; z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie C‑89/08 P Komisja przeciwko Irlandii i in., Zb.Orz. s. I‑11245, pkt 34. 31 – Zobacz podobnie w związku z dyrektywą 89/104/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 r., pierwszą dyrektywą mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I‑3819, pkt 17; ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 26; a także dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wyroki: z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C‑334/05 P OHIM przeciw Shaker, Zb.Orz. s. I‑4529, pkt 33; z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C‑193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, pkt 32. 32 – Zobacz podobnie wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C‑251/95 SABEL, Rec. s. I‑6191, pkt 22; ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18; wyrok z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C‑425/98 Marca Mode, Rec. s. I‑4861, pkt 40; ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 27; wyrok z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C‑206/04 P Mülhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑2717, pkt 18; ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 34; w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 33; zob. również postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. s. I‑3657, pkt 28. 33 – Zobacz podobnie ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25; w sprawie Medion, pkt 28; w sprawie Mülhens przeciwko OHIM, pkt 19; w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35; a także ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord przeciwko OHIM, pkt 29. 34 – Punkty 36–41 zaskarżonej decyzji. 35 – Zobacz pkt 6–10 wyroku. 36 – Podkreślenia moje. 37 – Zgodnie z tą teorią, aby dokonać oceny podobieństwa spornego oznaczenia, należy odnieść się do całościowego wrażenia wywieranego przez każde z dwóch oznaczeń i zbadać, czy identyczna część charakteryzuje to złożone oznaczenie do takiego stopnia, że do celów stworzenia całościowego wrażenia pozostałe elementy przesuwają się w dużym stopniu na drugi plan. Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Medion, pkt 12. 38 – F. Hacker, § 9 – Relative Eintragungshindernisse – Ähnlichkeit mehrgliedriger Marke”, w: Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar, wyd. 9, Köln, Carl Heymanns 2009, s. 598. 39 – E. Keller, i A. Glinke, „Die »MEDION«-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechselungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken”, w: Wettbewerb in Recht und Praxis, nr 1/2006, s. 21 i nast., s. 27.