C-809/18

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO GIOVANNIEGO PITRUZZELLI przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2020 r. ( ) Sprawa C‑809/18 P Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przeciwko John Mills Ltd Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Znak zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela prawowitego właściciela – Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 1.  W odwołaniu będącym przedmiotem niniejszej sprawy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wnosi o uchylenie wyroku z dnia 15 października 2018 r., John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679), w którym Sąd uwzględnił skargę wniesioną przez spółkę John Mills Ltd. na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 października 2016 r. (sprawa R 2087/2015‑1) (zwaną dalej „sporną decyzją”) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu wszczętego przez spółkę Jerome Alexander Consulting Corp. 2.  Odwołanie EUIPO daje Trybunałowi sposobność wypowiedzenia się po raz pierwszy w przedmiocie wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ( ) (obecnie art. 8 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 ( )), który wśród względnych podstaw odmowy rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej uwzględnia okoliczność, że zgłoszenie do rejestracji zostało złożone na swoją rzecz przez agenta lub przedstawiciela właściciela znaku towarowego bez jego zgody ( ). I. Ramy prawne A. Prawo międzynarodowe 3. Unia jest stroną Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) z dnia 15 kwietnia 1994 r. ( ), stanowiącego załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) ( ). Artykuł 2 ust. 1 tego porozumienia przewiduje, że w odniesieniu do części II wspomnianego porozumienia, w której znajdują się postanowienia w dziedzinie znaków towarowych, umawiające się państwa przestrzegają w szczególności art. 1–12 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. ( ) oraz wiążącej wszystkie państwa członkowskie Unii. 4. Artykuł 6 septies tej konwencji, ze zmianami, stanowi: „1.   Jeżeli agent lub przedstawiciel osoby, która jest właścicielem znaku w jednym z Państw będących członkami Związku, wnosi bez zezwolenia właściciela o zarejestrowanie znaku na swoją rzecz w jednym lub kilku Państwach będących członkami Związku, właściciel będzie mógł sprzeciwić się żądanej rejestracji albo żądać jej wykreślenia lub jeżeli ustawodawstwo danego Państwa będącego członkiem Związku na to zezwala, żądać przeniesienia na jego rzecz wymienionej rejestracji, o ile ten agent lub przedstawiciel nie uzasadni swego działania. 2.   Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 1 właściciel znaku będzie mógł sprzeciwić się używaniu swego znaku przez agenta lub przedstawiciela, o ile nie zezwolił na takie używanie. 3.   Ustawodawstwa wewnętrzne mogą przewidzieć odpowiedni termin, w którym właściciel znaku powinien skorzystać z praw przewidzianych w niniejszym artykule”. B. Prawo Unii 5. W art. 8 rozporządzenia nr 207/2009, mającym zastosowanie ratione temporis do okoliczności faktycznych niniejszej sprawy, wymieniono względne podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu: „W wyniku sprzeciwu właściciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje się, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz bez zgody właściciela, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie” ( ). 6. Artykuł 11 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Zakaz używania unijnego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz agenta lub przedstawiciela”, przewiduje, że „[w] przypadku gdy [unijny] znak towarowy został zarejestrowany na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby, która jest właścicielem tego znaku towarowego, bez zgody właściciela, właściciel uprawniony jest do wystąpienia o przeniesienie na jego rzecz wspomnianej rejestracji, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie” ( ). 7. Zgodnie z art. 18 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Przeniesienie znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz agenta”, „[w] przypadku gdy [unijny] znak towarowy został zarejestrowany na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby, która jest właścicielem tego znaku towarowego, bez zgody właściciela, właściciel uprawniony jest do wystąpienia o przeniesienie na jego rzecz wspomnianej rejestracji, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie” ( ). 8. Wreszcie art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że „[n]ieważność [unijnego] znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia: […], w przypadku gdy istnieje znak towarowy określony w art. 8 ust. 3 i jeżeli spełnione są warunki określone w tym ustępie” ( ). II. Okoliczności powstania sporu, postępowanie przed EUIPO, postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok 9. W dniu 18 września 2013 r. spółka John Mills Ltd dokonała w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego odnoszącego się do oznaczenia słownego „MINERAL MAGIC”. Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klasy 3 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „płyny do pielęgnacji włosów; preparaty ścierne; mydła; perfumeryjne (produkty-); esencjonalne (olejki-); kosmetyki; środki do oczyszczania i pielęgnacji skóry, skóry głowy i włosów; dezodoranty do użytku osobistego”. 10. W dniu 23 kwietnia 2014 r. Jerome Alexander Consulting Corp. wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, podnosząc na poparcie tego sprzeciwu podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Sprzeciw był oparty w szczególności na słownym znaku towarowym MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych w dniu 15 stycznia 2013 r. dla następujących towarów: „puder do twarzy zawierający minerały”. Decyzją z dnia 18 sierpnia 2015 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw. W dniu 15 października 2015 r. Jerome Alexander wniósł do EUIPO odwołanie od tej decyzji. 11. W dniu 5 października 2016 r. Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO wydała sporną decyzję, w której uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 odmówiła zarejestrowania zgłoszonego znaku towarowego. W spornej decyzji Izba Odwoławcza powołała się przede wszystkim na cel art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, czyli „unikanie nadużywania znaku towarowego przez przedstawiciela właściciela tego znaku” ( ) i wskazała warunki, które w jej ocenie muszą zostać spełnione, by sprzeciw odniósł skutek na podstawie tego przepisu, a zgodnie z którymi „zgłaszający sprzeciw musi być właścicielem wcześniejszego znaku, zgłaszający znak towarowy musi być w danej chwili lub wcześniej przedstawicielem wspomnianego właściciela znaku, zgłoszenie powinno zostać dokonane w imieniu agenta lub przedstawiciela bez zgody właściciela znaku oraz bez istnienia usankcjonowanych prawnie powodów usprawiedliwiających działania agenta lub przedstawiciela, jak również powinno ono dotyczyć oznaczeń i towarów identycznych lub podobnych” ( ). Izba Odwoławcza stwierdziła zatem „istnienie w momencie dokonania zgłoszenia zgłoszonego znaku towarowego rzeczywistych, faktycznych i trwałych stosunków handlowych, powodujących powstanie ogólnych obowiązków w zakresie zaufania i lojalności, a także ustaliła, że skarżąca była agentem w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009” ( ). Wreszcie Izba Odwoławcza zauważyła, że w niniejszej sprawie towary, do których odnoszą się kolidujące ze sobą oznaczenia, są identyczne ( ), a kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne ( ). 12. W dniu 5 stycznia 2017 r. John Mills wniósł do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji, podnosząc jeden zarzut, podzielony na trzy zarzuty szczegółowe, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Pierwszy zarzut szczegółowy dotyczył kwalifikacji John Mills jako „agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego” w rozumieniu wspomnianego przepisu. W zarzutach drugim i trzecim John Mills zarzucił Izbie Odwoławczej, że błędnie stwierdziła, iż przepis ten znajduje zastosowanie, nawet jeżeli kolidujące ze sobą oznaczenia są po prostu podobne, a nie identyczne, a towary oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym nie są identyczne z towarami, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy. 13. Sąd rozpatrzył najpierw zastrzeżenie drugie i uwzględnił je. Stwierdził on zatem nieważność decyzji Izby Odwoławczej bez orzekania w przedmiocie szczegółowych zarzutów pierwszego i trzeciego i nakazał EUIPO i Jerome’owi Alexandrowi pokrycie po połowie kosztów poniesionych przez spółkę John Mills. III. Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron 14. Pismem złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 20 grudnia 2018 r. wnosząca odwołanie złożyła odwołanie będące przedmiotem niniejszego postępowania. EUIPO wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i obciążenie spółki John Mills kosztami postępowania. John Mills wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie EUIPO kosztami postępowania. EUIPO i John Mills zostały wysłuchane na rozprawie, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2020 r. IV. W przedmiocie odwołania 15. Na poparcie odwołania EUIPO podnosi dwa zarzuty. W pierwszym zarzucie zarzuca ono Sądowi naruszenie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, w zarzucie drugim podnosi ono naruszenie art. 36 statutu Trybunału. A. W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 1.   Zaskarżony wyrok 16. Zarzut pierwszy odnosi się do pkt 25–37 zaskarżonego wyroku. 17. W pkt 25 tego wyroku, zauważywszy, że celem art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 jest „zapobieżenie nadużyciu znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela właściciela tego znaku, ponieważ taki agent lub przedstawiciel może wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania stosunków handlowych łączących go z właścicielem, a w rezultacie czerpać nienależną korzyść z wysiłków i nakładów poczynionych przez samego właściciela znaku towarowego”, Sąd stwierdził, iż przepis ten „wymaga zatem zasadniczo, by między znakiem właściciela a znakiem, o którego rejestrację na swoją rzecz wnosi agent lub przedstawiciel, istniał ścisły związek” i że „[t]aki związek może powstać [jedynie], jeżeli rozpatrywane znaki stanowią swój odpowiednik”. Następnie Sąd uznał, że na interpretację, zgodnie z którą wcześniejszy znak towarowy i zgłoszony znak towarowy powinny być identyczne – a nie po prostu podobne – aby art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 mógł znaleźć zastosowanie, wskazują prace przygotowawcze poprzedzające przyjęcie rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ( ) (pkt 26–31 zaskarżonego wyroku), jak i brzmienie art. 6 septies konwencji paryskiej (pkt 32–35 zaskarżonego wyroku). 2.   Argumenty stron 18. EUIPO podnosi, że Sąd dokonał błędnej wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, gdy ograniczył jego zakres stosowania do pojęcia „identyczności” oznaczeń i nadał temu pojęciu znaczenie, jakie posiada ono w kontekście art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. EUIPO zarzuca Sądowi, że opowiedział się on za wykładnią literalną art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, która nie uwzględnia w należytym stopniu celu tego przepisu. W tym względzie EUIPO podkreśla z jednej strony, że wykładnia literalna nie pozwala wykluczyć, iż wspomniany przepis ma zastosowanie również do podobnych znaków towarowych, a z drugiej strony, że sąd Unii konsekwentnie przyjmował podejście teleologiczne przy wykładni przepisów z zakresu znaków towarowych. Zdaniem EUIPO agent lub przedstawiciel może czerpać nienależną korzyść, do której odnosi się Sąd w pkt 25 zaskarżonego wyroku, nie tylko w przypadku, gdy używa on znaku identycznego ze znakiem właściciela, lecz również we wszystkich przypadkach, w których wprowadza on zmiany pozwalające na określenie istotnych elementów tego znaku, umożliwiając mu przywłaszczenie sobie tych elementów. W takich przypadkach nie tylko agent lub przedstawiciel mógłby odebrać klientów właścicielowi znaku towarowego i uczynić mniej korzystnymi jego ekspansję lub ewentualne wejście na rynek Unii, ale mógłby również uniemożliwić samą rejestrację znaku towarowego właściciela lub używanie tego znaku w Unii na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. EUIPO uważa, że kryterium właściwym do celów stosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w świetle jego celu nie jest ani identyczność, ani podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych wymagane do celów oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, lecz ich „równoważność pod względem ekonomicznym i handlowym”. Ta równoważność występuje, w przypadku gdy można „wyraźnie rozpoznać” oznaczenie właściciela w znaku towarowym zgłoszonym przez agenta lub przedstawiciela. Tak jest, w przypadku gdy kolidujące ze sobą oznaczenia pokrywają się „poprzez elementy, które zasadniczo wpływają na odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego”. Wreszcie EUIPO uważa, że okoliczność, iż zgłoszenia takie jak rozpatrywane w niniejszej sprawie stanowią przypadki złej wiary i są objęte podstawą unieważnienia przewidzianą w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, nie pozwala na danie pierwszeństwa zawężającej wykładni art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia. Zobowiązanie właściciela znaku towarowego do oczekiwania na rejestrację zgłoszonego oznaczenia przez agenta lub przedstawiciela, w celu podjęcia działań w obronie swych interesów, byłoby bowiem sprzeczne z zasadami ekonomii procesowej i dobrej administracji. 19. Zdaniem spółki John Mills z brzmienia zarówno art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, jak i art. 6 septies konwencji paryskiej jasno wynika, że przepisy te odnoszą się do identycznych znaków towarowych, a nie po prostu do siebie podobnych. Literalne brzmienie znajduje ponadto potwierdzenie w pracach przygotowawczych nad rozporządzeniem nr 40/94, jak słusznie orzekł Sąd. Spółka John Mills podkreśla również niejasny i nieprecyzyjny charakter kryterium zaproponowanego przez EUIPO dla celów stosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, opartego na przywłaszczeniu charakteru odróżniającego znaku towarowego właściciela przez agenta lub przedstawiciela. Spółka ta zauważa, że oceny charakteru odróżniającego nie należy dokonywać w sposób abstrakcyjny, lecz z punktu widzenia właściwego konsumenta. Taki konsument jest konsumentem państwa, w którym znak towarowy właściciela został zarejestrowany (lub jest w inny sposób chroniony), a nie, jak błędnie uznała Izba Odwoławcza, konsumentem Unii. W tych okolicznościach ocena charakteru odróżniającego może okazać się trudna do przeprowadzenia. W niniejszej sprawie nie przedstawiono żadnego dowodu co do charakteru odróżniającego wyrazów MAGIC MINERALS dla towaru „puder do twarzy zawierający minerały” z punktu widzenia amerykańskiego konsumenta. John Mills podnosi również, że kryterium zaproponowane przez EUIPO jest szersze niż kryteria przyjęte w rozporządzeniu nr 207/2009, a w szczególności w art. 8 ust. 1 i 5 tego rozporządzenia. Nielogiczne byłoby zaś uznanie, że prawodawca Unii zamierzał przyznać zagranicznym znakom towarowym, nawet jeśli nigdy nie były one używane w Unii, szerszą ochronę niż ochrona przyznana krajowym lub unijnym znakom towarowym. Wreszcie John Mills twierdzi, że proponowana przez EUIPO wykładnia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 prowadziłaby – poza istotnymi trudnościami w stosowaniu – również do oczywistej niepewności prawnej co do rzeczywistego zakresu stosowania tego przepisu, jeżeli do zachowań wskazanych przez EUIPO w odwołaniu mają już zastosowanie skuteczne kary określone w art. 52 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, dotyczącym rejestracji w złej wierze. 3.   Analiza a)   W przedmiocie wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 1) Wykładnia literalna 20. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału ustalenie znaczenia i zakresu pojęć, których definicji prawo Unii nie zawiera, powinno być dokonywane zgodnie z ich zwykłym znaczeniem w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym są one użyte, i celów uregulowania, którego są częścią ( ). Wykładnia przepisu prawa Unii wymaga ponadto porównania jego wersji językowych ( ). W wypadku wystąpienia rozbieżności między różnymi wersjami językowymi sporny przepis należy interpretować z uwzględnieniem ogólnej systematyki i celu uregulowania, którego jest częścią ( ). 21. W niniejszej sprawie nie chodzi o określenie znaczenia terminu lub wyrażenia zawartego w przepisie, którego analizy językowej należy dokonać, lecz o ocenę, czy sformułowania i składnia użyta w tym przepisie pozwalają w sposób jednoznaczny wskazać związek, jaki na podstawie tego przepisu powinien istnieć między znakiem towarowym, o którego rejestrację wnosi agent lub przedstawiciel, a znakiem towarowym właściciela. 22. Ponieważ wymóg takiego związku może zostać niewątpliwie wywiedziony z brzmienia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, który w przeciwnym razie byłby pozbawiony jakiejkolwiek logiki, należy zauważyć, że na pierwszy rzut oka przepis ten zdaje się ustanawiać w większości wersji językowych nakładanie się na siebie lub „zgodność” wspomnianych znaków towarowych, aby posłużyć się określeniem użytym przez Sąd ( ). Wynika to w szczególności z zastosowania rodzajnika określonego w sformułowaniu „właściciel znaku towarowego” [„titulaire de la marque” w jego wersji francuskiej] w dwóch różnych przypadkach, w których znak ten się pojawia, co pozwala sądzić, że zgłoszony znak towarowy i wcześniejszy znak towarowy składają się w rzeczywistości z tego samego oznaczenia. Zgodność ta jest szczególnie wyraźna w niektórych wersjach językowych, takich jak w szczególności wersja hiszpańska, w której przedmiotem odmowy rejestracji jest „ten sam” znak towarowy („misma”), a sformułowanie „właściciel znaku towarowego” („titular de la marca”) staje się w drugim wypadku sformułowaniem „właściciel wspomnianego znaku towarowego” („titular de dicha marca”) ( ). 23. Nie sądzę jednak, by z powyższego brzmienia wynikało jednoznacznie, że jedynie znak towarowy identyczny ze znakiem towarowym właściciela, a nie również znak towarowy wykazujący pewne różnice w porównaniu do tego ostatniego, może być przedmiotem względnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto, o ile znak towarowy określa się również w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on chroniony, o tyle brzmienie tego przepisu nie zawiera żadnej wyraźnej wskazówki co do związku, jaki powinien łączyć towary lub usługi oznaczone w zgłoszeniu znaku z towarami lub usługami objętymi znakiem towarowym właściciela, a zatem nie pozwala wykluczyć z pewnością z zakresu jego stosowania oznaczeń, nawet identycznych, przeznaczonych do używania dla towarów lub usług, które nie są identyczne. 24. W celu określenia zakresu stosowania rozpatrywanego przepisu należy zatem zastosować inne narzędzia wykładni. Po drugie, sam Sąd, wbrew twierdzeniom EUIPO, nie oparł się na literalnej wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, lecz w pkt 25 zaskarżonego wyroku wywiódł wymóg „ścisłego związku” między znakiem towarowym właściciela a znakiem agenta lub przedstawiciela, który należy rozumieć jako „zgodność” z celem realizowanym przez ten przepis ( ). 2) Wykładnia systemowa 25. Niektóre elementy wynikające z wewnętrznej systematyki art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 przemawiają moim zdaniem na rzecz „zgodności” znaku towarowego agenta lub przedstawiciela ze znakiem towarowym właściciela. Chodzi o pozytywny warunek, wymagany w tym przepisie, zgodnie z którym to warunkiem zgłoszenie do rejestracji powinno zostać złożone przez agenta lub przedstawiciela „na swoją rzecz” oraz o przesłankę negatywną dotyczącą braku zgody właściciela. Obydwie przemawiają bowiem za tym, aby uznać, że znak towarowy będący przedmiotem zgłoszenia do rejestracji na rzecz agenta lub przedstawiciela jest w rzeczywistości własnością prawowitego właściciela, na którego rzecz lub za którego zgodą należy dokonać tego zgłoszenia. Wniosek ten znajduje ponadto potwierdzenie w art. 18 rozporządzenia nr 207/2009, zawartym w sekcji 4 tego rozporządzenia, zatytułowanej „Wspólnotowy znak towarowy jako przedmiot własności”, który przewiduje prawo właściciela do wystąpienia o przeniesienie na jego rzecz dokonanej przez agenta lub przedstawiciela bez zezwolenia. 26. Jeśli chodzi o art. 8 rozporządzenia nr 207/2009, jako całość, niezależność ust. 3 pojawia się natomiast w odniesieniu do ust. 1 tego artykułu. Oba przepisy regulują podstawy odmowy rejestracji dotyczące przypadku konfliktu między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym, przy czym każdy z tych przepisów określa przesłanki stosowania właściwe dla każdej z tych podstaw. I tak w ust. 1 lit. a) i b) przewidziano dwie sytuacje podwójnej identyczności i wprowadzającego w błąd podobieństwa między rozpatrywanymi znakami towarowymi, podczas gdy ust. 3 wymaga istnienia szczególnego związku (stosunku zlecenia lub przedstawicielstwa) między zgłaszającym a właścicielem wcześniejszego znaku towarowego, braku zgody właściciela wcześniejszego znaku towarowego, a także braku podstaw uzasadniających zachowanie agenta lub przedstawiciela. Natomiast, tym bardziej gdy odniesiono się do pojęć „identyczności” i „podobieństwa” użytych w ust. 1 powyżej, nie sprecyzowano związku, jaki powinien istnieć między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym. To samo dotyczy porównania art. 8 ust. 3 z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, w którym natomiast wyraźnie odwołano się do pojęć „identyczności” i „podobieństwa”. 3) Wykładnia historyczna 27. Jak wskazano w pkt 27 zaskarżonego wyroku, we wstępnym projekcie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego z kwietnia 1977 r. ( ) przewidziano w art. 12 ust. 3, że rozpatrywana względna podstawa odmowy rejestracji ma zastosowanie do „znaków towarowych identycznych” z wcześniejszym znakiem towarowym „lub do nich podobnych” w odniesieniu do „towarów identycznych” z towarami oznaczonymi tym ostatnim znakiem towarowym „lub do nich podobnych”. 28. Wyraźna wzmianka o dwoistym przypadku identyczności i podobieństwa oznaczeń i towarów lub usług została jednak usunięta w odpowiednim przepisie wniosku dotyczącego rozporządzenia ( ) przedłożonego Radzie przez Komisję w listopadzie 1980 r., leżącego u podstaw przyjęcia rozporządzenia nr 40/94. Ani we wstępnym projekcie, ani we wniosku Komisji nie przewidziano przepisów analogicznych do art. 11 i 18 rozporządzenia nr 207/2009 ( ). Ponadto w tekstach tych nie przewidziano ogólnej podstawy unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego opartej na złej wierze w momencie rejestracji ( ). Kwestia rejestracji stanowiących nadużycie została podniesiona w 1982 r. przez włoską delegację, a zalecenie wprowadzenia takiego przepisu zostało uwzględnione w sprawozdaniu grupy roboczej Rady zajmującej się oceną projektu rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Te i późniejsze dyskusje, które przyczyniły się do określenia treści zasad dotyczących rejestracji w złej wierze, zostały przeprowadzone poza dyskusjami dotyczącymi art. 7 ust. 3 wniosku w sprawie rozporządzenia, który regulował przypadek zgłoszenia złożonego przez agenta lub przedstawiciela właściciela znaku towarowego bez jego zezwolenia ( ). 29. Co się tyczy tego ostatniego przepisu, jak przypomniano w pkt 28 zaskarżonego wyroku, w dokumencie sporządzonym w ramach dyskusji w grupie roboczej na temat propozycji rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Rada wskazała, że odrzuciła propozycję delegacji niemieckiej sprzyjającą rozszerzeniu stosowania wspomnianego przepisu „na podobne znaki towarowe dla podobnych towarów” [tłumaczenie własne] ( ). W tym samym dokumencie wskazano, że propozycja duńskiej delegacji, by rozszerzyć zakres stosowania tego przepisu na każdą osobę działającą w złej wierze, została odrzucona, ponieważ wprowadziłaby kryterium subiektywne, niezgodne z obiektywnym kryterium, któremu daje pierwszeństwo art. 7 ust. 3 propozycji w sprawie rozporządzenia, i ponieważ umożliwiłaby właścicielowi wcześniejszego prawa sprzeciwienie się utworzeniu wspólnotowego znaku towarowego w braku wzajemności. 30. Jak słusznie stwierdził Sąd w pkt 30 zaskarżonego wyroku, z prac przygotowawczych nad rozporządzeniem nr 40/94 wynika, że wolą prawodawcy wspólnotowego było utrzymanie zakresu stosowania art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia (obecnie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) w ściśle określonych granicach. Stosowanie tego przepisu do podobnych znaków towarowych dla podobnych towarów zostało w szczególności w wyraźny sposób odrzucone. W tej sytuacji, wbrew twierdzeniom EUIPO, okoliczność, że we wspomnianym artykule nie wskazano wyraźnie jego stosowania w przypadku podobnych oznaczeń, nie może być traktowana przez podmiot dokonujący wykładni na tej samej płaszczyźnie co brak wyraźnego odesłania do pojęcia identyczności. Z jednej strony bowiem przywłaszczenie przez agenta lub przedstawiciela oznaczenia identycznego z oznaczeniem właściciela stanowi typowy przypadek objęty rozpatrywanym przepisem, jednoznacznie odzwierciedlony w brzmieniu tego przepisu, a z drugiej strony, jak wskazałem powyżej, pominięcie jakiegokolwiek odniesienia do pojęcia podobieństwa jest wynikiem określonej woli prawodawcy wspólnotowego, wyrażonej w dwóch odrębnych przypadkach w trakcie procedury legislacyjnej, która doprowadziła do przyjęcia rozporządzenia nr 40/94, po raz pierwszy w sposób dorozumiany i po raz drugi w sposób wyraźny. 31. Pragnę dodać, że za przyjęciem tezy, iż prawodawca wspólnotowy zamierzał ograniczyć zakres stosowania rozpatrywanej względnej podstawy odmowy rejestracji do sytuacji, w której istnieje obiektywna zgodność między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, przemawia okoliczność, że jej zastosowanie nie zostało uzależnione od wykazania innych okoliczności, bez względu na to, czy są one obiektywne (na przykład istnienie nienależnej korzyści dla agenta lub nieupoważnionego przedstawiciela, czy też szkody po stronie prawowitego właściciela), czy subiektywne (na przykład zła wiara agenta lub nieupoważnionego przedstawiciela). W przypadku występowania takiej zgodności i o ile agent lub nieupoważniony przedstawiciel nie może usprawiedliwić swojego zachowania, ochrona właściciela jest automatyczna, chociaż pozostawiona jego inicjatywie. 4) Wykładnia celowościowa 32. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu względna podstawa odmowy rejestracji określona w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu unikanie nadużywania znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela prawowitego właściciela wspomnianego znaku, który to agent lub przedstawiciel, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania stosunków handlowych łączących go z właścicielem, odnosiłby nieuzasadnione korzyści z nakładów i inwestycji udostępnionych mu przez właściciela znaku towarowego ( ). Podstawa ta ma znaleźć zastosowanie głównie w sytuacjach, w których właściciel znaku towarowego chronionego wyłącznie poza Unią dystrybuuje swoje towary lub usługi na rynku Unii za pośrednictwem agenta lub przedstawiciela. W takich sytuacjach właściciel znaku towarowego naraża się na ryzyko nieuczciwego zachowania agenta lub przedstawiciela. Agent lub przedstawiciel mógłby, po zarejestrowaniu znaku towarowego w Unii na własną rzecz, konkurować z tym samym właścicielem i – na podstawie uzyskanego pierwszeństwa – uniemożliwić używanie znaku przez właściciela lub, jeżeli nie jest on jeszcze obecny na rynku Unii, uniemożliwić mu dostęp do tego rynku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel sprzeciwiał się rejestracji znaku towarowego, opierając się na względnej podstawie odmowy rejestracji, nawet jeśli znak towarowy korzysta z jakiejkolwiek formy ochrony w Unii lub w państwie członkowskim. Jednakże w takim przypadku właściciel dysponuje również, o ile są spełnione przesłanki ich zastosowania, innymi narzędziami ochrony przewidzianymi w art. 8. 33. Nie ulega wątpliwości, że rozszerzająca wykładnia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, taka jak proponowana przez EUIPO, która obejmuje przypadek zwykłego podobieństwa między oznaczeniem, o którego rejestrację wniesiono, a oznaczeniem wnoszącego sprzeciw, przyczyniłaby się do osiągnięcia celu służącego ochronie realizowanego w tym przepisie. Jednakże wbrew twierdzeniom EUIPO, zawężająca wykładnia, a mianowicie ograniczająca zakres stosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 wyłącznie do przypadków identyczności kolidujących ze sobą znaków towarowych, nie pozbawiłaby go wszelkiej skuteczności (effet utile), lecz ograniczałaby cel ochrony do ściśle określonych przypadków. 34. Tymczasem w zakresie, w jakim to rozgraniczenie okazuje się spójne zarówno z brzmieniem rozpatrywanego przepisu, jak i z wyraźnym zamiarem prawodawcy Unii, zastanawiam się, czy podmiot dokonujący wykładni jest uprawniony do pominięcia tych elementów, aby dać pierwszeństwo wykładni tego przepisu, która wydaje mi się wykraczać poza zwykłą wykładnię celowościową, a raczej prowadzić do stosowania zawartej w nim normy w drodze analogii ( ). W tym względzie przypominam z jednej strony, że Trybunał miał już sposobność wyjaśnić, iż zastosowanie wykładni celowościowej nie może prowadzić do takiej wykładni rozpatrywanego przepisu, która byłaby sprzeczna z jego brzmieniem ( ), a z drugiej strony, że niezależnie od wszelkich innych rozważań art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi wyjątek od zasady pierwszeństwa, która charakteryzuje prawo znaków towarowych ( ), i jako taki powinien być interpretowany ściśle, a zatem nie może podlegać wykładni przez analogię ( ). 5) Artykuł 6 septies konwencji paryskiej 35. Przypominam, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunał może dokonać wykładni przepisów zawartych w umowach międzynarodowych, jeżeli powołuje się na nie prawo Unii lub jeśli zostało ono wydane w celu ich transpozycji w Unii ( ). 36. Dodany do tekstu konwencji paryskiej w następstwie konferencji rewizyjnej w Lizbonie w 1958 r. ( ), art. 6 septies ma na celu ochronę właściciela znaku towarowego chronionego w jednym z państw będących stronami konwencji przed nadużyciami popełnionymi przez agenta lub przedstawiciela tego właściciela w innym państwie będącym stroną konwencji ( ). Przewiduje on trzy różne formy ochrony, które mają na celu odpowiednio uniemożliwienie rejestracji znaku towarowego właściciela przez agenta lub przedstawiciela lub domaganie się unieważnienia tego znaku towarowego, zakazanie używania znaku towarowego bez upoważnienia przez właściciela i umożliwienie przeniesienia na właściciela znaku towarowego będącego przedmiotem niezgodnej z prawem rejestracji przez agenta lub przedstawiciela. Jak już wskazałem, rozporządzenie nr 207/2009 (a obecnie także dyrektywa 2015/2436) przejmuje wszystkie trzy formy ochrony. 37. Brzmienie art. 6 septies konwencji paryskiej we francuskiej wersji językowej, która jest wersją autentyczną ( ), wskazuje w jeszcze bardziej jasny sposób w porównaniu z odpowiadającą mu wersją art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, że przedmiotem zgłoszenia do rejestracji dokonanego przez agenta lub przedstawiciela, jest znak towarowy właściciela ( ). Oczywiście, jak wskazało EUIPO, zarówno w ramach prac przygotowawczych nad konwencją lizbońską ( ), jak i w wytycznych dotyczących stosowania konwencji paryskiej ( ) wskazano, że zakres stosowania wspomnianego postanowienia należy rozumieć jako obejmujący znaki towarowe zarówno „identyczne”, jak i „podobne” ( ). Jednakże, ponieważ brzmienie art. 6 septies nie potwierdza takiej wykładni, uważam za słuszne stwierdzenie Sądu w pkt 35 zaskarżonego wyroku, iż przepis ten zakłada, że kolidujące ze sobą znaki towarowe sobie odpowiadają. 38. Wniosek ten nie jest w każdym razie rozstrzygający do celów wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. O ile prawdą jest bowiem, że przepis ten należy interpretować zgodnie z art. 6 septies konwencji paryskiej, o tyle pozostawia ona szeroki zakres uznania państwom będącym jej stronami, które w szczególności zachowują swobodę wprowadzenia w swych krajowych porządkach prawnych szerszej ochrony własności przemysłowej niż ochrona przewidziana w konwencji ( ). 6) Wnioski w przedmiocie wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 39. W art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 przewidziano w odniesieniu do właściciela znaku towarowego, nawet jeżeli znak ten jest chroniony wyłącznie poza terytorium Unii, możliwość sprzeciwienia się zarejestrowaniu jego znaku towarowego w sposób stanowiący nadużycie przez jego agenta lub przedstawiciela. Chodzi o jedyny przypadek, w którym jest dopuszczalny sprzeciw wobec zgłoszenia, które to zgłoszenie należy rozumieć jako dokonane z naruszeniem ogólnej zasady dobrej wiary ( ). W pozostałych przypadkach poszkodowane podmioty nie mogą uniemożliwić rejestracji znaku towarowego i mają do dyspozycji jedynie żądanie unieważnienia znaku towarowego, określone w art. 52 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia. 40. Przyczyny tej odmienności uregulowań są liczne, poczynając od wymogu wprowadzenia do systemu unijnego znaku towarowego przepisu transponującego art. 6 septies konwencji paryskiej, po wolę nieobciążania procedury rejestracji sprzeciwami wobec zgłoszeń mogących stanowić nadużycie, w których, w odróżnieniu od przypadków objętych art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, nie można domniemywać złej wiary zgłaszającego (o ile nie istnieje uzasadnienie), lecz musi ona zostać dowiedziona. Jednakże wydaje mi się, że u podstaw tego przepisu, podobnie jak i art. 6 septies konwencji paryskiej, leży również koncepcja, zgodnie z którą prawo zgłoszenia lub zezwolenia na dokonanie zgłoszenia własnego znaku towarowego na terytorium innym niż to, na którym jest on chroniony, przysługuje wyłącznie właścicielowi, a zatem niezależnie od złej wiary w przepisie tym udziela sankcji przede wszystkim za brak uprawnienia agenta lub przedstawiciela nieupoważnionego do dokonania zgłoszenia. Również w tym względzie należy moim zdaniem rozumieć konieczną zgodność między znakami towarowymi, która wynika z brzmienia wspomnianego przepisu. 41. W tych okolicznościach z całości powyższych rozważań wynika, że wykładnia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którą wskazana w nim względna podstawa odmowy rejestracji znajduje zastosowanie również w przypadku oznaczeń podobnych, przynajmniej w zakresie, w jakim odnosi się ona do wprowadzającego w błąd podobieństwa, o którym mowa w ust. 1 lit. b) tego artykułu, nie byłaby zgodna ani z brzmieniem wspomnianego przepisu, ani z oczywistym zamiarem prawodawcy wspólnotowego przy wprowadzaniu tego przepisu do systemu unijnego znaku towarowego. Innymi słowy, kryterium leżące u podstaw oceny porównawczej oznaczeń do celów stosowania wspomnianego przepisu może być takie samo jak to, które stosuje się w przypadku sprzeciwów wobec rejestracji opartych na prawach chronionych na terytorium Unii. 42. Jednakże z powyższego nie wynika w sposób automatyczny, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciw jest możliwy jedynie w przypadku, w którym istnieje podwójna identyczność kolidujących ze sobą oznaczeń z oznaczonymi nimi towarami lub usługami w rozumieniu ust. 1 lit. a) tego artykułu. Jak bowiem słusznie podnosi EUIPO, wykładnia wspomnianego przepisu, która uzależniałaby zakres jego stosowania od ścisłego użycia testu identyczności kolidujących ze sobą oznaczeń, a tym bardziej od użycia testu podwójnej identyczności, umożliwiłaby agentowi lub przedstawicielowi uniknięcie kary za niezarejestrowanie znaku towarowego jedynie poprzez nieznaczną zmianę oznaczenia lub opisu oznaczonych nim towarów lub usług. Szeroka możliwość obejścia normy uczyniłaby ją w znacznej mierze nieskuteczną. 43. Jak wskazano powyżej, zgodnie z systematyką art. 8 rozporządzenia nr 207/2009 względna podstawa odmowy rejestracji określona w ust. 3 tego artykułu korzysta z własnej autonomii. W braku wyraźnych odesłań do pojęć zawartych w ust. 1 lit. a) i b) wspomnianego artykułu związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi wymagany w celu skorzystania z ochrony przyznanej w tym przepisie może zostać określony niezależnie od zakresu przyznanego tym pojęciom w kontekście względnych podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. 44. A zatem, o ile prawdą jest, jak już wskazano powyżej, że zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 taki związek zakłada zgodność między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, o tyle nie uważam jednak, iż taka zgodność powinna być automatycznie wykluczona, w przypadku gdy między nimi nie występuje bezwzględna identyczność. Nie można także, moim zdaniem, odmówić właścicielowi znaku towarowego ochrony przewidzianej w tym przepisie z tego tylko powodu, że towary lub usługi oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie są ściśle identyczne. 45. Należy zatem określić kryterium uznania, że chociaż dwa kolidujące ze sobą znaki towarowe oraz dane towary i usługi nie są identyczne, zachodzi zgodność wymagana dla celów zastosowania rozpatrywanej względnej podstawy odmowy rejestracji. 46. W toku niniejszego postępowania EUIPO podtrzymało moim zdaniem zbyt elastyczne stanowisko co do konieczności określenia takiego kryterium, dochodząc, jak mi się wydaje, do stwierdzenia, że granica między przypadkami, w których względna podstawa odmowy rejestracji ma zastosowanie, a przypadkami, w których nie ma ona zastosowania, poza stosunkiem między kolidującymi ze sobą oznaczeniami polega na istnieniu, co powinno być oceniane w każdym poszczególnym wypadku, nienależnej korzyści ze strony nieupoważnionego agenta lub przedstawiciela z powodu zgłoszenia lub używania znaku towarowego. W związku z powyższym moim zdaniem takie stanowisko należy odrzucić. Jak już bowiem wspomniałem powyżej, o ile nie ulega wątpliwości, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu uniemożliwienie agentowi lub przedstawicielowi nadużywania więzi łączącej go z właścicielem znaku towarowego, o tyle przepis ten zakłada istnienie zgodności między kolidującymi ze sobą oznaczeniami. Zgodność ta powinna być oceniana na podstawie określonego z góry kryterium, również i przede wszystkim w odniesieniu do wymogu pewności prawa. 47. Niemniej jednak pragnę zauważyć, że kryterium „istotnej równoważności” między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, które znajduje się w połowie drogi pomiędzy „identycznością” i „podobieństwem” leżącym u podstaw wprowadzenia w błąd, zostało przejęte w wytycznych EUIPO, w których wskazano, iż wspomniany przepis powinien być stosowany nie tylko w przypadku identyczności między znakami towarowymi i danymi towarami i usługami, ale także „w przypadku gdy oznaczenie zgłoszone przez przedstawiciela lub agenta odtwarza zasadniczo wcześniejszy znak towarowy z niewielkimi zmianami, uzupełnieniami lub usunięciami, które nie mają w istotny sposób wpływu na jego odróżniający charakter” i gdy „kolidujące ze sobą towary i usługi są podobne lub równoważne pod względem handlowym” ( ). Mimo że owe wytyczne EUIPO odnoszą się również do testu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy znakami towarowymi ( ), wydaje mi się, iż przynajmniej w swoim brzmieniu proponowane w nich do stosowania kryterium wymaga istnienia związku między znakami towarowymi a danymi towarami i usługami ściślejszego niż związek, który może leżeć u podstaw prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. 48. W związku z powyższym uważam, że owo kryterium należy uwzględnić, pod warunkiem iż nie doprowadzi ono do oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami. Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 należy moim zdaniem stosować, poza przypadkiem oznaczeń identycznych, również wówczas, gdy znak towarowy zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela powoduje nieznaczne zmiany, uzupełnienia lub usunięcia, które nie mają w istotny sposób wpływu na odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego. Ma to miejsce, jak wskazano w wytycznych EUIPO, gdy zgłoszony znak towarowy odtwarza bez istotnej zmiany „rdzeń” wcześniejszego znaku towarowego, czyli element lub elementy, na których opiera się jego charakter odróżniający. Oceny tej należy dokonać poprzez porównanie tych dwóch oznaczeń w sposób obiektywny. Jeżeli to porównanie nie pozwala na stwierdzenie istotnej równoważności oznaczeń, niezależnie od występowania pewnego stopnia podobieństwa między nimi, wspomniany przepis nie ma zastosowania, a uprawniony właściciel znaku towarowego będzie mógł ewentualnie wnieść żądanie unieważnienia znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001). Podobnie art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia nie znajduje zastosowania w przypadku, w którym brak jest podobieństwa lub równoważności między towarami i usługami oznaczonymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Interesy prawowitego właściciela, który na przykład planował rozszerzenie zakresu towarów objętych jego znakiem towarowym, mogą zatem być chronione jedynie ex post w drodze żądania unieważnienia znaku towarowego. b)   Wnioski w przedmiocie zarzutu pierwszego 49. W świetle całości powyższych rozważań uważam, że dokonując wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w ten sposób, że znajduje on zastosowanie jedynie w przypadku identyczności kolidujących ze sobą znaków towarowych, Sąd naruszył prawo i z tego powodu należy uwzględnić zarzut pierwszy odwołania. B. W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 36 statutu Trybunału 1.   Zaskarżony wyrok 50. Zarzut drugi dotyczy pkt 39–42 zaskarżonego wyroku. 51. Stwierdziwszy w pkt 37 zaskarżonego wyroku, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy kolidujące ze sobą znaki towarowe są identyczne, Sąd orzekł, że jako „w sposób pośredni” związane z kwestią identyczności oznaczeń ma zastosowanie orzecznictwo dotyczące art. 15 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 18 rozporządzenia nr 2017/1001) w zakresie dowodu używania znaku towarowego ( ) i orzekł w pkt 40 zaskarżonego wyroku, iż zamierza ustalić, czy kolidujące ze sobą oznaczenia są „identyczne”, w szczególności na podstawie tego orzecznictwa. Następnie w pkt 41 zaskarżonego wyroku potwierdził on wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym kolidujące ze sobą oznaczenia należy uznać za podobne i uznał za „oczywisty” brak identyczności wspomnianych znaków towarowych. W pkt 42 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził zatem, że z uwagi na to, iż rozpatrywane oznaczenia nie są identyczne, Izba Odwoławcza błędnie uznała, że znajduje zastosowanie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. 2.   Argumenty stron 52. W zarzucie drugim EUIPO podnosi wobec zaskarżonego wyroku dwa odrębne zastrzeżenia. W pierwszej kolejności EUIPO zarzuca Sądowi, że zastosował on wewnętrznie sprzeczne uzasadnienie, gdy użył pojęcia „identyczności” do dwóch różnych pod względem prawnym i faktycznym sytuacji. Zdaniem EUIPO test określony w art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nie ma związku z pojęciem „identyczności”, a posłużenie się tym testem jest niezgodne z zawężającą wykładnią art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia przyjętą przez Sąd. W drugiej kolejności EUIPO podnosi, że wbrew temu, co orzeczono w pkt 40 zaskarżonego wyroku, Sąd nie dokonał wspomnianego testu, lecz ograniczył się do stwierdzenia, że kolidujące ze sobą oznaczenia nie są w sposób oczywisty identyczne. 53. Spółka John Mills odpowiada, że Sąd ograniczył się do powołania się na art. 15 rozporządzenia nr 207/2009 w celu uściślenia, iż pojęcie „identyczności” zostało złagodzone w kontekście tego przepisu oraz że podobnie art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia nie wymaga stosowania testu ścisłej identyczności. W pkt 41 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że kolidujące ze sobą oznaczenia nie mogą również zostać uznane za identyczne nawet w rozumieniu złagodzonego pojęcia identyczności, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia nr 207/2009. 3.   Analiza 54. Uważam, że oba zastrzeżenia podniesione przez EUIPO w ramach zarzutu drugiego również należy uwzględnić. 55. W pierwszej kolejności zgadzam się z wnoszącym odwołanie, że art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nie dotyczy testu „identyczności”, lecz testu „istotnej równoważności”, pod pewnymi względami podobnego do testu zaproponowanego w pkt 48 niniejszej opinii, który wymaga określenia elementu lub elementów odróżniających oznaczenia i sprawdzenia, czy wspomniane elementy zostały istotnie zmienione w ramach handlowego wykorzystywania znaku towarowego ( ). Jak słusznie wskazało EUIPO, test ten zakłada natomiast brak identyczności dwóch uwzględnionych oznaczeń ( ). Należy ponadto zaznaczyć, że porównanie między zarejestrowaną wersją znaku towarowego a wersją tego znaku używaną na rynku, które leży u podstaw stosowania art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ma inny cel i odpowiada innej logice niż wymagane dla celów stosowania art. 8 tego rozporządzenia porównanie między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym. W pierwszym przypadku porównanie to służy bowiem dopuszczeniu dowodu używania znaku towarowego przez jego właściciela, nawet jeśli właściciel ten dokonał w oznaczeniu – w ramach handlowego wykorzystania znaku – zmian, które nie wpływając na jego charakter odróżniający, ułatwiły przystosowanie go do wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu i promocją oznaczanych nim towarów lub usług ( ). Zgodnie z tym celem badanie zasadniczej równoważności, o której mowa w art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, jest dokonywane na podstawie szeregu elementów wymagających uwzględnienia wymogów i zwyczajów handlowych danego sektora ( ) oraz utrzymywania funkcji odróżniającej oznaczenia w postaci konkretnie używanej przez właściciela znaku towarowego ( ). 56. W drugiej kolejności, jak słusznie podnosi EUIPO, wbrew zamiarowi wyrażonemu w pkt 40 zaskarżonego wyroku Sąd nie zajął się istotą dokonanego przez Izbę Odwoławczą porównania kolidujących ze sobą oznaczeń w celu sprawdzenia, czy wyniki tego porównania są zgodne z zastosowaniem testu przewidzianego w art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Ograniczył się on natomiast w drodze formalistycznej i zasadniczo stanowiącej błędne koło w rozumowaniu argumentacji do stwierdzenia, że skoro Izba Odwoławcza uznała kolidujące ze sobą znaki towarowe za jedynie podobne, to z definicji nie można ich uznać za identyczne, co oznacza, czego nie stwierdzono jednak wyraźnie, że wspomniany test, który sam Sąd zakwalifikował jako test „identyczności”, nie mógł w każdym razie zostać uznany za spełniony. 57. W świetle powyższego uważam, że należy również uwzględnić zarzut drugi. C. Wnioski w przedmiocie odwołania 58. Dwa zarzuty odwołania są moim zdaniem zasadne. W związku z tym uważam, że zaskarżony wyrok należy uchylić. Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału jeśli odwołanie jest zasadne, Trybunał uchyla orzeczenie Sądu. Może on wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd. Stan postępowania pozwala Trybunałowi na wydanie orzeczenia w przedmiocie drugiego zastrzeżenia jedynego zarzutu skargi podniesionego przez spółkę John Mills przed Sądem. V. W przedmiocie drugiego zastrzeżenia w ramach jedynego zarzutu podniesionego w skardze do Sądu 59. Z brzmienia pkt 33 i 34 spornej decyzji jasno wynika, że Izba Odwoławcza porównała kolidujące ze sobą znaki towarowe w celu oceny, czy z punktu widzenia konsumenta Unii istnieje w przypadku tych znaków potencjalne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Okazuje się zatem, że zastosowała ona test odmienny niż ten, który jest zastosowany do celów art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, przedstawiony w pkt 48 niniejszej opinii. Należy zatem uwzględnić drugie zastrzeżenie jedynego zarzutu skargi spółki John Mills i stwierdzić nieważność spornej decyzji. VI. W przedmiocie kosztów 60. Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli odwołanie jest bezzasadne lub jest zasadne i Trybunał wydaje orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, rozstrzyga on również o kosztach. Ponieważ proponuję uwzględnienie odwołania i ponieważ EUIPO wniosło o obciążenie spółki John Mills kosztami postępowania, należy obciążyć tę spółkę kosztami postępowania odwoławczego. Ponadto, ponieważ proponuję uwzględnienie skargi wniesionej w pierwszej instancji przez spółkę John Mills i stwierdzenie nieważności spornej decyzji, sugeruję, by Trybunał utrzymał podział kosztów wskazany w pkt 2 i 3 sentencji zaskarżonego wyroku. VII. Wnioski 61. Mając na względzie całość powyższych rozważań, proponuję, aby Trybunał: – uchylił zaskarżony wyrok z dnia 15 października 2018 r., John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679); – stwierdził nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 października 2016 r. (sprawa R 2087/2015‑1); – obciążył spółkę John Mills kosztami postępowania przed Trybunałem; – utrzymał w mocy podział kosztów postępowania przed Sądem wskazany w pkt 2 i 3 sentencji wyroku z dnia 15 października 2018 r., John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679). ( ) Język oryginału: włoski. ( ) Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). ( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1) ( ) Sąd wypowiedział się już, choć jedynie pośrednio, w kwestii podniesionej w niniejszej sprawie w wyrokach: z dnia 6 września 2006 r., DEF-TEC Defense Technology/OHIM – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241); z dnia 13 kwietnia 2011 r., Safariland/OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171); z dnia 29 listopada 2012 r., Adamowski/OHIM – Fagumit (FAGUMIT) (T‑537/10 i T‑538/10, EU:T:2012:634). ( ) Dz.U. 1994, L 336, s. 214. ( ) Dz.U. 1994, L 336, s. 3. ( ) Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305 (zwanej dalej „konwencją paryską”). ( ) Podobny przepis został wprowadzony tylko w najnowszej dyrektywie dotyczącej harmonizacji prawa znaków towarowych, zob. art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1). Przed wprowadzeniem tej zmiany państwa członkowskie były jednakże zobowiązane do wdrażania art. 6 septies konwencji paryskiej. ( ) Artykuł 13 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2015/2436. ( ) Artykuł 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2015/2436. ( ) Rozporządzenie nr 207/2009 zostało uchylone i zastąpione od dnia 1 października 2017 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Nowe rozporządzenie przejmuje bez zmian istotnych do celów niniejszej sprawy brzmienie ww. przepisów rozporządzenia nr 207/2009 [art. 11, 18 i art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 stały się odpowiednio art. 13, art. 21 ust. 1 i art. 60 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]. ( ) Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 września 2006 r., FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (T‑6/05, EU:T:2006:241, pkt 38), przywołany w pkt 17 spornej decyzji. ( ) Chodzi o warunki wskazane w pkt 61 wyroku z dnia 13 kwietnia 2011 r., FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (T‑262/09, EU:T:2011:171), przywołany w pkt 18 spornej decyzji. ( ) Zobacz pkt 13 zaskarżonego wyroku i pkt 20–25 spornej decyzji. ( ) Izba Odwoławcza stwierdziła z jednej strony, że „kosmetyki” oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym obejmują „puder do twarzy zawierający minerały”, do którego odnosi się wcześniejszy znak towarowy, a z drugiej strony, iż pozostałe towary oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym wykazują związki z towarami opatrywanymi wcześniejszym znakiem towarowym; zob. pkt 14 zaskarżonego wyroku i pkt 30, 31 spornej decyzji. ( ) Izba Odwoławcza zwróciła przede wszystkim uwagę na uderzające podobieństwo dwóch pierwszych elementów słownych („magic” i „minerals”) wcześniejszego znaku towarowego i elementów słownych zgłoszonego znaku towarowego. Następnie podkreśliła ona, że wcześniejszy znak towarowy może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców z Unii jako oznaczenie składające się z dwóch elementów: z elementu „by jerome alexander” – postrzeganego jako określenie podmiotu odpowiedzialnego za towar, i z elementu „magic minerals” – „prawdopodobnie postrzeganego jako określenie samego towaru lub linii towarów”, zob. zaskarżony wyrok, pkt 15 i sporna decyzja, pkt 33–35. ( ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). ( ) Wyroki: z dnia 24 czerwca 2015 r., Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, pkt 25), z dnia 27 września 2012 r., Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, pkt 56); z dnia 10 marca 2005 r., easyCar (C‑336/03, EU:C:2005:150, pkt 21). ( ) Zobacz w szczególności wyroki: z dnia 24 czerwca 2015 r., Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, pkt 26); z dnia 30 stycznia 2001 r., Hiszpania/Rada (C‑36/98, EU:C:2001:64, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo). ( ) Zobacz w szczególności wyroki: z dnia 24 czerwca 2015 r., Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, pkt 26); z dnia 19 września 2013 r., Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, pkt 74). ( ) Zobacz na przykład, oprócz włoskiej wersji językowej, wersje w językach angielskim, francuskim, niemieckim, rumuńskim, portugalskim. ( ) Na podstawie brzmienia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w języku hiszpańskim „[m]ediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre […]” {[w] wyniku sprzeciwu właściciela znaku towarowego – znaku towarowego nie rejestruje się, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz […]}. ( ) Zdanie drugie w pkt 25 zaskarżonego wyroku jest związane ze zdaniem pierwszym, w którym Sąd wskazuje cel art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, związkiem wynikowym wprowadzonym spójnikiem „zatem” („thus” w języku angielskim będącym językiem postępowania, a „donc” w języku francuskim, w którym sporządzono dokument). ( ) III/ex/C/268/77‑E, dostępny w języku angielskim pod adresem internetowym http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf. ( ) Propozycja dotycząca rozporządzenia Rady (EWG) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przedłożona w dniu 25 listopada 1980 r. COM(1980) 635 final/2 (Dz.U. 1980, C 351, s. 5), art. 7 ust. 3 (zwana dalej „propozycją dotyczącą rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego”). ( ) Przewidziano jednak względną podstawę unieważnienia znaku towarowego zarejestrowanego przez agenta lub przedstawiciela bez zezwolenia właściciela [art. 42 ust. 1 lit. a) propozycji rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego]. ( ) Zła wiara umożliwiała jedynie zablokowanie utraty roszczenia żądania unieważnienia znaku towarowego w wyniku tolerowania (art. 44 propozycji dotyczącej rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego) i ograniczenie braku możliwości powoływania się na wcześniejsze prawa o znaczeniu lokalnym wobec znaku towarowego w przypadku tolerowania. ( ) Zobacz odtworzenie sposobu powstawania przepisów rozporządzenia nr 40/94 dotyczących złej wiary, Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad Faith, Oxford University Press, 2010, s. 47 i nast. ( ) Zobacz wnioski z posiedzenia grupy roboczej ds. własności intelektualnej (znaków towarowych), którego miało miejsce w Brukseli w dniach 13 i 14 września 1982 r., dok. nr 11035/82 z dnia 1 grudnia 1982 r., załącznik I. Dokument ten został sformułowany w następujący sposób: „The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products [przypis tłumacza: Grupa robocza nie uwzględniła propozycji niemieckiej delegacji, by niniejszy przepis miał również zastosowanie do podobnych znaków towarowych dla podobnych towarów]”. ( ) Zobacz wyrok z dnia 6 września 2006 r., FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (T‑6/05, EU:T:2006:241, pkt 38). ( ) Podobnie zob. decyzja Izby Odwoławczej, pkt 27. ( ) Zobacz podobnie wyroki: z dnia 23 marca 2000 r., Met-Trans i Sagpol (C‑310/98 i C‑406/98, EU:C:2000:154, pkt 32); z dnia 15 września 2016 r., Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, pkt 68–70). ( ) W stopniu, w jakim udziela ochrony znakom towarowym nieobjętym ochroną na terytorium Unii, zob. A. Kur, Not prior in time, but superior in right-how trademark registrations can be affected by third-party interests in a sign, International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), s. 790 i nast. ( ) Zobacz wyrok z dnia 26 września 2013 r., Salzgitter Mannesmann Handel (C‑157/12, EU:C:2013:597, pkt 39). ( ) Zobacz wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, pkt 32 i nast.) ( ) Dodanie przepisu dążącego do ochrony właściciela znaku towarowego przed ewentualnymi nadużyciami przez agenta było przedmiotem dyskusji w trakcie konferencji rewizyjnej w Hadze w 1925 r. a także konferencji rewizyjnej w Londynie w 1934 r., ale spotkało się ze sprzeciwem szeregu delegacji, a w szczególności delegacji japońskiej, zob. S. Ricketson, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, s. 579 i nast. ( ) Zobacz szereg praktyk stanowiących nadużycie rozważanych w aktach konferencji w Lizbonie w dniach 6–13 października 1958 r., pkt XVII programu, s. 680 ( ) Zobacz art. 29 ust. 1 lit. c) konwencji paryskiej. ( ) We francuskiej wersji językowej: „Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom […]” {przyp. tłumacza: Jeżeli agent lub przedstawiciel osoby, która jest właścicielem znaku w jednym z państw będących członkami związku, wnosi bez zezwolenia właściciela o zarejestrowanie [tego] znaku na swoją rzecz […]}, podkreślenie moje. ( ) Zobacz s. 681. ( ) Zobacz G.H.C. Bodenhausen, Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revisée à Stockholm en 1967, s. 131, dostępne pod adresem internetowym : https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf, zwane dalej „wytycznymi dotyczącymi stosowania konwencji paryskiej”. ( ) Zauważam jednak, że w wytycznych dotyczących stosowania konwencji paryskiej, s. 131, wskazano, iż art. 6 septies „może” zostać zastosowany nawet w przypadku, w którym kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne, a nie identyczne, dając do zrozumienia, że takie stosowanie nie stanowi części treści normatywnej tego przepisu. ( ) Zobacz akty konwencji paryskiej, I, s. 131. ( ) Podczas nowelizacji rozporządzenia nr 207/2009 Komisja zaproponowała wprowadzenie możliwości sprzeciwienia się rejestracji znaku towarowego we wszystkich przypadkach dokonania zgłoszenia w złej wierze, pozostawiając jednak bez zmian, a zatem samodzielną, względną podstawę odmowy rejestracji znaku towarowego związaną z noszącym znamiona nadużycia zachowaniem agenta lub przedstawiciela prawowitego właściciela znaku towarowego, zob. COM(2013) 161 final, art. 8 ust. 3 lit. b). Propozycję tę jednak odrzucono. ( ) Wytyczne dotyczące dokonywanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej badania dotyczącego znaków towarowych Unii Europejskiej, część C, zatytułowana „Sprzeciw”, sekcja 3, nieuprawnione zgłoszenie przez agenta lub przedstawiciela właściciela znaku towarowego (zwane dalej „wytycznymi EUIPO”), dostępne na stronie internetowej EUIPO, s. 19. ( ) Zobacz wytyczne EUIPO, s. 19, w których wskazano, że „interesy właściciela zostałyby poważnie naruszone, w szczególności gdyby wcześniejszy znak towarowy był już używany i zmiany dokonane przez zgłaszającego nie były wystarczająco istotne, by uniknąć wprowadzenia w błąd”. ( ) Zobacz pkt 39 zaskarżonego wyroku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 za używanie znaku towarowego uważa się „używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany”. ( ) Zobacz na przykład wyrok z dnia 13 września 2016 r.hyphen/EUIPO – Skylotec (Przedstawienie wielokąta) (T‑146/15, EU:T:2016:469, pkt 28), zgodnie z którym „ustalenie, że doszło do zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego, wymaga przeanalizowania odróżniającego i dominującego charakteru dodanych elementów pod kątem samoistnych cech każdego z tych elementów oraz pod kątem pozycji wzajemnie zajmowanej względem siebie przez poszczególne elementy w konfiguracji danego znaku; zob. również wyrok z dnia 1 grudnia 2016 r., Klement/EUIPO (C‑642/15 P, niepublikowany, EU:C:2016:918, pkt 29). ( ) Zobacz na przykład wyrok z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), w którym Trybunał uznał za równoważny w rozumieniu art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 słowny i graficzny znak towarowy złożony z wyrazu „cactus” i ze stylizowanego rysunku kaktusa oraz znak towarowy, w którym element słowny pominięto i przedstawiał tylko stylizowany rysunek. ( ) Zobacz wyroki: z dnia 23 lutego 2006 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, EU:T:2006:65, pkt 50); z dnia 3 lipca 2019 r., Viridis Pharmaceutical/EUIPO (C‑668/17 P, EU:C:2019:557, pkt 56). ( ) Zobacz np. wyroki: z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in. (C‑252/12, EU:C:2013:497, pkt 21–26); z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750). ( ) Zobacz wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in. (C‑252/12, EU:C:2013:497, pkt 23).