T-1104/23

WYROK SĄDU (ósma izba w składzie powiększonym) z dnia 2 lipca 2025 r. ( *1 ) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy TESTAROSSA – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Używanie przez osoby trzecie – Charakter używania – Dorozumiana zgoda właściciela znaku towarowego – Dowód rzeczywistego używania – Modele redukcyjne lądowych pojazdów silnikowych (zabawki) W sprawie T‑1104/23 Ferrari SpA, z siedzibą w Modenie (Włochy), którą reprezentowali K. Muraro, G. Russo i C. Comolli Acquaviva, adwokaci, strona skarżąca, przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentował E. Markakis, w charakterze pełnomocnika, strona pozwana, w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest Kurt Hesse, zamieszkały w Norymberdze (Niemcy), którego reprezentował M. Krogmann, adwokat, SĄD (ósma izba w składzie powiększonym), w składzie: A. Kornezov (sprawozdawca), prezes, G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár i S. Kingston, sędziowie, sekretarz: G. Mitrev, administrator, uwzględniając pisemny etap postępowania, po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 grudnia 2024 r., wydaje następujący Wyrok W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca, Ferrari SpA, wnosi o stwierdzenie nieważności i zmianę decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 29 sierpnia 2023 r. (sprawa R 887/2016‑5) (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”). Okoliczności powstania sporu W drodze rejestracji międzynarodowej z dnia 17 października 2006 r. wskazującej Unię Europejską i otrzymanej przez EUIPO w dniu 8 lutego 2007 r. skarżąca, Ferrari SpA, wystąpiła o ochronę w Unii słownego znaku towarowego TESTAROSSA. Rejestracja międzynarodowa została opublikowana w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych w dniu 12 lutego 2007 r. i wpisana do rejestru wspólnotowych znaków towarowych w dniu 17 grudnia 2007 r. Towary oznaczane spornym znakiem towarowym należą między innymi do klasy 28 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „Modele redukcyjne lądowych pojazdów silnikowych (zabawki), modułowe zabawki konstrukcyjne i ich części połączeniowe, zestawy konstrukcyjne (klocki)”. W dniu 14 listopada 2014 r. interwenient, Kurt Hesse, wystąpił, dla towarów, o których mowa w pkt 4 powyżej, z wnioskiem o unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej na podstawie art. 158 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [obecnie art. 198 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)], w związku z art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001]. Decyzją z dnia 18 marca 2016 r. Wydział Unieważnień uwzględnił częściowo wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Wydział Unieważnień oddalił ten wniosek w odniesieniu do „modeli redukcyjnych lądowych pojazdów silnikowych (zabawki)” (zwanych dalej „modelami redukcyjnymi pojazdów”), natomiast uwzględnił go w odniesieniu do innych towarów należących do klasy 28. W dniu 12 maja 2016 r. interwenient wniósł odwołanie mające na celu częściowe uchylenie decyzji Wydziału Unieważnień w zakresie, w jakim Wydział Unieważnień odmówił stwierdzenia wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do modeli redukcyjnych pojazdów. W dniu 17 października 2016 r. skarżąca również wniosła, w ramach odwołania wzajemnego, o częściowe uchylenie decyzji Wydziału Unieważnień w zakresie, w jakim stwierdzono w niej wygaśnięcie prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do należących do klasy 28 „modułowych zabawek konstrukcyjnych i ich części połączeniowych, zestawów konstrukcyjnych (klocki)”. Zaskarżoną decyzją Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie interwenienta i oddaliła odwołanie skarżącej. W rezultacie skarżąca utraciła swoje prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów wymienionych w pkt 4 powyżej. Żądania stron Skarżąca wnosi do Sądu o: – stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji; – zmianę zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim wykazano rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego w odniesieniu do modeli redukcyjnych pojazdów; – obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami poniesionymi w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i w niniejszym postępowaniu. EUIPO wnosi do Sądu o: – oddalenie skargi, – obciążenie skarżącej kosztami postępowania w przypadku przeprowadzenia rozprawy. Interwenient wnosi do Sądu o: – oddalenie skargi, – obciążenie skarżącej kosztami postępowania. Co do prawa W przedmiocie określenia prawa materialnego i proceduralnego mającego zastosowanie ratione temporis Z uwagi na datę złożenia rozpatrywanego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, czyli dzień 14 listopada 2014 r., która to data jest rozstrzygająca dla ustalenia mającego zastosowanie prawa materialnego, okoliczności faktyczne niniejszej sprawy podlegają materialnoprawnym przepisom rozporządzenia nr 207/2009 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 czerwca 2019 r., Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:471, pkt 2; z dnia 3 lipca 2019 r., Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, pkt 3). W tym względzie z postanowień art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że ewentualne stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku wywołuje skutki z mocą wsteczną od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Ponadto w zakresie, w jakim zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przepisy proceduralne uznaje się na ogół za mające zastosowanie z chwilą ich wejścia w życie (zob. wyrok z dnia 11 grudnia 2012 r., Komisja/Hiszpania, C‑610/10, EU:C:2012:781, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo), niniejszy spór podlega przepisom proceduralnym rozporządzenia 2017/1001. Należy jednak zauważyć, że co się tyczy dowodu rzeczywistego używania spornego znaku towarowego, na podstawie w szczególności art. 82 ust. 2 lit. d), f) i i) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie 2017/1001 oraz uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1) niniejszy spór podlega przepisom rozporządzenia nr 2868/95 [wyrok z dnia 24 marca 2021 r., Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, niepublikowany, EU:T:2021:157, pkt 20]. W konsekwencji w niniejszej sprawie, co się tyczy przepisów materialnoprawnych, odniesienia do przepisów rozporządzenia 2017/1001 poczynione przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji i przez strony w ich pismach procesowych należy rozumieć jako odniesienia do mających identyczną z nimi treść normatywną przepisów rozporządzenia nr 207/2009. W przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji W przedmiocie zakresu żądania pierwszego W ramach żądania pierwszego skarżąca wnosi bez dalszego doprecyzowania o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Jednakże z całościowej lektury skargi wynika, że nie kwestionuje ona zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim oddalono w niej jej odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień w zakresie dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego dla „modułowych zabawek konstrukcyjnych i ich części połączeniowych, zestawów konstrukcyjnych (klocki)”, należących do klasy 28. W rezultacie z powyższego wynika, że skarżąca wnosi w rzeczywistości jedynie o stwierdzenie częściowej nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza stwierdziła wygaśnięcie prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do modeli redukcyjnych pojazdów należących do klasy 28. Co do istoty Skarżąca podnosi dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy w istocie braku uzasadnienia, ponieważ przy ocenie rzeczywistego używania spornego znaku towarowego nie wzięto pod uwagę wszystkich istotnych czynników, zaś drugi – naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że skarżąca nie wykazała rzeczywistego używania spornego znaku towarowego dla modeli redukcyjnych pojazdów. W pierwszej kolejności należy zbadać zarzut drugi. Na mocy art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy w nieprzerwanym okresie pięciu lat, który w niniejszej sprawie rozciąga się od 14 listopada 2009 r. do 13 listopada 2014 r. włącznie, (zwanym dalej „rozpatrywanym okresem”) znak ten nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, i nie istnieją usprawiedliwione powody takiego nieużywania. Zgodnie z zasadą 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95, która na mocy zasady 40 ust. 5 tego rozporządzenia stosuje się mutatis mutandis do postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, dowód rzeczywistego używania powinien dotyczyć miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania wcześniejszego znaku towarowego. W myśl zasady 22 ust. 4 rozporządzenia nr 2868/95 taki dowód ogranicza się co do zasady do przedłożenia dokumentów i przedmiotów mających znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz pisemne oświadczenia określone w art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009. A zatem znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy jest wykorzystywany – zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary lub usługi, dla których został on zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa – w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, pkt 43). Ponadto przesłanka dotycząca rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, by znak ten, w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym terytorium, był używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz [zob. wyroki: z dnia 18 marca 2015 r., Naazneen Investments/OHIM – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, niepublikowany, EU:T:2015:160, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 11 stycznia 2023 r., Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, pkt 22 (niepublikowany) i przytoczone tam orzecznictwo]. Ponadto rzeczywistego używania znaku nie można dowieść za pomocą prawdopodobieństwa lub domniemań, lecz musi się ono opierać na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, że znak był używany faktycznie i na wystarczającą skalę na danym rynku [zob. wyrok z dnia 23 września 2009 r., Cohausz/OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, niepublikowany, EU:T:2009:354, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo]. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać: sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku (zob. wyrok z dnia 18 marca 2015 r., SMART WATER, T‑250/13, niepublikowany, EU:T:2015:160, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo). Co się tyczy w szczególności cech rynku modeli redukcyjnych pojazdów, Trybunał miał już okazję, w wyroku z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), poddać analizie kwestię, czy w przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany – jak w niniejszej sprawie – zarówno dla pojazdów samochodowych, jak i dla zabawek, umieszczenie przez osobę trzecią, bez zgody właściciela znaku towarowego, oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdów wspomnianej marki, w celu wiernego odtworzenia tych pojazdów, oraz obrót wspomnianymi modelami redukcyjnymi pojazdów stanowią używanie, którego właściciel znaku towarowego jest uprawniony zakazać. W tym względzie Trybunał podkreślił, że wykonywanie wyłącznego prawa właściciela znaku towarowego powinno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią wpływa lub może wpływać negatywnie na funkcje znaku towarowego, a w szczególności na jego podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru (zob. podobnie wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, pkt 21). Stąd można, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zakazać umieszczania przez osobę trzecią na modelach redukcyjnych pojazdów oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, który został zarejestrowany dla zabawek, jedynie wówczas, gdy wpływa ono lub może wpływać negatywnie na pełnione przez ten znak funkcje (zob. podobnie wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, pkt 22). Kwestię, czy takie umieszczenie wpływa lub może wpływać negatywnie na funkcje znaku towarowego, należy oceniać z uwzględnieniem szczególnych cech rynku modeli redukcyjnych pojazdów. W tym względzie należy zbadać, czy przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, jest przyzwyczajony do tego, że modele redukcyjne pojazdów są oparte na rzeczywistych przykładach, i czy w ogóle przywiązuje on dużą wagę do absolutnej wierności oryginałowi, tak by był w stanie zrozumieć, iż umieszczenie znaku towarowego producenta samochodów na takich modelach redukcyjnych wskazuje jedynie na to, że chodzi o replikę pojazdu tej marki w zmniejszonej skali. W takim przypadku zdaniem Trybunału właściwy krąg odbiorców nie postrzega oznaczenia identycznego ze wspomnianym znakiem towarowym widniejącego na modelach redukcyjnych pojazdów sprzedawanych przez osobę trzecią jako wskazówki, że towary te pochodzą od producenta samochodów lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, w związku z czym takie używanie nie narusza podstawowej funkcji tego znaku jako znaku towarowego zarejestrowanego dla zabawek (zob. podobnie wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, pkt 23, 24). W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że rynek modeli redukcyjnych pojazdów charakteryzuje się współistnieniem zabawek niezależnych producentów – którzy używają znaków towarowych zarejestrowanych również dla samochodów, takich jak sporny znak towarowy, jako zwykłych wskazówek, że model redukcyjny jest wierną repliką rzeczywistego modelu samochodu – oraz modeli redukcyjnych pojazdów wytwarzanych i sprzedawanych bezpośrednio przez właścicieli takich znaków towarowych lub przez przedsiębiorstwa, które są z nimi powiązane gospodarczo, w szczególności w drodze licencji. Izba Odwoławcza zauważyła również, że właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do stykania się z modelami redukcyjnymi pojazdów, objętymi lub nieobjętymi licencją producenta samochodów, w zależności od informacji znajdujących się na ich opakowaniach. Strony nie kwestionują tych ustaleń. Wynika z tego, że osoba trzecia może używać takiego znaku towarowego bez zgody jego właściciela, pod warunkiem że używanie go na modelu redukcyjnym pojazdu ogranicza się do wskazania właściwemu kręgowi odbiorców, że ów model stanowi wierną replikę prawdziwego modelu samochodu. Natomiast w przypadku gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią wykracza poza zwykłą wskazówkę co do wiernego charakteru odtworzenia, poprzez powołanie się przy prowadzeniu obrotu rozpatrywanymi modelami redukcyjnymi pojazdów, na przykład, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza, na umowę licencyjną łączącą ją z właścicielem tego znaku towarowego, takie używanie będzie postrzegane jako wskazanie, że towary te pochodzą od producenta samochodów lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo taką umową. Takie używanie jest zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia handlowego towaru. W takim przypadku właściciel znaku towarowego będzie miał prawo sprzeciwić się takiemu używaniu jego znaku towarowego przez osobę trzecią bez jego zgody. Powyższe uwagi należy uwzględnić przy analizie argumentów skarżącej. Na wstępie należy uściślić, że o ile – jak przypomniano w pkt 22 powyżej – dowód używania musi dotyczyć miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania spornego znaku towarowego, o tyle Izba Odwoławcza ograniczyła się w zaskarżonej decyzji do przeprowadzenia oceny charakteru używania spornego znaku towarowego, co zresztą EUIPO przyznało na rozprawie. W tych okolicznościach tylko to kryterium podlega kontroli Sądu w niniejszej sprawie. Ponadto bezsporne jest, że przedstawione przez skarżącą dowody przywołują sporny znak towarowy niekiedy w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, czyli TESTAROSSA, a niekiedy w postaci dwóch odrębnych elementów słownych, a mianowicie „testa” i „rossa”, jednak ta odmienność nie ma wpływu na charakter odróżniający tego znaku, co słusznie wskazała też Izba Odwoławcza, w związku z czym nie ma potrzeby dokonywania rozróżnienia między tymi dwiema formami wykorzystania. Ponadto, co się tyczy dowodów dotyczących używania spornego znaku towarowego przez spółkę Amalgam, Izba Odwoławcza stwierdziła, że odnosiły się one wyłącznie do modeli redukcyjnych w dużej skali, które nie są przeznaczone do zabawy, w związku z czym nie wykazują one używania spornego znaku towarowego dla oznaczonych nim towarów. Pominęła ona zatem te dowody jako pozbawione znaczenia. Zapytana o to na rozprawie skarżąca wskazała, że nie kwestionuje tego aspektu zaskarżonej decyzji. Wreszcie bezsporne jest, że w rozpatrywanym okresie obrót modelami redukcyjnymi pojazdów Testarossa był prowadzony nie przez samą skarżącą, lecz przez osoby trzecie, a mianowicie producentów takich modeli redukcyjnych. To właśnie w świetle tych wstępnych ustaleń należy zbadać, po pierwsze, czy sporny znak towarowy był używany zgodnie z jego podstawową funkcją, a po drugie, jeśli tak było, to czy używanie to odbywało się za zgodą skarżącej. – W przedmiocie używania spornego znaku towarowego zgodnie z jego podstawową funkcją W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła w istocie, że używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie ograniczało się do wskazania, iż rozpatrywane modele redukcyjne pojazdów stanowią wierną replikę prawdziwych samochodów Testarossa. Doszła ona do takiego wniosku, stwierdziwszy w szczególności, na podstawie dowodów przedstawionych przez skarżącą, że na opakowaniu wspomnianych modeli redukcyjnych pojazdów dominującą rolę pełniły znaki towarowe osób trzecich, że wzmianka „Ferrari Official Licensed Product” (oficjalny produkt objęty licencją Ferrari) (zwana dalej „wzmianką »oficjalny produkt objęty licencją Ferrari«”) nie odnosiła się do spornego znaku towarowego i że temu znakowi towarowemu nie towarzyszyły symbole „TM” lub „®”, w związku z czym znak ten nie był używany jako wskazanie pochodzenia handlowego wspomnianych modeli redukcyjnych. Izba Odwoławcza dodała również, że okoliczność, iż sporny znak towarowy jest umieszczany przez osoby trzecie na modelach redukcyjnych pojazdów produkowanych przez te osoby z zachowaniem różnych standardów jakości i sprzedawanych po różnych cenach, jest sprzeczna z wnioskiem, zgodnie z którym sporny znak towarowy był używany jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru. Skarżąca podnosi, że używanie spornego znaku towarowego dla modeli redukcyjnych pojazdów nie ogranicza się do wskazania, że chodzi o replikę w zmniejszonej skali pojazdu oznaczonego tym znakiem towarowym, ponieważ przedstawione przez nią dowody wykazują, że wspomniane używanie spornego znaku towarowego odbywało się na podstawie licencji udzielonych przez nią osobom trzecim, w związku z czym sporny znak towarowy był używany zgodnie z jego podstawową funkcją. Skarżąca zwraca również uwagę, że brak używania symboli „TM” i „®” obok spornego znaku towarowego nie może oznaczać, iż używanie tego znaku nie jest zgodne z jego podstawową funkcją. EUIPO, popierane przez interwenienta, podnosi, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż dowody nie wykazują używania spornego znaku towarowego zgodnie z jego podstawową funkcją, ponieważ znakami towarowymi wskazującymi pochodzenie handlowe towarów nie jest sporny znak towarowy, lecz różne inne znaki towarowe, w tym znaki towarowe niezależnych producentów zabawek. Dodaje ono, że wspomniane dowody wykazują jedynie, iż sporny znak towarowy był używany jako punkt odniesienia w celu wskazania, że chodzi o wierną replikę prawdziwego modelu samochodu Testarossa. W tym względzie, po pierwsze, należy stwierdzić, że skarżąca przedstawiła szereg katalogów spółki Bburago, w których występował sporny znak towarowy. Katalogi te, datowane na lata 2011–2015, są zatytułowane „Ferrari Race and Play” i przedstawiają liczne modele redukcyjne pojazdów Ferrari, w tym modele redukcyjne pojazdów Testarossa. Większość tych katalogów zawiera ponadto na swoich okładkach wzmiankę „oficjalny produkt objęty licencją Ferrari”, a także następujące oznaczenie: „Produkt objęty licencją FERRARI Spa., FERRARI, element graficzny przedstawiający KONIA STAJĄCEGO DĘBA, wszystkie powiązane logo i wzory odróżniające są własnością FERRARI Spa. Wzory nadwozi samochodów FERRARI są chronione jako własność FERRARI na podstawie przepisów dotyczących wzorów, znaków towarowych i zewnętrznej postaci produktu (trade dress)”. We wszystkich tych katalogach sporny znak towarowy znajduje się pod zdjęciami modeli redukcyjnych pojazdów Testarossa. W lewym górnym rogu katalogu znajduje się również logo przedsiębiorstwa Bburago, podczas gdy w jego górnej centralnej części wyeksponowany jest słowny znak towarowy Ferrari. Skarżąca przedstawiła również dowody dotyczące używania spornego znaku towarowego przez spółkę Hachette, obejmujące w szczególności fotografie modeli redukcyjnych pojazdów Testarossa w ich opakowaniach. Sporny znak towarowy został zapisany wielkimi literami w górnej części opakowania oraz na podstawie modelu w skali. Słowny znak towarowy Ferrari widnieje w górnej części opakowania obok przedstawienia konia stającego dęba i jest zapisany bardzo dużymi literami. Ponadto wzmianka „oficjalny produkt objęty licencją Ferrari” jest wyraźnie czytelna w dolnej części opakowania. Wzmianka „Hachette” widnieje z kolei na dole wspomnianego opakowania. W tym względzie, po pierwsze, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż opakowania omawianych modeli redukcyjnych pojazdów są „zdominowane” przez znaki towarowe osób trzecich. Stwierdzenie to nie odpowiada prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych w pkt 43 i 44 powyżej. Wniosku tego nie podważa twierdzenie Izby Odwoławczej, popierane również przez EUIPO i interwenienta, że sporny znak towarowy jest używany łącznie z innymi znakami towarowymi, należącymi zarówno do skarżącej, jak i do innych przedsiębiorstw. Z utrwalonego orzecznictwa wynika bowiem, że przesłanka rzeczywistego używania znaku towarowego może zostać spełniona, gdy znak towarowy jest używany łącznie z innym znakiem towarowym, o ile pierwszy z tych znaków będzie nadal postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru [zob. wyrok z dnia 23 września 2020 r., CEDC International/EUIPO – Underberg (Kształt źdźbła trawy w butelce), T‑796/16, EU:T:2020:439, pkt 142 i przytoczone tam orzecznictwo]. Tak jest w niniejszym przypadku. Na wspomnianych powyżej dowodach znajdują się bowiem nie tylko sporny znak towarowy jako taki, wyraźnie widoczny, ale również graficzny znak towarowy Ferrari przedstawiający konia stającego dęba, słowny znak towarowy Ferrari, a przede wszystkim wzmianka „oficjalny produkt objęty licencją Ferrari”, ale także znaki towarowe osób trzecich, będących producentami wspomnianych modeli redukcyjnych pojazdów. Oznaczenia te pozwalają właściwemu kręgowi odbiorców zrozumieć, że modele redukcyjne pojazdów oznaczonych spornym znakiem towarowym są produkowane przez osobę trzecią na podstawie licencji udzielonej przez skarżącą, w związku z czym takie używanie spornego znaku towarowego jest zgodne z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia handlowego wspomnianych towarów. Sama okoliczność, przywołana przez Izbę Odwoławczą, że obrót modelami redukcyjnymi pojazdów Testarossa prowadzą różne przedsiębiorstwa i że modele te różnią się jakością i ceną, nie pozwala na stwierdzenie, iż używanie to nie jest zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego. Jak bowiem stwierdzono w pkt 47 powyżej, przedsiębiorstwa trzecie zamieszczają na opakowaniu swoich towarów lub w swoich katalogach wzmiankę „oficjalny produkt objęty licencją Ferrari”, ustanawiając w ten sposób wyraźny związek ze skarżącą, będącą właścicielem spornego znaku towarowego, co wskazuje właściwemu kręgowi odbiorców pochodzenie handlowe wspomnianych towarów. Ponadto – i wbrew temu, co stwierdziła Izba Odwoławcza – nie ma znaczenia, że wzmianki „oficjalny produkt objęty licencją Ferrari” nie nawiązują jako takie do spornego znaku towarowego, ponieważ, po pierwsze, ów sporny znak towarowy widnieje wyraźnie obok tych wzmianek lub w katalogach poniżej fotografii właściwych modeli redukcyjnych, a po drugie, dzięki tym wzmiankom właściwy krąg odbiorców dostrzeże związek między skarżącą, będącą właścicielem spornego znaku towarowego, a producentami zabawek prowadzącymi obrót rozpatrywanymi towarami pod tym znakiem towarowym. Jest bowiem powszechnie wiadome, że na rynku samochodowym samochody są sprzedawane jednocześnie pod znakiem towarowym oznaczającym producenta tego samochodu i pod innym znakiem towarowym oznaczającym model tego samochodu. Rozważania te odnoszą się również do rynku modeli redukcyjnych pojazdów, ponieważ mają one stanowić wierną replikę prawdziwych samochodów, w związku z czym właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do odnoszenia się zarazem do znaku towarowego producenta i do znaku towarowego konkretnego modelu. W rezultacie związek między używaniem znaku towarowego Ferrari i spornego znaku towarowego na opakowaniach i w katalogach jest zgodny ze zwyczajami rynkowymi. Po drugie, podążając za skarżącą, należy zauważyć, że Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż okoliczność, że spornemu znakowi towarowemu nie towarzyszą symbole „TM” lub „®”, pozwala na stwierdzenie, że znak ten nie jest używany zgodnie z jego podstawową funkcją. Nie istnieje bowiem żaden obowiązek używania symboli „®” lub „TM”, aby można było uznać używanie za zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego. Niezamieszczanie wspomnianych symboli nie wpływa ani na ważność, ani na podstawową funkcję unijnych znaków towarowych. W rezultacie ich brak obok spornego znaku towarowego w przedstawionych dowodach w żaden sposób nie wpływa na zdolność spornego znaku towarowego do pełnienia jego podstawowej funkcji polegającej na wskazywaniu pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów i odróżnianiu ich od towarów innych przedsiębiorstw. A zatem przedstawione przez skarżącą wspomniane powyżej dowody rozpatrywane jako całość pozwalają uznać, że w rozpatrywanym okresie sporny znak towarowy był używany dla modeli redukcyjnych pojazdów zgodnie z podstawową funkcją tego znaku, jaką jest zagwarantowanie pochodzenia handlowego towarów, dla których został on zarejestrowany. – W przedmiocie zgody skarżącej na używanie jej znaku towarowego przez osoby trzecie Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 używanie unijnego znaku towarowego za zgodą właściciela uważa się za dokonywane przez właściciela. To właściciel znaku towarowego jest zobowiązany do przedstawienia dowodu na okoliczność, że wyraził zgodę na używanie tego znaku przez osobę trzecią (wyrok z dnia 11 maja 2006 r., Sunrider/OHIM, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, pkt 44). W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, iż skarżąca nie wykazała, że osoby trzecie, używając spornego znaku towarowego dla modeli redukcyjnych pojazdów, działały za jej zgodą. Zauważyła ona w szczególności, że przedstawione przez skarżącą wyciągi z umów licencyjnych nie pozwalają na ustalenie, czy sporny znak towarowy jest przedmiotem tych umów. Wskazała ona również, że dowody, o których mowa w pkt 43 i 44 powyżej, nie dowodzą zgody skarżącej, w szczególności ze względu na fakt, iż wskazanie, zgodnie z którym sprzedawane towary są oficjalnymi produktami objętymi licencją Ferrari, nie zawiera wzmianki o spornym znaku towarowym. Skarżąca kwestionuje ten wniosek. W tym względzie wskazuje ona, że przedstawiła szereg wyciągów z umów licencyjnych zawartych między nią a osobami trzecimi w zakresie sprzedaży i produkcji modeli redukcyjnych pojazdów. Izba Odwoławcza niesłusznie pominęła te umowy licencyjne, które jednak wykazują fakt wyrażenia przez skarżącą zgody na używanie spornego znaku towarowego przez te osoby trzecie. Skarżąca twierdzi również, że jakkolwiek wyciągi z tych umów licencyjnych nie pozwalają ustalić, czy dotyczą one spornego znaku towarowego, to wzmianki znajdujące się na opakowaniach i katalogach, takie jak te, o których mowa w pkt 43 i 44 powyżej, pozwalają mimo to stwierdzić, że zgodziła się ona, przynajmniej w sposób dorozumiany, na używanie jej znaku towarowego przez osoby trzecie, ponieważ wiedziała o tym używaniu i nigdy się mu nie sprzeciwiła. EUIPO zgadza się z oceną Izby Odwoławczej, zgodnie z którą przedstawione przez skarżącą wyciągi z umów licencyjnych nie pozwalają na stwierdzenie, że licencjobiorcy mieli zezwolenie na używanie spornego znaku towarowego. Dodaje ono, że uznanie, iż skarżąca wyraziła zgodę na używanie spornego znaku towarowego, byłoby sprzeczne z orzecznictwem, zgodnie z którym rzeczywistego używania nie można wykazać za pomocą prawdopodobieństwa lub domniemań. Interwenient podnosi, że to do skarżącej należało wykazanie w sposób jednoznaczny, iż wyraziła ona zgodę na używanie spornego znaku towarowego, oraz że w tym względzie czynnikiem decydującym nie powinien być punkt widzenia właściwego kręgu odbiorców, lecz rzeczywisty związek między skarżącą a osobami trzecimi będącymi producentami modeli redukcyjnych pojazdów. Ponadto do wykazania zgody skarżącej nie wystarcza okoliczność, że nie sprzeciwiła się ona używaniu spornego znaku towarowego przez osoby trzecie. Co więcej, taki argument został podniesiony przez skarżącą po raz pierwszy w ramach niniejszej skargi. W tym względzie, po pierwsze, należy zauważyć, podobnie jak uczyniła to Izba Odwoławcza, że przedstawione przez skarżącą wyciągi z umów licencyjnych nie zawierają wykazu znaków towarowych będących przedmiotem tych umów. W tych okolicznościach wspomniane wyciągi nie pozwalają wykazać, że skarżąca wyraźnie wyraziła zgodę na używanie swojego znaku towarowego przez te osoby trzecie. Po drugie, co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym mimo to przedstawione przez nią dowody rozpatrywane jako całość wykazują, że zgodziła się ona w sposób dorozumiany na używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie, należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem zgoda właściciela znaku towarowego może w istocie zostać wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany. A zatem zgoda ta musi być wyrażona w sposób, który jednoznacznie odzwierciedla wolę zrzeczenia się jego wyłącznego prawa do znaku towarowego. Wolę taką można zazwyczaj wywnioskować z wyraźnego oświadczenia zgody. Nie można jednak wykluczyć, że w niektórych przypadkach może ona wynikać w sposób dorozumiany z okoliczności i dowodów wcześniejszych, równoczesnych lub późniejszych względem używania danego znaku towarowego przez osobę trzecią, które również w sposób pewny wskazują na zrzeczenie się przez właściciela jego prawa [zob. wyroki: z dnia 13 stycznia 2011 r., Park/OHIM – Bae (PINE TREE), T‑28/09, niepublikowany, EU:T:2011:7, pkt 61 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 8 czerwca 2022 r., Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, pkt 71 (niepublikowany)]. W konsekwencji należy zbadać, czy taka dorozumiana zgoda skarżącej wynika z okoliczności i dowodów wcześniejszych, równoczesnych lub późniejszych względem używania spornego znaku towarowego przez osobę trzecią. Istotne okoliczności i dowody mogące wskazywać na istnienie takiej dorozumianej zgody należy rozpatrywać, jak zresztą EUIPO przyznało na rozprawie, w szczególności w świetle sposobów używania uznawanych w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla towarów chronionych znakiem towarowym i cech danego rynku (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 18 marca 2015 r., SMART WATER, T‑250/13, niepublikowany, EU:T:2015:160, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo). W tym względzie należy przede wszystkim uściślić, że – jak wskazano w pkt 33 powyżej – w szczególnych ramach rozpatrywanego rynku właściciel znaku towarowego zarejestrowanego zarówno dla samochodów osobowych, jak i modeli redukcyjnych pojazdów jest uprawniony do sprzeciwienia się używaniu tego znaku towarowego przez osobę trzecią, jeżeli używanie to wykracza poza zwykłe wskazanie, że rozpatrywane modele redukcyjne stanowią wierną replikę prawdziwego samochodu, i wskazuje ponadto na pochodzenie handlowe tych modeli jako pochodzących od wspomnianego właściciela lub z przedsiębiorstwa z nim powiązanego. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, co wynika z pkt 52 powyżej. W rezultacie w takim kontekście dorozumiana zgoda właściciela tego znaku towarowego wynika z faktu, że wiedział on o używaniu jego znaku towarowego przez osoby trzecie i nie sprzeciwił się temu. Dowody opisane i poddane ocenie w pkt 43–49 powyżej wykazują, że skarżąca wiedziała o używaniu spornego znaku towarowego przez osoby trzecie, które przedstawiały rozpatrywane towary jako „oficjalne” produkty objęte licencją Ferrari, i że nie sprzeciwiła się temu, co dowodzi, że przynajmniej w sposób dorozumiany wyraziła zgodę na takie używanie. Po pierwsze bowiem, ani EUIPO, ani interwenient nie kwestionują, że skarżąca rzeczywiście wiedziała o tym używaniu, o czym świadczy zresztą fakt, że przedstawione przez skarżącą dowody są po części publicznie dostępne, jak na przykład katalogi lub opakowania towarów. Po drugie, w zakresie, w jakim interwenient twierdzi, że skarżąca po raz pierwszy w ramach niniejszej skargi podnosi, iż nie sprzeciwiła się takiemu używaniu, wystarczy stwierdzić, że z akt sprawy wynika, iż skarżąca przez cały czas trwania postępowania administracyjnego utrzymywała, że osoby trzecie działały za jej zgodą, wskazując w sposób dorozumiany, lecz niewątpliwy, że nie sprzeciwiła się takiemu używaniu. Następnie Sąd miał już okazję orzec, że używanie znaku towarowego spółki produkcyjnej przez powiązaną z nią gospodarczo spółkę dystrybucyjną może zostać uznane za używanie tego znaku towarowego za zgodą właściciela i w ten sposób zostać uznane za używanie dokonywane przez właściciela zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [wyroki: z dnia 17 lutego 2011 r., J & F Participações/OHIM – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, niepublikowany, EU:T:2011:47, pkt 32; z dnia 16 października 2024 r., Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, niepublikowany, EU:T:2024:696, pkt 102 i przytoczone tam orzecznictwo]. Rozważania te mają zastosowanie mutatis mutandis, gdy znak towarowy spółki produkcyjnej, taki jak sporny znak towarowy, jest używany przez inną spółkę prowadzącą obrót rozpatrywanymi towarami jako „oficjalnymi” produktami objętymi licencją pierwszej z tych spółek. Takie używanie ustanawia bowiem związek między tymi dwiema spółkami, który w braku przeciwnego wskazania pozwala założyć, że właściciel znaku towarowego wyraził zgodę, choćby w sposób dorozumiany, na używanie swoich znaków towarowych przez ową spółkę. Wreszcie skarżąca przedstawiła również szereg faktur i formularzy zamówienia wystawionych przez osoby trzecie w związku ze sprzedażą modeli redukcyjnych pojazdów opatrzonych spornym znakiem towarowym. Zgodnie zaś z orzecznictwem, w przypadku gdy właściciel znaku towarowego będącego przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku w celu wykazania rzeczywistego używania w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 powołuje się na czynności stanowiące używanie tego znaku przez osobę trzecią, w sposób dorozumiany twierdzi, że używanie to miało miejsce za jego zgodą [wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., Sunrider/OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, pkt 24]. W rezultacie Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż skarżąca nie wykazała, że wyraziła zgodę, choćby w sposób dorozumiany, na używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie w odniesieniu do rozpatrywanych towarów w rozumieniu art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Z całości powyższych rozważań wynika, że bez konieczności badania zarzutu pierwszego skargi należy uwzględnić podniesiony przez skarżącą zarzut drugi i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do modeli redukcyjnych pojazdów należących do klasy 28. W przedmiocie żądania zmiany zaskarżonej decyzji Co się tyczy żądania skarżącej mającego na celu zmianę przez Sąd zaskarżonej decyzji, należy przypomnieć, że o ile przyznana Sądowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do zastąpienia własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie której izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska, o tyle powinna ona być wykonywana w sytuacjach, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, jest w stanie określić, na podstawie ustalonych elementów stanu faktycznego i prawnego, decyzję, jaką powinna była wydać izba odwoławcza (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72). Otóż w niniejszej sprawie należy zauważyć, że – jak wskazano w pkt 35 powyżej – w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie zajęła stanowiska w przedmiocie miejsca, czasu i zakresu używania spornego znaku towarowego, w związku z czym Sąd nie jest uprawniony do przeprowadzenia oceny tych okoliczności w ramach rozpoznania żądania zmiany tej decyzji. W przedmiocie kosztów Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ EUIPO i interwenient przegrali sprawę, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć ich kosztami postępowania. Skarżąca wniosła ponadto o obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami poniesionymi przez nią w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą. W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 190 § 2 regulaminu postępowania jedynie niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. W związku z tym EUIPO i interwenienta należy również obciążyć niezbędnymi kosztami poniesionymi przez skarżącą w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.   Z powyższych względów SĄD (ósma izba w składzie powiększonym) orzeka, co następuje:   1) Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 29 sierpnia 2023 r. (sprawa R 887/2016‑5) w zakresie dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do „modeli redukcyjnych lądowych pojazdów silnikowych (zabawki)”, należących do klasy 28.   2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.   3) EUIPO i Kurt Hesse pokrywają, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Ferrari SpA, w tym niezbędne koszty poniesione przez tę spółkę w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.   Kornezov De Baere Petrlík Kecsmár Kingston Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 lipca 2025 r. Podpisy ( *1 ) Język postępowania: angielski.