T-443/05
WyrokTSUE2007-07-11CELEX: 62005TJ0443ECLI:EU:T:2007:219
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Izba Odwoławcza OHIM błędnie oceniła brak podobieństwa towarów (odzież, obuwie, nakrycia głowy z klasy 25 oraz wyroby ze skóry i imitacji skóry z klasy 18) i w konsekwencji błędnie stwierdziła brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, naruszając art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94?Ratio decidendi
Sąd uznał, że Izba Odwoławcza OHIM błędnie stwierdziła brak podobieństwa między towarami z klasy 25 (odzież, obuwie, nakrycia głowy) a niektórymi towarami z klasy 18 (wyroby ze skóry i imitacji skóry, takie jak torebki, portmonetki). Sąd wskazał, że towary te mogą być produkowane z tego samego materiału i często są sprzedawane w tych samych branżowych punktach sprzedaży. Co istotne, Sąd podkreślił, że towary te pełnią funkcję estetyczną i są komplementarne w kontekście tworzenia spójnego wizerunku zewnętrznego konsumenta, co może prowadzić do przekonania, że pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa. W konsekwencji stwierdzono, że istnieje co najmniej nieznaczne podobieństwo między tymi towarami, co wymagało od Izby Odwoławczej dalszej analizy podobieństwa oznaczeń, której Izba nie przeprowadziła.Stan faktyczny
Juan Bolaños Sabri zgłosił wspólnotowy graficzny znak towarowy „PiraÑAM diseño original Juan Bolaños” dla towarów z klas 16, 21 i 25 (m.in. odzież, obuwie, nakrycia głowy). El Corte Inglés, SA wniosła sprzeciw, opierając się na swoich wcześniejszych krajowych słownych znakach towarowych PIRANHA, zarejestrowanych dla towarów z klasy 25 (odzież, obuwie, pantofle) i klasy 18 (skóra i imitacje skóry, towary z tych surowców). Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw dla towarów z klasy 25, ale Izba Odwoławcza OHIM uchyliła tę decyzję, oddalając sprzeciw w całości, uznając, że towary nie są podobne, a zatem nie ma prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.Rozstrzygnięcie
1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 21 września 2005 r. (sprawa R 1191/2004-1).
2) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez El Corte Inglés, SA.
3) Juan Bolaños Sabri pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
Sprawa T‑443/05
El Corte Inglés, SA
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie wspólnotowego graficznego znaku towarowego PiraÑAM diseño original Juan Bolaños – Wcześniejsze krajowe słowne znaki towarowe PIRANHA – Względne podstawy odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo towarów – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94
Streszczenie wyroku
1. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji –
Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towarów lub usług
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b)
2. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji –
Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towarów lub usług
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b)
1. Przy ocenie podobieństwa danych towarów lub usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek między tymi towarami
lub usługami; czynniki te obejmują w szczególności ich charakter, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy
konkurują one ze sobą lub też się uzupełniają. Inne czynniki, jak na przykład kanały dystrybucji danych towarów, mogą być
także wzięte pod uwagę.
W tym kontekście towary komplementarne to towary, pomiędzy którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jeden towar
jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że oba towary zostały wyprodukowane przez
to samo przedsiębiorstwo.
Takie towary jak: obuwie, odzież, nakrycia głowy lub torebki mogą pełnić poza ich funkcją podstawową powszechnie uznaną funkcję
estetyczną, przyczyniając się jako całość do stworzenia zewnętrznego wizerunku danego konsumenta. Dokonując oceny, w jaki
sposób należy postrzegać związki łączące te towary, należy uwzględnić dążenie do spójnego przedstawienia ich zewnętrznego
wizerunku, co obejmuje dopasowanie jego części składowych w ramach procesu ich tworzenia lub nabycia. Koordynacja tego typu
może mieć znaczenie w szczególności pomiędzy odzieżą, obuwiem i okryciami głowy, należącymi do klasy 25 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego, i różnymi dodatkami do ubrań, które je uzupełniają, jak na przykład torebki, należące do klasy 18 w rozumieniu
tego porozumienia. Taka ewentualna koordynacja zależy od danego konsumenta, rodzaju zajęcia, dla którego ten wizerunek zewnętrzny
został stworzony (praca, sport czy w szczególności czas wolny), lub też zabiegów marketingowych podmiotów gospodarczych w tym
sektorze. Ponadto fakt, że towary te są często sprzedawane w tych samych branżowych punktach sprzedaży, może ułatwić danemu
konsumentowi dostrzeżenie ścisłego związku istniejącego pomiędzy nimi i wzmocnienie wrażenia, że towary te zostały wyprodukowane
przez to samo przedsiębiorstwo.
Z tego wynika, że niektórzy konsumenci dostrzegają istnienie ścisłego związku pomiędzy odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy
należącymi do klasy 25 i dodatkami do ubrań, którymi są niektóre „wyroby ze skóry i imitacji skóry nieujęte w innych klasach”,
należące do klasy 18, wobec czego konsumenci ci mogą myśleć, że towary te zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo.
W związku z tym towary te, należące do klasy 25, i dodatki do ubrań, będące „wyrobami ze skóry i imitacji skóry nieujętymi
w innych klasach”, należące do klasy 18, wykazują stopień podobieństwa, którego nie można uznać za nieznaczny.
(por. pkt 37, 48–51)
2. Nie można stwierdzić braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu właściwego kręgu odbiorców w przypadku oznaczenia
graficznego PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, o którego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla
„odzieży, obuwia, nakryć głowy”, należących do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, i słownych znaków towarowych
PIRANHA, zarejestrowanych wcześniej w Hiszpanii dla „skóry i imitacji skóry, towarów z tych surowców nieujętych w innych klasach”,
należących do klasy 18 w rozumieniu tego porozumienia, jedynie na podstawie porównania rozpatrywanych towarów, z uwagi na
to, że towary oznaczone znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, należące do klasy 25, wykazują stopień podobieństwa,
którego nie można uznać za nieznaczny, w stosunku do dodatków do ubrań będących „wyrobami ze skóry i imitacji skóry nieujętymi
w innych klasach”, należącymi do klasy 18. Zatem nie można stwierdzić, że nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
bez przeprowadzenia wcześniejszej analizy ewentualnego podobieństwa tych oznaczeń.
(por. pkt 40, 47, 51, 52)
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba w składzie powiększonym)
z dnia 11 lipca 2007 r.(*)
Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie wspólnotowego graficznego znaku towarowego PiraÑAM diseño original Juan Bolaños – Wcześniejsze krajowe słowne znaki towarowe PIRANHA – Względne podstawy odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo towarów – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94
W sprawie T‑443/05
El Corte Inglés, SA, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata J. Rivasa Zurda,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Garcíę Murillo, działającą w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:
Juan Bolaños Sabri, zamieszkały w Torrellano (Hiszpania), reprezentowany przez adwokatów P. Lópeza Rondę oraz G. Marína Raigala,
mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 września 2005 r. (sprawa R 1191/2004-1),
dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między El Corte Inglés, SA, i Juanem Bolañosem Sabri,
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba w składzie powiększonym),
w składzie: H. Legal, prezes, I. Wiszniewska-Białecka, V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi i N. Wahl, sędziowie,
sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,
po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 grudnia 2005 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 lipca 2006 r.,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 maja 2007 r.,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
1 W dniu 9 listopada 2001 r. interwenient zgłosił, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zm., do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspólnotowy znak towarowy.
2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest przedstawione poniżej oznaczenie graficzne zawierające element słowny
„pirañam diseño original juan bolaños”:
3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 16, 21 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”) i odpowiadają następującemu opisowi:
– klasa 16: „papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; materiały
fotograficzne; materiały piśmien[nicze]; spoiwa (kleje) do materiałów piśmien[niczych] lub do celów domowych; materiały przeznaczone
dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyłączeniem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach); karty do gry; czcionki
drukarskie; klisze”;
– klasa 21: „przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych i nie platerowane); grzebienie
i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich); materiały do wytwarzania pędzli; sprzęt do czyszczenia; wiórki stalowe; nieprzerobione
lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nieujęte
w innych klasach”.
– klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”.
4 Zgłoszenie to opublikowane zostało w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 76/2002 w dniu 23 września 2002 r.
5 W dniu 28 listopada 2002 r. skarżąca wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Sprzeciw został oparty
na rejestracjach w Hiszpanii następujących znaków słownych PIRANHA:
– znak towarowy nr 790520, zarejestrowany w dniu 28 lutego 1978 r. dla towarów należących do klasy 25: „odzież w tym kozaki,
buty i pantofle”;
– znak towarowy nr 2116007, zarejestrowany w dniu 20 marca 1998 r. dla towarów należących do klasy 18: „skóra i imitacje skóry,
towary z tych surowców nieujęte w innych klasach; futra; kufry, walizki, parasole, parasole przeciwsłoneczne, kije do parasoli;
szpicruty i wyroby rymarskie;
6 Sprzeciw został skierowany przeciwko wszystkim towarom objętym wnioskiem o rejestrację.
7 Podstawy przywołane w celu poparcia sprzeciwu określone są w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
Skarżąca stwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ze względu na podobieństwo pomiędzy rozpatrywanymi
znakami i podobieństwo pomiędzy towarami, oznaczonymi zgłoszonym znakiem a towarami oznaczonymi znakiem wcześniejszym, a także
ze względu na renomę tego ostatniego.
8 W dniu 1 lipca 2004 r. OHIM wezwał skarżącą do przedstawienia dowodów używania wcześniejszego znaku nr 790520. Nie otrzymawszy
tych dowodów w wyznaczonym terminie, Wydział Sprzeciwów orzekł jedynie na podstawie dowodów, którymi dysponował.
9 Decyzją z dnia 29 października 2004 r. Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw wobec: „odzieży, obuwia” i „nakryć
głowy” należących do klasy 25, odrzucając w odniesieniu do nich wniosek o rejestrację. Wydział Sprzeciwów uznał, że towary,
dla których dokonano zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego należące do klasy 25, i towary objęte wcześniejszym znakiem
nr 2116007 należące do klasy 18 wykazują pewny stopień podobieństwa. Porównanie rozpatrywanych oznaczeń wykazało oczywiste
podobieństwo wizualne i koncepcyjne, a także pewne podobieństwo fonetyczne. W związku z tym Wydział Sprzeciwów stwierdził
istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
10 Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw, w zakresie w jakim dotyczył on towarów należących do klas 16 i 21, z powodu nieprzedstawienia
dowodu wykazującego renomę wcześniejszego znaku w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
11 W dniu 15 grudnia 2004 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
12 Decyzją z dnia 21 września 2005 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie
i oddaliła sprzeciw w całości. Uznała ona, że rozpatrywane towary miały inny charakter i przeznaczenie, zostały wyprodukowane
przez innych producentów i były sprzedawane odmiennymi kanałami dystrybucji. Zdaniem Izby Odwoławczej pomiędzy towarami nie
miał miejsca stosunek konkurencji ani zamienności, w związku z czym nie mogły one zostać uznane za podobne. Ponadto komplemantarność
rozpatrywanych towarów na poziomie estetycznym jest zbyt subiektywna, aby mogła zostać uwzględniona. W sytuacji gdy nie został
spełniony warunek podobieństwa pomiędzy towarami, niezbędny w celu ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na danym
terytorium, Izba Odwoławcza nie uznała za konieczne zbadania stopnia podobieństwa lub ewentualnej identyczności rozpatrywanych
oznaczeń.
Żądania stron
13 Skarżąca wnosi do Sądu o:
– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
– nakazanie OHIM odrzucenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego PiraÑAM diseño original Juan Bolaños dla towarów należących
do klasy 25;
– obciążenie OHIM kosztami postępowania.
14 OHIM, w pisemnej fazie postępowania, wniósł tytułem żądania głównego do Sądu o:
– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
– przekazanie sprawy do Izby Odwoławczej, aby zbadała ona istotę związku pomiędzy rozpatrywanymi towarami w celu dokonania oceny
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w niniejszej sprawie;
– obciążenie każdej ze stron jej własnymi kosztami;
lub, tytułem żądania ewentualnego, o:
– oddalenie skargi;
– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
15 Podczas rozprawy OHIM wskazał, że jego żądania powinny być interpretowane w taki sposób, że sprawę w tym względzie pozostawia
on uznaniu Sądu.
16 Podczas rozprawy interwenient wniósł do Sądu o oddalenie skargi.
Co do prawa
W przedmiocie dopuszczalności niektórych żądań stron
Argumenty uczestników
17 OHIM twierdzi, że żądanie skarżącej zmierzające do nakazania OHIM przez Sąd odrzucenia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego
PiraÑAM diseño original Juan Bolaños jest niedopuszczalne. OHIM przypomina, że do kompetencji Sądu nie należy kierowanie nakazów
do OHIM, a raczej do tego ostatniego należy wyciągnięcie konsekwencji z rozstrzygnięcia i uzasadnienia wyroków Sądu.
18 W odniesieniu do swych własnych żądań OHIM podnosi, że nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby przyłączył się on do żądania
strony skarżącej lub też – przedstawiwszy wszystkie argumenty, jakie uzna za właściwe celem udzielenia Sądowi wyjaśnień –
poprzestał na pozostawieniu rozstrzygnięcia uznaniu Sądu.
Ocena Sądu
19 W swoim drugim żądaniu skarżąca wnosi do Sądu o nakazanie OHIM odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego PiraÑAM diseño
original Juan Bolaños dla towarów należących do klasy 25.
20 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że w ramach skargi wniesionej do sądu wspólnotowego na decyzję izby odwoławczej OHIM ten
ostatni jest zobowiązany, zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94, do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania
się do orzeczenia sądu wspólnotowego. A zatem zadaniem Sądu nie jest kierowanie do OHIM nakazów, bowiem to do OHIM należy
wyciągnięcie konsekwencji z rozstrzygnięcia i uzasadnienia wyroków Sądu [wyroki Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie
T‑331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II‑433, pkt 33, i z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie T‑202/04 Madaus przeciwko OHIM – Optima Healthcare (ECHINAID), Rec. str. II‑1115, pkt 14]. Zatem żądania skarżącej
mające na celu nakazanie OHIM przez Sąd odrzucenia zgłoszenia są niedopuszczalne.
21 W odniesieniu do żądań wniesionych przez OHIM, w których OHIM pozostawia rozstrzygnięcie uznaniu Sądu, należy przypomnieć,
że zgodnie z orzecznictwem nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby OHIM przyłączył się do żądania strony skarżącej lub też
– przedstawiwszy wszystkie argumenty, jakie uzna za właściwe celem udzielenia Sądowi wyjaśnień – poprzestał na pozostawieniu
rozstrzygnięcia uznaniu Sądu [wyroki Sądu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T‑107/02 GE Betz przeciwko OHIM – Atofina Chemicals
(BIOMATE), Zb.Orz. str. II‑1845, pkt 36, i z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie T‑53/05 Calavo Growers przeciwko OHIM – Calvo
Sanz (Calvo), Zb.Orz. str. II‑37, pkt 27]. Natomiast nie może on formułować żądań mających na celu stwierdzenie nieważności
lub zmianę decyzji izby odwoławczej w kwestii, która nie została podniesiona w skardze, ani też przedstawiać zarzutów, które
nie zostały podniesione w skardze [wyrok Sądu z dnia 25 października 2005 r. w sprawie T‑379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko
OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. str. II‑4633, pkt 22].
22 Zatem skoro OHIM pozostawia rozstrzygnięcie uznaniu Sądu, jego żądania należy uznać za dopuszczalne.
Co do istoty
23 Na poparcie żądań stwierdzenia nieważności skarżąca podnosi jedyny zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94.
Argumenty uczestników
24 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż nie występuje żadne podobieństwo pomiędzy towarami oznaczonymi zgłoszonym
znakiem należącymi do klasy 25 a towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem należącymi do klasy 18. Skarżąca przypomina, że
klasyfikacja towarów i usług dokonywana jest dla celów wyłącznie administracyjnych i to dopiero istotny związek pomiędzy towarami,
a nie ich przynależność umowna do takiej lub innej klasy, stanowią decydujący czynnik dla oceny ich podobieństwa. W niniejszej
sprawie Izba Odwoławcza w sposób automatyczny zastosowała zbyt ogólne i abstrakcyjne kryteria oceny. Czynniki stanowiące o podobieństwie
towarów wynikają z charakteru tych towarów, sposobu używania, przeznaczenia, a także faktu, czy towary te konkurują ze sobą
lub też się uzupełniają, i nie są one bezwzględne ani nie wykluczają istnienia innych czynników.
25 Ze względu na szczególne okoliczności niniejszej sprawy, a konkretnie przynależność rozpatrywanych towarów do sektora mody,
podobieństwo tych towarów powinno być oceniane z punktu widzenia danych konsumentów. A ci dostrzegają ścisły związek pomiędzy
rozpatrywanymi towarami z powodu pełnionej przez nie powszechnie uznanej funkcji estetycznej. W tym względzie skarżąca twierdzi,
że Izba Odwoławcza nienależycie uwzględniła wagę wymogów estetycznych we współczesnym społeczeństwie. Postrzeganie przez konsumenta
podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi towarami wzmacnia dodatkowo okoliczność, że do ich dystrybucji i sprzedaży wykorzystywane
są często te same kanały oraz że są wytwarzane z tego samego materiału należącego do klasy 18, tj. skóry.
26 W konsekwencji pomiędzy rozpatrywanymi towarami istnieje wystarczający związek, by pozwalał na uznanie ich za podobne. Skarżąca
przypomina, że OHIM w ramach wcześniejszego postępowania sądowego popierał tezę komplementarności towarów należących do klasy
25 i wyrobów ze skóry i imitacji skóry nieujętych w innych klasach, należących do klasy 18 z powodu ich wspólnego aspektu
estetycznego. Omawiana komplementarność obejmuje wszystkie towary należące do klasy 18.
27 Skarżąca podkreśla, że oznaczenia pozostające w konflikcie są również do siebie podobne, z czego wnioskuje, iż ma zastosowanie
art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
28 W celu dokonania analizy podobieństwa towarów należących do klasy 25 i do klasy 18 OHIM rozróżnia dwie grupy towarów należących
do klasy 18.
29 Po pierwsze, w odniesieniu do wyrobów ze skóry i imitacji skóry nieujętych w innych klasach, należących do klasy 18, takich
jak dodatki osobiste, OHIM uważa, że posiadają one wykraczającą poza ich funkcję podstawową istotną funkcję dekoracyjną, ozdobną
i estetyczną, która ma zasadnicze znaczenie przy ich nabyciu. Ponadto towary te często produkowane są z tego samego materiału,
a ich dystrybucja prowadzona jest w tych samych punktach sprzedaży, co towarów z klasy 25. W związku z tym rozpatrywane towary
posiadają więcej niż jeden punkt wspólny i wykazują zatem przynajmniej nieznaczne podobieństwo pomiędzy sobą. Izba Odwoławcza
naruszyła więc art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 40/94 uznając, że różnice pomiędzy towarami są takie, że wykluczają same
w sobie jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców.
30 Ponadto OHIM zwraca się do Sądu o wskazanie, czy abstrakcyjna ocena tych towarów pozwala ustalić, że istnieje lub mogłoby
istnieć między nimi pewne podobieństwo wynikające z ewentualnego stosunku komplementarności i w razie potrzeby sprecyzowanie,
jakie są wymogi co do innych czynników pozwalających na ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu
do obszarów mających znaczenie w sprawie.
31 OHIM potwierdza, że poparł w ramach wcześniejszych postępowań sądowych tezę istnienia ścisłej relacji komplementarności pomiędzy
niektórymi towarami należącymi do klasy 18, jak torebki, portfele, portmonetki i inne skórzane lub imitujące skórę dodatki
należące do wyrobów ze skóry i imitacji skóry nieujętych w innych klasach oznaczonymi wcześniejszym znakiem a odzieżą, obuwiem
i nakryciami głowy objętymi znakiem, którego dotyczy zgłoszenie. Orzecznictwo Sądu nie sprzeciwia się przyjęciu takiej tezy.
32 Po drugie, w odniesieniu do innych towarów należących do klasy 18 (skóra i imitacje skóry, futra, kufry, walizki, parasole,
parasole przeciwsłoneczne i kije do parasoli; szpicruty i wyroby rymarskie) OHIM uważa, że są na tyle różne od towarów z klasy
25 i że nie jest dla nich najważniejszy aspekt estetyczny.
33 W trakcie rozprawy interwenient podniósł, że Izba Odwoławcza słusznie zastosowała orzecznictwo uznając, że rozpatrywane towary
nie były do siebie podobne. Zasadniczo interwenient uważa, że kanały dystrybucji rozpatrywanych towarów są ogólnie inne. Co
więcej, komplementarność estetyczna stanowi zbyt ogólne kryterium, żeby mogła być wzięta pod uwagę. Ponadto interwenient uważa,
że w związku z tym iż rozpatrywane oznaczenia wykazują jedynie niewielkie podobieństwo, nie może istnieć w żadnym razie prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców.
Ocena Sądu
34 W rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego
zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli: „z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku
towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej
[odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje
również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”. Co więcej, na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii)
rozporządzenia nr 40/94 wcześniejsze znaki towarowe oznaczają znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu
do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
35 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd oznacza ryzyko, że krąg odbiorców może
dojść do przekonania, iż towary lub usługi opatrzone danymi oznaczeniami pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa albo, w danym
przypadku, z przedsiębiorstw gospodarczo powiązanych. Prawdopodobieństwo to należy oceniać w sposób całościowy, przy uwzględnieniu
wszystkich istotnych czynników danego przypadku [zob. odnośnie do wykładni art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, str. 1) – którego treść normatywna jest zasadniczo identyczna z treścią art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94 – wyroki Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C‑39/97 Canon, Rec. str. I‑5507, pkt 29, i z dnia 22 czerwca
1999 r. w sprawie C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I‑3819, pkt 17; i odnośnie do wykładni art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia nr 40/94 – wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T‑104/01 Oberhauser przeciwko OHIM – Petit
Liberto (Fifties), Rec. str. II‑4359, pkt 25 i 26].
36 Ta całościowa ocena powinna uwzględniać pewną współzależność między czynnikami, które brane są pod uwagę, a w szczególności
współzależność między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem towarów i usług tymi znakami oznaczanych. Niewielkie
podobieństwo tych towarów lub usług może bowiem zostać zrekompensowane wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie
(ww. w pkt 35 wyrok w sprawie Canon, pkt 17, ww. w pkt 35 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19, i ww. w pkt 35
wyrok w sprawie Fifties, pkt 27).
37 Przy ocenie podobieństwa towarów należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek
tych towarów; czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to,
czy konkurują one ze sobą lub też się uzupełniają [ww. w pkt 35 wyrok w sprawie Canon, pkt 23). Inne czynniki, jak na przykład
kanały dystrybucji danych towarów, mogą być także wzięte pod uwagę [wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T‑164/03
Ampafrance przeciwko OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. II‑1401, pkt 53].
38 Zgodnie z zasadą 2 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady
nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1) z późn. zm., klasyfikacja towarów i usług wynikająca z porozumienia nicejskiego służy wyłącznie
celom administracyjnym. W konsekwencji towary nie mogą być uważane za odmienne od siebie jedynie na takiej podstawie, że zostały
zamieszczone w różnych klasach.
39 W kontekście tych właśnie rozważań należy przeprowadzić ocenę zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.
40 Należy podkreślić, że Izba Odwoławcza uznała, iż nie istniało żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu
odbiorców jedynie na podstawie porównania rozpatrywanych towarów. Jednakże niewielkie nawet podobieństwo pomiędzy rozpatrywanymi
towarami zobowiązuje Izbę Odwoławczą do sprawdzenia, czy ewentualny wysoki stopień podobieństwa pomiędzy oznaczeniami nie
mógłby wzbudzić w odczuciu konsumenta prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeśli chodzi o pochodzenie towarów.
41 Należy więc sprawdzić, czy ocena dokonana przez Izbę Odwoławczą, zgodnie z którą rozpatrywane towary nie są podobne, jest
uzasadniona.
42 Po pierwsze, towary należące do klasy 25 i towary należące do klasy 18 są często produkowane z tego samego materiału, to znaczy
ze skóry lub z imitacji skóry. Okoliczność ta może być uwzględniona przy ocenie podobieństwa towarów. Jednakże czynnik ten
sam w sobie nie wystarcza do stwierdzenia podobieństwa towarów, z uwagi na to iż wiele różnych towarów może być produkowanych
ze skóry lub z imitacji skóry [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T‑169/03 Sergio Rossi przeciwko OHIM
– Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Zb.Orz. str. II‑685, pkt 55].
43 Jednak, po drugie, zdaje się, że kanały dystrybucji niektórych z rozpatrywanych towarów są identyczne. Należy jednak dokonać
rozróżnienia, czy towary z klasy 25 są porównywalne do jednej, czy do drugiej ze wskazanych przez OHIM grup towarów z klasy
18.
44 Z jednej strony, w odniesieniu do drugiej grupy towarów z klasy 18 (skóra i imitacje skóry, futra; kufry, walizki; parasole,
parasole przeciwsłoneczne i kije do parasoli; szpicruty i wyroby rymarskie) Izba Odwoławcza mogła słusznie stwierdzić, że
kanały dystrybucji są inne od tych służących dystrybucji towarów należących do klasy 25. Fakt, że te dwie kategorie towarów
mogą być sprzedawane w tych samych ośrodkach handlowych, takich jak duże centra handlowe i supermarkety, nie ma szczególnego
znaczenia, ponieważ w tych punktach sprzedaży można znaleźć towary bardzo różne, którym konsumenci nie przypisują automatycznie
tego samego pochodzenia [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T‑8/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM
– Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. str. II‑4297, pkt 43].
45 Z drugiej strony, w odniesieniu do pierwszej grupy towarów należących do klasy 18, tj. wyroby ze skóry i imitacji skóry nieujętych
w innych klasach, takich jak na przykład torebki, portmonetki i portfele, należy podkreślić, że towary te, podobnie jak towary
należące do klasy 25, są często sprzedawane w punktach sprzedaży, które nie tylko należą do grona wielkich detalistów, ale
są także sklepami branżowymi. Wyżej wspomniany czynnik należy również uwzględnić w ocenie podobieństwa tych towarów.
46 Ponadto należy przypomnieć, że Sąd potwierdził istnienie nieznacznego podobieństwa pomiędzy „torbami damskimi” a „obuwiem
damskim” (ww. w pkt 42 wyrok w sprawie SISSI ROSSI, pkt 68). Wniosek ten winien być rozszerzony na powiązania między wszystkimi
towarami oznaczonymi znakiem towarowym będącym przedmiotem zgłoszenia należącymi do klasy 25 i wyrobami ze skóry lub imitacji
skóry nieujętymi w innych klasach należącymi do klasy 18, oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym.
47 Mając na względzie powyższe rozważania, należy stwierdzić, że istnieje nieznaczne podobieństwo pomiędzy towarami należącymi
do klasy 25 i towarami z grupy pierwszej należącymi do klasy 18. W konsekwencji Izba Odwoławcza nie mogła uznać, że nie występuje
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców jedynie na podstawie porównania rozpatrywanych towarów.
48 W odniesieniu do ewentualnej komplementarności odzieży, obuwia i nakryć głowy należących do klasy 25 i „wyrobów ze skóry i imitacji
skóry nieujętych w innych klasach” należących do klasy 18 należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem towary komplementarne
to towary, pomiędzy którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jeden towar jest nieodzowny lub istotny do użycia
drugiego, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że oba towary zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo (ww. w pkt 42
wyrok w sprawie SISSI ROSSI, pkt 60).
49 Takie towary bowiem jak obuwie, odzież, nakrycia głowy lub torebki mogą pełnić poza ich funkcją podstawową powszechnie uznaną
funkcję estetyczną, przyczyniając się jako całość do stworzenia zewnętrznego wizerunku danego konsumenta.
50 Dokonując oceny, w jaki sposób należy postrzegać związki łączące te towary, należy uwzględnić dążenie do spójnego przedstawienia
ich zewnętrznego wizerunku, co obejmuje dopasowanie jego części składowych w ramach procesu ich tworzenia lub nabycia. Koordynacja
tego typu może mieć znaczenie w szczególności pomiędzy odzieżą, obuwiem i okryciami głowy należącymi do klasy 25 i różnymi
dodatkami do ubrań, które je uzupełniają, jak na przykład torebki, należące do klasy 18. Taka ewentualna koordynacja zależy
od danego konsumenta, rodzaju zajęcia, dla którego ten wizerunek zewnętrzny został stworzony (praca, sport czy w szczególności
czas wolny), lub też zabiegów marketingowych podmiotów gospodarczych w tym sektorze. Ponadto fakt, że towary te są często
sprzedawane w tych samych branżowych punktach sprzedaży, może ułatwić danemu konsumentowi dostrzeżenie ścisłego związku istniejącego
pomiędzy nimi i wzmocnienie wrażenia, że towary te zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo.
51 Z tego wynika, że niektórzy konsumenci dostrzegają istnienie ścisłego związku pomiędzy odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy
należącymi do klasy 25 i dodatkami do ubrań, którymi są niektóre „wyroby ze skóry i imitacji skóry nieujęte w innych klasach”
należące do klasy 18, wobec czego konsumenci ci mogą myśleć, że towary te zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo.
W związku z tym towary oznaczone znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, należące do klasy 25 i dodatki do ubrań
będące „wyrob[ami] ze skóry i imitacji skóry nieujęty[mi] w innych klasach” należącymi do klasy 18 wykazują stopień podobieństwa,
którego nie można uznać za nieznaczny.
52 Zatem Izba Odwoławcza niesłusznie stwierdziła, bez przeprowadzenia wcześniejszej analizy ewentualnego podobieństwa tych oznaczeń,
że w niniejszej sprawie nie istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
53 Mając na względzie powyższe rozważania, należy uwzględnić jedyny przedstawiony zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94 i w konsekwencji stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.
W przedmiocie kosztów
54 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
55 Ponieważ stwierdza się nieważność decyzji Izby Odwoławczej i z tego tytułu uznaje się, że OHIM przegrał sprawę, należy – zgodnie
z żądaniem skarżącej – obciążyć OHIM poniesionymi przez nią kosztami. W związku z tym że interwenient przegrał sprawę, poniesie
on własne koszty.
Z powyższych względów
SĄD (czwarta izba w składzie powiększonym)
orzeka, co następuje:
1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) z dnia 21 września 2005 r. (sprawa R 1191/2004‑1).
2) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez El Corte Inglés, SA.
3) Juan Bolaños Sabri pokrywa własne koszty.
Legal
Wiszniewska-Białecka
Vadapalas
Moavero Milanesi
Wahl
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 11 lipca 2007 r.
Sekretarz
Prezes
E. Coulon
H. Legal
* Język postępowania: hiszpański.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło