II GSK 755/14

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz Sędziowie NSA Krystyna Anna Stec Maria Jagielska (spr.) Protokolant Kacper Tybuszewski po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej L. S. GmbH & Co. KG, B. G., Niemcy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1605/13 w sprawie ze skargi L. S. GmbH & Co. KG, B. G., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony znaku przestrzennego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz L. S. GmbH & Co. KG, B. G., Niemcy kwotę 1050 (słownie: tysiąc pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 18 grudnia 2013 r. o sygn. akt VI SA/Wa 1605/13 oddalił skargę L. S. GmbH & Co. KG w B. G. w Niemczech (dalej jako Spółka) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia uznania na terytorium RP ochrony znaku towarowego przestrzennego o nr IR-944650 udzielonego na rzecz Spółki. Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd I instancji przyjął za podstawę rozstrzygnięcia następujące ustalenia. W dniu [...] kwietnia 2012 r. do Urzędu Patentowego wpłynął sprzeciw K. K. wobec uznania na terytorium Polski ochrony międzynarodowego znaku towarowego przestrzennego nr IR-944650, udzielonego na rzecz Spółki. Jako podstawę prawną sprzeciwu podano art. 129 ust. 1 pkt 1 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 15211 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej: p.w.p. Wnoszący sprzeciw wskazał, że sporny znak ma postać formy przestrzennej składającej się z osiemnastu niepołączonych ze sobą kostek czekolady o podstawie w kształcie kwadratu o wymiarach 24 x 24 mm i ścianach bocznych zbliżonych kształtem do trapezu równoramiennego, ułożonych równo w trzech rzędach po sześć kostek, krawędź do krawędzi. Znak jest wykorzystywany przez Uprawnionego w odniesieniu do czekolady sprzedawanej pod marką S. Jak ocenił, w momencie dokonywania zakupu czekolady konsument nie widzi ucieleśnienia tego znaku, czyli przestrzennego układu kostek czekolady w opisanej kompozycji. Czekolada jest sprzedawana w opakowaniu, przez które nie widać w jaki sposób ułożone są jej kostki. Sporny znak towarowy nie ma też charakteru trwałego, bo nie występuje w podanej formie przestrzennej, ponieważ czekoladki nigdy nie są równo ułożone w zwarty sposób tzn. krawędź do krawędzi. W tej sytuacji, skoro znak nie jest dla konsumenta widoczny, to nie oddziaływa na niego i nie może być znakiem towarowym w rozumieniu przepisów p.w.p. Ponadto znak Uprawnionego, który jest w istocie tabliczką czekolady, nie ma zdolności odróżniającej. Uprawniony uznał sprzeciw za bezzasadny i wniósł o jego oddalenie. Decyzją z dnia [...] lutego 2013 r. Urząd Patentowy, na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 15211 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. unieważnił uznanie na terytorium RP ochrony znaku przestrzennego o nr IR-944650 udzielonego na rzecz Spółki i przyznał wnoszącemu sprzeciw od Uprawnionego koszty. Urząd uznał, że prawo ochronne na znak towarowy przestrzenny nr IR-944650 zostało udzielone z naruszeniem art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Jak wskazał organ, sporny znak towarowy jest znakiem przestrzennym, na którego formę przedstawieniową składa się postać tabliczki czekolady, widziana z przodu, z góry i z boku. Tabliczka ta składa się z równych kostek ułożonych rzędami. Znak przeznaczono do oznaczania czekolady i produktów czekoladowych, także z nadzieniem, w szczególności kremowym i płynnym. W ocenie organu nie ma on zdolności odróżniającej, gdyż nie nadaje się do odróżniania wyrobów czekoladowych. Znak sporny przedstawiający w swej formie tabliczkę czekolady stanowi formę towarów, dla oznaczania których został zarejestrowany. Jest uwarunkowany ich rodzajem. Znak w postaci samej formy towaru musi w całokształcie stanowić wskazówkę pochodzenia towaru, a nie wyczerpywać się w ucieleśnieniu określonego rodzaju towaru. Wówczas nie pełni prawidłowo funkcji znaku towarowego, w szczególności nie nadaje się do odróżniania czekolady i wyrobów czekoladowych. Urząd Patentowy stwierdził, że sporny znak towarowy nie odróżnia się od pozostałych przyjętych w obrocie form przedstawieniowych dla czekolad, a jedynie wydaje się być jednym z ich wariantów i nie pozwala odróżnić czekolad Spółki od czekolad pochodzących z innego źródła. Sporny znak jest znakiem trójwymiarowym, a w odniesieniu do tej kategorii znaków stosuje się pewne ograniczenia zdolności rejestrowej, ponieważ nie mogą być uznane za znaki towarowe znaki, które stanowią formę wynikającą wyłącznie z natury produktu, czy taką, która podnosi wartość produktu, ani taką, która jest niezbędna do uzyskania określonego rezultatu. Przeciętni konsumenci nie mają w zwyczaju domyślać się pochodzenia towarów w oparciu o ich kształt, w sytuacji, gdy dany znak przestrzenny pozbawiony jest elementów graficznych lub słownych. Zdaniem UP materiały przedłożone przez Uprawnionego nie dowodzą, że sporny znak nabył wtórną zdolność odróżniającą w rozumieniu art. 130 p.w.p. Organ ocenił, że pośród wielu materiałów przedłożonych w sprawie brak takiego, który potwierdzałby, że Uprawnionemu udało się uczynić sporną formę czekolady znaną opinii publicznej. Te materiały nie zawierają żadnego dowodu na używanie znaku towarowego w zgłoszonej formie, ponieważ tabliczka czekolady stanowiąca formę przedstawioną znaku spornego jest na tyle niewyraźna, że zasadniczo różni się od tych zawartych w materiałach dowodowych, co potwierdza jedynie brak relewantności dowodów. Urząd nie uznał za przedstawienie znaku spornego ilustracji załączonych do sprzeciwu jako załącznik nr [...], bo zawierają zupełnie inną tabliczkę czekolady niż w znaku spornym. Zdjęcia obrazują tabliczkę czekolady w kolorze, w powiększeniu i w dodatkowych rzutach, więc inaczej niż w znaku spornym. Nie jest to ten sam znak przestrzenny. Organ wskazał także, że nawet na opakowaniach zawierających wizerunek czekolady, ilustracjom tym zawsze towarzyszą oznaczenia słowne S., co powoduje, że ewentualna znajomość wizerunków czekolady widniejących na należących do Spółki opakowaniach czekolady, nie mogłaby być udowodniona w oderwaniu od określenia słownego S. Oddalając skargę Spółki na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił jak na gruncie art. 4 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), dalej: u.z.t. należy rozumieć pełnioną przez znak towarowy funkcję odróżniania towarów i usług i kiedy znak nie ma dostatecznych znamion odróżniających. Sąd stwierdził, że sporny znak używany w stosunku do czekolad i wyrobów czekoladowych w formie przestrzennej ułożonych obok siebie kostek w kształcie tabliczki czekolady, nie ma dostatecznych znamion odróżniających, ponieważ jest kształtem pospolitym, oczywistym z uwagi na funkcje czekolady, powszechnie znaną konfiguracją dla czekoladek, a ponadto informuje jedynie o właściwościach funkcjonalnych towaru, tym samym nie ma zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 4 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 u.z.t. i nie może być znakiem towarowym. W ocenie Sądu I instancji brak zdolności odróżniającej spornego znaku o nr IR-944650 wynika z faktu, że sama "tabliczka czekolady" nie nadaje się do odróżniania w obrocie na rynku czekolad. Powszechnie bowiem czekoladę sprzedaje się właśnie w formie tabliczek. Jak wskazał Sąd, sporny znak przestrzenny informuje odbiorcę towarów o ich właściwościach (cechach funkcjonalnych), ale nie zawiera informacji o pochodzeniu tak oznaczonych towarów z jednego i tego samego źródła (od tego samego przedsiębiorcy) w znaczeniu przyjętym przez u.z.t. Dla przyjęcia zdolności odróżniającej danego znaku, tak pierwotnej, jak i wtórnej, kryterium rozstrzygającym jest nie to, czy znak posiada jakiekolwiek znamiona odróżniające, lecz czy ma dostateczne znamiona odróżniające. Za trafne uznał WSA stanowisko Urzędu Patentowego o braku zdolności odróżniającej znaku towarowego przestrzennego nr IR-944650. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru od Spółki, lecz o właściwościach towaru, jakim jest czekolada i wyroby czekoladowe, zatem nie ma zdolności odróżniającej. Skargą kasacyjną Spółka domagała się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz zasądzenia kosztów postępowania wg norm prawem przepisanych, zarzucając naruszenie: 1. przepisów postępowania w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, art. 134 § 1, art. 141 § 4, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i art. 151 p.p.s.a. poprzez: a) powołanie się przez WSA w uzasadnieniu wyroku na przepisy art. 4 ust. 1 i art. 7 u.z.t., pomimo że w niniejszej sprawie powinny znaleźć zastosowanie przepisy p.w.p.; b) powołanie się przez WSA w uzasadnieniu wyroku na przepis art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jako na przepis, na podstawie którego UP wydał decyzję o unieważnieniu uznania na terytorium RP ochrony znaku przestrzennego nr IR-944650, podczas gdy UP wydał decyzję na podstawie przepisu art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.; c) niewyjaśnienie zaprezentowanego stanowiska, dlaczego ze względu na zawartość intelektualną oznaczenie przestrzenne zgodnie z rejestracją międzynarodową nr IR-944650 ma wyłącznie charakter opisowy dla oznaczanego towaru; d) niewyjaśnienie zaprezentowanego stanowiska, dlaczego oznaczenie przestrzenne zgodnie z rejestracją międzynarodową nr IR-944650 informuje o pewnych właściwościach towaru, jakim jest czekolada i wyroby czekoladowe; e) nierozpoznanie przez WSA zarzutów Spółki dotyczących naruszenia przez UP przepisów postępowania, art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i § 4, art. 80, art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), dalej: k.p.a. w związku z błędnym ustaleniem przez UP stanu faktycznego odnośnie nabrania przed datą zgłoszenia w UP przez oznaczenie przestrzenne zgodnie z rejestracją międzynarodową nr IR-944650, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu; f) zastosowanie art. 151 p.p.s.a. w sytuacji, gdy istniały przesłanki do uwzględnienia skargi w świetle nieprawidłowego zastosowania przez UP przepisów art. 129 ust. 2 pkt 1 i art. 130 p.w.p. oraz naruszenia przepisów art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i § 4, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. przy wydawaniu decyzji o unieważnieniu uznania na terytorium RP ochrony znaku przestrzennego o nr IR-944650; 2. prawa materialnego poprzez: a) błędne zastosowanie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w stanie faktycznym niniejszej sprawy i w konsekwencji oddalenie skargi na decyzję UP; b) błędne przyjęcie, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie ma zastosowania przepis art. 130 p.w.p. i w konsekwencji oddalenie skargi na decyzję UP. Skarżąca kasacyjnie stwierdziła, że zaskarżony wyrok Sądu I instancji narusza prawo i powinien zostać uchylony, ponieważ kontrolując decyzję UP z dnia [...] lutego 2013 r. Sąd oparł się o inne przepisy prawa niż UP rozpatrując sprawę. Jak podkreśliła, w sprawie miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej (znak nr IR-944650 został zgłoszony do ochrony w Polsce z pierwszeństwem od 29.10.2007 r.), a nie ustawy o znakach towarowych, na które powoływał się Sąd I instancji. Urząd Patentowy nie skorzystał z prawa do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną. Z tego prawa nie skorzystał również Uczestnik postępowania. Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 17 czerwca 2015 r. Uczestnik wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. Skarga kasacyjna podlega uwzględnieniu z uwagi na usprawiedliwione zarzuty naruszenia prawa procesowego w stopniu, o którym mowa w art. 174 pkt 2 p.p.s.a., a więc w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Zauważyć należy, że zarówno postępowanie w sprawie ochrony spornego znaku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, o którym mowa w art. 1521 p.w.p., jak też postępowanie związane ze sprzeciwem wniesionym na podstawie art. 15211 p.w.p. w związku z art. 246 ust. 1 p.w.p., prowadzone były na podstawie tej ustawy. Sprzeciw, który po udzieleniu odpowiedzi, zainicjował postępowanie sporne odwoływał się do art. 129 ust. 1 oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., zaś ostatecznie prawo ochronne zostało unieważnione na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. w związku z art. 164 w związku z art. 15213 p.w.p. Jak stwierdził Urząd Patentowy RP, zakwestionowany znak nie spełniał określonego art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. wymogu dostatecznych znamion odróżniających w znaczeniu, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. tzn. nie nadawał się do odróżniania w obrocie towarów, dla których został zgłoszony. Sąd I instancji nie tylko niekonsekwentnie, przez co nieczytelnie, przedstawił stan faktyczny sprawy w części odnoszącej się do podstawy prawnej unieważnienia prawa ochronnego [na wstępie rozważań (str. 10 uzasadnienia) Sąd niezgodnie ze stanem rzeczywistym stwierdził, że Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p., podczas, gdy w części opisowej zauważył, iż prawo unieważniono na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.] ale dokonał oceny legalności kontrolowanej decyzji i stanowiska organu z perspektywy przepisów nieobowiązującej ustawy o znakach towarowych, co dostrzegła skarżąca kasacyjnie, stawiając zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Zabrakło również w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku oceny prawidłowości poglądu organu co do braku wtórnej zdolności odróżniającej znaku spornego opartego na art. 130 p.w.p. W tej kwestii Sąd, pozostawiając na uboczu przepis, którego ewentualne zastosowanie było przedmiotem oceny Urzędu, stwierdził że ustawa o znakach towarowych nie zawierała przepisu, który przewidywałby możliwość uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Wymienione błędy uzasadnienia kontrolowanego kasacyjnie wyroku nakazują uwzględnić skargę kasacyjną z racji istotnego i mogącego mieć wpływ na wynik sprawy naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Sąd ponownie rozpatrując sprawę, oceni zgodność z prawem zaskarżonej decyzji, biorąc jako wzorzec kontroli mające zastosowanie w sprawie przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono stosownie do art. 203 pkt 1 p.p.s.a.