VI SA/Wa 1592/17

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2018 r. sprawy ze skargi W. S.A. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej W. S.A. z siedzibą w [...] kwotę 1 617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "UP", "Urząd") decyzją z dnia [...] maja 2017 r., znak [...], wydaną na podstawie art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1410, dalej "p.w.p.") oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015 r., poz. 1615) w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] stycznia 2015 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny "[...]", zgłoszony w dniu [...] grudnia 2013 r. przez spółkę W. S.A. z siedzibą w [...] (dalej "skarżąca", "strona", "zgłaszający", "wnioskodawca") za numerem [...] , utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Ww. znak towarowy przeznaczony został do oznaczania towarów i usług sklasyfikowanych według klasyfikacji nicejskiej w klasie 30 i 35, obejmujących w klasie 30 - wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze oraz w klasie 35 - usługi sprzedaży w sklepach, hurtowaniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz usługi sprzedaży wysyłkowej towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, reklama billboardowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie oferty handlowej w Internecie, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych. Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] stycznia 2015 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak stwierdzając, że jest on podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., do słownych znaków towarowych zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz spółki S. spółka z o.o. w [...] : • "[...]" zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia [...] marca 1991 r. pod numerem [...] i przeznaczonego do oznaczania towarów sklasyfikowanych w klasie 30 obejmujących: cukierki czekoladowe oraz • "[...]" zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia [...] czerwca 2002 r. pod numerem [...] i przeznaczonego do oznaczania towarów sklasyfikowanych w klasie 30 obejmujących: batony, karmelki, pomadki, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie orzeszków arachidowych, biszkopty, ciastka, wafle, wyroby czekoladowe, słodycze na choinkę, cukierki. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona podtrzymała swój wniosek o udzielenie prawa ochronnego na przedmiotowy znak. Stwierdziła, że Urząd nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności sprawy. Zgłaszający nie podzielił m.in. zarzutu Urzędu Patentowego o podobieństwie przedmiotowego oznaczenia do przeciwstawionych mu znaków towarowych "[...]" [...] oraz [...] . Wskazał, iż zgłoszony znak towarowy jest oznaczeniem o charakterystycznym układzie słowno - kolorystyczno - graficznym, który eliminuje ryzyko pomyłki wśród odbiorców. W ocenie wnioskodawcy, kompozycja spornego znaku, jego brzmienie i grafika różnicuje zgłoszone oznaczenie od przeciwstawionych mu słownych znaków "[...]", zatem brak jest przesłanek wskazanych w przepisie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., zwłaszcza, że o stwierdzeniu podobieństwa znaków nie powinno decydować występowanie w nich tego samego członu, jeżeli jest on powszechnie znany i stosowany. Zgłaszający podniósł ponadto, iż Urząd, wydając decyzję o odmowie udzielenia prawa na przedmiotowy znak, nie wziął pod uwagę, iż słowo "[...]" należy do domeny publicznej i stanowi synonim cukierka o orzechowym nadzieniu. Fakt ten potwierdza dotychczasowa interpretacja słowa "[...]" dokonana zarówno przez Urząd Patentowy RP, jak również sądy administracyjne w postępowaniu dotyczącym unieważnienia znaku towarowego [...] . Zdaniem zgłaszającego udzielenie prawa ochronnego na przeciwstawiony znak "[...]" ([...] ) nastąpiło z naruszeniem powszechnie obowiązującej zasady pewności prawa w rozumieniu art. 2 Konstytucji RP, gdyż pominięto w nim ustalenia dokonane w przywołanej powyżej sprawie [...] . W pismach kierowanych do Urzędu, strona wskazała ponadto, że Urząd Patentowy jeszcze przed rejestracją przeciwstawionego znaku towarowego "[...]" ([...] ) udzielił na rzecz zgłaszającego prawa na znak towarowy "[...]" nr [...] , a następnie decyzją z dnia [...] maja 2013 r. na kolejny znak towarowy "[...]". Ponadto - po 2002 r. - zostały udzielone liczne prawa ochronne na znaki towarowe dwu- i trójczłonowe zawierające słowo "[...]" na rzecz innych zgłaszających, w tym np.: "[...]" o numerze [...] , "[...]" o numerze [...] , "[...]" o numerze [...] , "[...]" o numerze [...] (na rzecz zgłaszającego), "[...]" o numerze [...] , "[...]" o numerze [...] , "[...]" o numerze [...] , "[...]" - o numerze [...] i [...] oraz "[...] " o numerze [...] (również na rzecz zgłaszającego). Przywołaną na wstępie decyzją z dnia [...] maja 2017 r. Urząd utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu organ przytoczył art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz przedstawił zasady dokonywania oceny podobieństwa znaków towarowych. Uzasadniając zaś podobieństwo zgłoszonego oznaczenia "[...]", [...] do przeciwstawionych mu dwóch znaków towarowych, Urząd stwierdził, że są one przeznaczone do oznaczania towarów tego samego rodzaju. Zarówno bowiem znak zgłoszony, jak i przeciwstawione mu znaki towarowe, zostały przeznaczone do oznaczania towarów stanowiących wyroby cukiernicze i czekoladowe. Znak towarowy "[...]" o numerze [...] służy, co prawda do oznaczania jedynie cukierków czekoladowych, ale znak towarowy "[...]" zarejestrowany pod numerem [...] zawiera szerszy katalog towarów z klasy 30 i obejmuje takie towary, jak batony, karmelki, pomadki, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie orzeszków arachidowych, biszkopty, ciastka, wafle, wyroby czekoladowe, słodycze na choinkę, cukierki. Znak zgłoszony będzie natomiast nakładany na wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, ciasta, cukierki, pastylki i draże, lizaki, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, galaretki w czekoladzie, galaretki w cukrze, rodzynki i orzeszki w czekoladzie. Porównanie powyższych towarów prowadzi do wniosku, że są one częściowo identyczne, a częściowo podobne. O identyczności towarów świadczy przede wszystkim fakt użycia w wykazach towarów identycznych nazw np. wyroby czekoladowe cukierki, wafle, ciasta. Analiza użytych pojęć pozwala przyjąć, że towary te mają wspólne desygnaty, np. cukierki mogą występować pod postacią pastylek, draży czy lizaków. W przypadku produktów takich, jak napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, galaretki w czekoladzie, rodzynki i orzeszki w czekoladzie organ stwierdził, że stanowią one podkategorię towarów określanych wyrobami czekoladowymi. Ww. towary wchodzą w skład szerszego zbioru, jakim są słodycze. Wszystkie wymienione towary należą zatem do jednej, ogólnie pojętej kategorii słodyczy, które z reguły, niezależnie od rodzaju (np. ciastka czy czekolady), sprzedawane są w tych samych sklepach i układane na tych samych półkach. Analiza rynku wskazuje, że producenci słodyczy czy wyrobów czekoladowych nie ograniczają się tylko do jednego rodzaju asortymentu lecz oferują pełną gamę asortymentu, zaczynając od czekolad, przez czekoladki i ciastka, na lodach kończąc. Ww. towary stanowią tzw. grupy produktów powszechnego użytku i kierowane są do potencjalnie nieograniczonej liczby klientów, bez rozróżnienia ze względu na wiek, płeć czy też wykształcenie i wykonywany zawód. Towary te to produkty impulsowe, czyli takie, których zakup odbywa się pod wpływem nagłego bodźca. Grupa odbiorców powyższych towarów stanowi grupę mniej uważną. Słodycze, kupuje się często, nie są one na tyle drogie, aby konsumenci poświęcali im tyle skrupulatności, co zakupom np. mebli. Kupują je stosunkowo szybko, nie analizując szczegółowo i dogłębnie oznaczeń znajdujących się na opakowaniach towarów. Kupujący w większości przypadków nie identyfikują producenta przez poszukiwanie jego danych na opakowaniu towaru, lecz sięgają po produkt ze względu na umieszczony na nim ten, a nie inny znak towarowy. Mając powyższe na uwadze Urząd stwierdził, że towary zawarte w klasie 30 są towarami należącymi do tej samej rodzajowo grupy towarów, ponieważ wszystkie szczegółowo wymienione towary, o których ochronę ubiega się zgłaszający znajdują się w zakresie ochrony znaku wcześniejszego. Urząd uznał usługi wskazane w klasie 35 za bezpośrednio odnoszące się do towarów chronionych w klasie 30 ze względu na bezpośredni związek tych usług i towarów. Podobieństwo pomiędzy wymienionymi usługami i towarami uzasadnione jest przede wszystkim ich komplementarnością. W konsekwencji Urząd stwierdził, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z towarami i usługami bądź to identycznymi bądź tego samego rodzaju, z drugiej natomiast strony wzajemnie się uzupełniającymi. Ich przeznaczenie jest takie samo i dodatkowo adresowane są do takiego samego kręgu odbiorców za pośrednictwem takich samych kanałów dystrybucji. Następnie Urząd wskazał, że oceniając podobieństwo znaków należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy. Do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń nie jest konieczne zatem rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców, wystarczy jedynie, że zaistnieje taka możliwość. W ocenie Urzędu, całościowa analiza porównawcza przeciwstawionych oznaczeń, wskazuje, że zgłoszony znak towarowy "[...]" jest podobny do słownych znaków towarowych "[...]", na które udzielono prawa ochronne pod numerem [...] oraz pod numerem [...] . Znaki te są bowiem podobne do siebie na płaszczyźnie słownej, fonetycznej jak i znaczeniowej. Stopień tego podobieństwa jest na tyle wysoki, że jego używanie może spowodować wśród odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami. Porównywane znaki są podobne w warstwie słownej. Znak zgłoszony składa się z dwóch słów (tj. "[...]" i "[...]") natomiast znaki chronione z wcześniejszym pierwszeństwem to jeden wyraz - "[...]". Znaki posiadają zatem jeden człon wspólny, a mianowicie słowo "[...]", które może być kojarzone z uprawnionym ze znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Do zapisu kolizyjnego elementu użyto tej samej liczby, takich samych liter, ułożonych w tym samym porządku. Urząd podkreślił jednak, że zasada całościowej oceny nie wyklucza badania poszczególnych elementów znaków i relacji, jakie pomiędzy nimi zachodzą. W przypadku porównywanych znaków, jeden z elementów zgłoszonego oznaczenia, tj. wyraz "[...]", w całości odpowiada znakom, które korzystają z ochrony z wcześniejszym pierwszeństwem. Zgłoszone oznaczenie składa się zatem z zarejestrowanego na rzecz innego podmiotu znaku towarowego, a to oznacza, że udzielenie prawa ochronnego na przedmiotowe oznaczenie pozbawiałoby go prawa wyłącznego, jakim niewątpliwie jest prawo ochronne na znak towarowy. Odnosząc się do argumentu wnioskodawcy, że słowo "[...]" to nazwa rodzajowa, służąca jedynie do określenia cukierka z orzechami, na co wnioskodawca przywołał stanowisko wyrażone w tym zakresie przez Urząd - Departament Orzecznictwa oraz sądy administracyjne w sprawie unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" nr [...] , podkreślił, że każde oznaczenie należy rozpatrywać i oceniać w swych konkretnych uwarunkowaniach i odniesieniach. W związku z powyższym, Urząd prowadząc postępowanie w sprawie dotyczącej znaku towarowego "[...]" o numerze [...] stwierdził, że dopóki trwa ochrona znaków towarowych [...] to istnieje kolizja - w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - pomiędzy tymi znakami. Kolizję pomiędzy porównywanymi znakami - zdaniem Urzędu - potwierdza także analiza oznaczeń w warstwie wizualnej, bowiem zgłoszony znak bez wątpienia eksponuje słowo "[...]", w taki sposób, że dla przeciętnego odbiorcy będzie na tej płaszczyźnie elementem wyróżniającym i zarazem dominującym. Oceniając przedmiotowe oznaczenie w jego całokształcie, zdaniem organu, należy zwrócić uwagę, że pozostałe elementy w nim zawarte, mianowicie słowo "[...]" zostało napisane zdecydowanie mniejszą czcionką i umieszczone na dole słowa "[...]". Wyraz "[...]" dodatkowo został wyeksponowany przez użycie czerwonego przyciągającego uwagę tła. W skutek tego, przymiotnik "[...]" będzie postrzegany przez przeciętnych odbiorców jako elementy dodane do dominującego w tej warstwie oznaczenia [...]. Ono natomiast, jak to zostało powyżej wykazane, stanowi inkorporację znaku chronionego na rzecz innego przedsiębiorcy. Porównując znaki w warstwie graficznej organ uwzględnił okoliczność, że zgłoszony znak jest oznaczeniem słowno - graficznym natomiast znaki chronione z wcześniejszym pierwszeństwem to znaki słowne. Organ wskazał, że chociaż porównanie znaku słownego ze znakiem słowno - graficznym jest niemożliwe w odniesieniu do samym elementów graficznych, to ocena taka jest możliwa w odniesieniu do słownych elementów znaków i roli, jaką odgrywają one w znaku słowno - graficznym. W tym zakresie organ stwierdził, że w przypadku znaków słownych zapis ma znaczenie drugorzędne, gdyż stanowi jedynie graficzne przedstawienie znaku, co jest warunkiem sine qua non uznania oznaczenia za znak towarowy. Wobec braku elementów graficznych w znakach zarejestrowanych to właśnie element słowny jest bardziej nośny, gdyż znak słowny może być odbierany za pomocą zmysłu słuchu, zaś aby stwierdzić formę graficzną znaku trzeba go zobaczyć. W ocenie Urzędu, zachodzące pomiędzy zgłoszonym oznaczeniem "[...]" a znakami towarowymi "[...]" ([...] i [...] ) podobieństwo jest oczywiste. W istocie bowiem, z punktu widzenia oceny podobieństwa znaków towarowych mamy do czynienia z sytuacją, w której zgłoszony znak zawiera i eksponuje słowo, które stanowi samodzielny znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego podmiotu gospodarczego. Uzasadnia to wniosek o wzajemnym wysokim podobieństwie porównywanych znaków towarowych, wywołującym realne ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do gospodarczego pochodzenia towarów. Ponadto Urząd zauważył, iż przy istnieniu jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podobieństwa znaków, należy je rozstrzygać na korzyść uprawnionego do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem, jeżeli po zastosowaniu wszelkich metod ustalenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy nie można jednoznacznie potwierdzić lub zanegować istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, to należy przyjąć, że zachodzi kolizja między obydwoma znakami. Przechodząc do oceny znaków na płaszczyźnie fonetycznej, Urząd stwierdził, że porównywane znaki są podobne z uwagi na fakt, że znak zgłoszony zawiera identyczny element, jak ten stanowiący jedyny element słowny w znakach przeciwstawionych. Słowo "[...]" zostanie odczytane i wymówione w ten sam sposób. Już samo podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej jest ważnym argumentem za uznaniem znaków za podobne, gdyż szybki rozwój technik multimedialnych, oraz wzrost intensywności reklamy radiowej i telewizyjnej, będącej najskuteczniejszą w tej chwili formą dotarcia do klienta spowodowało to, iż nie tylko wygląd znaku, lecz często jego brzmienie decydują o rozpoznawalności danej marki na rynku. Dlatego przedmiotowy znak, identyczny na płaszczyźnie fonetycznej ze znakiem chronionym z wcześniejszym pierwszeństwem, należy uznać - zdaniem organu - za podobny do niego w stopniu powodującym ryzyko pomyłki miedzy nimi. Mając zatem na względzie wszystkie przywołane powyżej argumenty, Urząd stwierdził, że ocena podobieństwa samych oznaczeń na wszystkich płaszczyznach, prowadzi do wniosku, że stopień tego podobieństwa w przedmiotowej sprawie jest wysoki. Pomimo zastosowania w znaku zgłoszonym płaszczyzny graficznej, porównane znaki wykazują - zdaniem UP - duże podobieństwo, zawierają bowiem identyczny element słowny. Następnie Urząd wskazał, że w niniejszej sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd z uwagi na podobieństwo towarów i usług w powyższym znaczeniu. Przeciętny odbiorca może bowiem uznać, że opisane powyżej towary i usługi są oferowane i świadczone przez to samo przedsiębiorstwo lub też przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo. Urząd stwierdził, że równoległe istnienie na rynku porównywanych znaków towarowych mogłoby budzić niepotrzebne wątpliwości wśród potencjalnych odbiorców oraz skutkować konfliktem interesów firm. W przypadku towarów i usług tak powiązanych ze sobą, jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie, niebezpieczeństwo pomylenia tych towarów, nie zostaje wyeliminowane, a przedmiotowy znak może być potraktowany jako kolejny z serii chronionych znaków innego przedsiębiorcy. Ponadto przy tak podobnych oznaczeniach nawet uważny i dobrze poinformowany odbiorca może zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia usług. Na ww. decyzję spółka W. S.A. z siedzibą w [...] - pismem z dnia 23 czerwca 2017 r. - złożyła do WSA w Warszawie skargę, w której wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji tegoż organu z dnia [...] stycznia 2015 r., a także o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji zarzuciła: 1) naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a polegające na dokonaniu wadliwych ustaleń istotnych okoliczności faktycznych sprawy i nieprawidłowym uzasadnieniu decyzji poprzez: a) dokonanie błędnej oceny podobieństwa znaków poprzez: - uznanie, że "porównywane znaki podobne są do siebie na płaszczyźnie słownej, fonetycznej jak i znaczeniowej", co może spowodować wśród odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami; - uznanie, że w porównywane znaki są podobne w warstwie słownej, gdyż posiadają jeden człon wspólny, tj. słowo "[...]"; - uznanie, że wszystkie człony znaku "[...]" są "w równym stopniu fantazyjne i żadnego z nich nie można uznać, za dominujący"; - uznanie, że porównywane znaki wykazują duże podobieństwo pomimo występowania w znaku zgłoszonym [...] rozbudowanej grafiki; - pominięcie kolorystyki całego znaku, a skupienie się tylko na tle słowa "[...]"; - uznanie, że porównywane znaki są podobne na płaszczyźnie fonetycznej "z uwagi na fakt, że zgłoszony znak zawiera identyczny element słowny jak znaki wcześniejsze [...] i [...] , tj. zawierające tylko jedno słowo "[...]", które zostanie odczytane i wymówione w ten sam sposób"; - błędne ustalenie, że elementem dominującym i wyróżniającym znaków zgłoszonego słowno-graficznego "[...]" i przeciwstawionym mu znaków [...] i [...] "[...]" jest tylko słowo "[...]", co świadczy (zdaniem organu) o podobieństwie znaków w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.; a) brak kompleksowej analizy zgromadzonego w spawie materiału dowodowego poprzez niewzięcie pod uwagę przytoczonego orzecznictwa sądowego oraz decyzji Urzędu dotyczących oceny podobieństwa znaków, wskutek czego organ uznał podobieństwo porównywanych znaków, mogące wywołać ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców; b) niejasne uzasadnienie decyzji poprzez stwierdzenie, że "przedmiotowe oznaczenie wykorzystuje bowiem identyczny element słowny, jak ten podlegający ochronie na rzecz innego podmiotu działającego w tej samej branży, przez co niemożliwe jest jednoznaczne przypisane go jednemu z nich"; 2) naruszenie art. 8 k.p.a. poprzez: - podjęcie działań w sposób niebudzący zaufania do administracji publicznej, z uwagi na brak wzięcia pod uwagę wcześniejszych decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe, w tym na znaki skarżącej zawierające słowo "[...]" to jest słowno-graficznego znaku "[...]" [...] i słownego "[...]" [...] ; - niewzięcie pod uwagę przytoczonego przez skarżącą orzecznictwa sądowego i decyzji Urzędu dotyczycących postępowania w spawie znaków [...] i [...] oraz pominięcie uznania, że słowo "[...]" jest nazwą rodzajową cukierka z nadzieniem orzechowym; W skardze zarzucono także mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie prawa materialnego, tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez: - jego zastosowanie wynikające z mylnego uznania, iż w niniejszej sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, co było wynikiem błędnej oceny podobieństwa oznaczeń zgłoszonego słowno-graficznego znaku "[...]" i przeciwstawionych mu znaków [...] i [...] ; - brak uwzględnienia przy dokonywaniu oceny ryzyka konfuzji podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych dominującego w zgłoszonym znaku całego układu kolorystyczno-słowno-graficznego znaku zgłoszonego. W uzasadnieniu skargi skarżąca szczegółowo rozwinęła i uzasadniła podniesione zarzuty, w tym przedstawiła genezę słowa "[...]" w odniesieniu do cukierków, wynikającą z dotychczasowego orzecznictwa sądowego, jak i decyzji samego organu. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację zaprezentowaną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Pismem z dnia 10 lipca 2017 r. skarżąca wniosła o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia dwóch postępowań toczących się przez Urzędem na wnioski skarżącej z dnia 11 maja 2017 r. o unieważnienie praw z rejestracji znaków towarowych p.n. "[...]" nr [...] i [...] udzielonych na rzecz "S." Sp. z o.o. z siedzibą w [...] . Pismem z dnia 25 sierpnia 2017 r. kwestię zawieszenia postepowania Urząd pozostawił do uznania Sądu. Postanowieniem z dnia 27 września 2017 r. WSA w Warszawie odmówił zawieszenia postępowania w sprawie. W piśmie procesowym z dnia 15 lutego 2018 r. skarżąca podtrzymała podniesione w skardze zarzuty, podnosząc, że sporny znak towarowy "[...]" [...] i przeciwstawione mu znaki "[...]" [...] i [...] różnią się od siebie na każdej z trzech płaszczyzn, tj. fonetycznej, znaczeniowej i koncepcyjnej. Brak zatem spełnienia przesłanek art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Ponadto skarżąca wskazała, że nazwa "[...]" jest nazwą rodzajową i weszła do domeny publicznej, a więc nie posiada zdolności odróżniającej. Następnie skarżąca podniosła, że długa koegzystencja w obrocie gospodarczym, w uczciwych warunkach obrotu powoduje, że znaki przeciwstawione "[...]" i znak sporny "[...]" wyłączają możliwość wprowadzenia w błąd konsumenta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje. Dokonując kontroli zaskarżonej decyzji w świetle art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2188) - tj. pod względem jej zgodności z prawem - stwierdzić należy, iż skarga zasługuje na uwzględnienie. Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego na słowno - graficzny znak towarowy "[...]", zgłoszony w dniu [...] grudnia 2013 r., przez W. S.A. z siedzibą w [...] za numerem [...] . Sąd nie zgadza się z oceną organu dokonaną w zaskarżonej decyzji, a opierającą się na przekonaniu, że zasada głosząca, że znak towarowy jednego przedsiębiorcy nie może inkorporować znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem innego przedsiębiorcy nie zna żadnych wyjątków. Do wyrażenia przez organ poglądu w ww. zakresie w niniejszej sprawie doszło na gruncie oceny podobieństwa znaków towarowych dokonywanej na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Przy formułowaniu stanowiska na podstawie ww. przepisu organ powinien uwzględnić dorobek orzeczniczy sądów unijnych i krajowych oraz zastosować wypracowane przez nie standardy porównywania znaków towarowych - które to porównanie zawsze musi poprzedzać ocena podobieństwa towarów i usług sygnowanych porównywanymi znakami - w celu oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów/usług, do oznaczania których przeznaczony został sporny znak towarowy. W ww. zakresie organ prawidłowo ustalił, że porównywane znaki przeznaczone są do oznaczania identycznych towarów w klasie 30. Prawidłowe jest także stanowisko organu co do podobieństwa (wynikającego z komplementarności) towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami oraz usług z klasy 35 z wykazu spornego znaku. Niewątpliwie, towary z zasady są różne od usług, jednakże nie oznacza to, że nie mogą się one uzupełniać lub też, że usługi nie mogą mieć tego samego przedmiotu lub przeznaczenia co towary. W pewnych zatem okolicznościach pomiędzy towarami a usługami można stwierdzić podobieństwo. Podobieństwo takie wielokrotnie stwierdzano, w szczególności, pomiędzy usługami o charakterze w pewnym stopniu pomocniczym względem towarów lub towarami o charakterze pomocniczym względem usług, np.: sprzedaży towarów w związku z usługami, w sytuacji, gdy towary mają zasadnicze znaczenie dla świadczenia usług. W takim przypadku wymienione usługi pozostają w relacji komplementarności ze wskazanymi towarami. Ustaleń organu w ww. zakresie skarżąca nie kwestionowała. Przechodząc zaś do kontroli zawartych w decyzji organu wywodów o podobieństwie samych znaków towarowych należy poczynić kilka uwag ogólnych na gruncie wykładni i stosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. I tak, na podstawie ww. przepisu przedmiotem oceny jest określony znak, jako integralna całość. Powyższe zakłada konieczność uwzględnienia wszystkich składników porównywanych oznaczeń (por. R. Skubisz /w:/ System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, pod red. prof. R. Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck/Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, Nb. 68, a także powołane tam orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 12 czerwca 2007 r., C-344/05 P, [...] vs. [...]). Ww. zasada nie oznacza jednak zakazu dokonywania oceny poszczególnych elementów znaku. W orzecznictwie krajowym i wspólnotowym podkreśla się, że w toku oceny podobieństwa oznaczeń szczególne znaczenie mają te ich elementy, które są jednocześnie odróżniające i dominujące. Łatwiej zapamiętywane przez konsumentów są - często nieświadomie - właśnie elementy dominujące i odróżniające znaku (tak również: J. Dudzik, M. Mazurek /w:/ Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2008, s. 538 i cyt. tam wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia [...] marca 2005 r., w sprawie [...], [...]). W przypadku znaków kombinowanych, składających się z kilku elementów, które to elementy mogą w różnym stopniu oddziaływać na odbiorcę, przyjąć trzeba, że całościowe oddziaływanie takiego znaku jest przede wszystkim rezultatem oddziaływania składnika (składników) tego znaku, mającego właśnie charakter odróżniający i dominujący. Przy badaniu podobieństwa znaków wieloelementowych ważne jest zatem ustalenie, czy zbieżny element w obydwu oznaczeniach, jako odróżniający i dominujący, określa całościowe wrażenie wywierane na potencjalnego nabywcę oznaczanych towarów, sama bowiem powtarzalność określonych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Konfrontowane znaki porównuje się w trzech płaszczyznach, tj. wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, biorąc pod uwagę siłę ich oddziaływania. Przyjmuje się, że do potwierdzenia kolizji znaków towarowych wystarcza ich podobieństwo tylko w jednej z płaszczyzn. Niemniej różnicę pomiędzy znakami w jednej płaszczyźnie może zneutralizować podobieństwo występujące na innych płaszczyznach i w konsekwencji doprowadzić do wyłączenia całościowego podobieństwa oznaczeń. W ocenie Sądu Urząd nie sprostał ww. standardom oceny podobieństwa oznaczeń. Wskazać bowiem należy, że w przedmiotowej sprawie sporny znak towarowy posiada zarówno element słowny, na który składają się dwa słowa, jak i graficzny. Urząd Patentowy RP wyraził pogląd o wyróżniającym charakterze słowa "[...]" w tym znaku. Organ w ww. zakresie wskazał w zaskarżonej decyzji, że - jego zdaniem - "zgłoszony znak jako całość bez wątpienia eksponuje słowo "[...]" w taki sposób, że dla przeciętnego odbiorcy będzie na tej płaszczyźnie elementem wyróżniającym i zarazem dominującym. Oceniając bowiem przedmiotowe oznaczenie w jego całokształcie należy zwrócić uwagę, że pozostałe elementy w nim zawarte, mianowicie słowo [...], zostało napisane zdecydowanie mniejsza czcionką i umieszczone na dole słowa "[...]". Wyraz "[...]" dodatkowo został wyeksponowany przez użycie czerwonego przyciągającego uwagę tła. W skutek tego przymiotnik "[...]" będzie postrzegany przez przeciętnych odbiorców jako elementy dodane do dominującego w tej warstwie oznaczenia [...]. Ono natomiast, jak to zostało powyżej wykazane, stanowi inkorporację znaku chronionego na rzecz innego przedsiębiorcy." Następnie organ zauważył, że "zachodzące pomiędzy zgłoszonym oznaczeniem "[...]" a znakami towarowymi "[...]" ([...] i [...] ) podobieństwo jest oczywiste. W istocie bowiem, z punktu widzenia oceny podobieństwa znaków towarowych mamy do czynienia z sytuacją, w której zgłoszony znak zawiera i eksponuje w znaku słowo, które stanowi samodzielny znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego podmiotu gospodarczego." Wskazać należy, że skarżąca w toku postępowania przed organem, a także przed WSA w Warszawie, konsekwentnie nie godziła się ze stanowiskiem, że sam fakt powtórzenia w przeciwstawionych znakach tego samego słowa uzasadnia ryzyko kolizji znaków. Ryzyka takiego nie ma bowiem wówczas, gdy element zbieżny w przeciwstawionych znakach jest elementem "słabym" względem oznaczanych towarów (zwłaszcza z uwagi na opisowość i/lub rozpowszechnienie w obrocie dla towarów lub usług danego rodzaju) oraz gdy jeden ze znaków zawiera element o silniejszej konkretnej zdolności odróżniającej, który nie występuje w znaku przeciwstawionym (ewentualnie, istotnie różni się od elementu o silniejszej konkretnej zdolności odróżniającej w znaku przeciwstawionym). Sąd podziela ww. stanowisko skarżącej. W doktrynie podkreśla się bowiem, iż okoliczność, że zgłoszone do ochrony znaki towarowe mają jeden element identyczny z elementami znaków już zarejestrowanych nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy zarejestrowania znaku (R. Skubisz, Prawo znaków towarowych Komentarz, s. 94 i powołane tam orzecznictwo Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego RP). Rejestracja znaków z tym samym elementem, na rzecz różnych podmiotów dla analogicznych towarów/usług jest traktowana w orzecznictwie jako potwierdzenie, iż ten element jest wykorzystywany dla takich towarów/usług na rynku i w konsekwencji - jako element bardzo słaby - nie może powodować niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (zob. przykładowo wyrok [...] z dnia [...] kwietnia 2003 r. w sprawie [...]). Oznaczenia, które zawierają elementy opisowe, konotacje czy tylko skojarzenia dotyczące przeznaczenia, właściwości lub funkcji towaru nim oznaczonego, to oznaczenia słabe, które muszą tolerować współistnienie znaków bliskich (podobnych). Każdy ma bowiem prawo używać takich elementów znaku. W zaskarżonej decyzji zabrakło rozważań o sile odziaływania spornego znaku uwzględniających ocenę charakteru jego elementu słownego - tj. słowa "[...]". Pogląd w tym zakresie wyraził zaś NSA w wyroku z dnia 24 lutego 2011 r., II GSK 312/10. Orzeczenie to niewątpliwie nie ma mocy wiążącej w niniejszej sprawie. Zważywszy jednak na autorytet Sądu, organy administracji mogą posiłkować się (i z reguły się posiłkują) orzecznictwem sądowym dotyczącym podobnych spraw, a w szczególności mogą, a nawet powinny to robić w sprawach, w których Sąd wyraził ocenę w odniesieniu do identycznych elementów stanu faktycznego. Kształtujące się zatem poglądy w judykaturze powinny być uwzględniane przez organy administracji publicznej w ich działalności orzeczniczej. Organ nie może pominąć (jak to miało miejsce w rozpatrywanej sprawie) istniejącego orzecznictwa sądowego tym bardziej, że powoływała się na nie strona skarżąca. Organ może nie zgodzić się z poglądem wyrażonym w prawomocnym wyroku sądowym, ale w takim wypadku winien w uzasadnieniu decyzji odnieść się wyczerpująco do merytorycznych powodów braku akceptacji określonego stanowiska. Zatem ocena wynikająca z ww. wyroku NSA nie może być w niniejszej sprawie zignorowana. Tym bardziej, że w ww. orzeczeniu Sąd ten oceniał siłę oddziaływania słowa "[...]" z uwzględnieniem stosunków gospodarczych, w których uczestniczy również skarżąca, a także na gruncie okoliczności faktycznych, które i ona w sprawie powoływała, np. że od 1964 r. w Polsce w oparciu o recepturę dawnego Z. czekoladki orzechowe o nazwie "[...]" produkowało i produkuje wiele firm. I tak, NSA w ww. sprawie - tak jak Sąd orzekający w niniejszej sprawie - uważa, że zasadnicze znaczenie dla jej rozstrzygnięcia miało wyjaśnienie kwestii, czy słowo "[...]" uległo spopularyzowaniu, stając się w istocie swoistą nazwą rodzajową. NSA zauważył, że nazwa "[...]" kojarzy się konsumentom z określonym gatunkiem cukierka, nie zaś z jego stricte określonym producentem. Oczywiście, nazwa ta regionalnie będzie mniej lub bardziej kojarzona z tym lub innym producentem słodyczy, jednakże nie zmienia to faktu, iż na terenie Polski w zasadzie stała się ona nazwą rodzajową. Przekonanie powyższe należy wywieść m.in. z faktu funkcjonowania w obrocie gospodarczym innych znaków towarowych, w których użyto słowa "[...]", zwłaszcza znaków "[...]", "[...]", których dotyczy ugoda zawarta w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w dniu [...] lutego 1994 r. NSA wskazał, iż to Z., w ramach produkowanych przez nie słodyczy, wyróżniało nazwę rodzajową "[...]", łącząc ją z określoną recepturą (składem surowcowym). To właśnie Z. niejako wykreowało cukierki czekoladowe o nazwie "[...]", umieszczając je w swoim asortymencie (zestawieniu produkowanych wyrobów). Tak więc, zdaniem NSA, nazwa "[...]" uległa spopularyzowaniu. Produkt ten, wytwarzany pod tą nazwą od lat 60-tych XX wieku przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład Z., jest zatem kojarzony na rynku jako rodzaj cukierków czekoladowych. O "[...]" mówi się więc w kontekście rodzaju produktu. Powyższa ocena zawarta w wyroku NSA - w pełni podzielana przez Sąd orzekający - jest bardzo istotna albowiem (o czym była już mowa) dla stwierdzenia braku podobieństwa porównywanych oznaczeń nie mogła być obojętna siła oddziaływania istotnego ("wyróżniającego") elementu słownego występującego w spornym znaku (tj. słowa "[...]"). Zatem zagadnienie określenia elementów odróżniających i dominujących wymagało szerszej analizy. Organ skupił się na istniejącym wspólnym elemencie słownym porównywanych znaków odchodząc od oceny znaków jako integralnej całości i ogólnego wrażenia wywieranego przez przeciwstawione oznaczenia z uwzględnieniem wszystkich składników porównywanych znaków towarowych w aspekcie ryzyka konfuzji. Te okoliczności powinny być wzięte pod uwagę już w postępowaniu zgłoszeniowym, które ma postać postępowania merytorycznego. Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. ma jedno brzmienie niezależnie od tego, czy będzie to postępowanie zgłoszeniowe, czy sporne. Standardy postępowania zgłoszeniowego zostały zdefiniowane w orzecznictwie wspólnotowym. W Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) wyraził pogląd, że w postępowaniu zgłoszeniowym należy zbadać całościowo przeciwstawione oznaczenia tzn. przeprowadzić syntetyczną ocenę ogólnego wrażenia, jakie wywołują porównywane znaki towarowe na potencjalnym odbiorcy towarów opatrzonych tymi znakami. Należy więc brać pod uwagę wszystkie elementy składające się na te oznaczenia (por. wyrok [...]). Chodzi tutaj o podobieństwo w sensie wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym z uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących (por. decyzja OHIM z dnia [...] października 2008 r. Nr [...] ws. [...]). Sąd zatem nie akceptuje - jako niedostatecznych - wyjaśnień i rozważań Urzędu Patentowego RP odnoszących się do istotnych kwestii związanych z oceną podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych na tle przesłanek zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zasadne zatem okazały się zarzuty naruszenia przez organ wskazanych w skardze w ww. zakresie przepisów procesowych w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Zasadność ww. zarzutów powoduje konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. i zasadzenia kosztów w oparciu o art. 200 p.p.s.a. w zw. z § 11 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z dnia 5 maja 2017 r. poz. 881).