VI SA/Wa 1403/07

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.) Asesor WSA Piotr Borowiecki Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2007 r. sprawy ze skargi J. GmbH z siedzibą w H., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowny JUUPI! 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego J. GmbH z siedzibą w H., Niemcy kwotę 1615 (jeden tysiąc sześćset piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. A. Spółka Cywilna K. C., K. A., K. W. w dniu 5 lipca 1995 roku zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP słowny znak towarowy JUUPI! Dla towarów w klasie 3 – olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, toaletowe środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody toaletowe i kolońskie. Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 24 czerwca 1998 roku dokonał rejestracji na rzecz zgłaszającego. W 2001 roku spółka przekształciła się w A. K. S. Jawna z siedzibą w W. W dniu 8 listopada 2004 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek J. GmbH z siedzibą w H. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy JUUPI!. Wnioskodawca uzasadnił swój interes prawny tym, że sporny znak jest podobny do znaku towarowego JOOP! R-64463, zarejestrowanego na jego rzecz oraz do znaku towarowego JOOP!, zarejestrowanego w trybie międzynarodowym pod numerem IR-739262. Wnioskodawca wskazał art. 165 ustawy z 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej pwp) oraz stwierdził, że rejestracja znaku towarowego nastąpiła w złej wierze. Wykazywał również, że do 7 kwietnia 2004 roku, kiedy to otrzymał pismo Izby Celnej [...] informujące go o wprowadzeniu do obrotu kosmetyków oznaczonych znakiem JUUPI! nie miał świadomości używania w obrocie tego znaku towarowego. Wnioskodawca podkreślał podobieństwo przedstawionych znaków w płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz jednorodzajowość towarów, dla których są przeznaczone. Podniósł ponadto, że przy ocenie oznaczeń należy brać pod uwagę siłę oddziaływania znaku mając na uwadze renomę marki JOOP! oraz jej długotrwałość i stałość występowania na rynku. A. wniosła o oddalenie zgłoszonego wniosku o unieważnienie znaku towarowego JUUPI! Według jej oceny mało prawdopodobne jest, aby jej wieloletnia działalność, datująca się od 1995 roku nie była zauważona na rynku kosmetyków przez wnioskodawcę, chociażby z uwagi na udział jej spółki w Targach Poznańskich w latach 1995 – 1997. Poza tym już w roku 1996 spółka C., która była wówczas wyłącznym dystrybutorem towarów wnioskodawcy na terenie Polski wystąpiła przeciwko uprawnionemu z zarzutem czynu nieuczciwej konkurencji, czego następstwem było wydanie przez Sąd postanowienia o oddaleniu wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego. Spółka A. wykazywała też, że przeciwstawione znaki JUUPI! Oraz JOOP! różnią sie pod względem fonetycznym i wizualnym. Wnioskodawca w późniejszym piśmie do Urzędu Patentowego RP podał, że działanie spółki A. w dobrej wierze nie zostało poparte żadnymi dowodami. O złej wierze uprawnionego może świadczyć treść postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 23 stycznia 1997 roku, sygn. akt XVI GC 587/96, wydanego w sprawie wniosku C. Sp. z o.o. o wydanie zarządzenia tymczasowego. Ponadto w ocenie wnioskodawcy działania firmy C. nie świadczą o posiadaniu wiedzy dotyczącej tych działań przez J. GmbH, albowiem nie jest bezpośrednim licencjodawcą w zakresie dystrybucji towarów ze znakiem JOOP! (jest nim firma L. GmbH) i dlatego nie jest związany żadnym stosunkiem prawnym z firmą C.. W kolejnym piśmie wnioskodawca powołał się na zasadę domniemania znajomości treści wpisów w rejestrze znaków towarowych wynikającą z art. 54 ust 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (Dz. U. z 1989 r. Nr 5 poz. 17, dalej uzt). W odpowiedzi na powyższe pismo uprawniony do znaku JUUPI! nadesłał kopię wyroku, wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 23 czerwca 2005 roku, sygn. akt XXII Wsp ZT 1/05, którym oddalono powództwo firmy J. GmbH przeciwko A. Spółka Jawna z siedzibą w W. o naruszenie prawa do międzynarodowego znaku towarowego JOOP!. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Okręgowy nie dał wiary twierdzeniu powoda, że o fakcie naruszenia swoich praw dowiedział się dopiero 7 kwietnia 2004 roku z pisma Izby Celnej [...], wskazując na toczące się wcześniej sprawy sądowe. Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] lutego 2006 roku, Nr [...] działając w oparciu o art. 165 w zw. z art. 315 ust 1 i 3 pwp i art. 98 kpc w zw. z art. 256 ust. 2 pwp oddalił wniosek J. GmbH z siedzibą w H. Urząd Patentowy RP uznał, że wnioskodawca miał interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy JUUPI!, gdyż powoływał się na istniejące podobieństwo tego znaku do uzyskanego na jego rzecz z wcześniejszym pierwszeństwem prawa do znaku towarowego JOOP!. Urząd Patentowy nie uznał twierdzenia wnioskodawcy, że o fakcie naruszenie jego prawa do znaku towarowego JOOP! dowiedział się dopiero 7 kwietnia 2004 roku, albowiem uprawniony ze spornego znaku towarowego JUUPI! przedstawił dokumenty, świadczące o prezentacji towarów opatrzonych tym znakiem na Targach Poznańskich w 1997 roku. Zdaniem Urzędu Patentowego, wnioskodawca nie wykazał, aby uprawniony uzyskał prawo ochronne działając w złej wierze. Pierwsze partie towarów oznaczonych znakiem towarowym JOOP! zostały wprowadzone do obrotu dopiero w lutym 1995 roku a więc kilka miesięcy przed zgłoszeniem spornego znaku, jednakże wnioskodawca nie przedstawił materiałów świadczących o reklamie towarów oznaczonych znakiem JOOP! w Polsce w dacie poprzedzającej zgłoszenie znaku JUUPI!. Organ stwierdził, że zarzut znajomości wpisów do rejestru pozostaje w sprzeczności logicznej z twierdzeniem wnioskodawcy, że o fakcie istnienia znaku towarowego JUUPI! dowiedział się dopiero z pisma Izby Celnej z kwietnia 2007 roku. Urząd Patentowy RP stwierdził również, że wnioskodawca nie udowodnił istnienia renomy swojego znaku towarowego w Polsce przed 5 lipca 1995 roku tj. przed dniem zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego JUUPI!. Na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2006 roku, Nr [...] J. GmbH z siedzibą w H. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając organowi naruszenie art. 165 ust. 1 pwp oraz art. 7 i 77 kpa i wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu do ponownego rozpatrzenia. W odpowiedzi na skargę A. wniosła o jej oddalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 października 2006 roku, sygn. akt VI SA/Wa 1339/06 oddalił skargę, albowiem uznał, że zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP z [...] lutego 2006 roku nie narusza prawa. Okoliczności na które powołał się Urząd Patentowy RP w swoich ustaleniach uzasadniały, w ocenie Sądu stwierdzenie, że wnioskodawca przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego był świadomy jego używania i nie sprzeciwiał się temu. Z materiału dowodowego wynika bowiem, że A. używała i nadal używa spornego znaku do oznaczania towarów wprowadzonych do obrotu od 1995 roku rozszerzając przez cały czas zakres działalności swojej firmy. Prezentacja towarów oznaczonych tym znakiem na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz sprzedaż w dużych sieciach sklepowych nie mogły zostać nie zauważone przez firmę konkurencyjną w branży wyrobów kosmetycznych. Poza tym, zdaniem Sądu organ prawidłowo ustalił, że wnioskujący nie wykazał w toku postępowania spornego, aby uprawniony uzyskał prawo do znaku towarowego JUUPI! działając w złej wierze. Wnioskujący nie wykazał też renomy znaku towarowego JOOP! w dacie zgłoszenia spornego znaku do rejestracji, a tym samym nie uzasadnił zarzutu pasożytniczego czerpania przez A. z tej renomy. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2006 roku, sygn. akt VI SA/Wa 1339/06 J. GmbH w H. wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarzucając rażące naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 165 ust. 1 pwp poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. Zdaniem skarżącej nie została wykazana żadna z dwóch przesłanek zastosowania powołanego przepisu tj używanie spornego znaku przez 5 kolejnych lat oraz świadomość takiego używania po stronie wnioskodawcy i brak sprzeciwu na takie używanie. Z powyższych względów Spółka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP z [...] lutego 2006 roku oraz zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania. W odpowiedzi na skargę kasacyjną A. wniosła o jej oddalenie. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 5 lipca 2007 roku, sygn. akt II GSK 98/07: 1) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądził od Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżącego J. GmbH w H. kwotę 800 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że skarga kasacyjna jest uzasadniona albowiem strona skarżąca trafnie podniosła, iż w sprawie nie wykazane zostało spełnienie zarówno pierwszej jak i drugiej przesłanki z art. 165 ust. 1 pwp. Jeżeli chodzi o pierwszą przesłankę, czyli używanie zarejestrowanego znaku przez okres pięciu kolejnych lat, Naczelny Sad Administracyjny stwierdził, że Sąd pierwszej instancji nie odniósł się należycie do ustaleń Urzędu Patentowego w kwestii wystąpienia tej przesłanki. W aktach postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym znajdują się faktury poświadczające sprzedaż produktów znaczonych znakiem towarowym JUUPI! za okres lat 1996 – 2000. W tym stanie rzeczy nie został udokumentowany przez uprawnionego wymagany okres pięciu lat używania znaku towarowego. Na podkreślenie zasługuje to, że zgodnie z art. 165 ust. 1 pkt 1 pwp bieg terminu pięcioletniego rozpoczyna się w dacie rejestracji spornego znaku to jest od 1998 roku. Odnośnie drugiej przesłanki Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że "bycie świadomym" używania znaku towarowego oznacza posiadanie przez wnioskodawcę wiedzy o używaniu tego znaku przez uprawnionego. Nie można natomiast rozciągać omawianej przesłanki ustawowej na możność, czy powinność dowiedzenia się przez wnioskodawcę o używaniu znaku przez uprawnionego. W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjmując błędną wykładnię, również niewłaściwie zastosował art. 165 ust. 1 pkt 1 pwp aprobując ustalenia Urzędu Patentowego co do świadomości wnioskodawcy o używaniu znaku towarowego JUUPI! przez uprawnionego tj. spółkę A. W szczególności Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że wnioskodawca nie był stroną umowy licencyjnej, powołując się na którą firma C. wszczęła w 1996 roku postępowanie sądowe przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie przeciwko uprawnionemu o zakazanie mu dystrybucji kosmetyków ze znakiem JUUPI!. Ponadto z umowy tej wynika, że licencjobiorca był zobowiązany do informowania licencjodawcy o pozwach przeciwko licencjobiorcy, nie zaś o pozwach wnoszonych przez licencjobiorcę. Inne postanowienie umowy dotyczyło "roszczeń wobec fałszerzy" i zobowiązywało strony do "uzgadniania kroków" oraz "udzielanie pomocy w prowadzeniu postępowań prawnych" w przypadku podrabiania przez osoby trzecie "znaków handlowych lub wzoru produktów". Powyższe sytuacje nie miały miejsca w niniejszej sprawie, poza tym sam obowiązek strony umowy poinformowania o dalszych zdarzeniach drugiej strony nie przesądza o tym, że obowiązek taki został wykonany. W przypadku zaś prezentacji towarów oznaczonych znakiem JUUPI! na Międzynarodowych Targach Poznańskich to okoliczność ta nie świadczy bynajmniej o świadomości wnioskodawcy o używaniu spornego znaku towarowego przez uprawnionego albowiem Targi miały miejsce w 1997 roku a więc przed rejestracją tego znaku towarowego, poza tym organ administracyjny nie przeprowadził ponadto postępowania wyjaśniającego co do faktu udziału w tych targach wnioskodawcy. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił również uwagę na to, że aktywność znaku towarowego JOOP! przeciwko spółce A. przypada na okres od 2004 roku. W tym bowiem czasie firma J. GmbH z siedzibą w H. wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie znaku JUUPI! jak również wytoczyła powództwo przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i wzorów Przemysłowych o naruszenie międzynarodowego znaku towarowego. Powyższa okoliczność, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ma znaczenie przy ocenie świadomości wnioskodawcy co do używania znaku JUUPI!. W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 185 ppsa i 203 pkt 1 ppsa orzekł jak w sentencji wyroku. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: W myśl art. 190 ppsa "Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpatrzeniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny". Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga J. GmbH z siedzibą w H. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2006 roku jest zasadna, albowiem zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa materialnego tj. art. 165 ust 1 pkt 1 pwp. Organ, co słusznie podnosi skarżący nieprawidłowo ustalił, że znak towarowy JUUPI! był używany przez pięć kolejnych lat. W aktach sprawy znajdują się bowiem faktury, potwierdzające sprzedaż towarów oznaczonych znakiem JUUPI! za okres lat 1996 – 2000. Ponadto jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny pięcioletni okres używania znaku biegnie od daty jego rejestracji, co nastąpiło w dniu 24 czerwca 1998 roku. Z tego względu bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest prezentacja wyrobów uczestnika, oznaczonych spornym znakiem JUUPI! na Targach Poznańskich w latach 1995 – 1997, albowiem jeszcze wtedy na w/w znak nie było udzielone prawo ochronne. Za zasadny należy uznać również kolejny zarzut skargi, polegający na błędnym przyjęciu przez organ, iż wnioskująca spółka miała świadomość używania spornego znaku JUUPI! i nie sprzeciwiała się temu. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego przez "świadomość używania znaku" należy rozumieć rzeczywistą i pełną wiedzę na temat używania znaku JUUPI! w obrocie. Ową świadomość używania znaku, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy odnieść do przyjętego okresu używania znaku JUUPI!, zarejestrowanego w 1998 roku. Obecność więc towarów oznaczonych spornym znakiem towarowym na Targach Poznańskich w latach 1995 – 1997 nie świadczy o pozytywnej wiedzy wnioskodawcy odnośnie używania znaku przez A., albowiem brak jest ustaleń co do uczestnictwa firmy J. w tych targach, poza tym Targi miały miejsce przed rejestracja spornego znaku JUUPI!, która nastąpiła w 1998 roku. Tak samo wystąpienie w roku 1996 przez spółkę C. sp. z o.o. z roszczeniem przeciwko uczestnikowi o zaniechanie dystrybucji m.in. produktu ze znakiem JUUPI! nie przesądza o wiedzy wnioskodawcy odnośnie używania spornego znaku, albowiem J. GmbH w H. nie była stroną tej umowy oraz fakty te miały miejsce jeszcze przed rejestracją znaku JUUPI!. Ponownie rozpoznając sprawę Urząd Patentowy RP powinien zważyć również, na co zwrócił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, czy i w jakiej mierze działania prawne podjęte przez wnioskodawcę w 2004 roku (wniosek o unieważnienie znaku JUUPI!, pozew o ochronę międzynarodowego znaku towarowego) uprawdopodobniają twierdzenie wnioskodawcy o braku świadomości używania znaku towarowego JUUPI! przed otrzymaniem pisma z Izby Celnej [...] z 7 kwietnia 2004 roku. Z tych wszystkich względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w warszawie na mocy art. 145 §1 pkt 1 a) ppsa, art. 152 ppsa, 200 ppsa orzekł jak w sentencji wyroku.