VI SA/Wa 1756/21

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędzia WSA Grażyna Śliwińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 28 września 2021 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi W. P. na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z "(...)" marca 2021 r. nr (...)"w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z [...] marca 2021 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Urząd Patentowy RP) utrzymał w mocy swoje postanowienie z [...] lipca 2020 r. zawieszające postępowanie w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "OZ" o nr [...] udzielonego na rzecz K. J. ( dalej " Uprawniony", "Uczestnik postępowania") do czasu prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w W., pod sygnaturą akt [...]. Jako podstawę prawną wskazano art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. oraz w związku z art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 286 ze zm.), dalej p.w.p. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym. W dniu 30 stycznia 2020 r. do Urzędu Patentowego RP, działającego w trybie postępowania spornego wpłynął wniosek W. L. ( dalej "Wnioskodawca", "Skarżący") o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "OZ" o nr [...] udzielonego na rzecz K. J. Jako podstawę prawną żądania Wnioskodawca wskazał art. 1291 ust. 1 pkt 6, art. 1321 ust. 1 pkt 1, art. 1321 ust. 1 pkt 3, art. 1321 ust. 1 pkt 5 p.w.p. podnosząc zarzuty zgłoszenia spornego znaku w złej wierze, naruszenia przez sporny znak towarowy praw majątkowych Wnioskodawcy, podobieństwa spornego znaku towarowego do znaku towarowego Wnioskodawcy oraz zarzut podobieństwa do znaku powszechnie znanego. Pismem z 12 marca 2020 r. Uprawniony w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wniósł o zawieszenie postępowania o unieważnienie prawa ochronnego, wskazując, że przed Sądem Okręgowym w W. toczy się postępowanie o ustalenie praw majątkowych do oznaczenia "OZ ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY", którego element stanowi sporny znak towarowy o nr [...] (sygnatura akt [...]). Podczas rozprawy w dniu [...] lipca 2020 r. Uprawniony podtrzymał wniosek o zawieszenie przedmiotowego postępowania. Wnioskodawca wniósł o oddalenie tego wniosku, podnosząc, że nawet jeżeli Sąd Okręgowy uzna, że prawa majątkowe do oznaczenia "OZ ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY" należą do uprawnionego, to i tak pozostałe zarzuty mogą być podstawą unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy o nr [...]. Postanowieniem z dnia [...] lipca 2020 r. Urząd Patentowy RP zawiesił postępowanie o unieważnienie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w W., pod sygnaturą akt [...]. W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że w niniejszej sprawie Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego ma za zadanie rozpoznać wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny "OZ" o nr [...], przeznaczony do oznaczenia towarów i usług w następujących klasach Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług: 9,14,16,18, 21, 25, 26 i 41, w oparciu o podniesione zarzuty zgłoszenia spornego znaku w złej wierze, naruszenia dóbr osobistych oraz prawa do firmy, podobieństwa spornego znaku towarowego do znaku towarowego wnioskodawcy oraz zarzut podobieństwa spornego znaku do znaku powszechnie znanego. Zdaniem organu ocena zarzutów zawartych we wniosku o unieważnienie w szczególności zarzutu naruszenia praw osobistych, a także zgłoszenia spornego znaku w warunkach złej wiary uzależniona jest od prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w W. pod sygnaturą akt [...] o ustalenie, że autorskie prawa majątkowe do oznaczenia, którego elementem jest sporny znak towarowy przysługują Uprawnionemu. Organ przytoczył wyrok WSA w Warszawie z 5 listopada 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1181/07 gdzie stwierdzono m.in., że "(...) Urząd Patentowy RP musi rozstrzygnąć sprawę odnośnie wszystkich zgłoszonych podstaw (art. 255 ust. 4 p.w.p.) a zatem wystarczy, że zaistnieje jedna kwestia stanowiąca prejudykat a organ obligatoryjnie musi zawiesić postępowanie". We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podniesiono m.in., że toczące się postępowanie sądowe nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na niniejszą sprawę, gdyż przedmiotem postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w W., jest ustalenie praw autorskich do oznaczenia słowno-graficznego "OZ ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY", zaś wszelkie graficzne oznaczenia "OZ" należy rozpatrywać nie w kontekście utworu na gruncie ochrony autorsko - prawnej, ale w zakresie ochrony dóbr osobistych na podstawie art. 23 i art. 24 Kodeksu cywilnego. Uprawniony wniósł o utrzymanie zaskarżonego postanowienia w mocy. Wskazał, że kwalifikacja oznaczenia "OZ" jako utworu chronionego na gruncie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest obecnie przedmiotem badania Sądu Okręgowego w W., w sprawie pod sygnaturą [...], co przemawia za zasadnością zawieszenia postępowania w sprawie przed Urzędem Patentowym RP. Ponownie rozpoznając sprawę Urząd Patentowy RP podtrzymał stanowisko, że w sprawie wyłoniło się zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., (mającego odpowiednie zastosowanie w postępowaniu spornym na mocy art. 256 ust. 1 p.w.p.), którego uprzednie rozstrzygnięcie przez sąd powszechny jest niezbędne do wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie. Organ wskazał, że treść rozstrzygnięcia innego organu lub sądu, do którego kompetencji należy wydanie takiego rozstrzygnięcia, jest koniecznym elementem podstawy rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez organ administracji. Biorąc pod uwagę podstawę prawną żądania unieważnienia spornego prawa (art. 1291 ust. 1 pkt 6, art. 1321 ust. 1 pkt 1, art. 1321 ust. 1 pkt 3, art. 1321 ust. 1 pkt 5 p.w.p.) Urząd Patentowy wskazał, że rozpatrując sprawę o unieważnienie jest związany zakresem wniosku, w tym podstawami prawnymi wniosku oraz zarzutami sformułowanymi w oparciu o te podstawy. Organ przywołał wyrok WSA w Warszawie z dnia z dnia 5 listopada 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1181/07,w którym Sąd ten stwierdził m.in., że "(...) Urząd Patentowy RP musi rozstrzygnąć sprawę odnośnie wszystkich zgłoszonych podstaw (v. art. 255 ust. 4 p.w.p.) a zatem wystarczy, że zaistnieje jedna kwestia stanowiąca prejudykat a organ obligatoryjnie musi zawiesić postępowanie". Organ zaznaczył, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca w uzasadnieniu zarzutu naruszenia jego praw osobistych i majątkowych wskazał m.in., że "prawo ochronne na słowno - graficzny znak towarowy "OZ", jak również prawa ochronne na znaki Oddział Zamknięty, zarejestrowane przez uprawnionego powinny zostać unieważnione, ze względu na to, że rejestracje te naruszają dobra osobiste Wnioskodawcy w postaci słowno - graficznego oznaczenia OZ, a także nazwy zespołu muzycznego Oddział Zamknięty prowadzonego przez Wnioskodawcę" (wniosek, pismo z dnia 29 stycznia 2020 r., akta, k. 145a). Uprawniony w odpowiedzi na ten zarzut podniósł, że oznaczenie OZ nie jest dobrem osobistym wnioskodawcy, stanowi ono utwór, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują uprawnionemu. A zatem, w ocenie organu, między stronami niniejszego postępowania wyłonił się spór, której ze stron przysługują niematerialne prawa do słowno-graficznego oznaczenia "OZ". Zarówno Wnioskodawca jak i Uprawniony roszczą sobie prawa do tego oznaczenia. Bez względu jednakże na to, na który reżim prawny powołuje się Wnioskodawca oraz czy podstawą posiadania prawa ma być regulacja prawno-autorska czy prawa osobiste w świetle przepisów kodeksu cywilnego, niezbędne jest ustalenie komu przysługują majątkowe prawa do dobra niematerialnego, jakim jest oznaczenie "OZ". Ustalenie zaś komu przysługuje to prawo wykracza poza kompetencje Urzędu Patentowego RP. W tym kontekście organ przywołał następujące postępowania: 1. postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym w G. I Wydział Cywilny, sygn. akt [...], 2. postępowanie toczące się przed Sądem Okręgowym w W. XXIV Wydział Cywilny sygn. akt [...] (wcześniej [...]). Zdaniem organu oznacza to, że pomiędzy stronami wyłonił się spór o charakterze podmiotowym, tzn. spór o to komu przysługują prawa majątkowe do oznaczenia "OZ", który może być rozstrzygnięty jedynie przez sąd powszechny. Natomiast rozstrzygnięcie tej kwestii przez sąd powszechny będzie miało wpływ na ocenę wskazanych przez Wnioskodawcę podstaw unieważnienia spornego prawa, zawartych we wniosku o unieważnienie. Jako uzasadnienie swego stanowiska organ zacytował wyrok WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2071/10. Wobec powyższego, Urząd Patentowy RP podtrzymał swoje stanowisko, że ocena zarzutów Wnioskodawcy, w szczególności zarzutu naruszenia praw osobistych, a także zgłoszenia spornego znaku w warunkach złej wiary uzależniona jest od prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w W. pod sygnaturą akt [...] o ustalenie, że autorskie prawa majątkowe do oznaczenia, którego elementem jest sporny znak towarowy przysługują uprawnionemu. Zatem, w niniejszej sprawie, na podstawie art. 256 ust. 1 p.w.p. stosując odpowiednio przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., zaistniały przesłanki do zawieszenia postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "OZ" o nr [...]. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Skarżący zarzucił naruszenie: 1) art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez jego zastosowanie w wyniku błędnego przyjęcia, że rozpatrzenie niniejszej sprawy i wydanie decyzji przez Urząd Patentowy RP zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny - co doprowadziło do zawieszenia postępowania, które powinno być prowadzone; 2) art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 127 § 3 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a. w zw. z art. 156 ust. 1 p.w.p. poprzez utrzymanie w mocy postanowienia wydanego w I instancji, podczas gdy zachodziły podstawy do jego uchylenia - co doprowadziło do utrzymania w obiegu prawnym wadliwego postanowienia. Skarżący wniósł o uchylenie w całości postanowienia Urzędu Patentowego RP wydanego w II instancji oraz poprzedzającego je postanowienia Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 2020 roku, sygn. sprawy [...] oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu skargi powołano się na wyroki sądów administracyjnych, w których uznano, że w przypadku sporu pomiędzy stronami co do tego, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do nazwy stanowiącej zasadniczy element spornego znaku towarowego, błędne jest działanie Urzędu Patentowego zobowiązujące wnioskodawcę do wszczęcia postępowania przed sądem powszechnym w celu ustalenia, czy przysługuje mu prawo do przedmiotowej nazwy. Przykładowo, Sąd w wyroku z dnia 3 września 2014 r. (sygn. akt VI SA/Wa 580/14) wskazał, że Urząd Patentowy RP jest uprawniony do rozstrzygania kwestii naruszenia praw osobistych lub majątkowych, podzielając stanowisko wynikające z wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1388/07. W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wnosząc o oddalenie skargi podtrzymał swoje stanowisko w sprawie. Uprawniony - wniósł o oddalenie skargi jako niezasadnej, podtrzymując stanowisko wyrażone w toku postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Skarga nie jest zasadna. Przedmiotem oceny Sądu była kwestia zawieszenia przez organ postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "OZ" o nr [...] udzielonego na rzecz K. J. ( dalej " Uprawniony", "Uczestnik postępowania") do czasu prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w W., pod sygnaturą akt [...]. Należy zaznaczyć, że toczący się przed Sądem Okręgowym w W. spór dotyczy ustalenia czy Skarżącemu przysługują autorskie prawa majątkowe do oznaczenia "OZ ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY", którego element stanowi sporny znak towarowy o nr [...] (sygn. akt [...]). Nie budzi wątpliwości Sądu, że instytucja "zawieszenia postępowania" nie została uregulowana przez ustawodawcę w ustawie Prawo własności przemysłowej. Nieuregulowanie powyższej kwestii w przepisach p.w.p. (a zatem również w tytule VII odnoszącym się do postępowania spornego) powoduje, że w tej materii stosuje się "odpowiednio" przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, co wynika z treści art. 256 ust. 1 p.w.p., który stanowi: do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W sytuacji, w której sama norma prawna narzuca zastosowanie przepisu prawnego lub przepisów prawnych należących do innej instytucji prawnej użycie formuły "odpowiedniego stosowania przepisu" nakazuje aby interpretator uwzględnił ewentualnie powstające różnice między instytucjami do których należy przepis odsyłający czy/i odesłania. Nie musi to oznaczać jego zastosowania wprost lecz może zaistnieć konieczność wprowadzenia odpowiednich modyfikacji przepisu odesłania. Innymi słowy, uwzględnienie odrębności może prowadzić do zastosowania danego przepisu w następujących konfiguracjach: a) wprost b) z odpowiednią zmianą c) bądź wreszcie może prowadzić do uznania, że dany przepis nie ma w ogóle zastosowania. W rozpatrywanej sprawie "odpowiednie stosowanie" oznacza konieczność respektowania specyfiki postępowania prowadzonego przez Urząd Patentowy w trybie spornym. Jak wynika z akt sprawy przedmiotowe postanowienie o zawieszeniu postępowania zostało wydane na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. tj. z uwagi na wystąpienie, w ocenie organu, kwestii prejudycjalnej dotyczącej autorskich praw majątkowych do zarejestrowanego znaku słowno-graficznego "OZ", będącego częścią innego oznaczenia "OZ ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY". Odnosząc się do zarzutów skargi, które zostały sformułowane jako naruszenie przepisów procesowych, Sąd doszedł do przekonania, że brak jest uzasadnionych podstaw do zakwestionowania stanowiska Urzędu Patentowego, iż ww. wyrok sądu cywilnego w sprawie praw autorskich będzie stanowił zagadnienie wstępne w sprawie o unieważnienie spornego znaku "OZ" nr [...]. Uznając, że organ administracji publicznej wydając zaskarżone postanowienie nie naruszył przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. należy wskazać, że na konstrukcję zagadnienia wstępnego składają się cztery istotne elementy: 1) zagadnienie to wyłania się w toku postępowania administracyjnego, 2) jego rozstrzygnięcie należy do innego organu lub sądu 3) wymaga ono "uprzedniego" rozstrzygnięcia tzn. musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji 4) istnieje zależność między uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Należy przy tym podkreślić, że ostatni z wymienionych elementów, w istocie najważniejszy, jest najbardziej sporny. Powyższe wynika z tego, że formułując wymóg istnienia zależności, kodeks nie określa jej charakteru. W ocenie Sądu, przepis art. 97 k.p.a. wymaga zależności bezpośredniej ponieważ przemawia za tym istota instytucji zawieszenia postępowania, instytucji tamującej bieg postępowania i opóźniającej rozstrzygnięcie sprawy (v. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 1999 r. IV SA 7444/97 niepubl.). Jak wspomniano, k.p.a. nie określa wyraźnie podstaw prawnych zależności. Judykatura przyjmuje, że przesądza o niej treść przepisów prawa materialnego, stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej i w nich nakazuje ich poszukiwać (patrz np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 22 października 1991 r., SA/Wr 936/91, ONSA 1991, nr 3-4, poz.90 oraz 22 grudnia 1993 r. SA/Wr 1160/93, ONSA 1995 nr 1, poz. 21). Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych (vide. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II - komentarz do art. 97 k.p.a.). W rozpatrywanej sprawie zachodzi prejudykat, gdyż wniosek o unieważnienie oparty jest na przepisie art. 1321 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 i pkt 5 p.w.p. tj. używanie znaku towarowego narusza dobra osobiste lub majątkowe osób trzecich; czy kolizji ze znakiem wcześniejszym i powszechnie znanym wywołującą ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Z drugiej strony w chwili złożenia wniosku o unieważnienie toczył się spór cywilny pomiędzy Skarżącym i Uczestnikiem postępowania dotyczący kwestii przysługiwania praw autorskich do oznaczenia "OZ ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY", z którego oznaczenie "OZ" jest jednocześnie zarejestrowanym na rzecz Uprawnionego znakiem towarowymi których unieważnienia domaga się Skarżący. Zdaniem Sądu sytuacja procesowa, jaka ma miejsce w rozpoznawanej sprawie jest zgoła inna niż w przypadku obszernie w skardze cytowanych wyroków sądów administracyjnych. Przytoczone w skardze wyroki dotyczyły wcześniejszej praktyki Urzędu Patentowego, który zawieszając swoje postępowanie jednocześnie nakazywał stronie powołującej się na naruszenie praw osobistych czy majątkowych wystąpienie do sądu powszechnego z wnioskiem o ustalenie prawa do danego oznaczenia wychodząc z założenia, że ustalenie w postępowaniu sądowym podmiotu uprawnionego do danego oznaczenia będzie decydujące dla ustalenia przesłanek zdolności rejestrowej spornego znaku towarowego. (por. wyroki w sprawach o sygn. akt VI SA/Wa 2071/10, VI SA/Wa 820/12, VI SA/Wa 580/14). Niewątpliwie Urząd Patentowy RP jest uprawniony do rozstrzygania kwestii naruszenia praw osobistych lub majątkowych do danego oznaczenia, o ile kwestia ta nie jest objęta wcześniej toczącym się postępowaniem przed sądem powszechnym. Wówczas ustalenie w postępowaniu sądowym podmiotu uprawnionego do danego oznaczenia będzie decydujące dla ustalenia przesłanek zdolności rejestrowej spornego znaku towarowego. W rozpoznawanej sprawie pozew o ochronę praw autorskich został wniesiony do sądu cywilnego wcześniej niż został złożony wniosek o unieważnienie. Tak więc w sprawie spornego znaku "OZ" rozstrzygnięcie sprawy o unieważnienie tego znaku jest ściśle powiązane ze sprawą prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w W., pod sygnaturą akt [...]. W takim przypadku trudno wymagać od Urzędu Patentowego orzekającego w trybie spornym aby w tej sytuacji wchodził w kompetencje przysługujące sądowi cywilnemu w zakresie orzekania o prawach majątkowych lub osobistych. Skoro zatem Skarżący w istocie powołuje się na niedopuszczalność rejestracji na rzecz Uczestnika spornego znaku towarowego wobec przysługiwania Skarżącemu praw autorskich do tego oznaczenia, to zdaniem Sądu, organ prawidłowo uznał, że kwestia przysługiwania praw autorskich do spornego oznaczenia stanowi prejudykat w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Reasumując należy stwierdzić, że kwestia praw autorskich jest zagadnieniem wstępnym dla rozstrzygnięcia sprawy o unieważnienie spornego prawa ponieważ pozostaje w nierozerwalnym związku z podnoszonym zarzutem naruszenia art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Idąc tym tokiem rozumowania należy dodatkowo zwrócić uwagę na przepis art. 284 pkt 2 p.w.p. który stanowi, że w postępowaniu cywilnym, na zasadach ogólnych rozpatrywane są w szczególności sprawy m.in. o ustalenie prawa ochronnego lub o ustalenie prawa z rejestracji. W konsekwencji również zarzuty skargi także z tych przyczyn nie mają usprawiedliwionych podstaw. Skoro zatem w rozpatrywanej sprawie, organ właściwie ustalił istnienie kwestii prejudycjalnej, za prawidłowe należy uznać podjęte rozstrzygnięcie polegające na zawieszeniu postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Sprawa została – na postawie art. 119 pkt 2 p.p.s.a., rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym. Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść skarżonego rozstrzygnięcia, które ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić. W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.