VI SA/Wa 2410/18

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Protokolant st. ref. Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2018 r., [...], Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2017 r. wniosku A. K., o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "MAKARON Śląskiej Babci RODZINNA TRADYCJA" o numerze [...] udzielonego na rzecz L. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą G. z siedzibą w [...], na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 i art. 131 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm., dalej "p.w.p.") oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. orzekł o oddaleniu wniosku i kosztach postępowania. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że w dniu 24 maja 2017 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek A. K. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "MAKARON Śląskiej Babci RODZINNA TRADYCJA" o numerze [...] udzielonego na rzecz L. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą G.w [...]. Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Podniósł, że sporny znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, bowiem jest plagiatem utworu (znaku graficznego), do którego autorskie prawa majątkowe posiada wnioskodawca. Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku podnosząc, iż wnioskodawca w dniu 25 października 2013 r. zawarł umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie ze spółką "M." sp. j. z siedzibą w [...], na mocy której wnioskodawca w celu zabezpieczenia wierzytelności spółki przeniósł na nią prawo do znaku towarowego wraz z kształtem i wyglądem opakowania makaronu pod nazwą "Makaron Śląskiej Babci". Na rozprawie w dniu 14 września 2017 r. wnioskodawca podtrzymał dotychczasową argumentację oraz rozszerzył żądanie o art. 131 ust 2 pkt 1 p.w.p. podnosząc, iż w jego ocenie sporny znak towarowy został zgłoszony w złej wierze, bowiem uprawniony nigdy nie dysponował jakimikolwiek prawami do spornego znaku towarowego. Uprawniony podtrzymał stanowisko zawarte w odpowiedzi na wniosek oraz przedłożył uwierzytelnioną kopię umowy z dnia 25 października 2013 r. przewłaszczenia na zabezpieczenie, z której zdaniem uprawnionego, wynika, że wnioskodawca w dacie złożenia wniosku nie mógł być właścicielem spornego znaku. Rozpatrując niniejszą sprawę, Kolegium Orzekające na wstępie zaznaczyło, że w związku z nowelizacją ustawy p.w.p. w dniu 15 kwietnia 2016 r. w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętej po dniu 14 kwietnia 2016 r. wnioskodawca nie musi legitymować się istnieniem interesu prawnego, natomiast w przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo na prawo to może się powoływać jedynie uprawniony z tego prawa. Odnosząc się do zarzutu wnioskodawcy dotyczącego naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., Kolegium Orzekające podniosło, że do praw osobistych zalicza się w szczególności dobra osobiste wskazane przykładowo w art. 23 k.c., w tym osobiste prawa autorskie oraz prawo do firmy. Natomiast do praw majątkowych osób trzecich na gruncie omawianego przepisu należą takie prawa jak np. prawo do wynagrodzenia twórcy oznaczenia czy też majątkowe prawa autorskie. W ocenie Kolegium powołane przez wnioskodawcę okoliczności nie świadczą o naruszeniu przez uprawnionego normy zawartej w art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Organ stwierdził, że z materiałów dowodowych nie wynika żeby wnioskodawcy przysługiwały jakiekolwiek prawa do oznaczenia słowno-graficznego, na które się powołuje, bowiem jak wynika z umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w dniu 25 października 2013 r. nastąpiło przeniesienie przez wnioskodawcę praw do ww. oznaczenia na spółkę "M." sp. j. z siedzibą w [...]. Wobec zapisów § 3 tej umowy Kolegium Orzekające uznało, że dla skutecznego zwrotnego przeniesienia własności tego oznaczenia na wnioskodawcę niezbędna była dodatkowa umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe do spornego oznaczenia na jego rzecz. Organ powołał się także na art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, 1293), na mocy którego umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Kolegium Orzekające podniosło, że pomimo zapewnień wnioskodawcy o istnieniu takiej umowy, przedmiotowa umowa nie została złożona do akt, z związku z czym, w ocenie organu, w świetle art. 164 ust. 2 p.w.p. wnioskodawca nie może skutecznie domagać się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art. 131 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. Odnosząc się do zarzutu udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Organ zaznaczył, że obowiązujące prawo nie zawiera definicji złej lub dobrej wiary. Wnioskodawca natomiast w uzasadnieniu zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze podniósł, że w jego ocenie uprawniony zdawał sobie sprawę z faktu, iż nie posiada praw do spornego oznaczenia. Mając powyższą świadomość uprawniony ze spornego znaku dokonał ww. zgłoszenia w celu skorzystania z atrakcyjności oraz rozpoznawalności wcześniejszego oznaczenia, do którego prawa posiada wnioskodawca. Organ powołując się na art. 7 k.c. wskazał, iż w przedmiotowej sprawie wnoszący sprzeciw nie wykazał istnienia takich okoliczności towarzyszących zgłoszeniu spornego znaku towarowego, które świadczyłyby o nagannym zachowaniu uprawnionego ze spornego prawa ochronnego. Nie wykazał także, aby przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego przysługiwały mu z jakiegokolwiek tytułu prawa do oznaczenia słowno-graficznego, na które powołuje się w tej sprawie. Kolegium oddaliło wniosek uprawnionego o przesłuchanie A. K. oraz L. K. w charakterze stron na okoliczności towarzyszące zawarciu umowy przewłaszczenia. Organ wskazał - powołując się na art. 86 k.p.a. - że przesłuchanie strony ma charakter wyjątkowy i stosowane jest w przypadku gdy po wyczerpaniu środków dowodowych pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Organ uznał, że w przedmiotowej sprawie nie pozostały do wyjaśnienia żadne istotne dla sprawy kwestie. Kolegium nie zwróciło się również do Prezesa Urzędu Patentowego RP aby złożył wniosek o unieważnienie spornego oznaczenia, podnosząc, że wnioskodawca nie wskazał jaki interes publiczny stałby za przystąpieniem do toczącego się postępowania Prezesa Urzędu Patentowego RP. Organ stanął także na stanowisku, że okoliczności na które powołuje się wnioskodawca - czyli brak legitymacji procesowej do prowadzenia takiego postępowania przez wnioskodawcę - automatycznie nie implikuje, że taka sytuacja nadaje się do zastosowania normy prawnej zawartej w art. 167 p.w.p. Na powyższą decyzję, pismem z dnia 23 listopada 2018 r., skarżący A. K. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której zarzucił: 1) naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 131 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 164 ust. 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię, z pominięciem skutków wynikających z umowy z dnia 25 października 2013 r.; 2) naruszenie przepisów postępowania - art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a. poprzez dokonanie oceny zebranego w sprawie materiału w sposób dowolny, bez należytej analizy umowy z dnia 25 października 2013 r. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał m.in., na istnienie dwóch rodzajów umów przewłaszczenia, gdzie kryterium jest sposób przeniesienia rzeczy na właściciela, tj. bezwarunkowe i warunkowe (pod warunkiem rozwiązującym spłaty długu). Jak zaś wynika z analizy umowy z dnia 25 października 2013 r. należy ona do umów zaliczanych do drugiej kategorii, albowiem w § 3 ust. 1 umowy umieszczono warunek rozwiązujący ("Przeniesienie własności następuje z zastrzeżeniem warunku (...)". Jak zaś wskazuje J. Górecki w artykule "Niektóre następstwa i skutki umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie" opublikowanym w czasopiśmie "Rejent" (nr 4 (72) kwiecień 1997 r.), z chwilą ziszczenia się warunku właścicielem rzeczy przewłaszczonych w celu zabezpieczenia staje się z powrotem osoba, która przewłaszczenia dokonała. Wtedy także wygasa stosunek prawny, na podstawie którego dłużnik pozostawał posiadaczem zależnym rzeczy przewłaszczonych. Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy podniósł, że jak wynika z treści pisma uprawnionego L. K., dokonał on zapłaty długu wnioskodawcy A. K. Tym samym zabezpieczona wierzytelność wygasła i ziścił się warunek rozwiązujący umowy. Wygaśnięcie wierzytelności nie jest bowiem warunkowanie osobistą spłatą długu przez dłużnika, ale może to nastąpić w każdy inny przewidziany prawem sposób. Jednocześnie taka spłata nie powoduje wstąpienia faktycznie wpłacającego w miejsce wierzyciela, gdyż nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych. Skarżący odniósł się także do stanowiska Kolegium, które zwróciło uwagę na formę prawną przeniesienia praw autorskich przewidzianą przez ustawę, a mianowicie bezwzględny wymóg formy pisemnej. Ta forma została w ocenie skarżącego dochowana, o czym świadczy umowa z dnia 25 października 2013 r. Nie istnieje konieczność realizacji przez strony dalszych czynności, a więc przede wszystkim zawierania kolejnej umowy o zwrotne przeniesienie. Wobec powyższego w ocenie skarżącego bezspornie należało go uznać za osobę "uprawnioną z tego prawa" w rozumieniu art. 164 ust. 2 p.w.p. W skardze rozważono także możliwość, że do wygaśnięcia zobowiązania nie doszło. W ww. zakresie powołano pogląd J. Góreckiego, który podkreśla, że dłużnika należy w świetle warunku rozwiązującego traktować jako osobę "warunkowo uprawnioną". Warunkowo uprawniony (przewłaszczający) może wykonywać wszelkie czynności, które zmierzają do zachowania jego prawa (art. 91 k.c.). Dotyczy to także czynności procesowych. W tej sytuacji A. K. również winien być traktowany jako osoba poprzednio uprawniona z tego prawa w rozumieniu art. 164 ust. 2 p.w.p., gdyż interpretacji tego przepisu należy dokonać w zgodzie z treścią art. 91 k.c. Niewątpliwie zaś uzyskanie przez osobę trzecią (nieuprawnioną) prawa ochronnego na znak towarowy bez zgody właściciela stanowi formę jego obciążenia, co uzasadnia legitymację wnioskodawcy do wystąpienia w niniejszym postępowaniu. Kwestia wykładni postanowień umowy w zakresie skutków przewłaszczenia powinna była być elementem szczegółowo zbadanym przez Kolegium, które ograniczyło się w tym zakresie wyłącznie do przywołania samego faktu zawarcia umowy. Pismem z dnia 6 maja 2019 r. uczestnik postępowania złożył do tut. Sądu odpowiedź na skargę wnosząc o jej oddalenie. Wyjaśnił kwestię charakteru umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz skutków jakie wywołuje w sferze własności. Powołał się na wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2017 r., II SA/Bd 382/17, zgodnie z którym "przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie wierzytelności jest stosunkiem prawnym, który strony mogą ułożyć według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) tego stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Najczęściej przewłaszczenie na zabezpieczenie jest konstrukcją polegającą na bezwarunkowym przeniesieniu własności rzeczy na wierzyciela z równoczesnym zobowiązaniem go - pod warunkiem zapłacenia w terminie zabezpieczonego długu - do powrotnego przeniesienia własności rzeczy na dłużnika. Przewłaszczenia na zabezpieczenie, w razie niewykonania przez dłużnika zobowiązania w umówionym terminie, wierzyciel staje się nieograniczonym, definitywnym właścicielem rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia; wygasa bowiem wówczas jego zobowiązanie do powrotnego przeniesienia własności rzeczy na dłużnika lub staje się on bezwarunkowym właścicielem tej rzeczy". Zarzucił, że skarżący prezentuje pogląd, jakoby umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie miała w wypadku stron ten skutek, że właściciel pierwotny zachowałby prawo do korzystania z rzeczy oraz, że w momencie spłaty wierzytelności, własność prawa niejako automatycznie do niego wracała. Odnosząc się do powyższego, podniósł, iż strony w umowie z dnia 25 października 2013 r. wprost uregulowały w § 4, że "wierzyciel zatrzymuje przewłaszczone prawo w swoim władaniu i jest upoważniony do korzystania z niego w pełnym zakresie przez czas trwania umowy". Jak podkreśla uczestnik, z takiego postanowienia umownego wprost wynika, iż właściciel pierwotny – A. K. od momentu przeniesienia prawa do znaku towarowego w ramach umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, utracił prawo do korzystania z przedmiotu umowy. Jak podał dalej uczestnik - skoro, więc inny podmiot uzyskał prawo do korzystania z przedmiotu umowy w pełnym zakresie zatrzymując je we własnym władaniu, oznacza, że przewłaszczający w żadnym zakresie nie był uprawniony do korzystania z przedmiotu umowy. Ponadto uczestnik podniósł, iż pogląd aby w momencie spłaty długu własność przewłaszczonego prawa powracała do przewłaszczającego bez konieczności zawarcia kolejnej umowy w formie pisemnej jest o tyle chybiony, że stoi w opozycji do bezwzględnego wymogu art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie forma pisemna dla przeniesienia autorskich praw majątkowych wymagana jest ad solemnitatem. W ww. piśmie L. K. zauważył ponadto, że dokonanie przez niego płatności na rzecz "M." Sp. j., jest okolicznością bezsporną. Podkreślił, że taką okolicznością, jest również fakt, że A. K. swojej wierzytelności nie spłacił w żadnej części, a wnioskodawca feruje tezę jakoby wpłata pochodząca od uczestnika stanowiła spłatę długu wnioskodawcy A. K. Uczestnik podkreslił, iż nie dokonał spłaty długu A. K., a przekazane świadczenie nie było spełnieniem świadczenia dłużnika przez osobę trzecią w rozumieniu art. 356 § 2 k.c. Było natomiast spełnieniem świadczenia na poczet uzgodnionej - lecz nie sfinalizowanej - umowy przeniesienia prawa do znaku towarowego przez "M." Sp. j. na rzecz L. K. zbywanego w trybie § 5 umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z 25 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z w a ż y ł, co następuje: skarga jest nieuzasadniona. Organ prawidłowo ocenił zarzuty skarżącego wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "Makaron Śląskiej Babci RODZINNA TRADYCJA" na rzecz L. K. I tak, zarzut oparty na przepisie art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie mógł skutecznie podważyć udzielenia prawa na rzecz L. K. z uwagi na prawidłowo ustalone przez organ skutki umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie zawartej przez wnioskodawcę w dniu 25 października 2013 r. Wskazać należy, że ww. umowa - z jednej strony - pozbawiała wnioskodawcę praw do spornego znaku łącznie z prawem korzystania z niego przez czas trwania umowy (por. § 3 i 4 umowy), z drugiej zaś - w związku z jej § 5 - wierzyciel wnioskodawcy był uprawniony do sprzedaży przewłaszczonego prawa w określonej tam sytuacji. Okoliczność zaś przeniesienia na uprawnionego na ww. podstawie praw do znaku przed jego zgłoszeniem do Urzędu Patentowego w dniu 16 czerwca 2014 r. - wobec dowodów z akt sprawy z kart nr 21 -23 - nie została podważona. Wskazać należy, że interpretacja umowy z dnia 25 października 2013 r. dokonana w skardze jest zdaniem Sądu nieracjonalna. Prowadzi bowiem do absurdalnych skutków. Przy niezastrzeżonym obowiązku osobistej wpłaty przez przewłaszczającego, każda kwota uzyskana przez wierzyciela ze sprzedaży przewłaszczonego prawa na podstawie § 5 musiałaby prowadzić do skutku z § 3 ust. 1 umowy, tj. zwrotnego przeniesienia własności na rzecz przewłaszczającego. Dlatego Sąd podzielił ocenę prawną organu wynikającą w ww. zakresie z zaskarżonej decyzji. W konsekwencji należy stwierdzić, że skarżący w swojej argumentacji powołuje się nie na swoje, ale - na cudze prawo ochronne. Tymczasem zgodnie z art. 164 ust. 2 w przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 1291 ust. 4 lub art. 1321 ust. 1-3, na prawo to może powoływać się jedynie uprawniony z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio. Według skarżącego prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało udzielone również wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. W myśl tego przepisu, nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które zostały zgłoszone w złej wierze w celu uzyskania ochrony. Na gruncie prawa własności przemysłowej przyjmuje się, że zła wiara zgłaszającego obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych. W piśmiennictwie dotyczącym pojęcia złej wiary w odniesieniu do prawa znaków towarowych, prezentowany jest także pogląd zgodnie, z którym pojęcie złej wiary należy doprecyzować i przyjąć, iż dla ustalenia istnienia złej wiary podmiotu ubiegającego się o ochronę znaku towarowego winno dojść do zgłoszenia tego znaku z innych powodów aniżeli chęć posiadania wyłączności jego używania dla własnych towarów, wskutek czego dochodzi do naruszenia cudzych praw podmiotowych (E. Nowińska, M. du Vall, Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, w: Księga Pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, A. Adamczak (red.), Warszawa 2003). Wskazuje się różne formy zjawiskowe zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Przede wszystkim wskazuje się na zgłoszenie cudzego znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez podmiot dysponujący znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2007 r., II GSK 377/06). Jako przypadek zgłoszenia znaku towarowego kwalifikuje się również zgłoszenie danego znaku w celach spekulacyjnych, charakteryzujące się przede wszystkim brakiem zamiaru używania danego znaku przez podmiot go zgłaszający przy jednoczesnym zamiarze uzyskania korzyści od przedsiębiorców zainteresowanych używaniem danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Za zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze uznaje się także takie działanie osoby, która dokonując zgłoszenia ma świadomość, lub z zachowaniem należytej staranności może się dowiedzieć, że narusza w ten sposób cudze prawo - zarówno prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym, jak i wynikające z konkretnego stosunku prawnego zaistniałego pomiędzy zgłaszającym a daną osobą trzecią (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2006 r., VI SA/Wa 428/06). O złej lub dobrej wierze uprawnionego decydować zatem będzie ocena całokształtu okoliczności w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony w Urzędzie Patentowym. W świetle art. 7 k.c., jeżeli ustawa uzależnia powstanie skutków prawnych od dobrej lub złej wiary należy domniemywać istnienie dobrej wiary. Oznacza to, że obowiązek wykazania złej wiary ciąży na wnioskodawcy, który na tej podstawie żąda unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu uznać należy, że Urząd Patentowy zasadnie przyjął, że brak jest podstaw do twierdzenia, iż uprawniony w chwili zgłoszenia spornego znaku towarowego działał w złej wierze rozumianej tak jak to przedstawiono powyżej. W stanie faktycznym niniejszej sprawy nie ma bowiem podstaw do przypisania uprawnionemu nieuczciwych zamiarów w zgłoszeniu ww. znaku. W aktach niniejszej sprawy nie ma ani jednego dowodu, z którego wynikałoby, że takie nieuczciwe zamiary towarzyszyły uprawnionemu przy zgłaszaniu spornego znaku. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że ocena materiału dowodowego w zakresie odnoszącym się do art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. dokonana przez Urząd Patentowy jest zgodna z prawem. Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, a które Sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić. Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2018 r., poz. 1302), orzekł jak w sentencji.