VI SA/Wa 2465/17

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2018 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 października 2017 roku II GSK 713/16 po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Urzędu Patentowego RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 roku, sygn. akt VI SA/Wa 104/15 w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. w C. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2014 roku, nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "[...]", zgłoszony w dniu [...] marca 2003 roku za numerem [...]) uchylił zaskarżony wyrok wydany w I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądził od A. Sp. z o.o. w C. na rzecz Urzędu Patentowego RP 1100 złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia podkreślił, że kwestia braku pierwotnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia "[...]" w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. została prawomocnie rozstrzygnięta w uprzednio wydanych w tej sprawie wyrokach sądów administracyjnych (patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2011 r. sygn. akt II GSK 1033/10 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2012 r.). Tym samym istota niniejszej sprawy koncentruje się wokół dokonanej przez organ oceny używania spornego znaku towarowego w kontekście nabycia wtórnej zdolności odróżniającej tego znaku w świetle zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego. Zdaniem sądu II instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wywiązał się z tego zadania należycie, albowiem co słusznie wykazała skarga kasacyjna, nie zbadał i nie ocenił prawidłowości zaskarżonej decyzji pod kątem nabycia przez zgłoszone oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 130 p.w.p. niesłusznie uznając, że organ dokonał takiej oceny z naruszeniem art. 153 i 170 p.p.s.a. oraz nie wyjaśnił wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy w aspekcie nabycia przez sporne oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Naczelny Sąd Administracyjny zlecił, aby Sąd I instancji ponownie orzekając w sprawie powtórnie ocenił, czy organ zasadnie przyjął, że przedłożone przez A. dowody na nabycie przez zgłoszone oznaczenie słowne "[...]" wtórnej zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 130 p.w.p. nie potwierdzały tego nabycia w dacie zgłoszenia znaku do ochrony - a w konsekwencji, czy organ prawidłowo uznał, że zaistniała wskazana w decyzji przeszkoda do udzielenia prawa ochronnego na sporny znak. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Zgodnie z art. 190 p.p.s.a. Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Mając na uwadze ocenę prawną i wskazania co do dalszego postępowania, zawarte w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji uznał, że Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, że zgłaszająca spółka nie wykazała, aby oznaczenie "[...]" nabyło tzw. wtórną zdolność odróżniającą w rozumieniu art. 130 p.w.p., a zatem brak było podstaw do udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy. Podkreślenia wymaga, że organ stanowisko w powyższym przedmiocie zajął po przeprowadzeniu wszechstronnego postępowania dowodowego oraz po wnikliwej ocenie zebranych dowodów, co znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Nie doszło zatem do naruszenia art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Rozważając, czy oznaczenie "[...]" nabyło tzw. wtórną zdolność odróżniającą organ oparł się na poglądach doktryny oraz orzecznictwie sądowym. Przepis art. 130 p.w.p. znajduje zastosowanie wówczas, gdy znak towarowy pozbawiony pierwotnej zdolności odróżniającej stał się w wyniku jego używania w obrocie nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania musi mieć miejsce przed złożeniem zgłoszenia znaku towarowego. Z tego względu środki dowodowe na okoliczność używania spornego znaku, które zostały przedłożone po dacie zgłoszenia mogą zostać uwzględnione jedynie w przypadku, gdy pozwalają one na wyciągnięcie wniosków w zakresie używania znaku towarowego w postaci, w której występuje on w dacie zgłoszenia. W niniejszej sprawie strona skarżąca powinna była przedstawić dowody na długotrwałe i intensywne używanie przez nią oznaczenia słownego "[...]" przed dniem 5 marca 2003 roku, będącym dniem zgłoszenia spornego znaku celem udzielenia prawa ochronnego. Sąd w całości podzielił stanowisko organu, że materiały złożone przez stronę skarżącą nie wskazują jednoznacznie, że mamy do czynienia z oznaczeniem słownym, będącym przedmiotem zgłoszenia albowiem przedstawiają jego używanie razem z innymi elementami znaku słowno-graficznego odpowiadającego etykiecie używanej na wydawanych czasopismach czy broszurach. Samo używanie oznaczenia jako części innego znaku towarowego, w świetle orzecznictwa ETS i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 roku, sygn.. akt II GSK 2313/15 nie wystarcza do przyjęcia, że ta część uzyskuje wskutek takiego używania wtórną zdolność odróżniającą jako samodzielny znak towarowy. Warunkiem uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej przez znak stanowiący część innego używanego znaku jest rozpoznawanie tego znaku (części) jako samodzielnego znaku towarowego, identyfikującego towary pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. W świetle powyższego poglądu dokonaną przez Urząd patentowy RP ocenę przedłożonych przez stronę badań i opinii sporządzonych dla W. w styczniu i w lutym 2003 roku oraz sondaży z kwietnia 2001 roku i ze stycznia 2003 roku należy uznać za prawidłową. Nie wykazują one asocjacji wśród odbiorców pomiędzy przedmiotowym zgłoszeniem, a stroną poza tym nie dowodzą, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega samo słowne oznaczenie "[...]", jako wskazujące na pochodzenie publikowanego przez ten podmiot wydawnictwa. Wyniki badań opinii publicznej CROSS WORDS odnosiły się do znajomości okazywanej badanym karty wydawnictwa, a dane o wielkości sprzedaży towaru oznaczonego znakiem słowno-graficznym nie przemawiają za tym, że dane wydawnictwo kojarzy się konsumentom z konkretnym przedsiębiorcą z wyłączeniem innych. Analogiczna sytuacja przedstawia się z dołączonymi przez stronę materiałami w postaci informacji o nakładzie sprzedaży oraz rankingu wśród pism krzyżówkowych z firm R. S. A. i K. S. A. w latach 2000-2003, zestawieniami nakładów liczbowej serii miesięczników, m. in. "[...]" za lata 1994-2005 wydawanej przez stronę skarżącą jako załącznik do pism z dnia 27 lutego 2006 roku oraz zestawieniami nakładów w latach 1994-2007, 1994-2003, wykazanymi wydatkami na reklamę w latach 1997-2007 i 1997-2003. Powyższe materiały, jak trafnie podniósł organ, nie przesądzają z jakim oznaczeniem mamy do czynienia, czy ze znakiem słownym czy słowno-graficznym. Podobnie taką samą ocenę należy odnieść do materiałów dołączonych przez stronę do pisma z dnia 28 sierpnia 2012 roku, tj. oświadczenia dotyczącego wielkości nakładu czasopism T. za okres 1994-2010 oraz wielkości wydatków poniesionych na reklamę za okres 1997-2010. Sąd podzielił również ocenę organu dotyczącą faktur z lat 1995-2005. Nie wynika z nich bezspornie, że dotyczą one oznaczenia słownego "[...]", użytego jako znak towarowy. Kolejne faktury nie wykazują powiązań ze zgłoszonym znakiem (np. faktura z 16 lutego 2009 roku). Należy zgodzić się również z Urzędem Patentowym RP, że niektóre z materiałów, załączonych przez stronę pochodzą z lat na długo po dacie zgłoszenia przedmiotowego znaku do Urzędu Patentowego, a więc nie nadają się do wykazania wtórnej zdolności odróżniającej, albowiem nie potwierdzają nabycia tej zdolności w dacie zgłoszenia znaku celem uzyskania ochrony (załączniki nr 9, 10, 11 i 13 do pisma z 28 września 2012 roku, a także pisma datowane na rok 2004 od spółki R. S. A.). Sąd podzielił stanowisko organu dotyczące materiałów dołączonych do pisma skarżącej z dnia 10 października 2007 roku, tj. zbioru okładek wydawnictw krzyżówkowych z lat 1983-2006. Nie potwierdzają one nabycia przez oznaczenie "[...]" wtórnej zdolności odróżniającej, albowiem wynika z nich, że wiele podmiotów na przestrzeni lat 1983-2002 używało określenia "krzyżówki panoramiczne" jako określenie informacyjne krzyżówek zamieszczonych w tych czasopismach. Niekiedy również w czasopismach tych znajdował się również graficzny diagram, przedstawiający zawartość – krzyżówki panoramiczne. Zdaniem Sądu, nadesłany przez stronę przy piśmie z dnia 11 września 2008 roku komplet numerycznej serii wydawniczej A. Sp. z o.o. odnośnie znaków towarowych 100, 200, 300, 400, 500 i 1000 panoramicznych, tak jak to uznał Urząd patentowy RP nie świadczy o nabyciu przez znak "[...]" wtórnej zdolności odróżniającej, gdyż materiały te odnoszą się do znaków słowno-graficznych oraz pochodzą z 2008 roku, a więc kilka lat po zgłoszeniu spornego oznaczenia. Przedstawione przez stronę zestawienie okładek czasopism ukazujących się od kwietnia 1994 roku do roku 2009 w ramach serii numerycznej, wydawanych przez skarżącą nie wskazuje na użycie oznaczenia słownego "[...]", ale znaków słowno-graficznych. Okładki te posiadają charakterystyczną grafikę. Obok fantazyjnego napisu wyrażenia "[...]" znajduje się również tam głowa modelki. W tym stanie rzeczy, jak to trafnie podał organ okładki te nie dowodzą, że właściwa część społeczeństwa postrzegała w dacie zgłoszenia znak przedstawiony samodzielnie, w oderwaniu od towarzyszących mu elementów słownych i graficznych. Kolejny materiał, tj. okładka czasopisma "[...]" z roku 2001/2002 oraz ta sama okładka trzymana w ręku przez kobietę nie dowodzi wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia, gdyż odnosi się do oznaczenia słowno-graficznego. Analogicznie następne fotografie uczestników programu "[...]" mają nikłą wartość dowodową, albowiem nie posiadają żadnej daty wskazującej na to, że materiał ten pochodzi z okresu przed dokonaniem zgłoszenia. Poza tym na wszystkich fotografiach widnieje oznaczenie słowno-graficzne "[...]". Słusznie Urząd Patentowy UP uznał, że nie mogą być one brane pod uwagę do wykazania wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia. Należy zgodzić się z organem, że postanowienie sądowe z dnia [...] grudnia 1994 roku o wpisie "[...]" do rejestru tytułu prasowego nie świadczy samo przez się, o tym, że oznaczenie to na skutek powyższego wpisu uzyskało zdolność odróżniająca jako znak towarowy. Muszą być bowiem spełnione inne wymagania, przewidziane w ustawie Prawo własności przemysłowej. Podobnie okoliczność, że oznaczenie "[...]" zarejestrowane jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych, co potwierdza wyciąg z Biblioteki Narodowej, nie zwalnia oznaczenia od spełnienia wymagań dla znaków towarowych, określonych w Prawie własności przemysłowej. Urząd Patentowy RP dokonał również prawidłowej oceny materiału w postaci dwóch filmów nagranych na urządzenie USB. Należy zgodzić się ze stanowiskiem organu, że dowody te nie dotyczą przedmiotowego znaku towarowego, stanowią bowiem reklamę m. in. oznaczeń słowno-graficznych [...]. Odnosząc się do materiałów jako załącznika do pisma z dnia 3 stycznia 2011 roku – załącznik nr 6 pisma z dnia 28 września 2012 roku Sąd stwierdza, że przedstawione fotografie nie posiadają daty, stąd nie jest wiadomo z jakiego okresu pochodzą, poza tym podobnie jak inne reklamy dotyczą znaków słowno-graficznych [...]. Kolejne dowody złożone przez stronę skarżącą, tj. opinia specjalistyczna w zakresie szaradziarstwa podpisana przez p. B. P. i p. A. P. z dnia [...] października 2001 roku, wyciągi z pisma "vademecum szaradzisty" autorstwa tych samych osób, ekspertyza szaradziarsko-specjalistyczna z dnia [...] października 2001 roku sporządzona przez R. O. nie potwierdzają nabycia oznaczenia "[...]" wtórnej zdolności odróżniającej. W przeważającej części materiały te dotyczą określenia "panoramiczne", które odbiorcy czasopism szaradziarskich kojarzą się z krzyżówkami poprzez reakcję umysłu. Nadesłane przez stronę wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie oznaczeń cyfrowych 100, 101, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 500, 555, 600, 700, 800, 900, 1000, 1001 są tu bez znaczenia dla niniejszej sprawy, gdyż sporny znak jest oznaczeniem składającym się z dwóch członów, natomiast znaki cyfrowe, w tym m. in. znak "[...]" są znakami o zupełnie innym znaczeniu i przesłaniu. Trafnie również organ uznał, że pozostałe, złożone przez stronę wyroki Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego nie mają powiązania ze zgłoszonym znakiem "[...]" i nie mogą stanowić dowodów na nabycie przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej. Nadesłany przez skarżącą "[...]" bez list przewodnich dotyczący zdobycia tytułu [...] świadczy, że wszystkie czasopisma zgłaszającego cieszą się wysoką renomą i rozpoznawalnością na rynku. Jednakże powyższe okoliczności nie przemawiają za tym, że samoistne oznaczenie słowne "[...]" wykazuje taką zdolność. Reasumując Sąd doszedł do przekonania, że po wnikliwej i obszernej ocenie materiału dowodowego Urząd Patentowy RP prawidłowo uznał, że przedstawione przez stronę środki dowodowe w żaden sposób nie uzasadniają tezy, że znaczna część osób identyfikuje towary oznaczone słownym znakiem "[...]" z wydawnictwem T. Stąd też ostateczną konkluzją organu o braku nabycia przez w/w znak wtórnej zdolności odróżniającej zasługuje na aprobatę Sądu. Z tych wszystkich względów skargę w niniejszej sprawie należało oddalić na podstawie art. 151 p.p.s.a.