VI SA/Wa 2553/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędziowie Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) Protokolant ref. staż. Monika Piotrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi R. L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia w części prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] września 2009 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego R. L. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] października 2010 r., znak: [...] na podstawie art. 245 ust. 1 i art. 248 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej "p.w.p.") po rozpoznaniu wniosku z dnia [...] listopada 2009 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] września 2009 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny BUDOMAL zgłoszony dnia 16 grudnia 2002 r. przez firmę B. z siedzibą w L. za numerem Z - [...] postanowił: - utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję w części dotyczącej usług z klasy 37, tj. usług termomodernizacyjnych, montażu stolarki budowlanej, instalowania i naprawy wind, - uchylić zaskarżoną decyzję w części dotyczącej: usług budownictwa drogowego i infrastruktury drogowej, układania krawężników, trotuarów, nawierzchni parkingów oraz usług w zakresie aranżacji i dekoracji wnętrz, - po uprawomocnieniu niniejszej decyzji udzielić prawo ochronne w pozostałej części dla następujących usług zawartych w klasie 37 i 42: usług budownictwa drogowego i infrastruktury drogowej, układania krawężników, trotuarów, nawierzchni parkingów, usług w zakresie aranżacji i dekoracji wnętrz. Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy: R. L. prowadzący działalność gospodarczą B. w dniu [...] stycznia 2002 r. złożył wniosek o udzielenie prawa ochronnego na słowno - graficzny znak towarowy BUDOMAL o numerze Z-[...], przeznaczony do oznaczania usług: "usługi budowlane, remontowo-budowlane, instalacyjne, kanalizacyjne, termomodernizacyjne i wykończeniowe, montaż stolarki budowlanej, instalowanie i naprawy wind, usługi budownictwa drogowego i infrastruktury drogowej, układanie krawężników, trotuarów, nawierzchni parkingów" w klasie 37 i "usługi aranżacji i dekoracji wnętrz" w klasie 42. Następnie pismem z dnia 22 listopada 2006 r. R. L. sprecyzował wykaz usług, które miałyby być objęte zgłoszonym prawem ochronnym. I tak BUDOMAL miałby dotyczyć usług: "usługi termomodernizacyjne, montaż stolarki budowlanej, instalowanie i naprawy wind, usługi budownictwa drogowego i infrastruktury drogowej, układanie krawężników, trotuarów, nawierzchni parkingów" w klasie 37 i "usługi aranżacji i dekoracji wnętrz" w klasie 42. W toku postępowania Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej nazywany "UP") stwierdził, że zgłoszony znak podobny jest do zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia [...] maja 2002 r. na rzecz "B" S, S., Z. Spółka Jawna z siedzibą w K. słownego znaku towarowego BUDOMAL o numerze R-[...], przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 37: "usługi budowlane, remontowe i instalacyjne odnoszące się do: budynków, hal fabrycznych, masztów i wież stalowych oraz kominów betonowych i stalowych, usługi: murarskie, malarskie, dekarskie, montaże rusztowań, rozbiórki budynków, czyszczenie powierzchni zewnętrznych budynków, izolowanie cieplne i wodochronne budynków" oraz w klasie 42: "projektowanie techniczne: budynków, budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych, projektowanie instalacji: cieplnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne: budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych". Pismem z dnia [...] stycznia 2009 r. UP powiadomił zgłaszającego o stwierdzonej kolizji. W piśmie z dnia [...] lutego 2009 r. zgłaszający nie podzielił stanowiska UP, wskazując, na różnice w warstwie graficznej przeciwstawionych znaków oraz w wykazie usług. Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] września 2009 r., znak [...], na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy BUDOMAL. Uznał, że zarejestrowanie na rzecz B. (nazywanego dalej "skarżącym") znaku towarowego BUDOMAL jest niedopuszczalne, gdyż znak jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego może wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, to jest że pochodzą od tego samego podmiotu. Organ przyjął, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę danego towaru podmiotowi ze względu na nałożony nań znak. Wprowadzenie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń, który to przypadek zachodził w odniesieniu do przeciwstawionych sobie znaków. Urząd Patentowy uznał, że zarejestrowany znak i znak zgłoszony są oznaczeniami identycznymi. W obu występuje słowo "budomal" mogące wskazywać na powiązania między uprawnionymi. Grafice znaku zgłoszonego nie przypisano wielkiego znaczenia wskutek wystąpienia identycznej warstwy słownej. Organ zauważył, że grafiką jest tylko czcionka przedmiotowego znaku. Oba znaki przeznaczono dla oznaczania podobnych usług związanych z budownictwem. Urząd Patentowy podkreślił, że usługi rodzajowo podobne są świadczone w tych samych punktach dla przeciętnego nabywcy, a nie tylko fachowca z danej branży. Nabywający usługę na ogół nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie, albowiem chodzi przecież o ocenę pewnego wrażenia, jakie znak wywiera na kupującym. Dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń, gdyż nabywca kieruje się przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia z pominięciem drobnych rozbieżności. Organ zauważył, że skarżący nie przedstawił żadnych dowodów, że obaj uprawnieni ze znaków prowadzą działalność gospodarczą od początku lat 90 - tych ubiegłego wieku, są rozpoznawalni na rynku i nie są ze sobą myleni. W tym stanie rzeczy, przyznanie prawa ochronnego mogłoby skutkować konfliktem interesów oraz budzić niepotrzebne wątpliwości. Pismem z dnia [...] listopada 2009 r. skarżący złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez UP. W uzasadnieniu wniosku skarżący przyznał, że znaki przeciwstawione przez UP są podobne w płaszczyźnie słownej, jednak nie można mówić o podobieństwie, którego skutkiem będzie naruszenie art. 120 ust. 1 p.w.p. p.w postaci braku możliwości odróżnienia przedsiębiorstwa skarżącego od przedsiębiorstwa B. z siedzibą w K. Znak przedsiębiorstwa B. z siedzibą w K. jest znakiem słownym, natomiast znak Z-[...] utworzony jest przez oryginalną grafikę, którą stanowi finezyjne opracowanie poszczególnych liter. W opinii skarżącego, w wypadku zgłaszanego znaku nie można mówić o podobieństwie także dlatego, że za podobne mogą zostać uznane tylko niektóre z tworzących znak symboli, na przykład drugi od lewej strony symbol może zostać uznany za literę "U", a czwarty za "O". Skarżący zaznaczył, że w toku postępowania nie wskazywał, jak znak powinien być interpretowany i odczytywany. Znak towarowy zgłoszony pod numerem Z-[...] może zostać odczytany także jako 3 UDOM A L lub 3 UDOMAL. Wówczas, biorąc pod uwagę graficzną płaszczyznę tego oznaczenia oba znaki należy uznać za całkowicie odmienne, a ich jednoczesna obecność na rynku nie stwarza zagrożenia wprowadzenia potencjalnych odbiorców w błąd. Skarżący podkreślił, że rynek usług budowlanych jest rynkiem specyficznym, związanym ze znacznymi nakładami finansowymi i czasowymi na realizacje inwestycji, a podejmowanie decyzji o wyborze kontrahenta nie następuje pod wpływem impulsu spowodowanego wrażeniem wywołanym przez znak towarowy. W związku z tym nie ma możliwości, aby znaki przeciwstawiane sobie przez UP uznane zostały za podobne. Podkreślił, że istotne są także procedury, według jakich potencjalny zleceniodawca dokonuje wyboru wykonawcy. Przetarg na wykonanie usług budowlanych związany jest z przedstawieniem komisji przetargowej dokumentacji, w skład której wchodzi nie tylko dokumentacja oznaczana znakami towarowymi odpowiednich przedsiębiorstw, ale także referencje i opinie podmiotów, na rzecz których wcześniej świadczone były usługi. Nabywca usług dokonuje zatem wyborów w sposób świadomy i przemyślany. Dodatkowo, w wypadku usług z zakresu budownictwa za przeciętnego nabywcę usług należy uważać fachowca lub eksperta - specjalistę działającego w imieniu inwestora. Ponadto podkreślił, że w utrwalonym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciętny odbiorca to odbiorca świadomy, dobrze poinformowany, a nie nieuważny, czy bezmyślny. Wobec tego nie można mówić o możliwości wprowadzenia w błąd potencjalnych nabywców, która jest skutkiem podobieństwa znaków Z-[...] i R-[...]. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, Urząd Patentowy wydał decyzję w dniu [...] października 2010 r. W uzasadnieniu UP, odwołując się do treści art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., podał, że przeciwstawione znaki wykazują bardzo duże podobieństwo chociażby przez zbieżny element "budomal". Zasadniczym, a zarazem identycznym i jedynym elementem występującym w obu znakach jest właśnie słowo "budomal", na które potencjalny odbiorca zwróci uwagę. Przedmiotem postępowania jest znak słowno - graficzny, posiadający grafikę, gdzie słowo "budomal" jest słownym znakiem towarowym uprawnionego z rejestracji. Stąd też potencjalny nabywca może mieć przeświadczenie o wspólnym źródle pochodzenia usług oznaczanych takimi znakami, a także, że znak zgłoszony jest graficzną odmianą słownego znaku zarejestrowanego i pochodzi od tego samego usługodawcy, jako kolejny (tym razem graficzny) ze znaków tzw. "rodziny, grupy budomal" lub że pomiędzy firmami istnieją powiązania prawne, a takich zgłaszający nie wykazał. Urząd Patentowy zauważył, że istotą funkcji znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia oznaczanych usług. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia usług jest rezultatem podobieństwa usług i podobieństwa oznaczeń. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy jedynie, że istnieje taka możliwość. Przy ustalaniu podobieństwa usług bierze się również pod uwagę rodzaj usług, ich przeznaczenie, warunki ich świadczenia. W ocenie UP, bezsporny w sprawie pozostawał fakt jednorodzajowości usług, do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki, albowiem znaki służą do oznaczania usług budowlanych. Uprawniony z rejestracji R-[...] świadczy wszelkiego rodzaju usługi budowlane, remontowe i instalacyjne w zakresie budynków, hal fabrycznych, masztów, wież oraz kominów, zaś zgłaszający, zawężając usługi budowlane do usług termomodernizacyjnych, montażu stolarki budowlanej, instalowania i naprawy wind, również świadczy usługi tego samego rodzaju (budowlane). Usługi te są komplementarne w odniesieniu do usług ogólnobudowlanych. Przy ocenie ich jednorodzajowości należy brać pod uwagę ich naturę, właściwości, krąg odbiorców, dla których są świadczone oraz warunki w jakich są oferowane nabywcom. Kierując się tymi wskazówkami, UP stwierdził, że powiązanie usług, do oznaczania których przeznaczone są porównywalne znaki jest bezsporne. Zarówno przez uprawnionego, jak i zgłaszającego świadczone są usługi w zakresie budownictwa, a więc usługi te są usługami tego samego rodzaju. Ten fakt jest więc wystarczającą przesłanką braku zdolności rejestrowej znaków podobnych. Przeciwstawione znaki są w bardzo wysokim stopniu podobne i przeznaczone zostały do oznaczania jednorodzajowych usług. W związku z tym istnieje bardzo wysoki stopień wprowadzenia odbiorców w błąd co do ich pochodzenia. Istnieje zatem poważne niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia usług, które jest rezultatem ich podobieństwa i podobieństwa oznaczeń. Pismem z dnia [...] listopada 2010 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję UP z dnia [...] października 2010 r. w przedmiocie częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy BUDOMAL, wnosząc o jej uchylenie. Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucił naruszenie: - art. 7 k.p.a. poprzez nie podjęcie należytych kroków zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, zwłaszcza w zakresie określenia właściwego charakteru usług instalowania i naprawy wind, usług termomodernizacyjnych oraz montażu stolarki budowlanej, - art. 8 k.p.a. poprzez wynikające z nienależytego przeanalizowania wszystkich okoliczności sprawy podważenie zaufania obywatela do działań organu administracji publicznej, - art. 77 k.p.a. poprzez niewyczerpujące zebranie materiału dowodowego i wynikające z tego faktu oparcie decyzji jedynie na części materiału dowodowego. W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że UP nie ustosunkował się merytorycznie do wszystkich okoliczności podniesionych przez stronę w odpowiedzi na zawiadomienie o przeszkodach co do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy BUDOMAL Z-[...]. Skarżący podkreślił, że UP nie odniósł się merytorycznie do argumentacji dotyczącej mnogości oznaczeń zawierających określenia BUD lub BUDO, ani do przywołanego przez skarżącego sporu pomiędzy oznaczeniami A SIO! R-[...] (słownego) oraz SIO R-[...], stwierdzając jedynie, iż sprawa zgłoszenia każdego znaku traktowana jest indywidualnie. Zdaniem skarżącego, UP nie wyjaśnił także charakteru przeciwstawianego znaku, który według udostępnianych przez UP za pośrednictwem Internetu danych jest słowny lub słowno-graficzny. Od decyzji odmownej złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wskutek którego UP częściowo uwzględnił argumenty skarżącego, wydając decyzję odmowną odnośnie udzielenia prawa ochronnego na znak BUDOMAL Z[...] w klasie 37 dla usług instalowania i naprawy wind, usług termomodernizacyjnych oraz montażu stolarki budowlanej. Zdaniem skarżącego, UP nie wziął pod uwagę istotnych faktów dotyczących zwłaszcza usług instalowania i naprawy wind. Są to usługi nietypowe, wymagające nie tylko wyspecjalizowanego sprzętu, ale także wymaganych prawem zezwoleń i uprawnień dla personelu. Serwisowanie wind a także późniejszy dozór nie jest więc usługą która może być wykonywana przez dowolny podmiot, a klasyfikowanie jej jako usługi remontowo - budowlanej jest błędne. Montaż lub konserwacja wind i dźwigów może wiązać się niekiedy z koniecznością przeprowadzenia prac typowo budowlanych, jednak sama konserwacja lub montaż urządzeń dźwigowych za tego rodzaju pracę nie może być uznawana. Specyfika tego rodzaju usług, ryzyko oraz odpowiedzialność osób je wykonujących jest całkowicie odmienna od tych ponoszonych przez przedsiębiorców świadczących usługi ogólnobudowlane. Świadczy o tym między innymi konieczność okresowych przeglądów i napraw konserwacyjnych zatwierdzanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Dodatkową przesłanką przemawiającą za tym, iż znak BUDOMAL Z-[...] może być zarejestrowany dla wszystkich zakwestionowanych przez UP usług jest stanowisko samego Urzędu przedstawione w decyzji z dnia [...] października 2010 r. W jej uzasadnieniu UP stwierdził, iż przy ocenie jednorodzajowości (usług) należy brać ich naturę, właściwości, krąg odbiorców, dla których są świadczone oraz warunki w jakich są oferowane nabywcom. Dodatkowo w wypadku usług z zakresu budownictwa za przeciętnego nabywcę usług należy uważać fachowca lub eksperta-specjalistę działającego w imieniu inwestora. Dodatkowo w utrwalonym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciętny odbiorca to odbiorca świadomy, dobrze poinformowany, a nie - nieuważny, czy bezmyślny. Budowa domu, jego remont, docieplenie ścian albo montaż windy lub dźwigu związane są ze stosunkowo wysokim poziomem kosztów, przed których poniesieniem każda osoba dokładnie sprawdza kogo i do jakich prac zatrudnia. W związku z powyższym nie można mówić o możliwości wprowadzenia w błąd potencjalnych nabywców, która jest skutkiem podobieństwa znaków Z- [...] i R-[...]. W odpowiedzi na skargę UP wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko przedstawione w zaskarżonej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji. Ponadto, zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a.") Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Zdaniem Sądu, skarga zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja narusza prawo w stopniu mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. Należy podkreślić, że UP wydając zaskarżoną decyzję był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy, z mocy art. 244 ust. 11 p.w.p. Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza, że UP jest obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art. 8 k.p.a.). Z zasady tej wynika przede wszystkim wymóg praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej, co jest zasadniczą treścią zasady praworządności. Tylko postępowanie odpowiadające takim wymogom i decyzje wydane w wyniku postępowania tak ukształtowanego mogą wzbudzać zaufanie obywateli do organów administracji publicznej, nawet wtedy, gdy decyzje administracyjne nie uwzględniają jej żądań. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 grudnia 1984 r., sygn. akt III SA 729/84 (ONSA 1984, nr 2 poz. 117) podkreślił, że w celu realizacji tej zasady konieczne jest przede wszystkim ścisłe przestrzeganie prawa, zwłaszcza w zakresie dokładnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, konkretnego ustosunkowania się do żądań i twierdzeń strony (...). Organ administracji jest ponadto obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić cały materiał dowodowy (art. 7, 77 i 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w przepisach art. 107 § 3 k.p.a. W rozpoznawanej sprawie zaskarżona decyzja nie spełnia omówionych wyżej kryteriów. Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Urząd Patentowy w oparciu o ten przepis odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "BUDOMAL" w części dotyczącej usług z klasy 37, tj. usług termomodernizacyjnych, montażu stolarki budowlanej, instalowania i napraw wind, wskazując na jego podobieństwo do znaku towarowego słownego "BUDOMAL" zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem od dnia [...] maja 2002 r. pod numerem R-[...] na rzecz "B" S., S., Z. Spółka jawna z siedzibą w K., przeznaczonego do oznaczenia usług w klasie 37: usługi budowlane, remontowe i instalacyjne odnoszące się do: budynków, hal fabrycznych, masztów i wież stalowych oraz kominów betonowych i stalowych, usługi: murarskie, malarskie, dekarskie, montaże rusztowań, rozbiórki budynków, czyszczenie powierzchni zewnętrznych budynków, izolowanie cieplne i wodochronne budynków; usług z klasy 42: projektowanie techniczne: budynków, budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych, projektowanie instalacji: cieplnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne: budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych. Organ powołał się na jednorodzajowość usług w klasie 37 do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki, co stwarza ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. są następujące: - istnienie prawa ochronnego na znak towarowy lub zgłoszenia możliwość celu uzyskania prawa ochronnego możliwość wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby (przy czym w wypadku zgłoszenia – pod warunkiem udzielenia prawa ochronnego); - zgłoszenie identycznego lub podobnego znaku towarowego do znaku już zarejestrowanego lub już zgłoszonego korzystają możliwość prawa pierwszeństwa; - obydwa znaki (już zarejestrowany/już zgłoszony możliwość identyczny lub podobny do niego znak) dotyczą takich samych (identycznych) lub podobnych towarów; - istnieje możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, możliwość szczególności skojarzenia przez odbiorców znaku późniejszego ze znakiem wcześniejszym. Prawdopodobieństwo możliwości wprowadzenia w błąd należy interpretować zgodnie z pkt 11 preambuły Dyrektywy 2008/95/WE: "prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powodować skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym możliwość oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, powinno stanowić szczególny warunek dla takiej ochrony" (Prawo własności przemysłowej, Komentarz, pod red. dr. Piotra Kostańskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, str. 710 – 711). Odnosząc powyższe zalecenia do rozpatrywanej sprawy należy wskazać na lakoniczność uzasadnienia zaskarżonej decyzji, które w świetle wymagań przepisów postępowania administracyjnego, w tym art. 107 § 3 k.p.a., Sąd uznał za nieprawidłowe. Należy zauważyć, że decyzją z dnia [...] września 2009 r. organ odmówił udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak. Następnie zaskarżonym rozstrzygnięciem zmienił w części poprzednią decyzję. Zmiana stanowiska UP nie znalazła w zasadzie odzwierciedlenia w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Wykluczając możliwość udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy służący do oznaczania usług budowlanych: termomodernizacyjnych, montażu stolarki budowlanej, instalowania i napraw wind UP ograniczył się jedynie do ogólnego stwierdzenia, iż sporne oznaczenia zostały przeznaczone do jednorodzajowych usług. Mając na uwadze zakres przedmiotowy usług z klasy 37 nie sposób podzielić stanowiska organu. Uprawniony z rejestracji znaku R-[...] uzyskał ochronę na usługi budowlane, remontowe i instalacyjne w zakresie budynków, hal fabrycznych, masztów wież oraz kominów betonowych i stalowych, na usługi murarskie, malarskie, dekarskie, montaże rusztowań, rozbiórki budynków, czyszczenie powierzchni zewnętrznych, izolowanie cieplne i wodoochronne budynków. Tymczasem żądanie skarżącego ochrony w zakresie usług z klasy 37 sprowadza się do usług termomodernizacyjnych, montażu stolarki budowlanej, instalowania i naprawy wind, usług budownictwa infrastruktury drogowej, układania krawężników, trotuarów, nawierzchni parkingów. Zakres usług został wyraźnie wskazany przez skarżącego w załączniku do pisma z dnia [...] listopada 2006 r. Są to usługi należące do wspólnej kategorii usług budowlanych, ale, jak sam przyznał UP, usługi różne rodzajowo, komplementarne w odniesieniu do usług ogólnobudowlanych. Co do części usług, objętych klasą 37: usług budownictwa drogowego, i infrastruktury drogowej, układania krawężników, trotuarów, nawierzchni parkingów UP nie miał wątpliwości, iż nie są ani identyczne, ani podobne do usług objętych ochroną przeciwstawionego znaku, mimo że należą także do usług budowlanych w szerokim tego pojęcia znaczeniu i klasyfikowane są również w klasie 37. Według uregulowań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), w tym m.in. art. 1, art. 3 pkt 1, 3. 3a ustawa normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, przez które należy rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. Jako budowlę ustawa definiuje każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe (obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego), lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. W tej sytuacji powstała także wątpliwość czy pozostałe usługi objęte omawianym znakiem, zaklasyfikowane do klasy 37: usługi termomodernizacyjne, montaż stolarki budowlanej, instalowanie i naprawy wind są podobne do usług świadczonych przez uprawnionego z rejestracji znaku R-[...] Kwestia ta pozostaje zasadna, biorąc pod uwagę stanowisko skarżącego przedstawione w piśmie z dnia [...] lutego 2009 r. zatytułowanym "Odpowiedź na stanowisko Urzędu Patentowego RP w sprawie podobieństwa znaków BUDOMAL Z-[...]. W piśmie tym skarżący wskazywał na różnice dotyczące świadczonych przez strony usług budowlanych, wyjaśniając na czym polega usługa w zakresie izolowania cieplnego i wodochronnego budynków (świadczona przez uprawnionego ze znaku R-[...]), a na czym polega usługa termomodernizacji wskazana w zgłoszeniu strony skarżącej. Organ, dokonując porównania usług odnośnie ich podobieństwa, nie odniósł się do wyjaśnień strony zawartych w piśmie z dnia [...] listopada 2006 r., w którym skarżący podał, że usługi termomodernizacyjne budynku odnoszą się do przedsięwzięcia polegającego na działaniach technicznych, mających na celu uzyskanie oszczędności energii, a w szczególności zmniejszenie zużycia ciepła do ogrzewania w istniejącym budynku i strat w przesyłce ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej oraz efektywniejsze wytwarzanie ciepła w lokalnym źródle ciepła. Usługi termomodernizacyjne budynków nie pozostają z izolowaniem cieplnym i wodochronnym budynków, które to prace budowlane wykonywane są w trakcie budowy nowych obiektów. Urząd Patentowy w dalszej kolejności lakonicznie odniósł się do ewentualnego podobieństwa zgłoszonych przez skarżącego usług: montażu stolarki budowlanej, instalowania i naprawy wind, uznając je za komplementarne do usług objętych przeciwstawionym znakiem. Nie przeprowadził w tym zakresie pogłębionej analizy ewentualnego podobieństwa usług, zwłaszcza że skarżący podnosi, iż usługi instalowania i naprawy wind specjalistycznymi usługami, wymagającymi nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale i zezwoleń oraz uprawnień dla personelu. Organ, powołując się na jednorodzajowość usług świadczonych przez strony, która w jego ocenie, wykluczała udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej usług z klasy 37, zobowiązany był wykazać rzeczywiste podobieństwo usług. Organ nie dokonał wymaganej analizy. UP stwierdził, że zgłoszony znak towarowy "BUDOMAL" jest znakiem słowno-graficznym, gdzie słowo "budomal" jest słownym znakiem towarowym uprawnionego z rejestracji, co może wywołać u potencjalnego nabywcy przeświadczenie o wspólnym źródle pochodzenia usług oznaczonych takimi znakami. Powołując się na tę cechę UP nie wskazał jednak innych podobieństw, które uniemożliwiałyby rejestrację spornego znaku towarowego. Tymczasem, dla potencjalnego odbiorcy usług decydujące znaczenie mają właśnie zbieżne elementy, gdyż przeciętny odbiorca zazwyczaj nie analizuje szczegółowo elementów znaku, lecz odbiera znak na podstawie ogólnego wrażenia. Zatem, obowiązkiem organu, który powołuje się na podobieństwo znaków jest wykazanie faktycznego istnienia takiego podobieństwa poprzez porównanie znaków i wskazanie wszystkich cech wspólnych, gdyż zainteresowany usługą (odbiorca) może być wprowadzony w błąd wówczas, gdy w porównywanym znaku dominują cechy wspólne ze znakiem zarejestrowanym. Podkreślić w tym miejscu należy, że pierwszoplanową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia znaku/usługi, czyli funkcja odróżniania. Znak wskazuje, że usługa pochodzi z przedsiębiorstwa osoby używającej tego znaku albo z innych przedsiębiorstw związanych z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie. Ten sam znak, czy też znak doń podobny, nie może być więc zarejestrowany na rzecz innej osoby dla takich samych usług, czy dla podobnych rodzajowo usług, jeżeli spowodowałoby to niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług. Niebezpieczeństwo pomyłek jest niebezpieczeństwem dla odbiorców, a to oznacza, że jego ocena w decydującej mierze zależy od tego, jak znaki oddziałują na przeciętnego konsumenta towarów lub usług danego rodzaju. Urząd Patentowy, uznając, że porównywane, bardzo podobne znaki towarowe służą do oznaczenia usług jednorodzajowych z klasy 37: usług termomodernizacyjnych, montażu stolarki budowlanej, instalowania i napraw wind, zasadnie przyjął, że przy ocenie tak określonych usług należy brać pod uwagę naturę usług, właściwości, krąg odbiorców, dla których są one świadczone oraz warunki, w jakich są one oferowane nabywcom. Nie można zapomnieć, że oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się zawsze z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy (tak NSA w wyroku z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt II GSK 533/09). Sąd ten stwierdził, że "Model przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości to osoba należycie, dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna. Warto wskazać, iż w orzeczeniu z dnia 22 czerwca 1999 r., C - 342/97 Lloyd/Klijsen, jak również w orzeczeniu z dnia 16 lipca 1998 r., C - 210/96 Gut Springenheide i Tusky ETS podał, iż dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji przeciętny konsument określonego rodzaju dóbr jest postrzegany jako osoba należycie dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna, przy czym poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług.". W rozpatrywanej sprawie UP nie rozstrzygnął kwestii kręgu odbiorców, do których skarżący kieruje swoje usługi. Nie rozstrzygnął również kwestii sposobu oferowania usług, na który to sposób zwrócił uwagę skarżący w wymienionym już piśmie z dnia [...] lutego 2009 r. Usługi oferowane przez skarżącego związane są z dużymi nakładami finansowymi ze strony podmiotów zainteresowanych ich przyjęciem, nie są więc podejmowane pod wpływem impulsu spowodowanego wrażeniem wywołanym przez znak towarowy. Ogłoszenia skarżącego rozpatrywane są przez fachowców lub ekspertów – specjalistów działających w imieniu inwestora (v. argumenty skarżącego podniesione w piśmie z dnia [...] lutego 2009 r., powtórzone we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia [...] listopada 2009 r., do których UP nie odniósł się w zaskarżonej decyzji). Przy ocenie wniosku skarżącego pod kątem możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na podobieństwo znaku zgłoszonego do znaku już zarejestrowanego, należy uwzględnić specyfikę podmiotów, do których oferta skarżącego jest kierowana. Ustalenie kręgu odbiorców znaku/usług pozwoli na rozważenie percepcji dwóch znaków towarowych przez właściwie wskazanych odbiorców usług, a w konsekwencji na ustalenie, czy ewentualne funkcjonowanie dwóch znaków (zarejestrowanego i zgłoszonego) pozwoli odbiorcom usług odróżnić dwóch przedsiębiorców świadczących usługi budowlane (nie wiadomo, czy jednorodzajowe) na tym samym rynku lokalnym. Analiza jest niezbędna, gdyż kojarzenie przez odbiorców znaków (zarejestrowanego ze zgłoszonym do rejestracji) nie jest podstawą zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. dopóty, dopóki nie ma ryzyka wprowadzenia ich w błąd. Sytuacja taka może mieć miejsce wówczas, gdy znak towarowy zgłaszany do rejestracji nawiązuje jednym z elementów jego oznaczenia do zarejestrowanego znaku towarowego, jednak mimo to odbiorcy zauważają, że towary nim sygnowane pochodzą z dwóch różnych przedsiębiorstw. Pojęcie ryzyka skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym, jako przykład wprowadzenia odbiorców w błąd, nie jest samodzielną podstawą odmowy udzielenia prawa ochronnego na zgłaszane do rejestracji oznaczenie (Prawo własności przemysłowej, Komentarz, pod red. dr. P. Kostańskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, str. 713, por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2007 r. sygn. akt II GSK 113/07). W konkluzji należy stwierdzić, iż UP nie rozpoznał sprawy w sposób wszechstronny i wyczerpujący, a tym samym naruszył art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Niezależnie od powyższego, wątpliwości budzi adresat obu omawianych decyzji. Wynikałoby z nich, że adresatem jest B. R. L., a nie – R. L. Według art. 134 p.w.p, art. 136, jak i § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 z późn. zm.) zgłaszającym w przypadku przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jest właśnie ta osoba fizyczna. Rozpoznając sprawę ponownie organ administracji przeprowadzi postępowanie administracyjne stosownie do zasad ogólnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, odniesie się do wszystkich okoliczności faktycznych i całego materiału dowodowego, który zgromadził w sprawie, by następnie podjąć decyzję administracyjną prawidłowo uzasadnioną o przekonywującej treści. Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji wyroku. Odnośnie pkt 2 sentencji wyroku, Sąd orzekł na podstawie art. 152 p.p.s.a. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 p.p.s.a.