VI SA/Wa 487/09

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.) Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant Monika Bodzan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi N. AG z siedzibą w B., Szwajcaria na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr Sp. [...] w przedmiocie odmowy unieważnienia patentu udzielonego na wynalazek 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej N. AG z siedzibą w B., Szwajcaria kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] oddalił wniosek N. AG z siedzibą w B. w S. o unieważnienie patentu nr [...] udzielonego na wynalazek pt.: "Sposób wytwarzania (E) - N metylo-N (1-naftylometylo) - 6,6 - dimetylohept- 2-en-4-ynylo-1-aminy" na rzecz R. z siedzibą na W. Do wydania niniejszej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym: Spółka N. AG (dalej także jako skarżąca) złożyła sprzeciw wobec decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej a udzieleniu patentu nr [...] na wynalazek pt.: "Sposób wytwarzania (E) - N metylo-N (1-naftylometylo) - 6,6 - dimetylohept- 2-en-4-ynylo-1-aminy" na rzecz R. z siedzibą na W. (dalej także jako uprawniony). Rozwiązanie objęte patentem uprawnionego dotyczyło sposobu wytwarzania terbinafiny. Zgłoszenie wynalazku nastąpiło w dniu [...] października 1999 r. zaś ochrona patentowa została przyznana w dniu [...] lipca 2005 r. Skarżąca domagając się unieważnienia spornego patentu, zarzuciła brak nowości oraz nieoczywistości wynalazku w rozumieniu art. 10 i 11 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). W ocenie skarżącej, sporny patent dotyczy rozwiązania znanego i oczywistego w świetle wcześniejszego patentu [...], do którego jest ona również uprawniona. Sposób wytwarzania terbinafiny zastrzeżony w spornym patencie stanowi jedynie przykład otrzymywania tej substancji znany z patentu skarżącej. Dalej spółka wskazała, że substraty i reakcje wykorzystywane w obydwu sposobach są takie same. Optymalizacja warunków wytwarzania terbinafiny nie wymaga od znawcy dodatkowej inwencji twórczej i wobec tego nie powinna być objęta ochroną z patentu. Ponadto na rozprawie przed Urzędem Patentowym RP w dniu [...] maja 2007 r. skarżąca podkreśliła, że kluczowym etapem wytwarzania terbinafiny jest reakcja tworzenia soli i selektywnego wydzielania tylko jednego z dwóch izomerów produktu. Wykonanie tego etapu jest zastrzeżone w patencie skarżącej i w związku z tym wniosła ona o usunięcie tego etapu z części znamiennej zastrzeżenia nr 1 w spornym patencie. Następnie Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] czerwca 2007 r. oddalił wniosek skarżącej. W uzasadnieniu organ podkreślił, że sposób wytwarzania terbinafiny opisany w patencie skarżącej polega na prowadzeniu reakcji wytwarzania soli (chlorowodorku) w rozpuszczalniku, którym jest ester kwasu organicznego (octan etylu) i przepuszczeniu przez roztwór gazowego chlorowodoru. Z kolei wynalazek uprawnionego, bazujący na tym samym stanie techniki, postawił sobie za cel uproszczenie tego procesu polegające na jego przeprowadzeniu w jednym naczyniu reakcyjnym bez wydzielania substancji pośrednich i w środowisku jednego rozpuszczalnika, tj. ketonu alifatycznego. Zdaniem organu, rozpuszczalnik ten nie był wymieniony w patencie wnioskodawcy: [...]. Organ uznał zatem, że stosowane środki techniczne w obydwu patentach są różne i wobec tego zarzut braku nowości jest bezzasadny. Z kolei, analizując zarzut braku nieoczywistosci spornego wynalazku Urząd Patentowy RP stwierdził, że zastosowanie ketonu alifatycznego pozwoliło przeprowadzić proces wytwarzania terbinafiny w prostszych warunkach bez konieczności osuszania surowców i umożliwiło zastosowanie wodnego roztworu chlorowodoru. Organ stwierdził również, że skarżąca nie przedłożyła dowodów, które kwestionowałyby nowość i nieoczywistość rozwiązania wynalazczego objętego spornym patentem. Od powyższej decyzji skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której zarzuciła organowi naruszenie art. 7, 77, 80 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej przez brak wszechstronnego, dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne. Skarżąca podniosła, że organ zamiast porównać ze sobą zakresy ochrony określone w obydwu patentach, tj. [...] i [...], porównał tylko zakres ochrony patentowej [...] z przykładem wykonania wynalazku opisanym w patencie [...]. Ponadto zdaniem skarżącej organ nie ustosunkował się do wniosku dotyczącego usunięcia z części znamiennej zastrzeżenia nr 1 w spornym patencie. W wyniku rozpoznania skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 grudnia 2007 r., sygn. akt VISA/Wa 1542/07 oddalił skargę skarżącej na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...]. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że związek o nazwie terbinafina i reakcja jego wytwarzania były znane i należały do stanu techniki przed datą zgłoszenia do opatentowania wynalazku skarżącej. W wynalazku uprawionego zastosowano rozpuszczalnik alifatyczny, który w rezultacie uprościł proces wytwarzania terbinafiny i pozwolił uzyskać produkt końcowy o wysokiej czystości. Z uwagi na jakość końcową produktu oraz warunki przeprowadzania reakcji Sąd I instancji stwierdził, że wynalazek ten spełnia kryterium nowości i nieoczywistości. Organ oceniając te kryteria, opierał się bowiem na stanie techniki ujawnionym do publicznej wiadomości. Opis patentu skarżącej podlegał ocenie jako dokument ze stanu techniki. Według Sądu I instancji, trafność oceny organu wzmacnia dodatkowo fakt, że uprawniony otrzymał patent europejski oraz prawo ochronne z patentu na terytorium W. i S. Ustosunkowując się do zarzutów naruszenia przepisów postępowania administracyjnego Sąd wyjaśnił, że organ wyczerpująco wyjaśnił powody, dla których nie uwzględnił wniosku skarżącej o unieważnienie patentu [...]. Opinia przedstawiona przez skarżącą nie jest dokumentem ze stanu techniki, który mógłby podważyć nowość i nieoczywistość spornego wynalazku. Co więcej, właśnie ze względu na te cechy spornego wynalazku, wniosek skarżącej dotyczący usunięcia z części znamiennej patentu zastrzeżenia nr 1 dotyczącego reakcji tworzenia soli i selektywnego wydzielania tylko jednego z dwóch izomerów produktu nie mógł być przez organ uwzględniony. Następnie skarżąca złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie opierając ją na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz naruszenie art. 141 § 4 tej ustawy polegające na przyjęciu przez Sąd I instancji błędnych ustaleń faktycznych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, co miało istotny wpływ na wynik sprawy. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca podniosła, że Sąd I instancji nie zbadał prawidłowości ustaleń faktycznych organu. Sąd nie odniósł się do zarzutów skargi kwestionujących te właśnie ustalenia i nie wyjaśnił dlaczego przyjął za słuszną argumentację uprawnionego ze spornego patentu. Skarżąca podkreśliła, że czystość terbinafiny uzyskanej sposobem wskazanym w patencie [...] nie jest wyjątkowa, lecz porównywalna lub nawet gorsza od terbinafiny wykonanej zgodnie z opisem zawartym w patencie [...]. Skoro zatem rezultaty oczyszczania terbinafiny wykonanej według obydwu patentów są podobne, to organ powinien był usunąć ten etap oczyszczania z części znamiennej zastrzeżenia nr 1 spornego patentu. Zdaniem skarżącej, Sąd I instancji orzekł o nieprzydatności opinii prof. [...] dotyczącej braku nowości i nieoczywistości wynalazku ze spornego patentu bez zbadania tego dokumentu. Z treści tej opinii wynikało, że wykonanie terbinafiny zgodnie z patentem [...] mieści się w zakresie wykonania tej substancji określonym w patencie [...]. Rozwiązanie objęte spornym patentem jest jedynie przykładem zastosowania sposobu wytwarzania terbinafiny wskazanego w patencie skarżącej, dlatego ochrona patentowa nie powinna być przyznana uprawnionemu. Nie ustosunkowując się do tej opinii, organ i Sąd I instancji pominęli istotną część materiału dowodowego w sprawie. Wobec powyższego, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. W odpowiedzi na skargę kasacyjną uprawniony wniósł o jej oddalenie. W wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. akt. II GSK 494/08 uchylił zaskarżony wyrok Sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, konkluzja Sądu I instancji co do nowości i nieoczywistości wynalazku uprawnionego stanowi powtórzenie stwierdzeń Urzędu Patentowego zawartych w zaskarżonej decyzji, którą to organ oddalił wniosek skarżącego o unieważnienie patentu nr [...] udzielonego na rzecz uprawnionego. Zarówno Urząd Patentowy, jak i Sąd powołują się ogólnie na opisy patentowe obu przeciwstawionych wynalazków. Niemniej jednak tak organ, jak i Sąd nie przytaczają konkretnych elementów treści opisów wynalazków czy zastrzeżeń patentowych, których analiza i porównanie uzasadniałby przyjęcie tezy o nowości i nieoczywistości wynalazku firmy R. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy rozstrzygnięciu sprawy niniejszej niezbędne jest ustosunkowanie się do zarzutu braku nowości i nieoczywistości wynalazku. Wymaga to gruntownego zbadania i porównania opisu i zastrzeżeń patentowych wynalazku kwestionowanego i wynalazku przeciwstawionego. Zdaniem Sądu, uzasadnienie zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego nie wskazuje, iżby taka analiza i porównanie zostały przeprowadzone. Sąd I instancji nie dopatrzył się zaś braków w ustaleniach faktycznych organu. Dlatego też, Naczelny Sąd Administracyjny uznał za uzasadnione zarzuty skargi kasacyjnej dotyczące naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. przez przyjęcie przez Sąd I instancji błędnych ustaleń faktycznych sprawy. W skardze kasacyjnej podniesiono m.in., że rozpuszczalnikiem stosowanym w procesie produkcji terbinafiny mogą być wszelkie rozpuszczalniki organiczne, w których daje się przeprowadzić taką reakcję, tzn. nie tylko octan etylu, ponieważ ten rozpuszczalnik został jedynie wskazany w przykładzie wytwarzania terbinafiny opisanym w opisie patentowym [...]. Sąd II instancji zwrócił również uwagę na stwierdzenia zawarte w zastrzeżeniach patentowych zawartych w opisie patentowym nr [...] (obecnie patent skarżącej) a mianowicie: "Dla przeprowadzenia sposobu według wynalazku stosuje się estry organicznego kwasu albo mieszaniny estru organicznego kwasu z dalszymi rozpuszczalnikami organicznymi. Jako estry stosuje się przeważnie ester kwasu octowego, na przykład ......, w szczególności octan etylu. Jako dalsze rozpuszczalniki organiczne, które można stosować w mieszaninie z wymienionym wyżej estrem organicznego kwasu, nadają się szczególnie alkohole odpowiadające estrowi, na przykład etanol razem z octanem etylu...... Korzystnie stosuje się ester organicznego kwasu sam, szczególnie octan etylu". W oparciu o powyższe stwierdzenia, Sąd uznał, że octan etylu jest pożądanym środkiem w realizacji wynalazku objętego patentem nr [...]. Nie jest natomiast środkiem jedynym możliwym do zastosowania. Jednakże kwestia ta, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, również wymaga wyjaśnienia, redukując zakres przedmiotowy tego patentu do treści przykładu podanego w zastrzeżeniach patentowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Zgodnie z art. 190 p.p.s.a. "Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny". Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że skarga N. AG, B., S., na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2007 r. jest zasadna, albowiem decyzja ta została wydana z naruszeniem art. 7, 77, art. 80 i 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej, w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Jak wynika z oceny prawnej, dokonanej przez Sąd II instancji, Urząd Patentowy RP nie przeprowadził dokładnego zbadania i porównania opisu i zastrzeżeń patentowych wynalazku kwestionowanego i wynalazku przeciwstawionego. W szczególności zaś nie wyjaśnił należycie, czy keton alifatyczny zastosowany w wynalazku w. podmiotu R. mieści się w zakresie środków, o których jest mowa w pkt 2, 3, 4 zastrzeżeń patentowych dla patentu [...]. Między stronami kwestia ta jest sporna, zaś analiza zastrzeżeń patentowych wynalazku nr [...] prowadzi do wniosku, że użyty w nim octan etylu jest pożądanym a nie jedynym możliwym środkiem do zastosowania. Zbadanie powyższej kwestii jest istotne, albowiem pozwoli organowi jednoznacznie wypowiedzieć się odnośnie podnoszonego przez spółkę s. zarzutu braku nowości i nieoczywistości wynalazku [...]. Ponownie rozpoznając sprawę Urząd Patentowy RP poczyni ustalenia w kierunku wyżej wskazanym, a następnie wydaną decyzję uzasadni zgodnie z wymogami art. 107 § 3 k.p.a. W tym stanie rzeczy, podzielając zasadność zarzutów skargi Sąd na mocy art. 145 § 1 pkt 1c, art. 152 i 200 p.p.s.a. orzekł, jak w wyroku.