VI SA/Wa 583/12

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2012 r. sprawy ze skargi R. GmbH z siedzibą w H., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz R. GmbH z siedzibą w H., Niemcy kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. VI SA/Wa 583/12 U Z A S A D N I E N I E Decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r. Urząd Patentowy RP na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), cytowana dalej jako u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), cytowana dalej jako p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy BOSS INTERNATIONAL o numerze [...]. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym. [...] kwietnia 2007 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek H. z siedzibą M., Niemcy (dalej wnioskodawca lub uczestnik) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BOSS INTERNATIONAL [...] (dalej też jako sporny znak), udzielonego na rzecz firmy R. GmbH z siedzibą w H., Niemcy (dalej uprawniony lub skarżąca spółka), z pierwszeństwem od dnia [...] czerwca 2001 r. oraz przeznaczony do oznaczania towarów w klasach 14 i 34: przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów; tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki. Wykazując swój interes prawny wnioskodawca wskazał, że jest uprawniony z rejestracji czterech znaków towarowych: BOSS nr [...], HUGO BOSS nr [...], BOSS HUGO BOSS nr [...] oraz BOSS HUGO BOSS nr [...]. Znak towarowy BOSS [...] przeznaczony jest do oznaczania m.in. towarów w klasie 14 tj.: artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych, znak towarowy HUGO BOSS [...] przeznaczony jest do oznaczania m.in. towarów w klasach 14 i 34; artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych, zapalniczki, znak towarowy BOSS HUGO BOSS [...] przeznaczony jest do oznaczania m.in. towarów w klasach 14 i 34; wyroby z metali szlachetnych i ich stopów takie jak popielniczki, etui na cygara i papierosy oraz zapalniczki, zaś znak towarowy BOSS HUGO BOSS [...] przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasach 14 i 34 jak m.in.: metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby z tych materiałów lub nimi pokryte nie ujęte w innych klasach oraz zapalniczki. Zdaniem wnioskodawcy zarówno firma jak i jego produkty oznaczane powyższymi znakami cieszą się powszechną znajomością i renomą wśród odbiorców. Na potwierdzenie powyższego wnioskodawca przedłożył: zestawienie dochodów ze sprzedaży towarów ze znakiem BOSS w Polsce w latach 1995-2001; wykaz sklepów w Polsce; kopie faktur za reklamę i sprzedaż towarów z 2000 r. i 2002 r.; wyniki badania opinii publicznej w Czechach z 2001 r. oraz w Niemczech z lat: 1986, 1994, 1996, 1997 i 2001; kopie umowy licencyjnej z przedsiębiorstwem ze Szwajcarii oraz badanie opinii publicznej z 2002 r. przeprowadzone przez Pracownię Badań Społecznych dotyczące znajomości marki BOSS HUGO BOSS z 2002 r. Wnioskodawca podniósł, że sporny znak został zgłoszony przed upływem trzech lat od daty częściowego wygaszenia praw z rejestracji jego trzech znaków towarowych: HUGO BOSS [...], BOSS HUGO BOSS [...] oraz BOSS HUGO BOSS [...], w zakresie następujących towarów w klasie 34: wyroby tytoniowe, bibułki papierosowe, cygarniczki, artykuły dla palących oraz zapałki, a tym samym prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. Zdaniem wnioskodawcy rzeczone prawo narusza również art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. oraz art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. Znak towarowy BOSS INTERNATIONAL [...] jest niemal identyczny ze znakami wnioskodawcy pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym w odniesieniu do podstawowego elementu wyróżniającego w tych znakach, jakim jest słowo BOSS. Ponadto przeznaczony on jest do oznaczania podobnych towarów do tych, które objęte są ochroną znaków wnioskodawcy. Wnioskodawca stwierdził, że zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego miało, w jego odczuciu, na celu nieuczciwe wykorzystanie przez uprawnionego, renomy jego znaków towarowych i jego firmy, jak również jest szkodliwe dla renomy znaków i firmy wnioskodawcy. Natomiast zgłoszenie znaku towarowego, który jest identyczny względem wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych wnioskodawcy i zawiera jednocześnie nazwę przedsiębiorstwa wnioskodawcy, narusza jego dobra osobiste i prawa majątkowe. Uprawniony wniósł o oddalenie powyższego wniosku, kwestionując interes prawny wnioskodawcy i podnosząc, że sporny znak towarowy różni się od przeciwstawionych mu czterech znaków towarowych wnioskodawcy. W jego przekonaniu znak towarowy BOSS INTERNATIONAL i znaki towarowe wnioskodawcy oceniane w całości, pomimo wspólnego członu BOSS, nie są do siebie podobne, a nadto przeznaczone są do oznaczania innego rodzaju towarów. Podkreślił, że wspólny element BOSS, jako element 37 innych znaków towarowych zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP, ma słabą moc wyróżniającą. Uznał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza powszechnej znajomości i renomy wnioskodawcy oraz jego znaków towarowych, brak jest także dowodów na potwierdzenie uzyskania przez niego nieuczciwej korzyści z faktu rejestracji. Zdaniem uprawnionego w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy p.w.p., a w szczególności art. 132 ust. 1 pkt 3 i art. 133, jako że prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało udzielone w dniu [...] listopada 2004 r., a więc pod rządami p.w.p. Uprawniony podkreślił także, że wcześniejsze znaki towarowe wnioskodawcy zostały wygaszone z powodu ich nieużywania dla towarów w klasie 34, co - jego zdaniem - oznacza, że znaki te nigdy nie były używane na polskim rynku w odniesieniu do tych towarów, wobec tego eliminuje to ryzyko kontuzji wśród odbiorców. W toku postępowania na dowód swoich racji uprawniony powołał się na decyzje Urzędu Patentowego RP w sprawach [...] oraz [...]. Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] kwietnia 2008r. unieważnił sporne prawo ochronne, wskazując że porównywane znaki są podobne i istnieje ryzyko pomyłki przeciętnego odbiorcy co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych. Organ uznał zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. za uzasadniony, ponieważ wnioskodawca udowodnił, że jego wcześniejsze znaki towarowe cieszyły się renomą w dacie zgłoszenia spornego znaku, którego rejestracja wpływa na nią negatywie. Na powyższą decyzję uprawniony złożył skargę zarzucając naruszenie przepisów postępowania oraz przepisów prawa materialnego. Wyrokiem z dnia 3 marca 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd wskazał, iż Urząd Patentowy dopuścił się naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, a w szczególności art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., a także art. 107 § 3 k.p.a. – poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy. Nadto Sąd wskazał, że Urząd Patentowy nie dokonał całościowej oceny elementów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, które mogły mieć znaczenie dla końcowej oceny legalności zastosowania przepisów prawa materialnego. Sąd stwierdził, że uzasadnienie nie zawiera pełnej analizy dowodów zgromadzonych w sprawie i wyjaśnienia okoliczności, które powinny być wzięte przez organ pod uwagę przy wydawaniu decyzji o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy BOSS INTERNATIONAL. Sąd wskazał, że w toku ponownego rozpoznania sprawy Urząd Patentowy powinien dokonać wszechstronnej oceny przedstawionego materiału dowodowego, ustosunkowując się w tym kontekście do zarzutów skarżącego, dokonując analizy okoliczności istotnych w sprawie, a następnie swoje stanowisko uzasadnić w ten sposób, aby możliwe było pełne skontrolowanie legalności wydanej decyzji, co nie jest możliwe w sytuacji gdy organ ogranicza się tylko do stwierdzenia, że dana okoliczność występuje. Wnioskodawca w piśmie z dnia [...] lipca 2009 r. podkreślił, że jego znaki tworzą "rodzinę/serię" znaków towarowych, wykorzystujących w różnej konfiguracji ten sam element słowny BOSS. Wobec powyższego odbiorcy mogą błędnie ocenić pochodzenie towarów i niesłusznie założyć, że sporny znak stanowi część należącej do wnioskodawcy rodziny znaków BOSS. Wnioskodawca przedstawił artykuły prasowe i materiały reklamowe na potwierdzenie renomy należących do niego znaków towarowych, podkreślając, że renoma znaku nie jest zależna od przebiegu granic poszczególnych państw czy regionów. Nadto zaznaczył, że Urząd Patentowy potwierdził w innych postępowaniach renomę znaku BOSS. Uprawniony w piśmie z dnia [...] grudnia 2009 r. zakwestionował podobieństwo towarów oznaczonych przeciwstawionymi znakami. Podkreślił, że wnioskodawca nigdy nie produkował zapalniczek, papierosów czy też artykułów dla palących, wobec czego rejestracja przeciwstawionych znaków nastąpiła z naruszeniem art. 6 ust. 1 u.z.t. Zdaniem uprawnionego wnioskodawca sprowadził w 2000 roku z Chin 60 sztuk zapalniczek, które oferuje w swoich sklepach, aby uniknąć wygaszenia ochrony swoich znaków dla zapalniczek. Uprawniony powołał się na decyzję Urzędu Patentowego [...] w sprawie znaku towarowego BOSS LIGHT, w której organ stwierdził, że papierosy i zapalniczki nie są towarami jednorodzajowymi oraz na decyzję [...], w której oddalono wniosek o unieważnienie znaku HUGO BOSS [...], stwierdzając, że jest on niepodobny do należących do uprawnionego znaków BOSS [...], BOSS LIGHT [...] oraz BOSS INTERNATIONAL [...]. Nadto w decyzji Urząd Patentowy wskazał, że trzy ostatnie oznaczenia są znakami seryjnymi i należą do pewnej rodziny znaków. Uprawniony stwierdził, że wnioskodawca nie przedstawił dowodów na renomę jego znaków lub nazwy firmy, wskazując nadto, że renoma znaków powinna być rozpatrywana w okresie do daty zgłoszenia spornego znaku, czyli do [...] czerwca 2001r. Uprawniony wniósł o uznanie badania opinii publicznej przeprowadzonej przez Pracownię Badań Społecznych za dokument niewiarygodny, bowiem badania zostały przeprowadzone po upływie ponad roku od zgłoszenia spornego znaku a przedstawiony raport jest nierzetelny i niemiarodajny. Wnioskodawca przy piśmie z dnia [...] stycznia 2010r. przedstawił kolejne dowody na potwierdzenie renomy należących do niego znaków. Stwierdził, że uprawniony analizując podobieństwo znaków niesłusznie koncentruje się na formach ich używania w obrocie. Podkreślił, że przedmiotowe oznaczenia należy porównywać w formie, w jakiej zostały one zarejestrowane i w odniesieniu nie do towarów, które są oferowane w obrocie handlowym, lecz do wszystkich towarów figurujących w wykazach znaków. Nie ma znaczenia, w jakiej postaci porównywane znaki są w rzeczywistości używane na rynku, ponieważ rejestracja znaku słownego daje uprawnionemu możliwość stosowania tego znaczenia w rozmaitych formach graficznych, które w różnym czasie mogą przybierać różny wygląd. Wnioskodawca ponownie podkreślił, że większość materiałów przedstawionych przez uprawnionego na okoliczność powszechnego używania w obrocie słowa BOSS odnosi się do okresu kilki lat następujących po zgłoszeniu spornego znaku. Wnioskodawca podkreślił, że wbrew twierdzeniom strony przeciwnej, towary sygnowane znakami renomowanymi nie muszą być powszechnie dostępne, ważniejszy jest w tym przypadku właściwy krąg odbiorców towarów luksusowych. Uczestnik powołał się na artykuł z Businessman Magazine z 1998 r. "Wizerunek polskiego biznesmena", z którego wynika, że 39 % pytanych biznesmenów nosi garnitury marki BOSS, natomiast wielokrotnie tańsze ubrania polskich producentów, kupuje tylko 22% badanych. Uprawniony w pismach z dnia [...] stycznia 2010r. oraz [...] czerwca 2010 r. dla potwierdzenia swoich twierdzeń, powołał się na wyrok NSA sygn. akt II GSK 506/07, wyroki WSA sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 oraz sygn. akt VI SA/Wa 1678/06. Uprawniony w piśmie z dnia [...] października 2010 r. podniósł, że należy do koncernu I., który jest pod względem wielkości czwartym na świecie koncernem tytoniowym. Nadto wskazał, że pięcioletnia obecność papierosów BOSS na polskim rynku jest wystarczająca, aby nabyły one ochronę oraz dostateczne znamiona odróżniające. Uprawniony podkreślił, że firmy należące do wspomnianego koncernu mają ok. 100 zgłoszonych i zarejestrowanych na całym świecie znaków towarowych BOSS, najstarszy został zgłoszony w 1987 r. w Jugosławii. Podczas rozprawy [...] listopada 2010 r. pełnomocnik wnioskodawcy nie zgodził się z twierdzeniem, że zawsze odrębne podmioty produkują zapalniczki i papierosy, jako przykład podał marki M. i D. Odnośnie powszechnej znajomości słowa BOSS, wskazał, że zaledwie 16 % Polaków w 2001 r. zadeklarowało znajomość języka angielskiego (wyniki badania opinii publicznej CBOS). Nadto podniósł, że uprawniony niesłusznie podaje jako datę publikacji artykułów datę ich wydruków z elektronicznego archiwum. Pełnomocnik wnioskodawcy podniósł, że twierdzenie uprawnionego, iż zasięg i długotrwałość reklamy towarów mogą być udowodnione wyłącznie dokumentami handlowymi, takimi jak faktury czy rachunki jest sprzeczne z zasadą swobodnej oceny dowodów wyrażoną w art. 80 k.p.a. Pełnomocnik uprawnionego podniósł, że wnioskodawca nie może przywłaszczyć sobie słowa BOSS oraz uznał za bezpodstawne powoływanie się na wyniki badań opinii publicznej zawarte w artykule "Wizerunek polskiego biznesmena", gdyż nieznane są parametry przeprowadzonego tam badania. W uzasadnieniu powołanej na wstępie decyzji Urząd Patentowy RP unieważniając prawo ochronne na znak towarowy BOSS INTERNATIONAL wskazał, że w jego ocenie wnioskodawca legitymuje się interesem prawnym w domaganiu się unieważnienia rzeczonego prawa ochronnego, bowiem powołuje się on na przysługujące mu z wcześniejszym pierwszeństwem prawa z rejestracji czterech znaków towarowych zawierających słowo BOSS, a także na prawo do swojej firmy, które to prawa w jego ocenie zostały naruszone poprzez rejestrację spornego znaku. Organ podał, że sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 28 czerwca 2001 r., czyli w czasie obowiązywania ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, zatem przepisy tej ustawy mają zastosowanie w niniejszej sprawie. Urząd Patentowy RP uznał, że towary ujęte w klasie 14 porównywanych znaków są bardzo podobne. Objęte ochroną spornego znaku przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów (klasa 14) mieszczą się bowiem w bardzo szerokim pojęciu "artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi platerowanych oraz stopów metali szlachetnych", do sygnowania których przeznaczone są towary wnioskodawcy. Ta ostatnia grupa towarów obejmuje bowiem wszelkie wyroby z metali szlachetnych oraz produkty pokrywane takimi metalami. Organ podkreślił, iż wszystkie towary wytwarzane z metali szlachetnych klasyfikowane są wyłącznie w klasie 14, wobec czego obejmuje ona również przybory dla palaczy. Konkretne rodzaje takich przyborów wskazane są w wykazie znaku BOSS HUGO BOSS[...], a mianowicie są to popielniczki oraz etui na cygara i papierosy. W ocenie organu również towary z klasy 34 znaku spornego: tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy i zapałki są podobne bądź komplementarne w stosunku do zapalniczek objętych ochroną znaków [...], [...], oraz [...]. Pomiędzy wskazanymi towarami występuję związek polegający na tym, że jeden towar jest konieczny lub istotny do użycia drugiego. Wobec stwierdzenia podobieństwa towarów organ przeprowadził analizę porównawczą znaków towarowych, mając na uwadze, że ocena taka powinna być dokonana na różnych płaszczyznach postrzegania tzn. wizualnej, fonetycznej, znaczeniowej. Organ uwzględnił również, iż decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń ma kryterium ogólnego wrażenia, jakie dane znaki wywierają na przeciętnym odbiorcy. Oceniając podobieństwo znaków należy mieć również na uwadze proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, a także stopień ich oryginalności, miejsce w znaku i kontekst w jakim poszczególne elementy zostały użyte. Organ stwierdził, iż sporny znak pod względem wizualnym jest w znacznym stopniu podobny do słowno-graficznych znaków BOSS HUGO BOSS o numerach [...] oraz [...]. Wynika to z użycia identycznego słowa BOSS, które zostało zapisane takimi samymi literami przy użyciu identycznej czcionki. W znakach tych słowo BOSS ma charakter dominujący pod względem wizualnym. Zapisane ono zostało wielkimi literami, pod którymi umieszczone są znacznie mniejsze słowa INTERNATIONAL oraz HUGO BOSS. Wielkość słowa BOSS w przeciwstawionych znakach, powoduje, że jest to element dominujący i wyróżniający w tych znakach, który odbiorca zachowa w pamięci. Organ zauważył, że występuje w znaku spornym słowo INTERNATIONAL posiada wyłącznie walor informacyjny, ponieważ wskazuje na międzynarodowy aspekt oznaczonego produktu. Ze względu na wyróżniający charakter słowa BOSS w analizowanych oznaczeniach, organ stwierdził, że znak sporny jest również podobny do słownego znaku BOSS [...]. W znaku BOSS INTERNATIONAL zostało bowiem wykorzystane w całości wcześniejsze oznaczenie, które poza wskazanym słowem nie posiada jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych. Organ stwierdził, iż przeciwstawione znaki towarowe BOSS INTERNATIONAL, BOSS oraz BOSS HUGO BOSS o numerach [...] oraz [...] wykazują bardzo duże podobieństwo pod względem wizualnym w zakresie elementów dominujących i wyróżniających. Organ wykluczył istnienie podobieństwa w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 pomiędzy znakiem spornym i znakiem HUGO BOSS, bowiem obydwa elementy słowne mają równorzędne znaczenie, co eliminuje możliwość ich pomylenia przez odbiorców. Organ stwierdził, iż wobec dominującego charakteru słowa BOSS oznaczenia są podobne pod względem fonetycznym. Znaki towarowe BOSS INTERNATIONAL, BOSS, oraz BOSS HUGO BOSS zawierają to samo słowo, które jest wymieniane na początku. Zdaniem Urzędu Patentowego znak sporny jest w bardzo wysokim stopniu podobny do przeciwstawionego mu znaku. Zawiera on identyczny element słowny, który ma charakter dominujący i wyróżniający. W przypadku istnienia znaku towarowego zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem pojawienie się na rynku podobnego oznaczenia zawierającego identyczne elementy słowne może spowodować, że pomimo różnej szaty graficznej odbiorcy stwierdzą, iż oznaczenie to jest zmodyfikowaną wersją znaków wcześniejszych i pochodzi z jednej grupy znaków tego samego przedsiębiorcy. Podobieństwa wizualnego pomiędzy znakami nie eliminują pozostałe elementy spornego znaku w postaci słowa INTERNATIONAL oraz stanowiącego tło niebieskiego prostokąta. Mają one drugoplanowe znaczenie w stosunku do wyróżniającego się pod względem wizualnym słowa BOSS. Organ wskazał, że przeciętny odbiorca patrząc na produkt opatrzony spornym znakiem skupi się przede wszystkim na wskazanym elemencie słownym i z nim będzie identyfikował dany towar. W ocenie organu istnieje znaczne niebezpieczeństwo, że przeciętny konsument (osoba właściwie poinformowana, wystarczająco uważna i ostrożna) może pomylić przedmiotowe znaki towarowe. Towary, które zostały uznane za podobne, są artykułami, przy zakupie których nabywcy nie kierują się zazwyczaj szczególną uwaga i ostrożnością. Zdaniem organu podobieństwo pomiędzy przeciwstawionymi znakami jest tak znaczące, że charakter tych towarów nie eliminuje ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. Decyduje o tym występowanie w porównywanych znakach tych samych słów, które mają pierwszoplanowe znaczenie w stosunku do pozostałych elementów graficznych. Podobieństwo pomiędzy przeciwstawionymi znakami jest tak znaczne, że odbiorcy mogą je pomyłkowo kojarzyć. Występowanie w porównywanych znakach identycznego słowa BOSS przesądza o istnieniu ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców i wyklucza możliwość udzielenia prawa ochronnego na sporne oznaczenie. Urząd Patentowy wskazał, iż unieważnienie prawa ochronnego na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. powoduje, że bez znaczenia pozostaje zasadność pozostałych zarzutów sformułowanych przez wnioskodawcę na podstawie art. 8 pkt 1, art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. Od powyższej decyzji skarżąca spółka w terminie złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę wnosząc o uchylenie decyzji w całości, zasądzenie od Urzędu Patentowego zwrotu kosztów postępowania wg. norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zaskarżonej decyzji zarzucono rażące naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 8, art. 32 Konstytucji RP (ze względu na dwa różne stanowiska dotyczące podobieństwa znaków w sprawie [...] oraz [...]), art. 77, art. 80, art. 107 k.p.a. poprzez nieprzeanalizowanie materiałów dowodowych złożonych przez skarżącą oraz niewyjaśnienie stanu faktycznego sprawy co miało istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie: - niedokonanie całościowej oceny podobieństwa znaków towarowych: • poprzez nie uwzględnienie m. in. faktu używania tych samych i podobnych znaków przez inne firmy do oznaczenia nazwy firm oraz różnych towarów i usług, • poprzez pominięcie przy ocenie podobieństwa znaków w trzech płaszczyznach – wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej, • wskutek nie dokonania faktycznego bilansu cech wspólnych oraz różnic, które determinują ryzyko pomyłki, - niedokonanie całościowej oceny podobieństwa znaków w klasie 34 objętych ochroną porównywalnych znaków towarowych poprzez nieudokumentowane przyjęcie, iż są to towary podobne, - niedokonanie właściwej oceny podobieństwa towarów objętych ochroną porównywalnych znaków towarowych, poprzez nieudokumentowane przyjęcie, że towary wymienione w klasie 14: "przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów", w znaku skarżącego są tożsame z towarami w klasie 14: "artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych, biżuteria, zegary i zegarki" w znakach uczestnika, - niedokonanie oceny podobieństwa towarów objętych ochroną porównywanych znaków towarowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., wskutek pominięcia zwykłych warunków obrotu towarowego i oceny możliwości wprowadzenia w błąd odbiorców, a zwłaszcza w klasie 34 dla zapalniczek uczestnika sprzedawanych w cenie 750 zł za sztukę tylko w firmowych salonach HUGO BOSS, - nieustalenie kręgu odbiorców towarów klasy 14 i 34 objętych ochroną znaków BOSS nr [...], HUGO BOSS nr [...], BOSS HUGO BOSS nr [...] oraz nr [...], tj. oceny czy towary te kierowane są do tych samych odbiorców, - niedokonanie właściwej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, w zwykłych (istniejących) warunkach obrotu gospodarczego. Zaskarżonej decyzji zarzucono także naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie i błędną wykładnię art. 9 ust 1 pkt 1 u.z.t. – przyjęcie, że porównywane znaki towarowe są podobne w rozumieniu tego przepisu. W uzasadnieniu skargi wskazano, iż skarżąca jest producentem papierosów i innych wyrobów tytoniowych, wchodzi w skład koncernu I., będącego pod względem wielkości pierwszym albo drugim producentem papierosów na świcie. Papierosy BOSS INTERNATIONAL były produkowane w P. Natomiast uczestnik jest jedną z odzieżowych i konfekcyjnych niemieckich firm, w rejestrze handlowym prowadzonej działalności nie ma wyrobów tytoniowych i praktycznie nimi się nie zajmuje. Firma w sygnowanych sklepach prowadzi sprzedaż gadżetów reklamowych oznaczonych znakiem towarowym HUGO BOSS, które zamawia u producenta. W 2003 r. firma sprowadziła z Chin do swoich sklepów 60 sztuk zapalniczek oznaczonych znakiem BOSS, które sprzedaje w cenie 760 zł/szt. W ocenie skarżącego zapalniczki te nie zostały prawdopodobnie sprzedane. Skarżąca spółka podniosła, iż w pismach składanych do Urzędu Patentowego podnosiła, że znak towarowy BOSS INTERNATIONAL... nawiązuje do znanego i powszechnie używanego również w Polsce angielskiego słowa boss, oznaczającego szefa. Spółka wskazała, że w Urzędzie Patentowym zgłoszonych jest ok. 88 znaków BOSS oraz w Biurze OHIM około 111 znaków ze słowem BOSS, w samym województwie mazowieckim istnieją 24 firmy, które mają w swojej nazwie słowo BOSS. Skarżąca wskazała, iż nie można zawłaszczyć sobie słowa BOSS – gdyż jest to działanie w złej wierze blokujące dostęp do rynku innym firmom, które produkują papierosy oraz inne towary z klasy 14 i 34. Zdaniem skarżącej Urząd Patentowy ograniczył się jedynie do porównania słowa BOSS w znaku skarżącej BOSS INTERNATIONAL do słowa BOSS występującego w znakach uczestnika HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS, w płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej pomijając dodatkowe słowo INTERNATIONAL w znaku skarżącego oraz słowo HUGO w znakach uczestnika, nie analizując kolorów, grafiki oraz tego, że znak skarżącej jest etykietą, która nakłada się na papierosy. Skarżąca wskazała, iż na podobieństwo wizualne znaków duży wpływ ma grafika bądź jej brak, kolorystyka znaku, dodatkowe słowa, odnośnie płaszczyzny fonetycznej BOSS INTERNATIONAL brzmi inaczej niż np. HUGO BOSS oraz BOSS HUGO BOSS. Uprawniony podkreślił, iż diametralnie odmienne stanowisko prezentuje Urząd Patentowy w przypadku podobnego znaku skarżącego nr [...] BOSS LIGHT w decyzji z dnia [...] listopada 2010r., którą to decyzję załączono do skargi. Skarżąca spółka wskazała, iż urząd powołał tę samą podstawę prawną – art. 9 ust 1 pkt 1 u.z.t., te same prawa wcześniejsze (znaki oraz firmę) i poczynił przeciwstawne ustalenia faktyczne, dotyczące podobieństwa porównywanych znaków niż w decyzji w sprawie [...]. Nieuzasadniona zmienność poglądów organu stanowi naruszenie art. 8 k.p.a. oraz art. 32 Konstytucji RP. W ocenie skarżącej bezpodstawnie organ uznał za dominujący element słowo BOSS, a pominął i nie odniósł się w żaden sposób do słowno-graficznego znaku BOSS INTERNATIONAL oraz pominął dodatkowe słowo HUGO występujące w znakach uczestnika. Teza, że w znakach kombinowanych słowa zawsze mają charakter decydujący, skarżący uznał za nieusprawiedliwione. Grafika znaku nie jest wyłącznie dodatkiem bez znaczenia w znaku słowno-graficznym, dlatego znak mieszany należy oceniać w całości, a nie wyłącznie przez jeden z jego elementów, którym jest słowo, gdyż o podobieństwie znaków decydują ustalenia faktyczne. W ocenie skarżącej, w przypadku nałożenia kolorowego znaku słowno-graficznego BOSS INTERNATIONAL skarżącego na papierosy, na których oprócz w/w znaku znajduje się dodatkowo charakterystyczne logo producenta oraz znaki wodne – wyklucza ryzyko pomyłki ze znakami BOSS HUGO BOSS uczestnika. Zapaliczki występujące w znakach uczestnika nr [...] HUGO BOSS oraz [...] oraz [...] BOSS HUGO BOSS nie są podobne do papierosów i wyrobów tytoniowych występujących w znaku skarżącego. Do produkcji zapalniczek używa się innych materiałów, technologii niż do produkcji papierosów. Skarżąca spółka nie jest producentem zapalniczek, producenci zapałek nie produkują zapalniczek. Hipotetycznie można założyć, że zapalniczki i zapałki służą m. in. do zapalania papierosów, ale nie oznacza to, że są do nich podobne. Uczestnik nie ma w wykazie działalności produkcji towarów z klasy 14 i 34, wobec czego rejestracja znaków towarowych w tych klasach i wprowadzenie na rynek małych partii towarów jest działaniem w złej wierze, gdyż blokuje dostęp do rynku papierosów BOSS INTERNATIONAL, co narusza art. 3 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. Towary "przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów" wymienione w klasie 14 znaku BOSS INTERNATIONAL nie są tożsame z towarami wymienionymi w klasie 14 w znakach uczestnika (artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych; biżuteria; zegary i zegarki) w stopniu zagrażającym wprowadzeniem odbiorcy w błąd co do pochodzenia towaru. Porównywane znaki przeznaczone są do oznaczania innego rodzaju towarów przeznaczonych dla innych klientów. W przypadku skarżącej jako firmy produkującej papierosy – przybory dla palaczy w klasie 14 odnoszą się konkretnie do profilu jego działalności. Natomiast firma uczestnika produkuje głównie odzież i nie ma w wykazie przeciwstawionych znaków przyborów dla palaczy z klasy 14, ma natomiast artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych; biżuterię; zegary i zegarki. Występowanie towarów w ramach jednej klasy nie przesądza o ich podobieństwie, choćby z racji szerokiego zakresu tej klasy Klasyfikacji Nicejskiej ( w wykazie szczegółowym wymieniono 176 towarów). Skarżąca zaznaczyła, że Urząd Patentowy powołuje się na znak BOSS HUGO BOSS, nr [...] jako dowód, iż pozostałe znaki uczestnika mają w klasie 14 przybory dla palaczy, natomiast znak BOSS HUGO BOSS nr [...] został wygaszony na "popielniczki, etui na cygara i cygaretki" z powodu nieużywania w dniu [...] listopada 2004 r., czyli ponad 3 lata później niż data zgłoszenia spornego znaku. Skarżąca wskazała, że Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji nie analizuje pojęcia "przybory dla palaczy" w klasie 14 w znaku BOSS INTERNATIONAL i utożsamia je z artykułami wytworzonymi z metali szlachetnych występującymi w klasie 14 w znakach BOSS HUGO BOSS uczestnika. Urząd pomija fakt, że uczestnik nigdy nie używał znaku [...] na towary w klasie 14 dot. artykułów dla palaczy, który jako jedyny z przeciwstawionych znaków ma wymienione przybory dla palaczy w klasie 14. Skarżąca stwierdziła, iż organ nie określił precyzyjnie właściwego kręgu odbiorców, w stosunku do którego należy dokonać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Papierosy oznaczone spornym znakiem były sprzedawane w kioskach [...], sklepach tytoniowych i marketach, natomiast artykuły uczestnika są sprzedawane tylko w jego sklepach firmowych, jedynym artykułem w klasie towarowej 34 są zapalniczki BOSS. Skarżąca wskazała, iż organ nie uwzględnił okoliczności, że grupa docelowa, do której kierowane są towary z klas 14 i 34 w znakach uczestnika, to wąska grupa klientów, którzy kupując zapalniczkę w cenie 750 zł za sztukę lub zegarek muszą udać się do firmowego salonu HUGO BOSS. Natomiast papierosy i artykuły dla palaczy z klas 14 i 34 występujące w znakach skarżącego kierowane są do przeciętnego odbiorcy, kupującego np. papierosy w cenie ok. 9 zł w kioskach [...], supermarketach, na dworcach, w barach. Wobec powyższego nie ma możliwości pomylenia papierosów skarżącej z zapalniczkami uczestnika. W ocenie skarżącej Urząd Patentowy nie dokonał pogłębionej analizy znaków na okoliczność możliwości ryzyka wprowadzania w błąd odbiorców w zwykłych istniejących warunkach obrotu towarowego, przyjął natomiast hipotetyczne warunki sprzedaży dla uzasadnienia swojej decyzji. Analiza podobieństwa spornych znaków została przeprowadzona w oderwaniu od warunków obrotu towarami oznaczonymi tymi znakami. Nie każde podobieństwo pomiędzy znakami powoduje niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, albowiem znaki muszą być podobne w takim stopniu, który mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów (wyrok sygn. akt. VI SA/Wa 718/07). Skarżąca wskazała, iż pobieżne potraktowanie kwestii warunków obrotu stanowi istotny błąd (wyrok ETS C-342/97, wyrok ETS C-425). Urząd Patentowy RP w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej, podtrzymał w całości swoje stanowisko przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Organ wskazał, iż zarzuty podniesione w skardze są nieuzasadnione i bezpodstawne. Urząd Patentowy RP pismem z dnia[...] maja 2012 r. zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w powyższej sprawie argumentacji zawartej w odpowiedzi na skargę w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 915/12. Skarżąca spółka w piśmie z dnia [...] listopada 2012 r. przedstawiła swoje stanowisko do odpowiedzi Urzędu Patentowego RP na skargę podtrzymując wszystkie stanowiska złożone na piśmie. Skarżąca podkreśliła, że Urząd Patentowy nie dokonał porównania znaku skarżącej ze znakami uczestnika, bowiem ograniczył się tylko do podobieństwa znaków, które błędnie ocenił, pominął niejednorodzajowość towarów oraz normalne warunki obrotu towarowego. Skarżąca podniosła, iż organ nie zastosował się do wskazań Sądu, nadto zaznaczyła, iż stan faktyczny jest zupełnie inny od przedstawionego przez urząd. Uczestnik pismem z dnia [...] listopada 2012 r. przestawił swoje stanowisko wnosząc o oddalenie skargi. Stwierdził, iż zarzuty skarżącego są bezzasadne, postępowanie w sprawie przeprowadzone zostało w sposób poprawny, bez uchybień proceduralnych, a uzasadnienie jest dostateczne i spójne. Uczestnik zauważył, że organ dokonał bardzo szczegółowej oceny podobieństwa towarów, wywody organu są spójne, logiczne dobrze uzasadnione. Wnioskodawca podniósł, iż Urząd w postępowaniu sprzeciwowym nie bada faktycznego zakresu użycia towarów, czy też faktycznie wykorzystanych środków dystrybucji, które zależą od polityki biznesowej uprawnionego ze znaku, gdyż Urząd bada zwyczajny, typowy obrót towarami danego rodzaju. Oceny dokonuje się w oparciu o percepcję przeciętnych odbiorców towarów danego rodzaju, a nie odbiorców uczestnika. Zarówno uczestnik jak i skarżący mogą używać swoich znaków w odniesieniu do wszystkich kategorii towarów wskazanych w wykazach. Na potwierdzenie powyższego stanowiska uczestnik wskazał wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 12 stycznia 2006r. T-147/03 oraz z dnia 15 marca 2007r. C-171/06 P, jak również wyrok WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1411/11, VI SA/Wa 1892/07. Uczestnik podkreślił, iż w decyzji organu znajduje się szczegółowa analiza podobieństwa porównywanych znaków, Urząd nie pominął elementów graficznych spornego znaku, wziął je pod uwagę, lecz uznał za elementy drugoplanowe. Uczestnik wskazał, iż w niniejszej sprawie podobieństwo wizualne przedkłada się na podobieństwo fonetyczne, co Urząd zauważył. Odnośnie podobieństwa znaczeniowego słowo BOSS jest identyczne we wszystkich porównywanych znakach, natomiast co do słowa INTERNATIONAL urząd wskazał, że ma ono charakter informacyjny. Uczestnik zauważył, że dla przyjęcia podobieństwa porównywanych oznaczeń wystarczająca jest, co do zasady, zbieżność w jednej z porównywanych płaszczyzn (VI SA/Wa 1242/11). W przypadku znaków słownych elementy graficzne późniejszego znaku nie mają żadnego znaczenia z uwagi na zakres ochrony przyznany tym znakom. Jeśli wcześniejszy znak jest znakiem słownym decydujące znaczenie ma warstwa słowna, zaś grafika nie ma żadnego znaczenia. Warstwa wizualna wcześniejszych znaków ogranicza się wyłącznie do treści słownej, czcionki oraz układu – wszystkie z tych elementów zostały powtórzone w spornym znaku. Kolorystyka spornego znaku nie ma większego znaczenia, gdyż jest rzeczą oczywistą, że konsumenci za element dominujący uznają słowo BOSS i to nim będą identyfikowali towar. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego używania słowa BOSS przez wielu przedsiębiorców uczestnik wskazał, że dowody przedstawione przez skarżącego nie wskazują stanu z daty zgłoszenia spornego znaku do rejestracji, zatem nie mogą mieć żadnego wpływu na treść decyzji. Zdaniem uczestnika także niezasadny jest zarzut rażącego naruszenia postępowania z uwagi na rzekomo dwa różne stanowiska dotyczące podobieństwa znaków w sprawie niniejszej oraz [...], skoro w obu decyzjach Urząd unieważnił prawo ochronne skarżącego. W ocenie uczestnika wyolbrzymiane przez skarżącego różnice w pewnych elementach uzasadnienia wspomnianych decyzji są w rzeczywistości nieznaczące i nie mają żadnego wpływu na wynik sprawy, nadto w stany faktyczne w sprawach były odmienne. Podczas rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pełnomocnik skarżącego poparł skargę, złożył załącznik do protokołu stanowiący odpowiedź na pismo pełnomocnika uczestnika postępowania. Pełnomocnik uczestnika postępowania wniósł o oddalenie skargi, zaznaczył, iż żaden z przeciwstawionych znaków nie jest udzielony dla wyrobów tytoniowych, w szczególności dla papierosów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. 2012 r. poz. 270.; zwaną dalej p.p.s.a.). W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie analizowana skarga zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP narusza przepisy prawa. Przedmiotem rozpoznania przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2010 r. o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy BOSS INTERNATIONAL o numerze [...], udzielonego na rzecz skarżącego. Zgodnie z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Przepis ten wyraża więc zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed dniem 22 sierpnia 2001 r. (data wejścia w życie p.w.p.) ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. W związku z tym organ zasadnie przyjął, iż przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności rejestracyjnej znaku towarowego BOSS INTERNATIONAL [...], będącego przedmiotem niniejszego postępowania, są przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, skoro zgłoszenie spornego znaku nastąpiło w dniu [...] czerwca 2001 r. Z kolei postępowanie w sprawie o unieważnienie znaku towarowego jako wszczęte w czasie obowiązywania ustawy Prawo własności przemysłowej, toczy się na podstawie tych przepisów. Jeśli chodzi o kwestię interesu prawnego, należy zauważyć, iż w myśl art. 164 p.w.p., prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. W ocenie Sądu, organ zasadnie przyjął w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że w niniejszej sprawie po stronie wnioskodawcy występuje interes prawny, o którym mowa w art. 164 p.w.p., bowiem uczestnik domagając się unieważnienia prawa ochronnego powołał się na przysługujące mu z wcześniejszym pierwszeństwem prawa z rejestracji czterech znaków towarowych zawierających słowo BOSS, a także na prawo do firmy H. W rozpoznawanej sprawie Urząd Patentowy RP związany był podstawą prawną zawartą we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak tj. art. 9 ust 1 pkt 3, 9 ust 1 pkt 1, 8 pkt 1, 8 pkt 2 u.z.t. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli znak jest podobny, w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. W świetle omawianego przepisu niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. To czy znaki towarowe są podobne, a w konsekwencji czy mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Podobieństwo znaków towarowych ocenia się na podstawie podobieństwa towarów, dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane oraz podobieństwa oznaczeń. Przeszkodą uniemożliwiającą rejestrację znaku towarowego jest więc jednorodzajowość towarów oznaczonych znakiem zgłoszonym do rejestracji i znakiem przeciwstawionym. Problem jednorodzajowości (podobieństwa) towarów stanowi kwestię wstępną, rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa oznaczeń. Dla zastosowania przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. konieczne jest kumulatywne spełnienie następujących przesłanek: podobieństwo towarów i usług objętych prawem ochronnym na każdy ze wskazanych znaków, podobieństwo spornego oznaczenia do wcześniejszego znaku wnioskodawcy oraz istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami. Urząd Patentowy RP zobowiązany był w rozpatrywanej sprawie rozważyć problem podobieństwa towarów, ocenić kwestię podobieństwa oznaczeń, jak również zbadać czy nie występują inne okoliczności wpływające na zmniejszenie lub zwiększenie ryzyka konfuzji. Sporny znak został zastrzeżony dla towarów w klasie 14 przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów oraz w klasie 34 tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy. Natomiast znaki wnioskodawcy uzyskały ochronę w kasie 14 na metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby z tych materiałów lub nimi pokryte nie ujęte w innych klasach, artykuły jubilerskie, biżuterię, wyroby zegarmistrzowskie, nadto znak BOSS HUGO BOSS [...] również popielniczki, etui na cygara i na papierosy. Znaki towarowe BOSS, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS posiadają rejestrację na zapalniczki, objęte klasą 34. Oceniając istnienie przesłanki jednorodzajowości towarów organ nie powinien, jak to uczynił w niniejszej sprawie, ograniczać się wyłącznie do porównania występowania towarów w danych klasach, powinien uwzględnić rodzaj towarów, ich przeznaczenie oraz warunki zbytu. Urząd Patentowy RP nie określił, czy jego zdaniem, towary, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe, adresowane są do tych samych nabywców i zaspokajają te same potrzeby potencjalnych konsumentów, czy są to towary szybko zbywalne, gdzie są nabywane (w sprzedaży samoobsługowej, salonach firmowych), czy charakteryzują się wysoką jakością i ekskluzywnym charakterem, wysoką ceną. W ocenie Sądu, uwzględnienie powyższych kryteriów było konieczne, bowiem skarżący podnosił, iż zapalniczki uczestnika sprzedawane są w salonach firmowych w cenie 760 zł za sztukę, jak również wskazał, iż towary występujące w znakach skarżącego kierowane są do przeciętnego odbiorcy w cenie ok. 9 zł oraz nie odniósł się do profilu działalności skarżącego oraz uczestnika. Zdaniem Sądu ograniczenie się przez organ do stwierdzenia, iż przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów mieszczą się w bardzo szerokim pojęciu artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi platerowanych oraz stopów metali szlachetnych jest niewystarczająca dla stwierdzenia podobieństwa porównywanych znaków. Bowiem w klasyfikacji nicejskiej w klasie 14 występują także figurki z metali szlachetnych, kapelusze z metali szlachetnych, nici z metali szlachetnych, obuwie z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych. Stanowisko urzędu nie zostało niczym poparte, Urząd Patentowy RP nie odniósł się także do wskazanego przez skarżącego wygaszenia na popielniczki, etui na cygara i cygaretki znaku BOSS HUGO BOSS nr [...]. Nadto organ nie wykonał zalecenia WSA zawartego w wyroku z dnia 3 marca 2009r. sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 wydanego w niniejszej sprawie i nie wyjaśnił co rozumie pod pojęciem przybory dla palaczy. W wyżej wymienionym wyroku Sąd wskazał, iż obowiązkiem organu było wskazanie, które z towarów z klas, zakwalifikował jako przybory dla palaczy i dlaczego. Podkreślenia wymaga, iż sporny znak BOSS INTERNATIONAL jest znakiem słowno-graficznym, przeciwstawione znaki: - BOSS HUGO BOSS nr [....] oraz BOSS HUGO BOSS [...] są także znakami słowno-graficznymi, - natomiast znaki towarowe BOSS nr [..] oraz HUGO BOSS nr [...] są znakami słownymi. Znaki towarowe porównuje się całościowo, tzn. biorąc pod uwagę wszystkie tworzące je elementy łączne. W znaku towarowym słownym jest to określone słowo lub słowa, a w znaku słowo-graficznym wszystkie tworzące ten znak elementy, a więc słowo, grafika, kolor, wzajemna kompozycja tych elementów. Należy uznać za wadliwe badanie podobieństwa znaków według jedynie pewnych elementów oznaczenia, choćby w ocenie organu administracji był to element najbardziej charakterystyczny, bez wcześniejszej analizy całego znaku ( vide: wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie sygn. akt II GSK 391/11, wyrok WSA w sprawie sygn. akt II SA/Wa 1615/02, wyrok w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 1191/12). Badając podobieństwo znaków w warstwie wizualnej Urząd Patentowy RP uznał, iż sporny znak jest w znacznym stopniu podobny do słowno-graficznych znaków BOSS HUGO BOSS o numerach [...] oraz [...], co wynika z użycia identycznego słowa BOSS, które zostało zapisane takimi samymi literami, przy użyciu identycznej czcionki. Zdaniem organu słowo BOSS ma charakter dominujący pod względem wizualnym, bowiem zostało ono zapisane wielkimi literami, pod którymi umieszczone są znacznie mniejsze słowa INTERNATIONAL oraz HUGO BOSS. Nadto organ wskazał, iż słowo INTERNATIONAL posiada wyłącznie walor informacyjny. Urząd Patentowy RP zaznaczył, iż podobieństwa wizualnego pomiędzy znakami nie eliminuje element w postaci słowa INTERNATIONAL oraz tło niebieskiego prostokąta. Organ nie dokonał analizy porównania słów INTERNATIONAL oraz HUGO BOSS zapisanych mniejszą czcionką, co w ocenie Sądu jest konieczne, mimo uznania przez organ dominującego charakteru słowa BOSS, jak również organ nie odniósł się do koloru czcionki słów w spornym znaku oraz porównywanych znakach. Wskazanie przez organ, iż słowo INTERNATIONAL oraz tło niebieskiego prostokąta w spornym znaku, nie eliminują podobieństwa wizualnego, bowiem mają drugoplanowe znaczenie w stosunku do wyróżniającego się pod względem wizualnym słowa BOSS, w ocenie Sądu jest niewystarczające. Organ, podane wyżej elementy określił, jako mające drugoplanowe znaczenie, nie odnosząc się do grafiki przeciwstawionych znaków słowno-graficznych. W spornym znaku napis BOSS INTERNATIONAL umieszczony jest na tle prostokąta w kolorze niebieskim z pionową kreską w środku, natomiast porównywane znaki BOSS HUGO BOSS nie posiadają tła. Organ nie dokonał całościowego porównania znaków towarowych, nie wziął pod uwagę wszystkich elementów, łącznie tworzących znak towarowy. Nadto wymaga podkreślenia stanowisko przedstawione przez NSA w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. akt II GSK 303/11, w którym wskazano, iż z tego, że oznaczenie składa się jednocześnie z elementów graficznych i słownych, nie wynika automatycznie, że element słowny winien być zawsze uważany za dominujący. Element graficzny, zdaniem NSA, może zajmować równorzędne miejsce z elementem słownym. Nadto NSA podkreślił, iż nie można bez dostatecznego wykazania przyczyn "marginalizować płaszczyznę" graficzną znaku przy dokonywaniu oceny porównawczej znaku słownego ze znakiem słowno-graficznym. W przypadku porównania pod względem wizualnym spornego znaku oraz słownych znaków towarowych BOSS i HUGO BOSS, organ stwierdził podobieństwo spornego znaku do znaku BOSS [...]. Urząd Patentowy RP wskazał, iż w spornym znaku zostało wykorzystane w całości oznaczenie BOSS, które poza wskazanym słowem nie posiada jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych. Kolegium orzekające wykluczyło istnienie podobieństwa pomiędzy znakiem spornym i znakiem HUGO BOSS, gdyż elementy słowne w znaku HUGO BOSS, zdaniem organu, mają równorzędne znaczenie, co eliminuje możliwość ich pomylenia przez odbiorców. Jak wyżej zostało wspomniane, znaki towarowe porównuje się całościowo, tzn. biorąc pod uwagę wszystkie tworzące je elementy łączne. Organ porównując sporny znak ze znakiem towarowym BOSS i HUGO BOSS ograniczył, się jedynie do występującego słowa BOSS, nie dokonał porównania płaszczyzny graficznej znaku, automatycznie przyjął element słowny za dominujący. Omawiając znaki w płaszczyźnie fonetycznej Urząd Patentowy RP stwierdził, iż oznaczenia są podobne, mając na uwadze wnioski o dominującym charakterze słowa BOSS w czterech z pięciu analizowanych znakach. Organ wskazał, iż znaki towarowe BOSS INTERNATIONAL, BOSS oraz BOSS HUGO BOSS zawierają to samo słowo wymawiane na początku, nadto w znakach BOSS HUGO BOSS element ten wymawiany jest dwukrotnie. To, iż wyżej wskazane znaki zawierają słowo BOSS jest bezsporne, jednak porównanie znaków w płaszczyźnie fonetycznej nie polega wyłącznie na wskazaniu, iż znaki towarowe zawierają to samo słowo, wymawiane na początku, bowiem sporny znak to BOSS INTERNATIONAL a porównywane z nim znaki towarowe wnioskodawcy to BOSS HUGO BOSS, BOSS oraz HUGO BOSS. Organ powołał się na wyrok NSA z dnia 17 października 2006r. sygn. akt II GSK 172/06, zgodnie z którym podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. W uzasadnieniu tego wyroku wskazano także, iż sprawdzenie podobieństwa powinno prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, a ich sumę należy odnieść do przeciętnej uwagi rozsądnego kupującego. W ocenie Sądu, organ skupił się wyłącznie na wspólnym słowie BOSS, nie dokonując analizy występowania różnic, jak również ich znaczenia. Wskazanie podobieństwa i różnic pozwoliłoby na prawidłową, całościową ocenę podobieństwa znaków w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., prowadzącą do prawidłowego ustalenia, czy może dojść do pomyłki, co do pochodzenia towarów (por. wyrok NSA sygn. akt II GSK 374/11). Nadto stwierdzenie organu, iż "w przypadku istnienia znaku towarowego zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem, pojawienie się na rynku podobnego oznaczenia zawierającego identyczne elementy słowne, może spowodować, że pomimo różnej szaty graficznej odbiorcy stwierdzą, iż oznaczenie jest zmodyfikowaną wersją znaków wcześniejszych i pochodzi z jednej grupy znaków tego samego przedsiębiorcy", nie zostało poparte przez organ analizą szaty graficznej znaków towarowych. Organ nie powinien ograniczać się do uwzględnienia wyłącznie jednego ze składników znaku złożonego i w ten sposób porównywać z innymi znakami. Organ jest zobowiązany dokonywać porównana poprzez badanie znaku jako całości. Ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od dominującego składnika, gdy wcześniej dokonano całościowego porównania znaków i stwierdzono, iż pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia. W ocenie Sądu, identyczność w spornym znaku towarowym i w znakach wnioskodawcy elementu słownego BOSS nie przesądzają o podobieństwie porównywanych znaków towarowych, w sytuacji gdy nie dokonano obiektywnego bilansu podobieństw i różnic. Nadto należy wskazać, iż organ nie dokonał analizy podobieństwa znaków na płaszczyźnie znaczeniowej, nie wskazał, czy występowanie identycznego słowa BOSS w znaku skarżącego oraz uczestnika pełni taką sama rolę, nadto organ nie odniósł się w żaden sposób do faktu, iż słowa HUGO BOSS stanowią fragment nazwy wnioskodawcy. Ocena podobieństwa znaków dokonana przez Urząd Patentowy RP była skrótowa oraz pobieżna, wobec czego nie jest możliwe ustalenie niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, organ powinien dokonać analizy porównawczej przeciwstawionych znaków w oparciu o wszystkie elementy znaku towarowego. Wobec powyższego Sąd stwierdził naruszenie przepisów postępowania tzn. art. 7 , art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W tych warunkach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i art. 152 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku, postanawiając o kosztach postępowania w oparciu o art. 200 p.p.s.a. i art. 205 § 2, § 3, i § 4 p.p.s.a. w zw. z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych ( Dz. U. 2003 r. Nr 212, poz. 2076 ze zm).